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商品及服务的区别标识。

《商标法》，继2013年修正之后，2019年再次修正，目前已施行；

国家知识产权局出台《商标侵权判断标准》

2020年6月15日，国家知识产权局出台《商标侵权判断标准》（下称《标准》），自公布之日起施行。《标准》在《商标法》框架内，立足商标执法业务指导职能，对多年来商标行政保护的有益经验与做法进行了系统梳理和提炼总结，为商标执法相关部门依法行政提供具体操作指引，有利于完善商标保护规则体系，解决执法实践中面临的疑难杂症，为市场主体营造透明度高、可预见性强的知识产权保护环境，进一步提升商标执法保护水平。

《标准》中规定的商标执法相关部门主要指市场监督管理部门以及具有商标行政执法权的相关部门，还包括上海市浦东新区知识产权局、长沙市知识产权局等具有商标执法权的知识产权管理部门。

《标准》对多年来商标行政保护的有益经验与做法进行了系统梳理和提炼总结，并结合实践增加了创新性规定。《标准》共三十八条，对商标的使用、同一种商品、类似商品、相同商标、近似商标、容易混淆、销售免责、权利冲突、中止适用、权利人辨认等内容进行了细化规定。其中值得特别关注的是：

一、商标的使用

《标准》明确了商标的使用通常情况下是判定商标侵权行为的前提要件；进一步细化了商标的使用定义，并列举了商标的使用具体表现形式；明确了商标的使用判定原则。

《标准》明确了判断侵犯商标专用权行为一般需要判断涉嫌侵权行为是否构成商标法意义上商标的使用。同时，《标准》进一步细化了商标的使用定义，增加了服务商标涉及的服务场所，并分别列举了商标用于商品、服务、广告及其他商业活动中的具体表现形式，尤其是针对互联网时代特色，增加了网站、即时通讯工具、社交网络平台、应用程序、二维码等新型表现形式。最后，《标准》规定了商标的使用判定原则，即判断是否为商标的使用应当综合考虑使用人的主观意图、使用方式、宣传方式、行业惯例、消费者认知等因素。

二、商标侵权行为的具体形式

《标准》结合执法实践，参照相关行政答复，参考司法解释，针对实践中多发易发的商标侵权行为的法律适用问题进行了规定，主要包括：

自行改变注册商标或者将多件注册商标组合使用；
在同一种商品或者服务上，将企业名称中的字号突出使用；
不指定颜色的注册商标，可以自由附着颜色，但以攀附为目的附着颜色，与他人在同一种或者类似商品或者服务上的注册商标近似，容易导致混淆的；
在包工包料的加工承揽经营活动中，承揽人使用侵犯商标专用权商品的；
经营者在销售商品时，附赠侵犯注册商标专用权商品的；
市场主办方、展会主办方、柜台出租人、电子商务平台等经营者怠于履行管理职责，明知或者应知市场内经营者、参展方、柜台承租人、平台内电子商务经营者实施商标侵权行为而不予制止的；或者虽然不知情，但经商标执法相关部门通知或者商标权利人持生效的行政、司法文书告知后，仍未采取必要措施制止商标侵权行为的；
将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品或者服务交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。

三、权利人辨认

《标准》第三十六条规定，在查处商标侵权案件过程中，商标执法相关部门可以要求权利人对涉案商品是否为权利人生产或者其许可生产的商品出具书面辨认意见，并相应规定了商标权利人应当对其出具的辨认意见承担法律责任，并明确了执法机关应审查出具辨认意见主体的合法性、辨认意见的真实性、关联性以及辨认意见被采纳为证据的前提条件。根据标准，商标权利人辨认意见应当与涉案商品来源渠道、价格、涉案人账簿、通讯记录及相关陈述等，形成完整的证据链。此外，商标权利人也应注意，如果当事人提出异议，行政机关将启动调查。

四、在先使用商标抗辩

2014年修订的《商标法》通过第五十九条第3款第一次为在先使用人规定了有一定影响的商标可以在原有范围内继续使用的合理抗辩权，但长期以来何为原使用范围一直没有明确的规定。此次《标准》第三十三条对有一定影响的商标、原使用范围等均进行了更细化的规定，明确了不视为在原使用范围的使用情形。

另外，标准也详细规定了同一种、类似商品的判定原则，并明确了《区分表》在商标行政执法中的应有作用。在传统商标的基础上，增加了立体商标、颜色组合商标、声音商标等新型商标相同、近似的判断标准，同时，进一步明晰了《商标审查及审理标准》在商标行政执法中的应有作用。

在实践中受到广泛关注的定牌加工和平行进口问题，鉴于《商标法》、《商标法实施条例》等上位法没有相应规定，所以在本次《标准》中也同样未涉及。

业务范畴

设计与规划

商标设计
品牌体系规划
商标调查与可注册性分析

申请

全球商标注册申请与续展
商标转让
商标异议申请与答辩

维权

商标风险预警
商标侵权调查与诉讼
商标无效分析
商标海关保护
商标行政查处申请
撤销三年未使用商标

管理与运营

商标许可
商标交易
商标作价投资
商标质押融资
跨国商标诉讼
商标使用管理制度建置
商标使用及保护培训
跨国商标监控

商标法律人的几点感悟

曾参与译过一本英国教授Jeremy Philips精彩地讲解商标法的书，当时英国著名法官Robin Jacob(就是后来那场广受关注的苹果三星“世纪审判”的上诉法官)为该书写的序言上的一句话，至今读起还令我心潮澎湃，也是从那一刻起，我悟出了商标法律行业是大道至简——薄薄一本《商标法》看似篇幅有限，但实则包罗的理论和实务纷繁复杂，而且常说常新。故，如那位法官所言，“商标，你对它了解越少，越觉得简单”。

几年前我曾在所内做过一次商标业务推介，针对其他部门律师对我们业务常见的好奇或误解，当时我套用英国BP石油公司的品牌延伸概念Beyond Petroleum（不只是石油），将演讲题目定为“Beyond Registration”（不只是注册）。这个标题简洁形象地引出了我们商标法律业务的特点：我们提供全方位系统的商标保护，而不仅只是代理申请注册，涉及从开始的策划、检索、注册、许可、转让，到后期的调查、谈判、复审、异议争议、工商查处、法院诉讼，等等诸多法律业务。

商标对于企业的作用，用一句话概括就是“市场未动，商标先行”，这里面的“先行”个人理解应当既体现在时间上也体现在地位上。国内企业客户和国外企业客户在践行这个原则上有着很大的区别，这也是我多年工作中感触颇深的一点。虽然中国经济总量世界第二，媒体对重大商标纠纷的报道日渐增多，诸如苹果iPad或王老吉这样的焦点案件也能吸足了公众的眼球，各级政府也在大力推进知识产权战略，但从整体来看，包括商标在内的中国知识产权保护远未跟上与宏观经济成就相匹配的全球市场地位。很多发达国家的律师同行在和我们交流时往往有错觉，认为如此辉煌的中国经济成就下的中国企业肯定有大量的走出去的商标法律需求。对此，我们往往要跟他们很纠结地解释，目前遍布全世界的“Made in China”产品很大一部分都是贴牌生产，并无自主品牌，中国很多企业自身商标意识并没有与时俱进，即便有，也多把费用作为决策的首要参考因素。此外，不少企业仍把商标注册作为目标而不是手段，把注册成功作为商标管理工作的终极标志和汇报成果，就像把童话里王子和公主结婚永远作为美丽故事的结局一样，其实不知商标注册就像婚姻刚刚打开了一扇门，只是诸多柴米油盐烦心事的开始，需要更多的精力和费用投入进行品牌建设和权利维护。即便是国内的少数标杆企业能投入数百万元在全球铺开进行商标注册已实属难得，批量注册完成后就更难有持续跟进投入进行权利维护，这和一些跨国企业每年仅仅针对中国一个单一市场就有高达数百万元的商标注册和维权投入比起来，实在不可同日而语。

当然，国外企业也在中国的商标保护上栽过不少跟头，中国有不少嗅觉灵敏的职业抢注人，专盯国外刚刚起步有一定知名度的牌子，或虽然全球知名度很高却没来及在中国就部分类别注册的牌子。基于现有的法律缺陷和自身证据的不足，有些国外企业能花大价钱夺回商标已算结果不赖，没夺回的甚至不得不放弃中国市场。反过来，在中国企业走出去的过程中，国内很多媒体也一直有个误导，称中国企业在国内取得驰名商标认定便“包打天下”，在全球都受保护。实际上通常而言，在哪个国家对抗抢注，就要在哪个国家证明自己商标在先的知名度或与抢注方的在先商业往来，在此过程中，企业对自身商标设计和宣传使用证据的搜集保存将对维权的最终走向起着“四两拨千斤”的作用。而作为商标律师和代理人，就需要在引导国内外企业进行商标的注册、管理、维权、证据保全等各个方面发挥积极的作用。

中国目前包括律师所在内的商标代理机构多达上万家，存在不少无序竞争状态，价格还是争取客户的重要王牌，但我们金杜与诸多同行相比较而言，优势在于对质量的严格重视，且我们能基于金杜这个有着丰富资源的律师平台，站在专业律师角度紧密结合企业特点和需求，提供最适合的商标保护方案和体验。所以，对金杜商标部团队的打造也是这么多年来我们从未松懈过的工作，绝大多数运作模式是通过“助理——组长——合伙人”三级审核梯队对外提供法律意见和文书，甚至每一封发出的邮件，合伙人都会从语法与法律角度双重把关，很多细节不厌其烦修改多遍。这个过程不免要牺牲一些时间，但对客户、对金杜服务的声誉、对代理人和律师的成长都有裨益，我们就会一直坚持下去。

商标部的人才培养机制与其他部门很不同，虽然作为律师大概都会出现一个大约的“三年之痒”，但很多部门的三年级律师到“痒”的时候已能独当一面，而在商标部三年只是一个新的起点。我常常跟商标部的新人分享我初进这个行业的懵懂以及临近三年之痒时的彷徨，尤其对于男代理人，商标业务太琐碎，有时会感觉职业成就感不比其他业务部门做个大案子来得痛快和有成就感，所以，当年一有个奖学金机会我就选择了出国留学主修别的法律，但后来证明往往等到跳出商标领域，才看清这个行业发展的厚重内容和朝阳方向，正所谓“只缘身在此山中”。

光阴飞逝，来金杜商标部已近八年，做这个行业也有十几年了，每天依然得学习大量新知识与国内外判例，因为越往后做、接触的事越多，越体会其中的不易与不足，但成就感与乐趣却不曾减少。总结商标行业能在我内心扎根，有以下四方面原因：一、与日常生活息息相联，不仅“接地气”而且不时还能小有成就感。往往能在不经意间看到一个品牌广告时会脱口而出“这商标是我们帮命名的”，又或者“这客户被抢注的商标是我们帮助拿回来的”，自豪感不言而喻。此外，有代表性的鲜活商标案例能引发很多人的关注和兴趣，我们到企业讲座，能通过讲身边的各种案例不经意间向企业不同部门人员进行商标普法；二、商标的特点是没事时“风平浪静”，一出漏子就“狂风骤雨”，有些事故甚至致命，对于很多企业来说，商标是他们与消费者建立联系的唯一媒介与纽带，一旦因为管理不慎或者维权不力而被迫放弃商标，往往意味丢掉了整个市场，高风险伴随着高责任，反而让我深刻认识到了商标法律人神圣的使命；三、门槛儿相对不高，想做好出成就却着实不易，“宽进严出”的挑战对个人是种难得的也欲罢不能的人生历练；四、商标是值得干一辈子的行业，当年机缘巧合进入商标行业并没什么远大理想，待沉淀下来，就会意识到商标代理与中医相似，愈久弥香，是经验不断累积的成长过程。总之，心甘情愿也好，误打误撞也罢，一旦入得山门，只要静得下心稳扎稳打，你就会发现，作为商标法律人来说，更好的你永远在后面。

欧盟商标具有哪些特点，注册欧盟商标的流程和所需时间

欧盟商标具有哪些特点？你们知道吗？

1、注册费用相对较低，并且在注册过程中只须提交一份申请即可在欧盟的所有成员国中使用该商标，包括后续加入欧盟成员的国家都可以使用，相比单独在各个成员国中提出商标注册费用大幅减少。

2、欧盟商标具有保护程序集中化的优势，即一件产品申请了欧盟商标，那么它将在所有欧盟国家的成员国中生效。

3、欧盟商标是一个单一的财产，它只能作为整个欧盟（而不是其中某个成员国）的财产被转让。但是，一些有地域限制或其它限制的商标许可，甚至只限定于某一特定成员国的许可，是可以的。

4、享有巴黎公约优先权，即同一商标可用作于一种或多种指定商品及服务名称，在巴黎公约成员国申请后六个月申请共同体商标时，可享有优先权。

5、已经在一个欧盟成员国公布的注册商标，在申请欧盟商标时，可请求优先权。

6、一个商标申请要求最多可涵盖三个类别的商品或服务，超过三个类别的，每增加一个类需要进行额外的费用。

注册欧盟商标的流程和所需时间：

1.申请人向欧盟商标局或欧盟成员国商标局提出申请；

2.欧盟商标局将申请内容通知各成员国的商标主管机关，以便同时在各国进行商标审查；

3.审核通过后，公布三个月。在这三个月内，任何第三方均可对公布的商标提出异议；

4.如无第三方异议，申请商标可在一年内注册；

5.申请注册周期约6-9个月左右，回执时间在1周左右。

美国商标注册后能使用多长时间，如何提交商标申请？

我们都知道，商标是我们公司的一个品牌保护，在美国注册商标也是保护我们公司利益的一个好办法，美国的商标保护是比较完善的，它不仅可以防止假冒伪劣商品进入美国市场，还可以防止他人在你的特殊商品或服务类别上注册一个相同或可能误导消费者的商标。因此，注册商标可以很好地防止竞争对手的恶意竞争，保护自己的利益。那么，自己的美国商标可以使用多长时间？

让我们公司准确地告诉你，美国所有的商标在注册后都有一个使用期限，商标注册成功后的使用期限是十年，如果使用期过了10年想继续使用，需要申请商标续展才可以继续享有商标使用权，如果想获得永久使用权，需要一直续展商标，在有效期届满前12个月，你可以续展并支付续展费。每次续展的有效期为10年。续展的次数没有限制。如果你没有在这个期限内申请，你将获得六个月的宽限期。如果在宽限期内未提出续展注册，商标局将撤销其注册商标并发布公告。

注册美国商标需要申请一些程序，美国公司注册需要提交执照扫描件、委托书盖章扫描件、商标标样、商标申请书。个人注册需要提交委托书签字扫描件、身份证签字扫描件、个体户营业执照签字扫描件、商标标样、商标申请书。在美国注册商标的流程之中查询注册商标是否重名或者类似、提交申请材料、缴纳费用、申请审查、申请公告、下发商标注册证书等一些文件。如果您需要办理请给我们拨打下面电话，到时会有我们公司专业的人员联系你。

美国商标注册申请过程

1、美国商标注册申请提交：

向美国商标局提交申请后，1-2个工作日会分配一个申请号(从字面上来看，是序列号serial number),申请号分配完后约2周时间可以在美国专利商标局网站查询到该商标的信息。

2、美国商标注册审查：

这一阶段包括形式审查和实质审查，会经历大约2-4个月左右时间，如果申请符合最基本的形式要求，符合法律规定以及不与在先权利相冲突，商标将进行公告。

3、美国商标注册审查意见阶段：

如果在商标审查过程中，认为有任何形式或实质上的理由拒绝该商标注册，便会发出官方意见(Office action)，该官方意见必须进行答复，如果不答复便会视为该申请无效(除非是针对部分商品上作出的官方意见)，官方意见发出之日起有6个月答复期。答复通过后，便安排公告，如答复未通过，官方会发出终局意见书，只有问题得到解决后才可以公告，否则将最终驳回。

4、美国商标注册公告阶段：

如果没有理由拒绝商标注册，那么就会将商标刊登在商标公告(the Official Gazette (OG))上，该公告每周在线刊登，大约在批准后1个月左右，商标刊登在商标公告上，该公告期有30天，任何人均可以向商标局提出对该申请的反对，如果没有反对，大约在3个月左右进入到登记阶段。

5、美国商标注册登记阶段：

在商标公告1个月后，没有收到任何反对申请，商标局便会核准注册，注册后需要在第5-6年的时候进行宣誓来维持商标权利继续有效。

商标使用是否超出核定商品范围的认定

一、问题的提出
商标法第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。
核定使用的商品以商标注册证上载明的商品的类别和项目为准，而商标注册证上的类别和项目，一般是商标申请人根据《类似商品和服务项目区分表》进行填写的。但是，随着市场的变化和商品的推陈出新，企业推出的新产品，很有可能是商标注册时《类似商品和服务项目区分表》没有记载的商品或服务项目。在这种情形之下，企业在新产品上使用注册商标，是否构成超出核定商品范围的使用呢？这种行为是否会构成对他人商标专用权的侵犯呢？
下面将通过最高人民法院指导案例进行说明，并总结相关的商标保护实务要点。

二、案例分析

爱国者电子科技有限公司、爱国者数码科技有限公司与深圳市飞象未来科技有限公司、北京隆通科技有限公司侵害商标权纠纷案
案号：(2018)最高法民申3270号
本案中，飞象未来公司（原名飞毛腿电源（深圳）有限公司）和爱国者公司先后都注册了“爱国者”商标，两个商标仅字体不同，但是，飞象未来公司的商标核准在第9类0922组电池、电池充电器等商品上，而爱国者公司的商标核准在第9类0911组计算机周边设备等商品上。此后，爱国者公司的注册商标于2006年在移动硬盘和闪存盘(计算机周边设备)商品上被商标局认定为驰名商标。
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爱国者公司起诉称飞象未来公司在移动电源上使用“爱国者”商标侵犯其商标专用权，但是，飞象未来公司认为其在移动电源商品上合法使用自己享有权利的注册商标，未侵害爱国者公司的注册商标专用权。
本案中，飞象未来公司的”爱国者”商标的申请和注册时间虽然早于爱国者公司的涉案商标的申请日及注册日，但被诉侵权产品为移动电源产品，而第飞象未来公司的”爱国者”商标核定使用的商品中并不包括移动电源产品。该商标申请注册时移动电源商品在市场上尚未出现，《类似商品和服务区分表》直至2015年才将该商品纳入规定，该商品之前应归属于哪类商品并不明晰，对于飞象未来公司在移动电源上使用”爱国者”商标是否属于在其商品核定范围内的使用行为，最高人民法院作出以下裁定。
裁判文书摘录：
审判长王艳芳审判员毛立华审判员杜微科
本院认为，根据案件事实以及当事人申请再审理由及答辩意见，本案争议焦点是飞象未来公司在移动电源商品上对“”的使用是否超出了第1084577号“”商标的专用权范围。

《中华人民共和国商标法》(2001年修订)第五十一条规定，注册商标的专用权，以核准使用的商标和核定使用的商品为限。

第1114515号“爱国者”商标与第1084577号“图片”商标相比，该两商标发音完全相同、文意相同，仅字体不同，属于近似商标。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称驰名商标保护司法解释)第十一条规定：“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：(一)已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的；(二)被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。”

本案中，因飞象未来公司第1084577号“图片”商标的申请时间早于爱国者数码公司涉案商标的申请时间，故虽然涉案商标于2006年在移动硬盘和闪存盘(计算机周边设备)商品上被商标局认定为驰名商标，但是本案并不属于驰名商标保护司法解释第十一条规定的应予判决禁止使用的情形。因此，本案的关键在于诉争移动电源是否在飞象未来公司1084577号“”核定使用商品范围内。

第1084577号“图片”商标核定注册的商品为第9类“电池充电器、电池、太阳能电池、袖珍灯用电池、照明电池、蓄电池”，商品项目中并不包括移动电源商品。但是，正如《类似商标和服务区分表》在其说明中所述，“商品和服务项目正不断更新、发展，市场交易的状况不断发生变化”，《类似商标和服务区分表》不能穷尽现实中出现的所有商品和服务，其会因市场的变化而不断调整。第1084577号“图片”商标在上世纪90年代申请注册时，市场上尚不存在移动电源商品，《类似商品和服务区分表》中亦没有移动电源商品。在移动电源商品面世后，基于尼斯分类第十版(2015文本)的《类似商品和服务区分表》中新增了“移动电源”商品，并将其划入0922群组，与电池、电池充电器为同一类似群组。并且，第8322472号“Patriot爱国者”商标由飞毛腿电池有限公司于2010年5月24日申请注册，核定使用的商品为第9类“衡器、电脑计量加油机、光导丝、避雷器、电池充电器、电池、移动电源(外挂电池或后备电池)”专用期限自2011年11月21日至2021年11月20日。第8087759号“爱国者”商标经核准注册，其核定使用商品为国际分类第9类的“衡器、邮戳检验器、电脑计量加油机、电阻材料、电子管、荧光屏、光导丝(光学纤维)、避雷器、电池充电器、电池、移动电源(用于手机、手提电脑、MP3等电子产品的供电与充电)”。虽然前述第8322472号“Patriot爱国者”商标已经被撤销，但其与第8087759号“爱国者”商标被先后核准在第0922群组的事实从某种程度上也可以证明“移动电源”更接近于第0922群组而非第0901群组。因此，考虑到商品的变迁及市场实际，难以认定飞象未来公司第1084577号“图片”商标在移动电源商品上的使用超出其核定使用的商品范围。至于其在相关宣传中使用简体“爱国者”之行为，由于“爱国者”与“图片”构成近似，在飞象未来公司享有在电池等商品上对“”商标专用权的前提下，难以仅凭该使用行为认定其构成侵犯申请人在计算机周边设备等相关商品上的“爱国者”商标专用权，原审法院认定“第1084577号‘爱国者’商标在移动电源商品上的使用并未超出其核定使用的商品范围，亦未超出其注册商标专用权的保护范围，本案属于《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款所指两个注册商标之间的纠纷，不属于法院民事诉讼的受案范围，可以由爱国者数码公司和爱国者电子公司向有关行政主管机关申请解决”并无不当，本院予以维持。

案件简评：
本案中，最高人民法院指出《类似商品和服务区分表》无法穷尽现实生活中的所有商品和服务类型，人民法院在判断商标使用是否超出核定商品范围时，应当考虑市场环境下商品类型的客观变化情况。
本案中法院认定在新出现的商品上使用商标并未超出核定商品范围，主要依据以下两方面的原因：1. 后续更新的《类似商品和服务区分表》将新商品仍然纳入到商标注册时的类别下，可见，这种商品也被市场归为相同的类别；2. 在《类似商品和服务区分表》还未明确新商品的类别之前，根据其他类似商标的核准情况进行判断，如果有较多的类似商标都被核定在本商标的类别下，也可以证明新商品与商标核准的类别关系密切，可以视为属于同类商品，在新商品上使用商标不应被认为超出核准使用的范围。
本案中，由于移动电源产品更接近于电池、电池充电器产品，爱国者公司虽然享有0911组移动电源上的“图片”商标专用权，但这只能让爱国者公司可以合法使用该商标，却无法阻止享有0922组电池、电池充电器上“图片”商标专用权的飞象未来公司在移动电源（可充电电池）上使用“爱国者”商标。

三、实务建议

当在新产品上使用商标时，需要核实是否属于商标核定使用的商品范围，如果不属于，需要尽快申请新类别下的商标，如果是《类似商品和服务区分表》没有的商品或服务项目，仍然应该注意规范使用，不得体现出将新商品作为未核准的其他类别的商品使用的情况，并搜集新产品被归类在注册商标的商品类别下的证据。
将注册商标拓展到其他产品上使用时，应当注意该产品类别下是否有在先注册的商标，如果存在侵权风险，可以采用无效商标或获得授权等方式清除商标使用的障碍。
判断商标使用是否超出核准的商品范围，应当考虑市场环境下商品类型的客观变化情况，当《类似商品和服务区分表》没有明确分类时，可以根据商品功能、用途、生产部门、消费渠道、消费对象等因素，判断使用商标的商品与核准的商品范围是否属于相同的商品类别。

由“鳄鱼”商标行政案，看商标近似和“抢注”商标认定标准

商标法第30条规定的申请商标注册不得与“同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似”，第31条规定的“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标”，以及第32条规定的申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，是重要的商标异议和无效条款，最高人民法院在2018的指导案例中，进一步明确了其认定标准和判断方法，本文将在该案例的基础上总结相关实务建议。

案例：拉科斯特股份有限公司与卡帝乐鳄鱼私人有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议行政纠纷案【（2018）最高法行再134号】

案例来源：最高人民法院知识产权案件年度报告（2018）

裁判要旨：

争议商标是否应予注册，应当根据商标法及其司法解释的规定进行判断，境外共存协议不影响商标近似性的判断。

争议商标的申请注册构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标，需要同时满足下列要件：在先使用商标具有一定影响；争议商标构成以不正当手段抢先注册，即争议商标申请人具有主观恶意，其明知或者应知在先使用并有一定影响的商标而予以抢注，但其举证证明没有利用在先使用商标商誉的除外；对在先使用并有一定影响的商标的保护限于相同或者类似商品或者服务。

案情简介：

国际注册第638122号图形商标(即争议商标)由拉科斯特公司于1994年10月19日申请注册，基础注册国为法兰西共和国，后向国家工商行政管理总局商标局提出领土延伸保护申请，核定使用于第25类服装等商品上。

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第1331001号“CARTELO及图”商标(即引证商标)由卡帝乐公司于1993年12月24日向商标局提出注册申请，核定使用于第25类服装等商品。

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争议商标经商标局初步审定公告并核准注册后，鳄鱼国际公司于2012年6月13日向商标评审委员会提出撤销申请。在评审期间，卡帝乐公司根据协议继承鳄鱼国际公司的各项权利，参与该案件评审程序，并保留鳄鱼国际公司作出的所有请求理由及主张。

2013年12月，商标评审委员会作出商评字（2013）第124821号《关于国际注册第638122号图形商标争议裁定书》等针对四类商标的四份裁定，认定争议商标与引证商标在构成元素、视觉效果等方面区别明显，相关公众施以一般注意力能够区分，两商标并存于市场不易导致相关公众混淆，故争议商标与引证商标未构成2001年10月修正的《商标法》第二十九条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。依据2001年《商标法》第四十三条的规定，商评委裁定争议商标予以维持。

卡帝乐公司不服商评委裁定，提起行政诉讼，一审判决撤销了商评委涉案裁定，拉科斯特公司不服，提起二审。但是，二审判决维持了一审判决。拉科斯特公司又向最高人民法院申请再审。最高人民法院经再审，最终撤销了一审、二审判决，维持了商评委涉案裁定。

双方就“鳄鱼”商标在多国展开一系列诉讼，纠葛多年，此案也引发了社会的很大关注，本案进一步明确了商标是否构成近似以及以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标的认定标准，属于商标领域的重要指导案例。

如何突破法定赔偿最高限额酌定赔偿数额？| 知识产权Insight第057期

在上一期案例中，我们介绍了五粮液公司诉滨河公司“九粮液”商标侵权案，该案例讨论了非常重要的商标近似性判断标准：

九粮液 v 五粮液，如何判断商标近似？| 知识产权Insight第056期

该案例还涉及另外一个重要法律问题，即商标侵权的损害赔偿问题，其裁判要旨也被2019年最高人民法院知识产权案件年度报告所收录。

该案适用的是2001年商标法，当时的法定赔偿最高限额为50万元，但是，本案最高法院再审酌定的赔偿额为500万元。

如何可以让法院突破法定赔偿最高限额，支持权利人的损害赔偿请求，是本案值得关注的内容。

案例：宜宾五粮液股份有限公司与甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司等侵害商标权纠纷再审案案
案号：（2017）最高法民再234号
来源：最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）
裁判要旨：对于难以证明因侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，人民法院应当综合考虑被诉侵权行为的表现形式、被诉侵权商品的销售时间和销售范围、被诉侵权人的主观恶意，以及请求保护的注册商标的知名度、被侵权人为制止侵权行为支付的合理费用等因素，在法定赔偿最高限额以上酌情确定赔偿数额。

裁判文书摘录：

　　1.滨河公司应当承担的侵权责任
　　商标法第五十六条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。”
　　商标民事司法解释第十三条规定：“人民法院依据商标法第五十六条第一款的规定确定侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人选择的计算方法计算赔偿数额。”第二十一条第一款规定：“人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中，依据民法通则第一百三十四条、商标法第五十三条的规定和案件具体情况，可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任，还可以作出罚款，收缴侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物的民事制裁决定。罚款数额可以参照《中华人民共和国商标法实施条例》的有关规定确定。”
　　本案中，五粮液股份公司主张依据滨河公司在侵权期间因侵权所获得的利益确定赔偿数额，上述主张具有法律依据，本院予以认可。滨河公司在侵权期间因侵权所获得的利益，应当指在被诉侵权期间，滨河公司因生产、销售被诉侵权商品而获得的利益，鉴于除被诉侵权商品外，滨河公司还从事诸多其他品牌商品的生产和销售业务，故在计算侵权获利时，应当扣除被诉侵权商品以外的生产、销售利润。
　　五粮液股份公司在一、二审及再审阶段提交了证明滨河公司因侵权所获得利益的相关证据，主要包括刊登关于滨河公司企业发展、商品销售情况及商标使用情况的杂志及网页打印件公证件；滨河公司商品电视广告视频及网络视频公证件；以及应五粮液股份公司申请，由一审法院向相关部门调取的证据等。上述证据中，杂志和广告视频、网页打印件的公证件所涉及的内容均系滨河公司的宣传资料，大多包含滨河公司及其关联企业的总体发展情况及商品生产、销售情况，无法从中区分被诉侵权商品的生产量和销售量，且无相应合同、票据等证据予以佐证，不足以证明滨河公司在侵权期间因侵权行为所获得的利益。对于一审法院向相关部门调取的证据，中国酒类流通协会、甘肃省民乐县统计局及民乐县地方税务局均在给一审法院的复函中表示无法提供关于滨河公司在侵权期间销售被诉侵权商品及其获利的情况。民乐县地方税务局同时向一审法院提供了滨河公司2011年度及2012年度的财务报告，鉴于该财务报告来源于地方税务主管机关，且由一审法院调取，本院对其真实性予以认可。该财务报告显示：滨河公司2011年商品销售总利润累计为9451600.36元，当年净利润总额为-3049323.68元；2012年商品销售总利润累计为8273493.28元，当年净利润总额为-3949403.89元。上述数据包含滨河公司的商品销售利润，但是根据现有证据无法区分被诉侵权商品在其中所占的比例和具体利润，故仍无法清楚证明滨河公司因侵权所获得的利益。鉴于上述数据已经远远高于商标法第五十六条规定的50万元的法定赔偿最高限额，综合考虑被诉侵权行为的表现形式、滨河公司被诉侵权期间商品的销售利润和销售范围、滨河公司的主观恶意，以及五粮液股份公司注册商标的知名度、为制止本案侵权行为支付的合理费用等因素，本院确定滨河公司向五粮液股份公司支付赔偿金人民币500万元。
　　另外，根据五粮液股份公司提交的相关证据，滨河公司的被诉侵权行为容易造成相关公众对商品来源的混淆误认，相关被诉侵权商品在北京、上海、深圳、广东、广西、河北等多地均进行销售，对五粮液股份公司注册商标的声誉造成了较为广泛的负面影响。根据商标民事司法解释第二十一条的规定，五粮液股份公司关于滨河公司在《中国知识产权报》《法制晚报》上登载声明,消除不良影响的诉讼请求具有事实和法律依据，本院予以支持。

（审理法官：夏君丽郎贵梅马秀荣）

案例简评：

本案的情形非常典型，五粮液公司其实很难证明滨河公司销售侵权产品的获利情况，因此，一审中，为证明滨河公司的获利情况，五粮液公司向一审法院提交调取证据申请，同时，五粮液公司在一、二审及再审阶段提交了滨河公司关于滨河公司企业发展、商品销售情况及商标使用情况的杂志及网页打印件公证件。

对于五粮液公司提交的杂志及网页证据，最高法院认为其内容均系滨河公司的宣传资料，大多包含滨河公司总体发展情况及商品生产、销售情况，无法从中区分被诉侵权商品的生产量和销售量，且无相应合同、票据等证据予以佐证，不足以证明滨河公司在侵权期间因侵权行为所获得的利益。

对于五粮液公司提交的调查取证申请，一审法院经审理后认为五粮液公司的调查取证申请具有合理性，分别向中国酒类流通协会、甘肃省民乐县统计局、民乐县地方税务局发送协助调查函。虽然上述单位向一审法院的回函中均显示无法从综合数据中分出被诉侵权商品的销售及利润情况，但是，最高法院认为根据民乐县地方税务局向一审法院提供的滨河公司2011年度及2012年度的财务报告，滨河公司的商品销售利润已经远远高于商标法规定的50万元的法定赔偿最高限额，因此，在综合考虑被诉侵权行为的表现形式、被诉侵权期间商品的销售利润和销售范围、被诉侵权人的主观恶意，以及涉案商标的知名度、为制止本案侵权行为支付的合理费用等因素，酌定赔偿额为500万元。

由上可见，本案中法院能够突破法定赔偿最高限额酌定损害赔偿，关键在于商标权人向法院申请调取证据，从而获得了当地税务局提供的被诉侵权人侵权期间利润总额的关键证据。如果仅依赖商标侵权案件中常见的被诉侵权人的网页宣传资料证据，往往难以获得法院支持。

虽然最高法院对于损害赔偿的酌定因素为展开评述，但也给权利人争取高额损害赔偿给出了重要指引，这些考量因素包括被诉侵权行为的表现形式、被诉侵权商品的销售时间和销售范围、被诉侵权人的主观恶意，以及请求保护的注册商标的知名度、被侵权人为制止侵权行为支付的合理费用等。

商标先用权抗辩有多难？| 知识产权Insight第058期

我国商标保护采用注册制，这意味着企业在经营过程中，即便在先使用了某未注册商标，一旦其他人注册了该商标，那么该在先使用商标的企业也会面临商标侵权的风险。

那么，企业是否可以抗辩自己在先使用了该商标，不构成侵权呢？

《商标法》第59条第3款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

该规定在商标侵权案件中被称为商标先用权抗辩。需要注意的是，商标先用权抗辩的要求很高，至少包括以下几项要求：

首先，商标先用权抗辩只能由在先使用人提出；

其次，在涉案商标注册前，就已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标；

再次，使用的未注册商标已经具有一定影响；

最后，不能超出原有使用范围，超出部分仍需承担侵权责任。

由此可见，成功进行商标先用权抗辩很难，今天分享的案例就是一个没有成功的案例，而且该案例特别阐述了商标原有使用范围的理解。

案例：林明恺、成都武侯区富运家具经营部侵害商标权纠纷再审案
案号：(2018)最高法民再43号
来源：最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）
裁判要旨：确定商标先用权抗辩中的“原有范围”，应主要考虑商标使用的地域范围和使用方式。在商标注册人申请或实际使用商标后，在原实体店铺影响范围之外增设新店或拓展互联网经营方式的，应当认定已经超出了原有范围。

裁判文书摘录：

　　（三）关于富运经营部提出的在先使用抗辩是否成立的问题
　　富运经营部提出的在先使用抗辩是否成立主要涉及对商标法第五十九条第三款规定的理解和适用问题。从商标法第五十九条第三款规定内容来看，在先使用人在特定条件下可以在原有使用范围内继续使用该商标，这是商标法针对具体情况而作出的在先使用人不侵权抗辩事由的特别规定，也是对注册商标专用权行使的限制。作为一项抗辩事由，该不侵权抗辩仅应由在先使用人自行提出。在先使用人之外的其他人，无论是否取得在先使用人的同意，均无权依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩。
　　1.关于在先使用人依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩应当满足的条件
　　在先使用人不侵权抗辩成立，应当同时满足以下条件：1.使用相同或者近似商标时间在先。在先使用人对相关标志的使用，应当早于该商标注册人申请商标注册的时间，同时亦必须早于该商标注册人使用该商标标志的时间。2.在相同或者类似商品上在先使用。在先使用人必须是在与注册商标核定使用的商品或服务相同或者类似的商品和服务上使用该未注册商标，在不相同或者不类似商品或服务上的商标使用行为，不属于不侵权抗辩事由的范畴。3.在先使用相同或者近似的标志。在先使用人使用的未注册商标必须是与注册商标相同或者近似的商标标志。4.在先使用具有一定影响。在先使用人对该未注册商标的使用，必须在商标注册人申请商标注册日和使用日之前，就已经具有一定影响。商标注册人提出商标注册申请之后或者商标注册人使用该商标之后，在先使用人继续使用该商标的证据不应作为“一定影响”的考量因素。5.原有范围内使用。在先使用人必须在其使用该未注册商标的原有范围内使用该商标，而原有范围的判断，应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据。
　　2.关于原有范围的理解问题
　　商标法强调的是使用范围而非使用规模，因此，在确定原有范围时，应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式。一般而言，在先仅通过实体店铺销售商品或者提供服务的，在商标注册人申请商标注册或使用该商标后，又在原实体店铺影响范围之外的地域新设店铺或者拓展到互联网环境中销售商品、提供服务，则应当认定为超出了原有范围。此外，使用该商标的商品产能、经营规模等也可以在个案中作为考量因素予以考量。
　　就本案而言，林明恺主张权利的第3374814号和第7724167号商标申请注册日分别为2002年11月19日和2009年9月25日，因此，判断富运公司在先使用的未注册商标是否具有“一定影响”，时间节点也应当分别掌握在这两个时间节点之前，对于其在这两个时间节点之后使用“理想空间”未注册商标的证据，不应予以考虑。对于2002年11月19日申请注册的第3374814号商标而言，富运公司的相关使用证据，尚不足以证明其未注册商标具有了“一定影响”。对于2009年9月25日申请注册的第7724167号商标，在案证据虽然能够证明富运公司对“理想空间”商标进行了一定的使用，商标使用的证据相较于2002年11月19日已经有了明显的增加，但截至2009年9月25日，尚未达到具有一定影响的程度。因此，即使仅考察富运公司在先对未注册商标的使用情况，亦不能得出富运公司可以依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩的结论。在此基础上，无论富运经营部或吴锡东是否获得了富运公司的授权，均不能得出富运经营部基于商标法第五十九条第三款的规定而可以提出不侵权抗辩的结论。二审判决的相关认定缺乏事实和法律依据。林明恺的相关再审申请理由成立，依法应予支持。

（审理法官：秦元明李嵘马秀荣）

案例简评：

如前所述，商标先用权抗辩需要满足的条件是：

商标先用权抗辩只能由在先使用人提出；
在涉案商标注册前，就已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标；
使用的未注册商标已经具有一定影响；
不能超出原有使用范围，超出部分仍需承担侵权责任。

本案中，富运公司虽然可以举证证明在涉案商标注册前已经使用了与该商标相近似的商标，但是却未能证明其未注册商标具有了“一定影响”。仅此一条不满足，就使得企业的商标先用权抗辩通常都会以失败告终。

此外，本案非常具有指导意义：在先使用的原有范围，应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据，其考察的主要是使用范围而非使用规模，因此，在确定原有范围时，应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式，例如使用的省份、线下使用还是线上使用等。此外，使用该商标的商品产能、经营规模等，也应作为考量因素。

总之，本案对企业最重要的启示，仍然是及早开展商标布局，避免商标被他人抢注！

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商标司法与商业言论

马德里协定

马德里体系（ Madrid system，全称 the Madrid system for the international registration of marks，全称为商标国际注册马德里体系），包括《巴黎公约》中关于商标国际保护的补充，《马德里议定书》，以及《马德里协定》。马德里体系旨在方便商标在世界各个不同法体中进行注册。

《商标国际注册马德里协定》

商标国际注册马德里体系受1891年签订的《马德里协定》和1989年签订的《马德里协定有关议定书》的制约。通过本体系，只要取得在每一被指定缔约方均有效力的国际注册，即可在数量众多的国家中保护商标。

生效条约、文本和其他案文
条约与文本
商标国际注册马德里协定 (于1979年9月28日修改)

实施细则
商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则（于2019年2月1日生效）

行政规程
适用《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书》的行政规程（于2019年2月1日生效）

费用
规费表（2019年2月1日生效）

《商标国际注册马德里协定》（1891年）和《商标国际注册马德里协定有关议定书》（1989年）提要

导言

商标国际注册马德里体系受以下两项条约的制约：

《马德里协定》——于1891年签订，先后在布鲁塞尔（1900年）、华盛顿（1911年）、海牙（1925年）、伦敦（1934年）、尼斯（1957年）和斯德哥尔摩（1967年）修订，并于1979年修正；和
《商标国际注册马德里协定有关议定书》——于1989年签订，旨在让马德里体系更加灵活，并与尚无法加入本协定的某些国家或政府间组织的国内法更加协调。

加入马德里体系的国家和组织被统称为缔约方。

通过本体系，只要取得在每一被指定缔约方均有效力的国际注册，即可在数量众多的国家中保护商标。

谁可以使用本体系？

只有因营业所、住所或国籍而与《协定》或《议定书》有联系的自然人或法人，才能提出国际注册申请（国际申请）。

只有在商标已经在申请人与之有必要联系的缔约方的商标局（称为“原属局”）进行注册的情况下，方可对该商标提出国际申请。不过，如果所有的指定均依据《议定书》做出（参见下文），国际申请可仅以向原属局提交的注册申请为依据。国际申请必须通过原属局提交给WIPO国际局。

国际申请

国际注册申请中必须指定一个或多个被要求给予保护的缔约方。之后还可作出进一步指定。被指定的缔约方必须与主管局为原属局的缔约方是同一条约的成员。后一缔约方本身不得在国际申请中被指定。

对某一缔约方的指定，既可依据《协定》作出，亦可依据《议定书》作出，具体取决于有关缔约方共同参加的是哪一项条约。如果两个缔约方同属《协定》和《议定书》的成员，指定将受《议定书》的约束。

不论国际申请受哪部条约约束，可以用英语、法语或西班牙语提交，除非原属局规定只能选用其中一种或两种。

提交国际申请须缴纳基本费（原属国是联合国确定的最不发达国家（LDC）的申请人提交国际申请，规费可减至10%）；还须为前三类以外的每一类商品和/或服务缴纳附加费；并为每一被指定的缔约方缴纳补充费。不过，《议定书》的缔约方可以声明，依据《议定书》对其作出指定的，由单独规费取代补充费，数额由所涉的缔约方决定，但不得高于在其主管局进行国内商标注册应缴纳的费用额。

国际注册

国际局一经收到国际申请，即予以审查，以判断其是否符合《协定》、《议定书》及其《共同实施细则》的要求。这一审查限于形式，其中包括商品和/或服务清单是否便于分类和易于理解。申请如无任何不规范，国际局在国际注册簿上对该商标进行登记，在《WIPO国际商标公告》（下称“《公告》”）中公布国际注册，并将该国际注册通知每一个被指定的缔约方。至于该商标在某一缔约方是否符合保护条件或是否与注册在先的商标有冲突等所有实质性问题，由该缔约方的商标局根据适用的国内立法决定。电子形式的《公告》（电子公告）可在马德里体系网站上查阅。

给予保护的说明或拒绝保护

每一被指定缔约方的主管局均应根据《共同实施细则》第18条之三发出给予保护的说明。

但是，缔约方审查国际注册是否符合其国内法时，如有不符合某些实质性规定的情形，它们有权驳回要求在其领土上给予保护的请求。任何此种驳回，包括对驳回理由的说明，必须通知国际局，通常是在通知之日起的12个月之内。但《议定书》缔约方可以声明，对于依《议定书》对其作出的指定，这一时限延长至18个月。《议定书》的缔约方还可以声明，对于以异议为依据的驳回，甚至可以在这一18个月时限之后再通知国际局。

驳回通知注册人或注册人在国际局的代理人，在国际注册簿上登记，并在《公告》中公布。驳回的后期程序（诸如申诉或复审），应在有关缔约方的主管行政管理部门和/或法院与注册人之间直接进行，国际局不介入。但有关驳回的最终决定须通知国际局，国际局将进行登记，并予以公布。

国际注册的效力

国际注册在每一被指定缔约方境内的效力，自该国际注册之日起，与仿佛该商标系在该缔约方主管局直接注册的效力相同。如在适用的时限内未发出任何驳回通知，或某一缔约方原通知驳回后又撤销，对商标的保护则应自该国际注册之日起，与仿佛该商标系在该缔约方主管局注册所应享有的保护相同。

国际注册的有效期为10年。缴纳规费后可再以10年为期进行续展。

保护可以限于部分或全部商品或服务，亦可仅就部分被指定的缔约方放弃保护。国际注册的转让可以涉及全部或部分被指定的缔约方以及所说明的全部或部分商品或服务。

马德里体系的好处

马德里体系对商标所有人提供了诸多好处。取得国际注册，无须再向每个有关的国家按照不同的国家或地区程序规则和条例，使用多种不同的语言，分别提交国家申请，并缴纳数种不同的（且往往更高的）规费而只需（通过本国的主管局）以一种语言（英语或法语），向国际局提交一项申请，并缴纳一套规费即可。

维持和续展注册也有类似的好处。同样，如果向第三方转让国际注册，或进行诸如更改名称和/或地址之类的其他变更，可以通过单一的程序步骤进行登记，并对所有被指定的缔约方具有效力。

为便利马德里体系用户的工作，国际局出版了《马德里协定和马德里议定书商标国际注册指南》。

《马德里协定》和《议定书》对《保护工业产权巴黎公约》（1883年）的任何成员国开放。这两项条约是并行不悖和相互独立的，各国可加入这两项条约中的任何一项，亦可同时加入两项条约。此外，设有商标注册主管局的政府间组织可成为《议定书》的成员。批准书或加入书须交由WIPO总干事保存。

内容简介

《商标国际注册马德里协定》（Madrid Agreement for International Registration of Trade Marks）简称《马德里协定》，是关于简化商标在其他国家内注册手续的国际协定。1891年4月14日在马德里签订，1892年7月生效。马德里协定自生效以来共修改过多次，和1989年签署的《商标国际注册马德里协定有关议定书》（简称《马德里议定书》）称为商标国际注册马德里体系。《马德里协定》的缔约方总数为56个国家；《马德里议定书》的缔约方总数为66个国家。
1989年10月4日中国成为该协定成员国。我国加入《商标国际注册马德里协定》（1967年修订并于1979年修改的斯德哥尔摩文本），同时作如下声明：“1、关于第三条之二：通过国际注册取得的保护，只有经商标所有人专门申请时，才能扩大到中国；2、关于第十四条第二款第四项：本议定书仅适用于中国加入生效之后注册的商标。但以前在中国已经取得与前述商标相同且仍有效的国内注册，经有关当事人请求即可承认为国际商标的，不在此例”。

保护对象

马德里协定保护的对象是商标和服务标志。主要内容包括商标国际注册的申请、效力、续展、收费等。该协定规定：商标的国际注册程序是协定的成员国国民，或在成员国有住所或有真实、有效营业所的非成员国国民，首先在其所属国或居住或没有营业所的成员国取得商标注册，然后通过该国商标主管机构，向设在日内瓦的世界知识产权组织国际局提出商标的国际注册申请。如果申请得到核准，由国际局公布，并通知申请人要求给予保护的有关成员国。这些成员国可以在一年内声明对该项商标不予保护，但需要说明理由；申请人可以向该国主管机关或法院提出申诉。凡在一年内未向国际局提出驳回注册声明的，可以视为已同意了商标注册。经国际局注册的商标享有20年有效期，并且可以不限次数地续展。协定便利了其成员国国民在协定的其他成员国取得商标注册。
此外，根据该协定，如果取得了国际注册的商标在其取得国际注册之日起5年内被本国商标主管机关撤销了其本国注册或宣告本国注册无效，则该商标在协定其他成员国的商标注册也将随之被撤销。只有当取得国际商标注册届满5年之后，该商标在协定各其他成员国的注册才能独立于其本国注册。

《马德里协定》是对《保护工业产权巴黎公约》关于商标注册部分的一个补充，根据协定规定，须先参加《保护工业产权巴黎公约》，才能参加《马德里协定》。

国际注册

概念
商标国际注册是根据1891年4月14日《商标国际注册马德里协定》及其实施细则建立的马德里联盟成员国间的注册体系，是通过国家商标局申请商标国际注册，并通过国际局延伸到各成员国家的注册方式。
1991年底，马德里联盟有29个成员国。苏联解体后加之十年的发展，已有43个成员国，大部分为欧亚国家，除中国外，有阿尔及利亚、德国、奥地利、比利时、荷兰、卢森堡、保加利亚、埃及、法国、匈牙利、意大利、列支敦士登、西班牙、摩纳哥、蒙古、葡萄牙、摩洛哥、罗马尼亚、圣马力诺、苏丹、瑞士、朝鲜、越南、南斯拉夫、捷克斯洛伐克、古巴、及苏联解体后的一些国家如哈萨克斯坦、立陶宛等。中国自1989年10月4日正式成为《商标国际注册马德里协定》成员国之后，即开始办理马德里商标国际注册。
商标国际注册为中国企业到国外注册商标开通了一条新的渠道，即除了通过代理向各国注册当局提交单一的注册申请外，还可通过国家商标局申请商标国际注册，由国际局延伸到各有关国家。
然而必须明确，不要认为申请了国际注册，其商标就在世界各国都受到保护。马德里协定成员国中没有英国、日本等国家。
因此，即使取得了马德里协定国际注册，也只能在它的成员国有效，而且必须是指定的，也就是说没有指定的也没有效。
甚至申请时即使指定了，也不见得有效，因为指定国还要审查，不符合该国的法律或有在先注册人，商标会被驳回，当然也就不能有专用权了。
商标国际注册为成员国注册商标申请增加了一条到国外注册的方便途径，它省时、省力、省钱，但决不是申请了国家注册，就全世界各国家都有效。

优点
马德里商标国际注册的优点就是省时、省力、省钱，商标注册提交一次申请，使用一种语言交一次费用，一年之内完成。具体说：
联盟成员国的商标主管机关直接向世界知识产权组织的国际局办理商标国际注册事宜，不需要委托国内外的代理组织代为申请。
填写一份商标国际注册申请书可以取得在指定的一个或多个商品类别和在指定的多个成员国国家的商标注册。
使用统一的法语填写申请书，不需要将申请书再译成有关指定保护国家的每种语言。
缴纳以瑞士法郎计算的统一的规费，不需要到成员国内每个指定保护的国家分别缴纳费用。国际注册费用低于分别到每个国家注册的费用。
商标国际注册可以在申请之日起的一年之内完成。申请人指定保护的国家的商标主管机关如果在一年内不作出驳回的声明，该商标即在该国受到法律保护。

条件和要求
商标国际注册申请人必须符合的条件
在中国设有真实、有效的工商营业所；
在中国设有住所或总部；
具有中国的国籍，包括台湾同胞及中国在各地的侨民。
申请国际注册的商标要以中国商标局已经注册的商标为基础
申请国际注册的商标必须是在中国已经注册或已经初步审查公告的商标，申请国际注册的商标内容必须与申请人在国内注册的商标内容完全一致，所指定使用的商品要与国内注册的商品相同或不超过原注册的商品范围。

申请手续

统一办理
商标国际注册的申请手续，须经申请人向国家商标局提出，由国家商标局向设在瑞士日内瓦的世界知识产权组织国际局统一办理注册。国际局不受理单个企业的自行申请。
申请人必须填写商标局印制的商标国际注册中文申请书1份，商标局再按国际局提供的国际注册申请书的要求，填写1份。申请书的填写应符合以下要求：
申请人名义，申请人是自然人,应注明姓氏和名字;申请人是法人,应写明全称(最好附送译文).
申请人详细地址，包括门牌号码、通信地址和邮政编码。
委托代理人的，应写明代理人名称、详细地址和邮政编码。
在中国注册、初步审定的商标的申请日期、编号，注册和初步审定的日期编号，或者商标注册申请的日期、编号。
商标黑白复制件1份，尺寸最大不超过8厘米 ×8厘米，最小不小于2厘米×2厘米。
申请把颜色作为商标的一部分予以保护的，应指出申请保护的颜色和颜色组合，并附送该商标彩色复制件1份。
商标指定使用的商品，应按《商标注册用商品和服务国际分类》的类别顺序排列，并且准确的用语表示。
指定保护的国家，但不得包括中国。
商标或其一部分由非拉丁字母、非阿拉伯数字或非罗巴数字构成的，应注明其音译，音译应符合国际申请所用语言的语音，并注明相应的译文。
申请人造反确定的语言（即申请如与议定书有关，可在英语与法语之间进行选择）

申请附件
如有颜色保护要求的，应附彩色图标图样1份。
中国商标注册证、初步审定商标的复印件1份或商标注册申请证明1份。
通过代理组织代理的应附代理人委托书1份。
在中国既无真实有效的工商营业场所又无住所的中国侨民需提供经公证的中国国籍证明1份。

申请费用
费用包括三部分，一是国际局收费，一是本国商标局的手续费，一是商标代理费用。国际局收费包括申请商标国际注册时必须缴纳的基础注册费、附加注册费（若需要时）、补充注册费以及其它规定的费用。商标局的手续费是办理商标国际注册申请规费以外所收取的费用。手续费应由申请人在缴纳规费时，寄交商标局。
商标国际注册申请，不论手续是否齐备，商标局均以收到申请之日为申请日期编申请号，手续齐备的，在20天内，商标局发给申请人或代理人收费通知单，待商标局收到规费或申请人或代理人寄给国际局的汇款证明后，即将商标申请寄往国际局；手续不齐备的，商标局在申请之日起20天内发出“齐备手续通知书”，要求申请人或代理人补齐手续，并指明手续不齐之处，申请人应在15天内补齐手续。逾期不补的，商标局将申请退回，申请日期和申请号不予保留。
国际局收到商标局转去的商标注册申请后，认为手续齐备、商品和服务类别及名称填写正确的，即予注册；认为手续不齐备的，将暂缓注册，并通知商标局。商标局在收到国际局通知之日起15天内通知申请人或者代理人齐备手续，申请人或者代理人应在国际局通告规定的期限内通过商标局补齐手续。逾期不补的，则视为自动放弃申请，国际局在扣除一半基础注册费后，退回其余规费，但商标局收费的手续费不退。
申请国际注册的商标一经注册，即由国际局公告，并发给注册证。

实施办法

中国于1989年10月4日成为《商标国际注册马德里协定》（以下简称协定）成员国，于1995年12月1日成为《商标国际注册马德里协定有关议定书》（以下简称议定书）成员国。根据协定、议定书、《商标国际注册马德里协定及其议定书的共同实施细则》和《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标法实施细则》，制定本实施办法。

第一条
申请人资格
凡根据协定、议定书确定中国为原属国的法人或者自然人申请商标国际注册的，应通过国家工商行政管理局商标局（以下简称商标局）办理，并首先在中国取得商标注册、初步审定或者申请已被受理，且符合下列条件之一：
（一）在中国设有真实有效的工商营业场所。
（二）在中国有住所。
（三）拥有中国国籍。
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第二条
申请方式
（一）申请商标国际注册，可以委托国家工商行政管理局指定的商标代理组织办理，也可以直接到商标局办理或者邮寄办理。
（二）申请商标国际注册后期指定、转让、删减、放弃、注销、注册人名称或地址变更、代理人名称或地址变更、续展、指定代理人等有关事宜的，申请人可以委托国家工商行政管理局指定的商标代理组织办理或者直接到商标局办理；也可以委托代理人办理或者直接向世界知识产权组织国际局（以下简称国际局）办理。
申请办理与协定成员国有关的商标国际注册的后期指定、转让、删减、放弃、注销事宜的，必须通过商标局办理。

第三条
申请书的填写及注意事项
申请商标国际注册及办理有关事宜的，可以使用并按照国际局提供的英文或者法文书式用打字机填写，也可以使用商标局制定的中文《商标国际注册申请书》（见附件二）和《商标国际注册后期指定、转让、删减、放弃、注销、注册人名称或地址变更、代理人名称或地址变更、续展、指定代理人申请书》（见附件三）书式填写，但需缴纳翻译费（见附件五）。
（一）《商标国际注册申请书》的填写及注意事项
1、申请人名称：申请人是自然人的，应写明姓氏和名字；申请人是法人的，应写明中文全称及拼音（用外文译名代替拼音的，直接注明该译名）。
2、申请人详细地址，包括通信地址、门牌号码、邮政编码、电话、传真。
3、委托代理人的，写明代理人的中文全称及拼音（用外文译名代替拼音的，直接注明该译名）和详细地址。
4、商标申请日期、申请号，商标注册日期、注册号。
5、申请人在申请书中指定有英国的，即视为其声明在英国有使用该商标意图。
6、注意事项：
（1）商标国际注册申请是指依照协定或/和议定书向国际局申请商标国际注册并应至少指定一个缔约方（见附件一），但不得指定中国。
（2）以商标注册或者已初步审定为基础申请国际注册的，可以指定任一协定和议定书缔约方。
（3）以国内受理的商标申请为基础申请商标国际注册的，只能指定纯议定书缔约方。
（4）商标国际注册申请人必须与国内商标注册人名称一致。
（5）申请国际注册的商标图样必须与国内申请注册的商标图样完全相同。尺寸不大于80mm×80mm，不小于20mm×20mm。如商标为彩色的，应用文字指出该商标的颜色及其组合。
（6）申请书中填报的商品不得超过国内申请注册的商品范围，并应按《商标注册用商品和服务国际分类》的类别顺序排列。
（7）一份国际注册申请书可以包括多个类别，但超过三个类别的，需缴纳附加注册费（见附件四）。
（8）商标或其一部分由非拉丁字母、非阿拉伯数字或非罗马数字构成的，应注明其音译，音译应符合申请书所用语言的发音规则，并注明相应的译文。
（9）申请人在指定至少一个纯议定书缔约方时，可以选择法语或英语作为今后的收文语言，否则只能用法语。
7、应附有关附件：
（1）提供商标注册证复印件一份，或初步审定公告复印件一份，或商标局出具的商标申请受理证明一份。
（2）要求优先权的，应附优先权证明。
（3）委托代理人的，应附代理人委托书。
（4）商标图样2份，不大于80mm×80mm，不小于20mm×20mm。
（5）在中国无真实有效的工商营业场所或无住所的中国侨民，应附经公证的中国国籍证明一份。
（二）《商标国际注册后期指定、转让、删减、放弃、注销、注册人名称或地址变更、代理人名称或地址变更、续展、指定代理人申请书》的填写及注意事项
1、注册人名称：应与国际注册薄登记的一致。
2、注册人地址：应与国际注册薄登记的一致。
3、代理人名称：可与国际注册薄登记的一致，也可变更代理人名称。
4、代理人地址：可与国际注册薄登记的一致，也可变更代理人地址。
5、申请人在后期指定中指定有英国的，即视为其声明在英国有使用该商标的意图。
6、商标名称、国际注册号、基础注册号。
7、注意事项：
（1）每份申请书只能涉及一种申请种类（见附件三），所有种类的申请均应填写申请书中基本情况一栏。
（2）每份后期指定、续展和仅涉及部分商品或/和服务的转让申请，只能填写一个国际注册号。
（3）涉及全部商品或/和服务的转让、同一内容的删减、放弃、注销、注册人或代理人名称或地址变更、指定代理人申请书，可填写多个国际注册号，条件是申请涉及各个注册中全部或相同的国家。
（4）放弃申请不能涉及全部国家。
（5）注销申请必须涉及全部国家。
（6）续展可放弃在部分国家的保护，也可在虽有驳回或无效且未有终局决定的缔约方进行，但须在申请书中作特别声明。

第四条
齐备手续
商标国际注册的申请日期，以商标局收到申请书件的日期为准。申请手续齐备并按照规定填写申请书件的，编定申请号，商标局在三十天内将申请书件（英文或法文）寄国际局；申请手续不齐备或者未按照规定填写申请书件的，予以退回，申请日期不予保留。
申请手续基本齐备或者申请书件基本符合规定，但需要补正的，商标局通知申请人予以补正，限其在收到通知之日起十五天内，按指定内容补正并交回商标局。限期内补正并交回商标局的，保留申请日期；未作补正或者超过期限补正的，予以退回，申请日期不予保留。

第五条
费用
申请人申请商标国际注册时，应向国际局缴纳基础注册费、附加注册费（如需要时）、补充注册费及其它（见附件四）或单独规费（见附件四）并向商标局缴纳办理商标国际注册申请的手续费（见附件五）。
商标局收到手续齐备的申请件后，将以当月第一天的银行外汇汇率折算费用，并向申请人或代理人寄送《收费通知单》。申请人或代理人按该通知单的要求，可以用人民币通过商标局向国际局转交规费；也可以直接用瑞士法郎向国际局交费（见附件四、五），但必须同时向商标局缴纳手续费。

第六条
商标公告、注册证、续展证及其它通知
申请国际注册的商标，一经在国际注册簿上登记后，即由国际局负责刊登、出版在《世界知识产权组织国际商标公告》（Gazette　OMPI　des　marquesinternationales）上，每二周公告一次，任何人均可订购；商标注册证、续展证及其它有关通知，由国际局直接寄送申请人、注册人或其代理人。

第七条
申诉方式
商标国际注册申请时指定的各保护国家，将根据各自的国家法律决定是否予以保护。若指定被驳回，申请人可以根据该驳回国的国家法，直接或委托代理人进行申诉。
第八条
查询商标国际注册信息
申请人或注册人需查询有关商标国际注册的信息，可在商标驳回期限届满后，通过国际局并缴纳费用获得附有国际注册情况分析的国际注册簿详细摘要。
第九条
代替在先国家注册、许可备案
以国际注册代替在中国相同的在先国家注册及要求许可使用合同备案的，注册人应通过国家工商行政管理局指定的涉外商标代理组织到商标局办理并向商标局交费（见附件五）。
第十条
异议期限
国际局将国际注册簿上登记的商标刊登在《世界知识产权组织国际商标公告》上。从该公告出版次月一日起的三个月内，任何人可对延伸至中国要求保护的国际注册商标向商标局提出异议。
第十一条
争议期限
对延伸至中国要求保护的国际注册商标的争议期限，从国际注册商标在中国的驳回期限届满之日起计算；对被驳回或被异议的国际注册商标的争议期限，从该商标终局核准注册决定在《世界知识产权组织国际商标公告》上刊登之日起计算。
第十二条
生效
本办法自1996年6月1日起施行。1989年9月22日国家工商行政管理局发布的《关于申请马德里商标国际注册办法》同时废止。

商标国际注册马德里协定

〔一八九一年四月十四日签订，一九○○年十一月十四日修订于布鲁塞尔，一九一一年六月二日修订于华盛顿，一九二五年十一月六日修订于海牙，一九三四年六月二日修订于伦敦，一九五七年六月十五日修订于尼斯，一九六七年七月十四日修订于斯德哥尔摩〕
内容编辑
第一条
〔成立特别同盟；向国际局申请商标注册；所属国的定义〕
（一）本协定所适用的国家组成商标国际注册特别同盟。
（二）任何缔约国的国民，可以通过原属国的注册当局，向成立世界知识产权组织（以下称“本组织”）公约中的知识产权国际局（以下称“国际局”）提出商标注册申请，以在一切其他本协定参加国取得其已在所属国注册的用于商品或服务项目的标记的保护。
（三）称为原属国的国家是：申请人置有真实有效的工商业营业所的特别同盟国家；如果他在特别同盟国家中没有这种营业所，则为其有住所的特别同盟国家；如果他在特别同盟境内没有住所，但系特别同盟国家的国民，则为他作为其国民的国家。
第二条
〔关于巴黎公约第三条（对某些种类的人给予同盟国国民的同样待遇）〕
未参加本协定的国家的国民，在依本协定组成的特别同盟领土内，符合保护工业产权巴黎公约第三条所规定的条件者，得与缔约国国民同样对待。
第三条
〔申请国际注册的内容〕
（一）每一个国际注册申请必须用细则所规定的格式提出；商标原属国的注册当局应证明这种申请中的具体项目与本国注册簿中的具体项目相符合，并说明商标在原属国的申请和注册的日期和号码及申请国际注册的日期。
（二）申请人应指明使用要求保护的商标的商品或服务项目，如果可能，也应指明其根据商标注册商品和服务项目国际分类尼斯协定所分的相应类别。如果申请人未指明，国际局应将商品或服务项目分入该分类的适当类别。申请人所作的类别说明须经国际局检查，此项检查由国际局会同本国注册当局进行。如果本国注册当局和国际局意见不一致时，以后者的意见为准。
（三）如果申请人要求将颜色作为其商标的一个显著特点，他必须：
（1）说明实际情况，并随同申请书提出说明所要求的颜色或颜色组合的通知书；
（2）随同申请书加交所述商标的彩色图样，附于国际局的通知书后。这种图样的份数由细则规定。
（四）国际局应对根据第一条规定提出申请的商标立即予以注册。如果国际局在向所属国申请国际注册后两个月内收到申请时，注册时应注明在原属国申请国际注册的日期，如果在该期限内未收到申请，国际局则按其收到申请的日期进行登记。国际局应不迟延地将这种注册通知有关注册当局。根据注册申请所包括的具体项目，注册商标应在国际局所出的定期刊物上公布。如商标含有图形部分或特殊字体，细则可以决定是否须由申请人提供印版。
（五）考虑到要在各缔约国公告注册商标，每一个注册当局得依据保护工业产权巴黎公约第十六条第（四）款第（1）项所规定的单位数的比例和细则所规定的条件，从国际局那里免费收到一些上述刊物和一些减价本。在所有缔约国，只需要此种公告，不必再要求申请人作其他公告。
第三条之二
〔“领土限制”〕
（一）任何缔约国可在任何时候书面通知本组织总干事（以下称“总干事”），通过国际注册所得到的保护，只有在商标所有人明确要求时，才得以延伸至该国。
（二）这种通知，在总干事通知其他缔约国后六个月发生效力。
第三条之三
〔要求“领土延伸”〕 [1]
（一）要求将通过国际注册所得到的保护延伸至一个利用第三条之二所规定的权利的国家时，必须在第三条（一）所谈到的申请中特别提明。
（二）在国际注册以后所提出的关于领土延伸的任何要求，必须用细则所规定的格式，通过原属国的注册当局提出。国际局应立即将这种要求注册，不迟延地通知有关注册当局，并在国际局所出的定期刊物上公布。这种领土延伸自在国际注册簿上已经登记的日期开始生效，在有关的商标国际注册的有效期届满时停止效力。
第四条
〔国际注册的效力〕
（一）从根据第三条之三在国际局生效的注册日期开始，商标在每个有关缔约国的保护，应如同该商标直接在该国提出注册的一样。第三条所规定的商品和服务项目类别的说明，不得在决定商标保护范围方面约束缔约国。
（二）办理国际注册的每个商标，享有保护工业产权巴黎公约第四条所规定的优先权，而不必再履行该条第（四）款所规定的各项手续。
第四条之二〔以国际注册代替原先的国家注册〕
（一）如某一商标已在一个或更多的缔约国提出注册，后来又以同一所有人或其权利继承者的名义经国际局注册，该国际注册应视为已代替原先的国家注册，但不损及基于这种原先注册的既得权利。
（二）国家注册当局应依请求将国际注册在其注册簿上予以登记。
第五条
〔各国注册当局的批驳〕
（一）某一商标注册或根据第三条所作的延伸保护的请求经国际局通知各国注册当局后，经国家法律授权的注册当局有权声明在其领土上不能给予这种商标以保护。根据保护工业产权巴黎公约，这种拒绝只能以对申请本国注册的商标同样适用的理由为根据。但是，不得仅仅以除非用在一些限定的类别或限定的商品或服务项目上，否则本国法律不允许以注册为理由而拒绝给予保护，即使是部分拒绝也不行。
（二）想行使这种权利的各国注册当局，应在其本国法律规定的时间内，并最迟不晚于商标国际注册后或根据第三条之三所作的保护延伸的请求后一年之内，向国际局发出批驳通知，并随附所有理由的说明。
（三）国际局将不迟延地将此通知的批驳声明的抄件一份转给原属国的注册当局和商标所有人，如该注册当局已向国际局指明商标所有人的代理人，则转给其代理人。有关当事人得有同样的补救办法，犹如该商标曾由他向拒绝给予保护的国家直接申请注册一样。
（四）经任何有关当事人请求，批驳商标的理由应由国际局通知他们。
（五）如在上述至多一年的时间内，国家注册当局未将关于批驳商标注册或保护延伸请求的任何临时或最终的决定通知国际局，则就有关商标而言，它即失去本条第（一）款所规定的权利。
（六）若未及时给予商标所有人机会辩护其权利，主管当局不得声明撤销国际商标。撤销应通知国际局。
第五条之二
〔关于商标某些部分使用的合法性的证明文件〕
各缔约国注册当局可能规定需要就商标某些组成部分例如纹章、附有纹章的盾、肖像、名誉称号、头衔、商号或非属申请人的姓名或其他类似标记等的使用的合法性提供证明文件。这些证明文件除经所属国认证或证明外，其他一概免除。
第五条之三
〔国际注册簿登记事项的副本、预先查询、国际注册簿摘录〕
（一）国际局得对任何提出要求的人发给某具体商标在注册簿登记事项的副本，但应征收细则所规定的费用。
（二）国际局亦可收费办理国际商标的预先查询。
（三）为了向缔约国之一提供而请求发给的国际注册簿摘录，免除一切认证。
第六条
〔国际注册的有效期。国际注册的独立性。在原属国的保护的终止〕
（一）在国际局的商标注册的有效期为二十年，并可根据第七条规定的条件予以续展。
（二）自国际注册的日期开始满五年时，这种注册即与在原属国原先注册的国家商标无关系，但受下列规定的限制。
（三）自国际注册的日期开始五年之内，如根据第一条而在原属国原先注册的国家商标已全部或部分不复享受法律保护时，那么，国际注册所得到的保护，不论其是否已经转让，也全部或部分不再产生权利。当五年期限届满前因引起诉讼而致停止法律保护时，本规定亦同样适用。
（四）如自动撤销或依据职权被撤销，原属国的注册当局应要求撤销在国际局的商标，国际局应予以撤销。当引起法律诉讼时，上述注册当局应依据职权或经原告请求，将诉讼已经开始的申诉文件或其他证明文件的抄件，以及法院的最终判决，寄给国际局，国际局应在国际注册簿上予以登记。
第七条
〔国际局注册的续展〕
（一）任何注册均可续展，期限自上一次期限届满时算起为二十年，续展仅需付基本费用，需要时，则按第八条第（二）款的规定付补加费。
（二）续展不包括对以前注册的最后式样的任何变更。
（三）根据一九五七年六月十五日尼斯议定书或本议定书的规定所办的第一次续展得包括对注册的有关国际分类的类别说明。
（四）保护期满前六个月，国际局应发送非正式通知，提醒商标所有人或其代理人确切的届满日期。
（五）对国际注册的续展可给予六个月的宽展期，但要收根据细则规定的罚款。
第八条
〔国家收费、国际收费、多余收入的分配、附加费及补加费〕
（一）原属国的注册当局，可自行规定为其自身利益向申请国际注册或续展的商标所有人收取国家费用。
（二）在国际局的商标注册预收国际费用，包括：
（1）基本费；
（2）对超过国际分类三类以上的所申请的商标的商品或服务项目，每超过一类收一笔附加费；
（3）对根据第三条之三的保护延伸要求，收补加费。
（三）然而，如若商品或服务项目的类数已由国际局确定或有争议，在不损及注册日期的情况下，第（二）款第（2）项所规定的附加费可于细则所规定的期限内交付。如在上述期限到期时，申请人还未交附加费，或者商品或服务项目单还未减缩到需要的程度，则国际注册申请被视作已经放弃。
（四）国际注册各种收入每年所得，除第（二）款第（2）、（3）项所规定的以外，经扣除为执行本议定书所需要的用款，由国际局在本议定书参加国之间平分。如在本议定书生效时，某国尚未批准或加入，要到它批准或加入时，它才有权分得按对它适用的原先议定书计算的一份多余收入。
（五）第（二）款第（2）项所规定的附加费所得的款额，按每年在每国申请保护的商标数的比例在每年年终分给本议定书参加国或一九五七年六月十五日尼斯议定书参加国；对于预先审查的国家，此数要乘以细则所决定的系数。如在本议定书生效时，某国尚未批准或加入，要到它批准或加入时，它才有权分得按尼斯议定书计算的一份金额。
（六）来自第（二）款第（3）项所规定的补加费的金额，应根据第（五）款的条件，在行使第三条之二所规定的权利的国家间进行分配。如在本议定书生效以前，某国尚未批准或加入，要到它批准或加入时，它才有权分得按尼斯议定书计算的一份金额。
第八条之二
〔在一国或更多的国家放弃权利〕
以自己名义取得国际注册的人，可在任何时候放弃在一个或更多的缔约国的保护，办法是向其本国注册当局提出一项声明，要求通知国际局；国际局据以通知保护已被放弃的国家。对放弃不收任何费用。
第九条
〔本国注册簿的变更亦影响到国际注册。在国际注册中言及减缩商品和服务项目单。该单项目的增加。该单项目的替代〕
（一）以其自己名义取得国际注册的人的本国注册当局应同样将在本国注册簿中所作一切关于商标的取消、撤销、放弃、转让和其他变更通知国际局，如果这种变更也影响到国际注册的话。
（二）国际局应将这些变更在国际注册簿上登记，通知各缔约国注册当局，并在其刊物上公布。
（三）当以其自己名义取得国际注册的人要求减缩该项注册适用的商品或服务项目单时，应履行类似的手续。
（四）办理这些事宜应交费，费用由细则规定。
（五）以后对上述商品或服务项目单增加新的商品或服务项目，须按第三条规定提出新的申请才能取得。
（六）以一项商品或服务替代另一项，视同增加一项。
第九条之二
〔所有人国家变更引起的国际商标的转让〕
（一）当在国际注册簿上注册的一个商标转让给一个缔约国的人，而该缔约国不是此人以其自己名义取得国际注册的国家时，后一国家的注册当局得将该转让通知国际局。国际局应登记该转让，通知其他注册当局，并在刊物上予以公布。如果转让是在国际注册后未满五年时间内办的，国际局应征得新所有人所属国家的注册当局的同意，如可能，并应将该商标在新所有人所属国家的注册日期和注册号码公布。
（二）凡将国际注册簿上注册的商标转让给一个无权申请国际商标的人，均不予登记。
（三）在因新所有人的国家拒绝同意，或因已转让给一个无权申请国际注册的人，因而不能在国际注册簿上登记转让时，原所有人国家的注册当局有权要求国际局在其注册簿上撤销该商标。
第九条之三
〔仅就部分注册或商品服务项目转让国际商标，或仅转让给某些缔约国。关于巴黎公约第六条之四（商标转让）〕
（一）如果已通知国际局仅就部分注册商品或服务项目转让国际商标，国际局应在注册簿上登记。如果所转让的那部分商品或服务项目与转让人所保留注册的那部分商品或服务项目类似，每个缔约国均有权拒绝承认转让的有效性。
（二）国际商标只在一个与几个缔约国转让，国际局应同样予以登记。
（三）在上述情况下，如果在所有人的国家发生了变更，且如果在从国际注册之时开始不满五年的时间里，国际商标已经转让，新所有人所属国家的注册当局应按第九条之二的规定予以承认。
（四）上述各款规定的执行，受保护工业产权巴黎公约第六条之四的约束。
第九条之四
〔几个缔约国的统一注册当局；几个缔约国要求按一单个国家对待〕
（一）如果本特别同盟的几个国家同意统一其国内商标立法，它们可以通知总干事：
（1）以一个统一注册当局代替其中每个国家的注册当局。
（2）本条以前所有规定的全部或一部，在它们各自的全部领土适用视为在一单个国家适用。
（二）此项通知在总干事通知其他缔约国六个月后开始生效。
第十条
〔本特别同盟的大会〕
（一）（1）本特别同盟设立由批准或加入本议定书的国家所组成的大会。
（2）每国政府可有一名代表，并可由若干副代表、顾问及专家协助其工作。
（3）代表团的费用，除每个成员国一位代表的旅费及生活津贴外，均由派遣它的政府负担。
（二）（1）大会的职责是：
1．处理关于维持和发展同盟以及实施本协定的所有事宜；
2．就修订会议的准备工作向国际局发指示，在这方面要对尚未批准或加入本议定书的本特别同盟成员国的意见予以适当考虑；
3．修改细则，包括确定第八条第（二）款所提到的费用以及关于国际注册的其他费用；
4．审查和批准总干事有关本特别同盟的报告和活动，就本同盟主管范围内的事宜向他作必要的指示；
5．决定本特别同盟的计划，通过三年一次的预算，以及批准其最后账目；
6．通过本特别同盟的财务规则；
7．视需要成立专家和工作小组委员会，以实现本特别同盟的宗旨；
8．决定允许哪些非本特别同盟成员国以及哪些政府间和非政府间国际组织作为观察员参加会议；
9．通过对第十条至第十三条的修改；
10．采取其他适当的行动以进一步实现本特别同盟的宗旨；
11．行使根据本协定认为合适的其他职责。
（2）关于与本组织所管理的其他同盟有关的事宜，大会在听取本组织协调委员会的建议后，作出决定。
（三）（1）大会的每个成员国均有表决权。
（2）大会的成员国的半数构成法定人数。
（3）不管第（2）项的规定如何，在任何一次会议上，如果出席会议国家的数目不到大会成员国的一半，但达到或超过三分之一时，大会可以作出决议，但所有这种决议除有关其自身的程序的决定外只有履行下列条件，才能生效。国际局应将上述决议通知未出席的大会成员国，请它们在通知之日起三个月内以书面投票或弃权。如果在此期限满后，以这种方式投票或弃权的国家的数目达到了会议本身所缺法定人数的数目，只要同时仍取得了所规定的多数，这种决议就生效。
（4）除第十三条第（二）款规定的以外，大会决议需要三分之二的投票数。
（5）弃权不得视为投票。
（6）一位代表只能代表一个国家并以一个国家的名义投票。
（7）本特别同盟成员国中的非大会成员国得允许作为大会会议的观察员。
（四）（1）如没有特殊情况，大会例会在每第三个历年举行一次，由总干事召集。时间与地点与开本组织大会的时间、地点一致。
（2）经大会四分之一成员国的要求，应由总干事召集特别会议。
（3）每次会议的日程由总干事准备。
（五）大会制定自己的议事规则。
第十一条
〔国际局〕
（一）（1）国际局办理国际注册和履行有关职责以及处理同本特别同盟有关的其他行政工作。
（2）尤其是，国际局应为大会会议进行准备，并为大会以及可能已由大会成立的专家和工作小组委员会提供秘书处。
（3）总干事是特别同盟的行政负责人，并代表本特别同盟。
（二）总干事及由他所指定的任何职员应参加大会及大会所设立的专家或工作小组委员会的所有会议，但没有表决权。总干事或由他所指定的一名职员是那些机构的当然秘书。
（三）（1）国际局得根据大会的指示，为修订本协定中第十至十三条以外的规定所开的会议作准备。
（2）国际局可以就修订会议要作的准备与政府间组织和非政府间的国际组织进行协商。
（3）总干事及由他所指定的人得参加那些会议的讨论，但没有表决权。
（四）国际局应执行分配给它的其他任务。
第十二条
〔财务〕
（一）（1）本特别同盟应有预算。
（2）本特别同盟的预算包括本特别同盟本身的收入和开支，对各同盟共同开支预算的摊款，以及在适当时用作本组织成员国会议预算的款项。（3）不是专为本特别同盟，而是同时为本组织所管理的一个或更多的其他同盟所开支的款项，视为各同盟共同开支。本特别同盟在这种共同开支中负担的部分，按本特别同盟在其中的权益的比例计算。
（二）制定本特别同盟的预算时，应适当考虑与本组织所管理的其他同盟的预算相协调。
（三）特别同盟的预算从下述来源供给资金：
（1）国际注册费以及国际局所提供的与本特别同盟有关的其他服务的其他收费；
（2）与本特别同盟有关的国际局的出版物的售价或其版税；
（3）捐款、遗赠和补助金；
（4）租金、利息及其他杂项收入。
（四）（1）第八条第（二）款谈到的收费金额及其他有关国际注册的收费经总干事提议，由大会确定。
（2）这些收费金额的规定，除第八条第（二）款第（2）、（3）项所谈到的附加费和补加费外，应能使本特别同盟的各种收费及其他来源的总收入至少足敷国际局有关本特别同盟的开支。
（3）如果预算未能在新的财政年度开始前通过，则应按财务规则的规定保持上一年的预算水平。
（五）国际局提供的有关本特别同盟其他服务的收费额，除第（四）款第（1）项的规定的以外，由总干事确定并报告大会。
（六）（1）本特别同盟设有工作基金，由本特别同盟的每个国家一次付款组成。如果基金不足时，大会得决定增加基金。
（2）每个国家对上述基金的第一次支付额或其在基金增加时的份额，按该国作为保护工业产权巴黎同盟成员国在其建立基金或决定增加基金那年为巴黎同盟预算分摊的比例计算。
（3）付款的比例和条件由大会根据总干事的提议并听取本组织协调委员会的意见后确定。
（4）只要大会授权使用本特别同盟的储备金作为工作基金，大会可以暂缓执行第（1）、（2）、（3）项的规定。
（七）（1）在与本组织总部所在国家所达成的总部协定中，应规定当工作基金不足时，该国应给予垫款。垫款的金额及条件由该国和本组织间根据具体情况另订协定。
（2）前项（1）所提到的国家以及本组织均有权以书面通知废止给予垫款的约定。废止通知从通知之年年底起三年后生效。
（八）账目稽核按财务规则的规定由本特别同盟的一国或数国或由外面的查帐员进行。查帐员由大会得其同意后指定之。
第十三条
〔对第十条至第十三条的修改〕
（一）提议对第十、十一、十二及本条进行修改，可由大会的任何成员国或总干事首先提出。这种提议至少应在大会审议前六个月由总干事通知大会成员国。
（二）对第（一）款谈到的条文所作的修改，由大会通过。通过时需要四分之三投票数，如若对第十条或本条进行修改，则需五分之四的投票数。
（三）第（一）款规定的对条文的任何修改，当大会已通过，且总干事已从四分之三的成员国那里收到了根据各自宪法程序予以接受的书面通知后一个月起开始生效。对上述条文所作的修改，对其开始生效时的大会成员或以后成为大会成员的所有国家都有约束力。
第十四条
〔批准和加入、生效。参加早先的议定书；关于巴黎公约第二十四条（领土）〕
（一）任何本特别同盟成员国已经就本议定书签字的，可予以批准；如果尚未签字，可以加入。
（二）（1）本特别同盟以外的任何国家但系保护工业产权巴黎公约成员者，可以加入本议定书，由此成为本特别同盟的成员。
（2）一旦国际局被通知这样的一个国家已加入本议定书，它应根据第三条向该国的注册当局发出当时享受国际保护的商标的汇总通知。
（3）这种通知本身应保证这些商标在所述国家的领土内享受上述规定的利益，并注明一年期限的开始日期，在这一年中，有关注册当局可以提出第五条所规定的声明。
（4）但在加入本协定书时，任何这种国家可以声明，除对以前已在该国有了相同且仍有效的国家注册一经有关当事人请求即应予承认的那些国际商标外，本议定书仅适用于自该国的加入生效以后所注册的商标。
（5）国际局接到这种声明即不必作出上述的汇总通知。国际局仅就自新国家加入之日起一年之内它收到了关于要利用第（4）项所规定的例外的详细请求的那些商标发出通知。
（6）国际局对在加入本协定书时声明要利用第三条之二所规定的权利的国家不发汇总通知。所述国家亦可同时声明，本议定书仅使用于自其加入生效之日起所注册的商标；但这种限制不得影响已经在这些国家有了相同的本国注册的，并可能引起根据第三条之三和第八条第（二）款第（3）项作出和通知了领土延伸要求的国际商标。
（7）属于本款规定的一项通知中的商标注册，视为代替了在新缔约国的加入生效前直接向该国所办的注册。
（三）批准书和加入书应交给总干事存档。
（四）（1）对于已经将其批准书和加入书交存的头五个国家，本议定书自第五个文件交存后三个月起开始生效。
（2）对于其他任何国家，本议定书在总干事将该国的批准书或加入书发出通知之日后三个月起开始生效，但在批准书或加入书中规定有一个较迟的日期时除外。在后者情况下，本议定书对该国自其规定的日期开始生效。
（五）批准或加入本议定书，即当然接受本议定书的所有条款并享受本议定书的所有利益。
（六）本议定书生效后，一个国家只有同时批准或加入本议定书，才可以参加一九五七年六月十五日的尼斯议定书。加入尼斯议定书以前的议定书，即使是同时批准或参加本议定书，也是不允许的。
（七）保护工业产权巴黎公约第二十四条的规定适用于本协定。
第十五条
〔退约〕
（一）本协定无时间限制地保持有效。
（二）任何国家可以通知总干事声明退出本议定书。这种退约亦构成退出原先的所有议定书，但只影响到作此通知的国家，协定对本特别同盟的其他国家继续全部有效。
（三）退约自总干事接到通知之日后一年生效。
（四）成为本特别同盟成员尚不满五年的国家，不得行使本条所规定的退约权。
（五）截止退约生效之日为止所注册的国际商标，如在第五条所规定的一年期限内未被拒绝，应在国际保护期内继续享有同在该退约国直接提出者一样的保护。
第十六条
〔先前议定书的适用〕
（一）（1）在已经批准或加入本议定书的本特别同盟成员国家间，自本议定书对它们生效之日起，本议定书即代替一八九一年马德里协定在本议定书以前的其他文本。
（2）但是，已经批准或加入本议定书的本特别同盟的任何成员国，如先前没有根据一九五七年六月十五日尼斯议定书第十二条第（四）款的规定退出先前文本，在它与未批准或加入本议定书的国家的关系中，应继续受先前文本的约束。
（二）已参加本议定书的非本特别同盟成员国，应对通过未参加本议定书的任一本特别同盟成员国的国家主管机关向国际局办理的国际注册，适用本议定书，只就这些国家说这种注册符合本议定书的要求。对于通过已参加本议定书的非本特别同盟成员国的国家主管机关向国际局办理的国际注册，这些国家承认，上述本特别同盟成员国可以要求遵守它所参加的那个最新议定书的规定。
第十七条
〔签字、语言、保存职责〕
（一）（1）本议定书在一个法文原本上签字，存于瑞士政府。
（2）大会所指定其他国语言的正本，由总干事经与有关政府磋商后确定。
（二）本议定书在斯德哥尔摩开放签字至一九六八年一月十三日止。
（三）总干事应将经过瑞士政府证明的本议定书签字原本的副本两份送给本特别同盟所有国家的政府，并送给提出请求的任何其他国家的政府。
（四）总干事应将本议定书在联合国秘书处登记。
（五）总干事应将下述情况通知本特别同盟的所有国家：签字、批准书或加入书及这些文件所包括的任何声明的交存，本议定书任何规定的生效，退约通知，按照第三条之二、第九条之四、第十四条第（七）款以及第十五条第（二）款所发的通知。
第十八条
〔过渡规定〕
（一）在第一任总干事就职以前，本议定书所指的本组织国际局或总干事应分别理解为保护工业产权巴黎公约所成立的同盟局或其干事。
（二）在成立本组织的公约生效后五年内，未批准或加入本议定书的本特别同盟成员国如果希望的话，可以行使第十至十三条所规定的权利，犹如这些国家受这些条文的约束一样。任何希望行使这种权利的国家得就此书面通知总干事。这种通知从接到之日起有效。这种国家被视为是大会成员直到所述期限届满时为止。

商标小课堂上课啦！马德里商标国际注册申请“一问一答”来了

问：办理马德里商标国际注册申请需提交哪些材料？

　　答：马德里商标国际注册申请书、外文申请书、加盖公章或签字的申请人资格证明文件（如营业执照复印件、居住证明复印件、身份证件复印件等），委托代理人的还应附送代理委托书。

　　问：马德里商标国际注册申请如何选择指定缔约方？

　　答：申请人已获得国内受理通知书或国内注册证，即可指定所有缔约方，具体根据申请人的需要进行选择。

　　问：是否必须委托商标代理机构办理马德里商标国际注册申请？

　　答：不是。申请人可委托商标代理机构办理马德里商标国际注册申请，也可直接向国家知识产权局提交注册申请。

　　问：申请人直接向国家知识产权局提交马德里商标国际注册申请是否需要亲自到现场办理？

　　答：不是。目前有两种方式办理马德里商标国际注册申请：一是网上申请，商标代理机构和国内申请人均可注册登录“商标网上申请系统”在线提交商标国际注册申请；二是纸件申请，申请人可通过邮寄的方式向国家知识产权局递交申请材料，还可选择就近到国家知识产权局商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处或5个商标审查协作中心办理。

　　问：办理马德里商标国际注册申请时是否可以改变商标的图样或颜色？

　　答：不可以。要求申请的商标图样与基础商标的图样和颜色完全一致。

　　问：马德里商标国际注册有效期有多长？

　　答：马德里商标国际注册的有效期为10年，从国际注册日开始计算。

　　问：通过网上申请系统在线提交申请如何缴纳规费？

　　答：商标代理机构或申请人在收到《商标国际注册收费通知书》后，在规定期限内登录“商标网上申请系统”，在“待支付”栏目在线支付规费。

　　问：对领土延伸至中国的马德里商标国际注册申请会颁发注册证吗？

　　答：不会。对领土延伸至中国的马德里商标国际注册申请，国家知识产权局依据商标法进行审查，如全部核准注册，将会向世界知识产权组织（WIPO）国际局发送核准保护声明；如部分驳回或全部驳回，将会向WIPO国际局发送驳回通知。

　　问：如何查询国际公告？

　　答：为方便我国申请人查询国际公告，国家知识产权局特别在中国商标网发布“查询国际公告使用说明”，申请人也可登录世界知识产权组织网站查询。（中国商标网）

实务总结

商标与商号的区别

一、功能不同：商标主要是用来区别商品的，代表着商品的信誉，必须与其所依附的某些特定商品相联系而存在，商标权属知识产权;

商号主要是用来区别企业的，代表着厂商的信誉，必须与商品的生产者或经营者相联系而存在，商号权属名称权，所以商号权与人身或身份联系更紧密。

二、既有商号标记又含有注册商标的商品销往国外时，销售人有必要就其商标在外国进行注册，却没有必要就其商号再行注册。

三、地域效力和时间效力不同.商标权的保护有一个法定的期限。

我国《商标法》第37条规定“注册商标有效期为十年”。

而商号权并没有法定的期限，它与企业同生同灭。

商标权的地域效力遍及全国或更大的范围，而商号专用权除全国性的企业外，一般只在登记主管的管辖区域内发生效力。

四、登记原则及程序不同，商标的注册。

除规定人用药品、烟草制品必须申请注册商标外，其它商品是否申请注册商标皆不做规定。

而目前对商号登记是采用“强制登记”的原则，商号的取得必须经过登记，未经登记的商号不得使用。

谈谈与驰名商标相关的认识误区

　　驰名商标保护问题一直为商标权利人、相关公众以及商标学术理论界、实务界关注。自上世纪80年代我国开始认定并保护驰名商标以来，商标法已经先后修改了3次，驰名商标认定和保护相关部门规章也相应制定修改了4次，社会公众对驰名商标保护制度的认识也随之经历了一个逐步深入的过程。随着驰名商标保护制度的立法及执法实践的发展，驰名商标是对相关公众熟知商标的保护制度的理念已逐渐被社会认知。但在实践层面，部分商标权利人、地方政府、地方工商、市场监管部门、相关社会公众、消费者对驰名商标认定及保护工作仍存在若干认识误区，需要加以澄清和纠正。

　　误区一：驰名商标是荣誉称号，认定工作是荣誉评比。

　　澄清：驰名商标不是荣誉称号。驰名商标为“为相关公众所熟知的商标”，驰名商标制度是对相关公众熟知商标提供特殊保护的法律制度。驰名商标认定是商标主管机关依法履行对相关公众熟知商标的保护职责。驰名商标认定遵循“个案认定、被动保护”原则，只有驰名商标持有人认为其权利受到侵害时，才可以请求驰名商标认定保护。获得驰名商标认定后，在相关个案中驰名商标持有人可以制止涉案对方商标注册并禁止使用。

　　驰名商标保护制度肇始于《巴黎公约》，驰名商标（well—known Marks）保护制度设立的初始目的是为了解决因各国商标保护制度差异，一国商标权利人驰名商标在他国如何获得保护问题。《巴黎公约》规定，无论各国商标权利取得程序如何，相关成员国均应履行公约规定的对驰名商标给予保护的义务。世界贸易组织成立后，各成员国签署的《与贸易有关的知识产权协议》对驰名商标的保护提出了进一步的要求，将对驰名商标的保护范围扩大到非类似商品上，将服务标志也纳入了保护范围。

　　随着改革开放的步伐，我国也先后成为《巴黎公约》、世界贸易组织成员国，需要履行相关国际条约规定的对驰名商标给予保护的义务，我国相关的商标法律、法规、规章也根据国际条约规定作了相应的修改。目前在驰名商标保护立法方面基本已与国际通行做法接轨。上述法律渊源表明，驰名商标制度是对商标权进行保护的国际规则之一，不是为了给市场主体商标赋予荣誉的桂冠，与评名牌无关。

　　既然相关国际公约、国内法律、法规、规章对驰名商标保护制度的规定已经相当明确，那么将驰名商标当作荣誉称号的认识误区是如何产生的呢？
　　一方面，政府主管部门对驰名商标制度的认识确实有一个从模糊到逐步清晰的深化过程。从1996年驰名商标的第一个部门规章《驰名商标认定和管理暂行规定》的“批量认定、主动保护”，到2001年第二次商标法修改时的“个案认定，被动保护”，到2013年第三次商标法修改时进一步明确驰名商标的定义、认定前提、认定机关和程序以及禁止用“驰名商标”字样做广告宣传。上述法律、规章相关规定的修改轨迹体现了我国对驰名商标制度认识的变化历程，虽然相关法律规章规定已经修改，但社会公众认识的转变还需要经历一个过程。
　　另一方面，开展荣誉评比、表彰是我国各部门、各行业长期以来推动工作开展的一种惯性思维和工作方法，这些惯性思维和工作方法也对驰名商标认定和保护工作产生了影响。驰名商标反映的是商标的知名度，按照评比的惯性思维，“驰名商标”被想当然地看成是商标方面的荣誉称号。驰名商标认定被认为是国家主管机关组织的商标方面的荣誉评比。获得驰名商标认定被认为是地方政府在推动商标品牌经济发展方面取得的政绩。相关主管部门认定驰名商标是对地方政府推动商标品牌经济发展工作的支持等认识误区也随之产生。在上述认识误区引导下的市场主体及政府部门的相关工作安排进一步扩大了对驰名商标保护制度认识误区的影响。
　　将驰名商标认定工作看作是评名牌的认识误区是其他相关认识误区产生的基础，因而也成为了商标主管部门重点纠偏的对象。经过2001年、2013年两次商标法修改，以及商标主管部门长达十几年持续不断的宣传和执法实践纠正，目前将驰名商标认定看成是评名牌的错误认识已经得到纠正，通过认定驰名商标争取非市场竞争优势的行为得到制止，驰名商标保护制度目前已经正本清源，回归立法本意，并将在打击针对驰名商标的恶意抢注和制止侵权使用方面发挥积极作用。

　　误区二:驰名商标一经认定，终身有效。
　　澄清：商标的驰名度是一个动态的、不断变化的事实。驰名商标认定遵循“个案认定，被动保护”原则，认定结果仅对该案有效。

　　市场竞争的复杂性，难以保证某个市场主体在市场上是常胜将军，不败强人。市场主体的商标知名度是一个不断变化的、动态的事实。某一时间段某市场主体商标知名度高，符合驰名商标保护的条件，获得了驰名商标认定，某一时间段可能市场主体经营不善，商誉受损，作为凝结着市场主体商誉的商标知名度也会受到不利影响而下降，在严重情况下市场主体本身甚至都会消亡。因而无论是司法机关还是行政机关均将驰名商标作为一个动态的事实来认定，主管机关根据当事人提供的驰名商标证据材料判断在某一时间节点上，当事人的商标是否已经达到了驰名的程度，依法应给予驰名商标特殊保护。个案认定原则同时也决定了驰名商标认定结论的法律效力，即驰名商标认定的法律效力只是在特定的案件中，针对特定的商标，特定的商品有效。在不同的情况下，当事人在其他案件中要申请获得驰名保护应重新举证证明，先前获得的驰名商标认定记录只能作为曾受到驰名商标保护的参考。

　　误区三：法律禁止“驰名商标”进行广告宣传不合理。
　　澄清：利用“驰名商标”字样进行广告宣传涉嫌不公平竞争。
　　驰名商标作为法律提供的一项保护手段，只有在驰名商标商标所有人权益受到侵害，需要取得扩大保护时，才由国家主管机关进行认定并提供保护。同样是驰名商标，但由于没有法律诉求，该驰名商标所有人就无法得以确认，也就无法进行广告宣传，就不能赢得更多消费者，甚至会失去部分消费者，这种商业竞争显然是不公平的。鼓励和保护公平竞争，制止不正当竞争行为是我国发展市场经济所需遵循的基本原则，允许用“驰名商标”字样进行广告宣传既然有碍于市场公平竞争，则应予以制止。现行商标法十四条第五款明确规定“生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”该款规定并非是要禁止市场主体通过广告等手段宣传自己商标并使之达到驰名程度，该款规定禁止的是市场主体有意或无意忽略主管机关驰名商标认定法律效力，使用“驰名商标”字样宣传自己及其商标，从而不公平获取市场竞争优势的行为。该款规定对于驰名商标保护制度正本清源，约束市场主体非因保护需求申请驰名商标认定也将起到重要作用。
　　虽然现行商标法没有对生产、经营者之外的主体，例如政府部门宣传驰名商标作出约束性规定，但基于商标法立法本意以及政府部门构建公平竞争市场环境的职责，政府部门自身也应杜绝对市场主体驰名商标进行宣传的行为。

　　误区四：驰名商标是对产品质量的担保。
　　澄清：驰名商标认定评价的是在特定案件中某一时间段上市场主体商标的知名度问题，产品质量监管并非商标及驰名商标法律制度的功能。

　　商标的基本功能是区分商品和服务来源的标志。虽然理论界也认为商标还间接具有广告、保证产品质量同一性等衍生功能。但从本质看，商标法基本内容规制的是如何保障商标正常发挥区分商品和服务来源的功能作用，从而保护商标权人权利，避免消费者混淆。驰名商标虽然是知名度高的商标，但其基本功能并未变化。商标法第十三条规定驰名商标是“为相关公众所熟知的商标”，这是对商标知名度和影响力的要求，商标法本身并未要求驰名商标本身要具有较高的声誉，或者说要求使用驰名商标的商品应该具有较好的质量。从商标法第十四条第一款列举的认定驰名商标应当考虑的因素看，也主要是会对商标知名度产生影响的要素。上述法律规定内涵表明，市场主体产品质量等其他情况可能会对商标声誉产生影响，但非驰名商标认定需要考虑的关键要素。

　　从商标法修改的历程看，商标与产品质量管理的关系是一个逐步脱离的过程。在产品质量法1993颁布实施前，1983年商标法曾规定，使用注册商标或未注册商标，其商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的，由各级工商行政管理部门分别不同情况，责令限期改正，并可以予以通报或者处以罚款。对于注册商标还可能被撤销。上述规定体现了在当时的法律环境下，意图通过商标进行产品质量管理的立法目的。1993年我国产品质量法颁布实施后，其立法目的表述很明确，即“为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序，制定本法。”在产品质量法对产品质量违法行为已有明确处理规定的情况下，商标法再对产品质量违法行为进行规制，并规定与产品质量法不同的行政处罚措施，很容易引起法律适用冲突。基于上述原因，2013年，商标法第三次修订时将上述与产品质量管理相关的行政处罚条款全部删除。虽然现行商标法中仍然保留了“促使生产、经营者保证商品和服务质量”以及“商标使用人应当对其使用商标的质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理，制止欺骗消费者的行为”的表述，但上述条款目前只是宣示性条款，在现行商标法中已经没有具体条款对上述规定加以落实。

　　虽然社会公众基于自己熟悉的认知，将“驰名商标”同“名牌产品”等同起来，认为驰名商标应该是对产品质量的担保。申请人为了提升自身商标知名度，也会注重提升产品或服务质量。但驰名商标“个案认定、事实认定、按需认定、被动保护”等特点决定了驰名商标保护制度不具有质量担保功能，为了避免消费者因上述误解而导致权益受损，所以该认识误区实有澄清的必要。

　　结语：驰名商标制度作为保护相关公众熟知商标的重要法律手段，本应在遏制商标恶意抢注，制止商标或市场主体字号傍名牌，打击商标侵权假冒行为等方面发挥重要作用，但由于上述认识误区的存在，使驰名商标被市场主体当作是一种强势广告资源；被政府看成是推动地方商标品牌经济发展的手段，被赋予额外政策性功能；非保护性驰名商标认定需求的存在，消耗、挤占着商标主管机关有限的行政资源，影响了驰名商标保护制度作用的正常发挥。2013年商标法的修改已经从制度层面进一步明确了驰名商标保护制度的性质，相应各方也应该及时纠正相关认识误区，正确认识和运用驰名商标保护制度加强对驰名商标的保护工作。

　　对市场主体而言，应将主要精力放在做好产品，搞好服务，加强管理上，通过加强对商品或服务商标的运用、管理、宣传和保护，不断扩大自身商标的知名度和影响力，通过消费者和市场的认可来确认自身商标价值，并在市场经营活动中有效利用驰名商标保护制度加强对自身商标的保护。

　　对于各级工商、市场管理部门而言，要始终坚守市场监管主要职责，在驰名商标保护各个工作环节中坚持驰名商标保护制度的立法本意，积极向相关各方普及驰名商标相关法律常识，切实纠正各种认识偏差，积极引导相关各方正确认识和有效利用驰名商标保护制度。要在日常监管执法活动中切实加强对驰名商标的保护力度，为市场主体运用品牌开展竞争营造公平有序的市场环境。

　　对于各地方政府而言，正确认识驰名商标保护制度涉及的是如何正确处理好市场和政府在市场经济发展中的关系问题，市场化改革要求市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用，尽量减少政府对资源的直接配置和对微观经济活动的直接干预，具体到驰名商标工作方面，就是要正确认识驰名商标保护制度的立法本意，尊重驰名商标产生发展的客观规律，及时转变工作思路，将推动地方商标品牌经济发展的侧重点由微观干预市场主体驰名商标认定转向大力加强本地区商标品牌战略规划，支持本地工商、市场监管部门打假维权，为市场主体提供公平竞争的市场环境等宏观方面，通过有效推动商标品牌经济发展来加快推动新旧发展动能的转换。

法官以案说法：对恶意抢注者诉在先权利人侵权的处理原则

编者按：日前，广东高院二审审结了陈某某诉广东天池茶业股份有限公司侵害商标权纠纷案。本文将结合“天池”商标案，就恶意抢注者对在先权利人提起侵权之诉的处理原则进行探讨。
　　原标题：对恶意抢注者诉在先权利人侵权的处理原则
　　日前，广东高院二审审结了陈某某诉广东天池茶业股份有限公司（下称天池茶业公司）侵害商标权纠纷案（下称“天池”商标案）。在该案中，陈某某是“天池”文字注册商标的权利人，该商标核定使用类别为第30类，包括“茶、面包”。陈某某以天池茶业公司、天池众福公司、道轩公司在其生产、销售的茶产品及相关网页上使用等标识侵犯其商标专用权为由，诉至法院，请求停止侵权并赔偿损失。广东高院经审理认定，陈某某以非善意取得的商标权对天池茶业公司的正当使用行为提起的侵权之诉，有违诚实信用原则以及权利行使的正当性，构成权利滥用，其与此有关的诉讼请求不应得到法律的支持。
　　本文将结合“天池”商标案，就恶意抢注者对在先权利人提起侵权之诉的处理原则进行探讨。
　　在先权利范围的判定
　　根据商标法第三十二条，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。“在先权利”是指在商标注册申请人提出商标注册申请之前，他人已经取得的权利和权益，既包括法律有明确规定的在先权利，也包括其他应予保护的合法权益，具体包括在先著作权、外观设计专利权、姓名权、字号权等权利以及角色形象、作品名称、角色名称等权益。判断是否损害在先权利的时间点一般为诉争商标申请日。这意味着，申请商标注册不应损害他人现有的在先权利，即不得将他人已获得的权利作为商标申请注册。在该案中，天池茶业公司将“天池”作为企业字号登记和使用的时间为2002年，早于诉争商标的申请日，天池茶业公司享有的在先权利为“天池”的企业字号权。同时，天池茶业公司在涉案商标的申请日前已经将“天池茶业”商业标识在其茶产品上突出使用，并在当地具有一定的影响力，因此，“天池茶业”属于天池茶业公司已经使用并有一定影响的商标。天池茶业公司对前述字号和商业标识享有合法的在先权利。
　　在先权利人商标使用行为的性质认定
　　对于是否对消费者造成购买障碍和认知混淆的判定。商标的基本功能是区分商品和服务的来源，在先权利人的商标性使用是否会造成消费者产生混淆，为该案认定是否构成商标侵权的焦点问题。在判定是否会产生混淆这个问题上，应从使用人是否具有合法的在先权利基础、使用人在主观上是否有攀附对方商标的意图以及客观上是否会导致消费者产生混淆的后果这三方面进行综合分析。首先，如上所述，天池茶业公司享有“天池”在先企业字号权和“天池茶业”已使用但未经商标注册的权利，其具有合法的在先权利基础。其次，对于天池茶业公司的主观意图而言，天池茶业公司的“天池”字号产生于2002年，其于2002年至2005年期间就开始将“天池茶业”商业标识用于其茶产品上，经过长期持续的使用，其“天池茶业”茶产品获得不少荣誉，并在当地具有一定影响力。而与之相反的是，陈某某未能提供证据证明其已将涉案商标实际使用于相应的茶产品上，虽然陈某某证明了其茶产品取得众多荣誉，但所有荣誉都是基于宏伟公司“宏伟牌”“凤凰山牌”等其他品牌取得，与涉案的“天池”商标没有任何关联。故天池茶业公司攀附陈某某涉案商标知名度意图的说法难以成立。最后，从天池茶业公司的具体使用方式来看，由于“天池”本身就是天池茶业公司的企业字号，且一直以“天池茶业”为商业标识用于其茶产品上，故天池茶业公司将“天池茶业”与其“”图形注册商标组合使用于其茶叶产品上，在客观上不会使相关消费者误认该商品来自于陈某某，不会为普通消费者正确识别被诉侵权商品的来源制造障碍和产生混淆。
　　恶意抢注的判定标准
　　关于商标的恶意抢注的具体判断标准，可从以下三个方面进行判定：一是被抢注人已经在先使用该商标或享有其他在先权利，二是被抢注的商标具有一定影响力，三是抢注人在主观上是否具有恶意。
　　影响力的判定需要从商品的销售额、市场占有率、消费者的知悉状态、投放广告以及相关荣誉等方面进行综合判断。需要注意的是，在判定“一定影响力”时，要考虑双方所处的地域性以及知名度的相对性，并应适度从宽把握，以降低以不正当手段抢注商标的证明要求，以便在先权利人依法制止商标抢注，体现商标注册应有真实使用意图的精神，彰显人民法院遏制恶意抢注的司法导向。主观恶意可从以下因素进行判定：一是抢注人明知或应知被抢注人在先使用该商标或者享有其他在先权利。如两者是否为同行关系、曾有合作经历或者属于一定范围内的知情人，如果是则一般可推定抢注人具有明知或应知的主观故意，这在商标法第十五条第二款规定中也得以充分体现，即“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”。二是抢注人以获取不当利益为目的。这包括积极的作为和消极的不作为两方面，积极的作为包括抢注商标后进行高价转让、许可或直接控告被抢注人侵权并提出高额赔偿请求；消极的不作为是指抢注商标后自己并不进行实际使用，反而排斥他人使用。除此之外，抢注人如还存在抢注其他大量商标的囤积行为，不正当地占有公共资源，也是构成其具有主观恶意的考虑因素。
　　上述所列几种不正当手段，其共同之处在于抢注者剽窃他人已经使用但未来得及申请注册的商标或其他在先权利，在他们所申请注册的商标上并未凝聚自己的智慧和创意，实为用合法的形式掩盖不合法的本质，违背了“诚实信用”原则。
　　在该案中，陈某某和天池茶业公司均同处在潮州市相同地域、同系茶业商品经营者，且天池茶业公司是当地茶叶协会会员单位，而陈某某为该协会会长，陈某某对天池茶业公司及其在先享有的“天池”字号、“天池茶业”商业标识理应完全了解，在此情形之下，陈某某仍在第30类相同类别的商品上申请注册“天池”商标，这种违反诚实信用原则的抢注行为，具有主观并非善意。其次，陈某某在抢注“天池”商标后，又未能提供证据证实其进行了实际使用，反而排斥他人使用。除此之外，经查，陈某某以其本人或宏伟公司的名义还注册了各类商标近百个，其中仅在第30类商品上就注册了近50个商标。可见，陈某某的商标注册行为并非基于其正常生产经营的需要，而有囤积商标之嫌，不正当占有公共资源，扰乱公平竞争的市场秩序，对具有在先权利的天池茶业公司也涉嫌存在不正当竞争。据此，陈某某取得和行使“天池”商标权的行为难谓正当。陈某某以抢注的商标权对天池茶业公司的正当使用行为提起的侵权之诉，有违诚实信用原则以及权利行使的正当性，构成权利滥用，其与此有关的诉讼请求不应得到法律的支持。恶意抢注者不能通过形式合法谋取不正当利益。
　　近年来，恶意抢注商标趋势日益严重，抢注人通过高价转让抢注商标、提起商标侵权诉讼要求高额赔偿等方式获利，极大地扰乱了商标申请和使用秩序，给诚信经营者造成了不必要的成本和障碍。笔者认为，应坚决遏制恶意抢注商标行为，有力规范商标注册秩序，维护在先权利人的合法权益和市场的公平竞争秩序。

修订历史及解读

国家知识产权局对十三届全国人大二次会议建议的答复

来源：国家知识产权局官网 2019年11月20日
耿福能代表：
您提出的《关于修改完善〈关于规范商标申请注册行为的若干规定（征求意见稿）〉的建议》收悉，结合最高人民法院和市场监管总局的意见，现答复如下：
您在建议中深刻分析了当前商标侵权乱象产生的背景，商标恶意申请和囤积注册行为的表现和危害等。对于您提出的建议，我们十分赞同。为有效规制恶意申请和囤积注册行为，加强商标专用权保护，营造良好营商环境,2019年4月23日，全国人大常委会通过了关于修改《中华人民共和国商标法》的决定，围绕规制恶意申请、囤积注册等行为和加大对侵犯商标专用权行为惩罚力度两方面对商标法进行了个别条款的修改。修改条款将自2019年11月1日起施行。对于规制商标恶意申请和囤积注册问题，我局一直高度重视，积极开展立法研究。为配合本次《商标法》修改，我局正在研究起草《关于规范商标申请注册行为的若干规定》（以下简称《规定》）等部门规章。该规章将对法律修改内容进行操作层面的细化，目前已结束公开征求意见，我局将积极推动尽早出台。
一、关于对驰名商标的保护
现行《商标法》第十三条、第十四条、第三十三条、第四十五条、《商标法实施条例》第三条规定了对驰名商标的保护。根据规定，对已经在中国注册的驰名商标，保护范围及于不相同或者不相类似的商品或者服务;对未在中国注册的驰名商标，保护范围及于相同或者类似的商品或者服务。
由于商标驰名情况不是固定不变的，原本不驰名的商标可能通过长时间的使用、广告宣传而变为驰名，原本驰名的商标也可能因为市场的发展变化而变得不再驰名。因此，我国《商标法》第十四条规定“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”，驰名商标认定和保护遵循“个案认定”“被动保护”的原则。
对于您提及的以傍名牌为目的的商标恶意申请行为，现行法律规定较为完备和明确。例如，《商标法》第十三条规定了为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。《商标法》第四十五条第一款也规定了被恶意注册的驰名商标所有人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效,且驰名商标所有人在提出时限方面不受本款中五年的时间限制等等。
另外，为了进一步有效遏制以傍名牌为目的的商标恶意申请行为，我局正在研究起草的《规定》拟将模仿驰名商标、攀附他人商业名誉的商标申请注册行为纳入不得申请商标行为范畴，并规定应当依法对该行为予以驳回、不予注册、宣告无效。
对于您提及的在商标初审环节加强对驰名商标保护的问题，我局将在今后的商标法全面修改中，加强调研，认真研究，以期通过对法律制度的不断完善，更好地服务经济社会发展。
二、关于各级人民法院建立优先保护驰名商标的原则
最高人民法院一直高度重视加强驰名商标的司法保护，2006年印发《关于建立驰名商标司法认定备案制度的通知》，2009年1月发布《关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知》,2009年4月发布《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）,对于规范驰名商标认定、统一裁判标准发挥了积极作用。除出台司法解释之外，最高人民法院还通过发布指导性案例、典型案例的方式对于驰名商标司法保护进行规范和指引，确保正确把握驰名商标认定标准，严格贯彻落实商标法律法规，保护商标权人的合法权利。
从现行商标法律法规规定来看，《商标法》第十四条及《解释》第四条明确规定了认定驰名商标应当考量的因素;《解释》第二条、第三条规定了人民法院认定驰名的具体情形;《解释》第五条还对当事人主张认定驰名应当提交的证据作出了规定。上述规定均是人民法院在司法实践中认定驰名商标的依据。在刑事惩处方面，《刑法》第二百一十三条规定,对于未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的行为给予刑事处罚。因此，在目前的法律框架下，对于已注册的驰名商标，如果侵权人在同一种商品上使用，达到情节严重的程度，可依法运用刑事手段保护该驰名商标的商标专用权。
三、关于建立商标注册纠错机制
您提及的对明显存在侵犯他人商标权利却又因为各种因素造成商标重复注册行为的纠错机制，目前《商标法》中已有相应规定。《商标法》第三十二条明确规定了申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。对于侵犯他人商标权利却又因为各种因素造成商标重复注册的，根据《商标法》第四十五条的规定，在先权利人或者利害关系人可以向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。而对于依法不得作为商标使用、注册但已经注册的商标，或者以非法手段取得注册的商标（也即违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的），则可由商标局宣告该注册商标无效。因此，对于建议中指出的侵犯他人在先权利进行商标注册的行为，根据我国《商标法》的相关规定，可以通过由在先权利人或者利害关系人向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效的方式进行。
同时，为了对明显侵犯他人在先权利的恶意商标注册行为进行有效规制，我局正在研究起草的《规定》拟将损害他人在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为纳入不得申请商标注册行为的范畴。在处理措施方面，除了商标法规定的在商标注册程序中的驳回、无效等手段外，还将利用信用公示、整改约谈、行业自律措施等监管手段进行规制，同时规定任何组织和个人发现属于不得申请商标注册商标行为的，都可以提供线索，帮助行政管理部门进行认定和处理。
四、关于加大打击商标侵权工作力度
市场监管总局坚定不移实施知识产权战略，不断加强商标权保护工作，依托全面建成的国家企业信用信息公示系统，创新监管方式，转变监管理念，主动服务商标权保护的信用建设，取得积极成效。首先，全面建成国家企业信用信息公示系统，归集公示各类市场主体的登记、备案、商标、知识产权抵押等涉企信息6.29亿条,初步构筑了知识产权信用建设的数据基础，对降低市场交易风险和社会交易成本，建立信用监管机制和推进社会诚信体系建设发挥了重要支撑作用。其次，结合政府部门间政务信息共享和业务协同需求，将包括商标权保护在内的国家企业信用信息公示系统的数据资源统筹纳入《共享政务信息资源目录》，为政务信息系统的有机整合和涉企信息数据的共享应用打牢基础，更加有力支撑知识产权保护和市场环境的不断优化。再次，近年来，市场监管总局将“双随机一公开”作为市场监管的基本手段，大力推进知识产权等领域“双随机、一公开”监管，发布《市场监管总局随机抽查事项清单》(第一版)，将4类10项知识产权领域检查事项纳入，通过定向抽查，对重点领域开展有针对性抽查，有效发现并处置监管风险。2018年5月，市场监管总局发起对知识产权代理等五个重点领域的定向抽查，抽查检查企业5万户，发现问题比例达27.27%，在行业内产生较大影响。2019年，市场监管总局将统筹整合知识产权领域信用体系建设，建立完善市场主体信用体系机制，推进市场主体信用信息与知识产权保护信息的全方位全流程全环节深度融合，已经启动《企业信息公示暂行条例》《企业经营异常名录管理暂行办法》《严重违法失信企业名单管理暂行办法》等法规规章的修订工作和相关配套文件的起草工作，完善市场主体信用监管法律基础。
另外，为有效规制商标恶意注册行为，明确商标恶意注册行为的法律后果，本次《商标法》修改在第六十八条增加“对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚”的规定，适用主体同时包括商标申请人和商标代理机构。同时，为了进一步加重侵权成本，惩罚恶意侵权人，严格保护商标专用权，给予权利人更加充分的补偿，本次修改将恶意侵犯商标专用权的侵权赔偿数额计算倍数由一倍以上三倍以下提高到一倍以上五倍以下，并将商标侵权法定赔偿数额上限从三百万元提高到五百万元。上述修改使得恶意注册等行为的违法成本进一步提高，将会有利震慑商标恶意侵权行为。
为维护公平竞争的市场秩序，近年来，我局也采取多种措施打击商标侵权，规制恶意注册等非正常商标申请注册行为。一是在商标审查阶段优化流程，增加审查信息备注内容，提示审查员参考。二是在商标异议环节对典型恶意相关案例进行梳理、汇总，针对商标恶意注册采取提前审查、并案集中审查和从严适用法律等措施。2018年，我局在审查和异议环节累计驳回非正常商标申请约10万件，其中，针对广州某贸易公司，广州某信息技术有限公司等部分企业不以使用为目的大量申请商标的行为，依法陆续对4万多件商标注册申请作出驳回决定。
下一步，我局将继续完善全国信用信息共享平台知识产权局部分建设项目，配合有关部门建设全国信用信息共享平台，为信用信息共享工作提供信息化条件支撑。强化对商标侵权等违法违规行为的监管打击力度，更好地服务我国经济社会发展。
五、关于商标审理时限
我局多措并举不断深化商标注册便利化改革，持续推进《商标注册便利化改革三年攻坚计划（2018—2020）》，商标注册平均审查周期持续缩短。截至2019年6月底，商标注册平均审查周期已经稳定在5个月以内。商标变更、续展审查周期及商标注册受理通知书发放时间稳定在1个月内。商标转让审查周期已经缩短至4个月，商标国际注册审查周期已缩短至5个月，撤销三年不使用审查周期8个月。
下一步，我局将扎实落实商标注册便利化改革三年攻坚计划改革措施，加快建设新一代审查检索系统，借助人工智能、大数据等现代信息技术提高审查效率，进一步压缩商标申请审查周期，更好地服务商标申请主体需求。
衷心感谢您对知识产权工作的关注，希望您一如既往地关心支持知识产权事业发展，对我们的工作提出宝贵的意见建议。

从商标的价值看商标法的修改

摘要：商标并非一开始就具有价值，它是在使用中渐进产生的，最终由市场来决定。经营者的利润追求、消费者的利益保护、市场竞争的良性秩序，三者统一于商标价值的实现。以商标价值为视角，可以有效厘清“商标价值的产生依据——注册还是使用”、“商标价值的流通与增值——注册还是购买”、“商标价值的担保功能——抵押还是质押”、“商标价值的决定者——政府还是市场”等基本问题。上述问题的回答对于修改现行商标法具有重要意义。

关键词：商标价值商标法

一、商标价值的界定：从使用价值与价值的关系谈起

“价值”一词有许多含义，如“意义”、“作用”、“功能”等。本文中的“价值”是与“使用价值”相对应的一个概念，它外在的表现形式即是一个商标等于多少钱。商标作为一种特殊的财产，具有价值与使用价值双重属性。使用价值是价值的基础，使用价值揭示财产的有用性，像面包能充饥，钢笔能写字等，财产因其使用价值和稀缺性特征而受到法律保护。商标的使用价值，即它的有用性，则体现在它能够“区分”商品与服务。“区分”，是商标与生俱来的“本性”。早在古埃及、巴比伦、印度、希腊、古罗马等文明古国，为便于在官方征税，或用于作坊主与工匠之间记账，便在各种陶器、金属器具和手工制品上使用各种标记，这也是商标的萌芽。13世纪时，欧洲大陆盛行各种行会，并要求在商品上打上行会认可的标记，从而起到“区分”生产者的作用，这已经具备了现代商标内涵。商标的“区分”功能与商品概念结合起来时，现代意义的“商标”才最终出现，“显著性”也成为各国商标法对商标的基本要求。

我国在1963年颁布《商标管理条例》的时候，商标还仅被视为“代表商品一定质量的标志”，只有符合一定质量标准的企业才有资格使用商标，当时，商标实际上是作为一种“优质”标志，而非“区分”意义上的商标。直到1982年《商标法》制定时，“区分”意义的商标才被真正确立，除了个别商品把注册商标作为其销售限制外，对于大多数商品而言，商标实质上是作为区分不同商品来源的标志。

商标发挥其区分功能，是从以下两个意义来实现的：第一，“甲与乙的区分”，消费者根据商标的显著性，感受到这是来源于不同企业（甲企业或乙企业）的商品，这可以被简称为“甲与乙的区分”；第二，“好与坏的区分”，即消费者通过商标比较，不但区分出这是来源于不同企业的商品，更重要的是进而判断哪个商品更好，并作出购买选择，在此简称为“好与坏的区分”。商标实现“甲与乙”的区分，仅需要商标的显著性即可完成；但商标要实现“好与坏”的区分，则需要经营者经过长期的品牌经营才能最终实现。

当商标从“甲与乙的区分”过渡到“好与坏的区分”，才具有真正意义的“价值”。这在以下的例子中得到很好的体现：一双“PUMA”的运动鞋在未贴上“PUMA”商标之前，只能卖到2美元/一双，这是一个近似“等价交换”的过程；当贴上“PUMA”商标之后，可以卖到60美元/一双，其中的58美元可以归功于“PUMA”商标的功劳。商标在这一过程中实现了一种神奇的“非等价交换”；这也为经营者带来“超额利润”。

作为消费者，明知这是一种非等价交换，还是乐意接受它。第一，这种非等价交换可以节省消费者的搜索成本，他们宁愿花高价购买名牌产品，而不愿意花时间去寻找能够实现等价交换的新产品；第二，消费者为了购买到更好的商品，而宁愿去接受这种非等价交换，名牌产品虽然价位高于其本身的价值，但它们比普通产品的质量更好。此外，名牌产品所带来的自我展示需求的满足等原因也促使消费者购买名牌产品。这样，消费者却乐此不疲地追随“非等价交换”；于是商标所有者也就从“单价提升”和“销量扩大”二个方面为经营者带来“超额利润”，商标的价值也得以实现。

二、商标价值的产生依据——注册还是使用？

商标价值产生于注册还是使用？这是一个被长期争论的问题。商标的使用价值在于它能区分此商品与彼商品，因此显著性是商标注册的基本要求。2 商标因具有显著性而获准注册，它因此而具备了“甲与乙的区分”功能，即消费者借助商标区分出商品的不同来源；但此时的商标还不能给消费者作出消费指引，即为什么选择甲商品，而不选择乙商品，这也使得这一时期的商标还不具有真正意义的价值。经营者能过长期的品牌经营、广告宣传、提升质量的努力之后，商标才渐渐实现更高层次的区分功能——“好与坏的区分”，此时的商标给予消费者消费指引，同时也实现了一种非等价交换的功能，经营者据此获取超额利润。

可见，商标的价值来源于商标的使用和长期创造性的经营活动；而商标注册本身仅是获得保护的程序性要求，也可以说是一种公示手段，它本身不能创造商标的价值。既然如此，对于那些没有注册但却因长期使用而产生价值的商标，商标法仍有必要给予保护。我国《商标法》长期以来奉行的“在先注册保护论”，可谓偏爱注册而忽视使用，甚至错误地宣传抢注商标是高水平的竞争术，导致抢注之风猖獗。2001 年修改商标法时虽然增加了第31条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”3 ，但是，何为“不正当手段”和“有一定影响的商标”，理论上和实践中都存在模糊认识，“在先注册保护论”的主导地位并未因《商标法》第31条而改变。

美国商标法奉行“使用在先原则”，在商标权利保护方面，更注重使用而非注册；这较好地回答了商标的价值来源于使用而非注册的问题。尤其是对于那些已经使用商标的经营者，法律在一定条件下允许使用者可以取得并行注册权，商标注册人不能禁止在后使用人在其已经确立商标权利的市场上使用该商标，更不能以同样的商标进入该市场。4 我国商标法修改时也应借鉴该原则。当然，对于那些已经知道或者应当知道商标在先注册，仍然“恶意”申请的，则不应给予保护。总之，应区别情况，给予使用者必要的保护（以下O点表示商标申请日，A表示注册人使用该商标的时间，B表示使用者开始使用该商标的时间，字母顺序表示时间先后）。

（一）BOA：使用人在申请日之前，在先使用5 。此种情况下，建议赋予使用人二项权利，一是撤销权，即使用人在说明注册人恶意抢注的情况下，有权请求撤销商标注册；二是并行注册权，即使用人有权在已经确立商标权利市场上继续使用该商标，并有权禁止注册人进入。

（二）ABO：使用人在申请日之前，在后使用。使用人在使用时无法得知，已有注册人在先注册，故使用人有权申请并行注册权，在已经确定商标权利的市场上继续使用。

（三）AOB：使用人在申请日之后，在后使用。在商标申请日之后，他人能够查询到该商标已被在先申请，使用人知道或者应当知道该商标已被在先申请，仍然使用的，有恶意混淆之嫌，应当被禁止。有一种特殊情况需要指出，使用人虽然在申请日之后使用，但其使用已让该商标享有较大知名度，公众反倒以为在先申请的商标属于在后使用者所有，即出现了“反向混淆”的情况，使用者的商标是否应当给予保护？对此，笔者支持美国法院在“B Wear”商标“反向混淆”案件的判决书中陈述：法律的目的是通过让公众免于商品来源上的混淆而保护商标所有人的利益，并且确保公平竞争。与通常的商标侵权相比，这一目的在反向混淆的案件中同样重要，如果反向混淆不是充足的获得兰哈姆法保护的理由，那么大公司就可以不受惩罚地侵犯小公司在先使用的商标。”6

（四）OBA：使用人在申请日之后，在先使用。在这种情况下，同样应认定使用人知道或者应当知道该商标已在先申请，使用人还使用该商标，有恶意混淆之嫌，其使用应被禁止。

三、商标价值的流通与增值——注册还是购买？

商标的价值产生于经营者的实际使用，并且伴随着经营者诚实经营和品牌推广而不断增值。我国当前商标申请注册周期一般需要3-4年，这一时期恰是企业成立后推广品牌的黄金时期，但由于商标尚未成功注册，企业总是担心注册失败而又白白浪费推广费用，因此总是蹑手蹑脚、瞻前顾后，这极大影响了商标的推广和价值实现。

不少学者对此提出，要缩短商标申请注册时间，并提出了“限制恶意异议”、“简化异议程序”等诸多建议。这对缩短商标注册周期的确会发挥一定作用，但亦不能矫枉过正，在缩短审查周期的同时，还必须尊重商标审查的客观规律，给予审查人员足够时间以保证审查的质量。商标的使用价值在于它能区分商品，如果审查不当，就会出现大量的近似商标，商标的区分功能也将最终无法实现。

在商标注册人忧心注册、缺少品牌的同时；社会上还有大量的注册商标被闲置浪费，据不完全统计，闲置商标占全国注册商标近四分之一。7 每周因为没有续展而被注销的商标就达到千余枚，其中很多商标都极负创意。其实购买商标比注册商标更有效率，它可以让企业“立刻”拥有注册商标8 ，经营者无需再担心商标注册失败，于是可以放心大胆地推广商标，实现商标增值。从长远来看，作为商标原素（汉字或字母）的排列组合是有限的，2008年统计，商标注册的成功率也只有50%左右，9 可以预计，随着商标注册申请量的进一步增加，可注册的商标也将越来越少，购买商标也将成为经营者新的商标策略。

然而，现实中却存在一系列阻碍商标交易的难题：第一，一些商标投机者预先抢注了大量商标，他们并不实际使用商标，而是开出“天价”寻求暴利。我国《商标法》虽然规定了连续三年不使用的撤销程序，10 但对于连续三年不使用的商标，商标局一般不会主动撤销，而是需要他人提起撤销，商标局才会启动撤销程序；但现实中极少有人会提起该程序，这也使得商标投机者们可以长期持有商标，并幻想着一夜暴富，这也客观上造成了商标转让难的问题；第二，购买商标比注册商标花费的成本要高，一般而言，已注册商标的交易价格至少在2-3万元，这比商标注册官费（1000元）要高出许多；受让人除了要交付高额的商标受让费用，还免不了向商标局交付1000元的官费。第三，大量未及时续展的商标被注销，这其中有许多商标极富创造性，甚至有的还在使用中产生了价值，这些商标原本都是可以交易的，只是商标法缺少公告制度，造成信息不通畅，买卖双方无法勾通，交易无法达成。

为此，有必要从以下几个方面修改现行商标交易制度：第一，可以学习美国的经验，要求注册人在商标注册后的一定年限（如第5－6年期间），提供商业性使用的证据，不能提供者，除能够提供正当理由者外，注销其注册。该制度可以促使虽然拥有商标但却不实际使用的权利人（包括商标投机者）以相对合理的价格出让商标，以避免该商标被注销的危险，从而有利于盈造一个健康的商标交易市场。第二，建立商标注销前公示制度，该制度适用于那些未及时续展或者未在一定期内使用而面临被注销危险的商标，在注销前的一定期限内或者是在商标续展的宽限期内向社会公示，公布商标的基本状况及注册人的名称、联系方式等，以方便使用者能及时与注册人联系达成购买意向，有效防止商标价值浪费。第三，降低或者取销商标转让官费，激励经营者购买商标。在商标转让过程中，商标局只进行形式审查，即买卖双方主体是否恰当，而无需像商标注册那样进行实质审查，为此，笔者建议商标转让不能像商标注册那样收取同等官费，降低或者取消商标转让官费，这也会减少受让人的负担，激励其购买商标。

四、商标的价值的担保功能——质押还是抵押？

商标兼具价值与使用价值的双重属性，立法以其使用价值为基础构建了商标的注册、权利行使以及法律保护等制度，与此同时，担保法还以其价值为基础设立了商标质押等担保融资制度。恰逢中小企业信贷危机之关键时刻，商标等知识产权担保也成为社会热题。

我国商标法并未规定商标的担保问题，相关规定被放入《担保法》和《物权法》中。在我国《担保法》第三章“质押”第二节“权利质押”中规定了商标权质押，11 我国《物权法》更是在第十章“质权”第二节“权利质权”中明确规定了商标权可以出质。12 显然，我国现行法律是按“质押”模式来设定商标担保，即商标质押而非商标抵押。笔者不关注表述上的差异，而是追求应该以哪种模式来设计商标担保制度，才能更为充分发挥商标的价值？

抵押与质押的区别在于：是否转移担保物之占有。在抵押担保中不转移担保物的占有；而在质押担保中则要转移担保物的占有。由此也形成了二种制度设计上的不同：第一，担保期间的使用情况不同。在抵押制度中，所有权人仍有权使用担保物并获取收益；而在质押制度中，所有权则无法进行使用收益。第二，再担保的设定不同。在抵押中就担保物价值剩余部分可以再次设立担保；而在质押中担保物只能设立一次担保，无法设立再担保。第三，保管义务主体不同。在抵押中，所有权人负责保管担保物；而在质押中由质权人负责保管担保物。

商标不同于动产，属于特殊的无形资产，“由于无体，作为知识产权客体的信息，不可能被单独占有”。13 同样，也无法通过转移“占有”的方式来设定担保，事实上，商标是以登记作为设定担保的方式。这样，商标质押也就存在不可逾越的理论障碍；相反以抵押模式来设定商标担保则更加顺理成章。这里，还需要正视商标质押制度的缺陷，正本清源，还原商标抵押的立法模式：

第一，按照抵押模式，更有利于发挥商标的使用价值与价值。《担保法》、《物权法》中规定的商标质押，限制了商标权人的使用权、收益权。我国《担保法》第80条，《担保法司法解释》第105条规定：以依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权出质的，出质人未经质权人同意而转让或者许可他人使用已出质权利的，应当认定无效。因此给质权人或者第三人造成损失的，由出质人承担民事责任。我国《物权法》第227条规定：知识产权中的财产权出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的除外。《担保法》与《物权法》按照质押模式，严格限制出质人（商标权人）的转让权与使用收益权，其规定并不利于担保目的的实现。如果能允许出质人（商标权人）在担保的同时行使使用权和收益权，并将其收益所得归于担保的标的物，这不但充分发挥了商标的使用价值，更是巩固了商标的担保价值。我国也曾有个别学者提出此时的质权更应类似于抵押权。14

第二，按照抵押模式，允许商标权人设立再担保，更有利于发挥商标价值。在质押关系中，所有权人将财产质押后，即转移了财产之占有，也就无法设立再担保；相反在抵押关系中，所有权人可以就此抵押物之剩余价值设定再担保。对于商标而言，尤其是驰名商标，其价值一般较大，如果仅允许其设立一次担保，显然无法发挥其价值担保之功效。因此，笔者建立，应按照抵押模式，设立商标再担保制度，从而充分发挥商标的担保价值。

第三，按照抵押模式，更符合商标权人保管义务的要求。对于商标而言，其保管义务主要包括商标权的续展、维护商标权不受损害等。在商标担保中，由于不存在转移占有及准占有的问题，其保管义务理应由商标权人继续承担，如果商标权人未能尽到妥善保管义务，如未按期续展商标权或者未能及时维护商标权不受侵害，足以使商标权权利价值减少或者灭失的，担保权人有权要求商标权人履行妥善保管义务。当商标权价值减少或者灭失的，担保权人有权请求商标权人提供与减少或者灭失的价值相当的担保。

显然，商标抵押比商标质押更容易发挥商标的担保融资之功能，更能充分实现商标的担保价值。在此不禁要问：立法者为何要在商标担保中设计一个不合逻辑的制度呢？韦伯的观点提供了一个启迪：“我们要推进的社会科学是一种现实的科学。我们要理解我们被置入其中的生活那包围着我们的现实的特征——一方面是在其现今表现形式中的个别现象的联系和文化意义，另一方面是它在历史上成其为这样而不是那样的原因。”15 我国最早是在1995年《担保法》中确立了知识产权质押制度，1995年《担保法》按照“总则”、“保证”、“抵押”、“质押”、“留置”、“定金”等主题依次设立各章，而“质押”部分又分设“动产质押”与“权利质押”，知识产权也就“顺理成章”地被纳入权利质押部分。2007年《物权法》中，“知识产权担保”仍被纳入“权利质押”当中。现有的立法体系，着实难以协调知识产权担保制度：如果将商标权放在抵押部分，而将其他的知识产权放入质押部分，完整的知识产权担保立法体系将被破坏。因此，有必要在《商标法》中设立商标抵押制度。

五、商标价值的决定者——政府还是市场？

商标的价值到底由谁来决定？是政府还是市场？经营者通过诚信经营，品牌推广将赢得良好的口碑，从而提高商标价值；消费者往往也会选择那些一贯遵守诚信的品牌，经营者的诚信行为得到了回报，由此也进一步激励经营者更加努力经营，打造品牌。于是，以商标为纽带的良性市场秩序得以形成。用商标盈造良性市场秩序的前提是充分的市场竞争，当出现行业垄断的时候，消费者选择的自由受到限制，甚至有些时候已经没有了“甲与乙”或者“好与坏”的选择，商标的区分功能也因此而被淡化。因此，政府要尽可能少地干预经营，给商标使用者提供最为充分的竞争环境，优胜劣汰的法则将最终优选出知名品牌和驰名商标。事实也证明，一个驰名的品牌就是要经历市场“大浪淘沙”的选择后才得以形成，因此，真正能够决定商标价值的是市场，而不是单独的经营者、消费者或者政府。

然而，我国《商标法》却试图通过立法干预，来提升商品质量，提高商标信誉，这不符合商标价值的决定规则。

其中，《商标法》第一条中将“促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益”作为商标法的立法宗旨，16 ，更是有些杞人忧天。经营者为获取更多的超额利润，自然会想尽办法提高商标的价值，至于其采用何种策略，则完全是由其自主决定：要么加大广告成本，提高产品知名度；要么提高商品质量，获得消费者认同，要么是其他。而商标法的宗旨，则是保护经营者创建品牌，而不是担心他是否会付出代价和努力，这就好比是，物权法保护财产的所有权，但至于你有多少财产——富可敌国或是沿街乞讨，则完全不属于物权法的调整范畴。

《商标法》第七条又规定：商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理，制止欺骗消费者的行为。至于商标使用人该如何对商标的商品质量负责，该条并未直接表述，而是在后面的第四十五条中进行了详细规定。《商标法》第四十五条规定：使用注册商标，其商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的，由各级工商行政管理部门分别不同情况，责令限期改正，并可以予以通报或者处以罚款，或者由商标局撤销其注册商标。经营者“其商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的”，理当受罚，其处罚依据应当是《产品质量法》和《消费者权益保护法》，这与其是否使用注册商标无关，换言之，即便是没有使用注册商标，有粗制滥造等行为的，也应当受到处罚。并且，当经营者的商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者时，它的品牌价值也因此而降低，其商标的使用价值和价值都会受到不同程度地影响；最终自食恶果的还是经营者本身，而这一切都有赖于市场调节，工商局不宜撤销其注册商标。更何况，在此种情况下撤销了经营者的商标，为它更换商标，继续以次充好，欺骗消费者大开方便之门；在笔者看来，非但不应撤销其商标，还应限制其“恶意”更换品牌，以促使其诚信经营，并扭转原有不诚信行为所带来的不利局面。

商标法关注商品质量的另一目的，就是保护消费者的合法权益。其实，对商标的保护，从某种意义上就是对消费者的保护，早有判例即指出，在有限的意义上，在反映产品来源的商标和混合了产品和来源的商标之间只是术语上的区别而已：在任何意义上消费者通过商标获得了同样的一个东西。17 的确，如果出卖者提供商品的质量不一致，或者将同样商品的质量降低到低于消费者来自早先的经验所期望的水平，这种下降将会减损商标的价值。商标价值在一定意义上是消费者的“抵押品”；如果消费者对卖主不满，他们会通过降低商标价值来作出反映。这种“抵押品”的存在为卖主向消费者提供其偏爱和期望的质量一致的商品提供了激励。18 为此，1882年，美国最高法院给出了恰当的解释：商标权人有权获得法律保护，不仅仅对他来说是一个公正的事情，而且对消费者来说也是如此。

因此商标法对消费者权益的保护，正是在对商标自身的保护得以实现的。而通过提升产品质量来保护消费者合法权益的做法，则完全超越了商标法的“能力范畴”，而应归于《产品质量法》与《消费者权益保护法》的史命。

六、结语

商标能够区分商品（服务），这也是商标所特有的使用价值。消费者凭借商标所凝结的商誉，作出消费选择；经营者也由此获取更大利润，这也形成商标所特有的价值。但商标的这种价值绝不是与生俱来的，它是在实际经营中渐进产生的，那些唯注册产生权利的理论是难以成立的；而对于那些虽未注册但以实际使用而产生价值的商标，法律仍应予以保护。交换价值是对价值的反映，普通商品如此，商标亦如此。我国现行商标法中所规定的商标交易制度，不利于商标交易流转，不利于激发闲置商标的流通，商标价值难以有效发挥和实现。我国商标法还有必要设立完整的商标抵押制度（而非质押制度），通过融资渠道发挥商标的价值。无论如何，商标的价值最终还是由市场决定，商标立法的目的只是为实现商标价值设立规则，但它不能干预经营者的市场经营行为，或者说，经营者如何实现商标价值完全属于他们的自主经营行为，是不宜也不是能通过商标法进行干预的。不仅如此，我国商标法需要修改的地方还远不止于此，本文篇幅有限难以涉及，但如何最大程度发挥商标价值，这将成为商标法修改过程中一个核心问题；经营者的利益的保护，消费者的利益保护，良性市场竞争秩序的维系，这一切都在商标价值的实现中得到有序发展。

重点考点

“失效商标”需“隔离一年”？——关于商标法第50条的适用问题讨论

《商标法》第50条规定“注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。”

我们先来看看50条所列的情况都发生在什么时候：

被撤销：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

被宣告无效：已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

期满不再续展：注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。

我们再来看看第50条的立法目的。

原则上在先注册商标已被撤销、被宣告无效或者期满不再续展，成为无效商标，不应在阻碍后续商标的注册，但是因为，已无效的在先注册商标的商品可能还会在市场上流通一段时间，其商标的影响、商誉等还在相关公众中存在，为了避免在后商标的注册、使用造成消费者混淆、误购，损害消费者的利益，故设置了一年的隔离期。

但是上述被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的情形，是否都应该给予一年的隔离期呢？还是有例外情形的。

首先，如果商标因三年不使用而被撤销的商标，本身近三年都未使用，实际上已经满足了一年的隔离期，故《商标审查及审理标准》中规定“因三年不使用而被撤销的商标，等撤销复审期限过后，如原注册人未提出撤销注册复审，可以不予引证”，即三年不使用被撤销的商标不适用《商标法》第五十条的规定，在后申请的商标不会因该商标被驳回。

除此之外，其他情形均未被列入例外行列，事实上还是有很多种情形不适合适用第五十条的规定的，笔者一一分析如下：

一、因成为商品的通用名称而被撤销的商标，在后他人申请时原则上应适用《商标法》第十一条，认定缺乏显著特征而被驳回，不需要适用第五十条的规定。

二、因《商标法》第四条被无效的商标，2020年实施的新商标法中，第四条增加了关于“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，如果在先注册商标因第四条被无效，即认定了该商标不以使用为目的，也就不存在与在后商标混淆的可能，因此也应该和因三年不使用被撤销的商标一样，不适用第五十条的规定。

三、因恶意抢注他人商标而被无效的商标，在很多无效案件中，适用第十三条第二款和第三款、第十五条、第三十二条，被认定存在恶意的注册商标，也应当不予适用第五十条的规定。

商标的真正权利人通常会在无效后提出自己的商标申请，即使在先商标因恶意而被无效，在后申请的商标还是会因违反第五十条的规定而被驳回，必须通过驳回复审或者重新申请商标达到取得权利的目的。如果在后还有其他人申请了近似商标，还有可能出现真正的权利人难以取得权利的尴尬处境，增加了权利人维权的时间、金钱成本。

在写这篇文章时，偶然发现商标评审的对外文章中也提到了这一点，而且评审六处的孙欧老师呼吁在改法时考虑“建立经生效裁决认定确属恶意抢注的商标，可以裁决直接转移至真正权利人名下的相关制度”，笔者对孙欧老师的呼吁举双手赞同，如果这样的建议可以在以后改法时被采纳，对权利人来说无疑是极大的鼓舞。让我们共同期待这一天的早日到来。

无论是在国内还是在国外，商标注册、使用都要对所在国家/地区的商标法有所认知，了解各国商标法律法规才能更好的行使商标权利，维护合法权益。

实务案例

国家知识产权局出台《商标侵权判断标准》

作者：周晓莉

一、商标的使用
《标准》明确了商标的使用通常情况下是判定商标侵权行为的前提要件；进一步细化了商标的使用定义，并列举了商标的使用具体表现形式；明确了商标的使用判定原则。

二、商标侵权行为的具体形式
《标准》结合执法实践，参照相关行政答复，参考司法解释，针对实践中多发易发的商标侵权行为的法律适用问题进行了规定，主要包括：

自行改变注册商标或者将多件注册商标组合使用；
在同一种商品或者服务上，将企业名称中的字号突出使用；
不指定颜色的注册商标，可以自由附着颜色，但以攀附为目的附着颜色，与他人在同一种或者类似商品或者服务上的注册商标近似，容易导致混淆的；
在包工包料的加工承揽经营活动中，承揽人使用侵犯商标专用权商品的；
经营者在销售商品时，附赠侵犯注册商标专用权商品的；
市场主办方、展会主办方、柜台出租人、电子商务平台等经营者怠于履行管理职责，明知或者应知市场内经营者、参展方、柜台承租人、平台内电子商务经营者实施商标侵权行为而不予制止的；或者虽然不知情，但经商标执法相关部门通知或者商标权利人持生效的行政、司法文书告知后，仍未采取必要措施制止商标侵权行为的；
将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品或者服务交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。

三．权利人辨认
《标准》第三十六条规定，在查处商标侵权案件过程中，商标执法相关部门可以要求权利人对涉案商品是否为权利人生产或者其许可生产的商品出具书面辨认意见，并相应》规定了商标权利人应当对其出具的辨认意见承担法律责任，并明确了执法机关应审查出具辨认意见主体的合法性、辨认意见的真实性、关联性以及辨认意见被采纳为证据的前提条件。根据标准，商标权利人辨认意见应当与涉案商品来源渠道、价格、涉案人账簿、通讯记录及相关陈述等，形成完整的证据链。此外，商标权利人也应注意，如果当事人提出异议，行政机关将启动调查。

四、在先使用商标抗辩
2014年修订的《商标法》通过第五十九条第3款第一次为在先使用人规定了有一定影响的商标可以在原有范围内继续使用的合理抗辩权，但长期以来何为原使用范围一直没有明确的规定。此次《标准》第三十三条对有一定影响的商标、原使用范围等均进行了更细化的规定，明确了不视为在原使用范围的使用情形。

123万！vivo起诉vivi商标侵权，如何成功获得3倍赔偿？

近日，深圳市福田法院在vivo状告vivi手机商标侵权纠纷案件中，适用惩罚性赔偿机制，对侵权人按照获利金额的三倍确定赔偿数额。

2012年9月21日，维沃公司注册了第9773708号商标，核定使用商品为第9类中的变压器（电）、导航仪器、电传真设备、电话机、电子信号发射机、电子信号发射器、内部通讯装置、手提电话、天线、荧光屏，有效期至2022年9月20日，该商标曾被认定为驰名商标。

为了防止他人傍名牌，维沃公司还申请注册了“VJVO”“VIVQ”“VIUO”“UIVO”“VIVD”“V1VO”“VIVC”“VIVP”“VIVB”“UIUO”“VIVA”等一系列防御商标。

2019年，维沃公司起诉深圳市某通电子科技有限公司（以下简称“某通公司”）、深圳市某讯科技有限公司（以下简称“某讯公司”）。

据悉，某通公司在其生产的手机产品上使用“vivi”作为商标，并将“vivi”作为手机品名，注册了域名为“vivi-china.com”的网站并宣传使用了“vivi”作为商标及品名的手机产品，同时在某宝网通过数十家店铺进行大规模的宣传和销售；

某讯公司在某宝网上注册名为“某讯科技”的店铺，通过该店铺销售多款被告某通公司生产的使用了“vivi”作为商标以及品名的手机产品，并且销售数额巨大。

维沃公司认为上述两公司大规模恶意攀附、搭便车的行为严重侵犯了其对第9773708号注册商标享有的专用权，给其造成巨大的经济损失，遂向福田法院诉请两公司停止侵权并连带赔偿其经济损失500万元及相应维权合理开支。

法院经审理认为，原告提出对其判令惩罚性赔偿，法院予以支持。

根据原告注册商标的知名度高低、被告某通公司侵权情节的严重程度以及酌定赔偿基数可能偏低的情形，法院按照上述确定的获利金额的三倍确定被告某通公司的赔偿数额，即103.5万元。

另查明，被告某讯公司销售vivi手机的交易金额已达95万余元，法院综合考虑，酌情确定其赔偿原告经济损失20万元。

综上，法院依法判决：

一、被告某通公司应立即停止侵犯原告第9773708号（图1）注册商标专用权的行为，即立即停止在网站“www.vivi-china.com”宣传带有图2标识的手机产品，停止生产、销售带有图2标识的手机产品，去除库存侵权产品上的侵权标识；

二、被告某讯公司应立即停止侵犯原告第9773708号（图1）注册商标专用权的行为，即立即停止销售带有图2及图4标识的手机产品，去除库存侵权产品上的侵权标识；

三、被告某通公司应于判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告经济损失103.5万元及为制止侵权行为所支付的合理开支10万元；

四、被告某讯公司应于判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告经济损失20万元及为制止侵权行为所支付的合理开支2.6万元；

宣判后，被告某通公司不服，提起上诉。近日，深圳市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

目前，该判决已生效。

八戒知识产权专家提示：市场未动，商标先行。作为品牌建设的第一步，商标申请尤为关键，因为它关系到企业的未来发展。而品牌在申请商标前也可以先进行查询工作，以免发生名称“撞车”，不仅可能商标注册不成功，更有可能被异议或无效，前期宣传推广全都付之东流。

晚申请47天，华为公司核心芯片商标仍在别人手中！

华为旗下核心芯片 “HiAI”因因商标晚申请一个多月，在历经商标无效宣告，行政诉讼等救济程序后，3年过去，商标追回之路仍然漫漫。

01 晚一个多月提交申请，芯片名称早已注册

2017年9月2日，华为“HiAI”芯片的首次发布，基于“芯、端、云”三层开放架构，构筑全面开放的智慧生态，让开发者能够快速地利用华为强大的AI处理能力，为用户提供更好的智慧应用体验。
2017年9月25日，华为向媒体展示“HiAI”人工智能特性。
2017年11月10日，华为公司向国家知识产权局商标局提交注册申请。
也就是在“HiAI”发布一个多月后华为便提交商标申请了，可以说，这样的商标申请速度已经比很多企业领先了，但是华为低估了自己的流量和市场影响力，更是低估了其他公司商标申请的速度。

2017年9月25日，也就是华为向媒体展示“HiAI”人工智能特性当天，另一家名为“亮风台（上海）信息科技有限公司”（与华为公司有业务往来关系）就申请了与“HiAI”几乎一模一样的商标，注册时间比华为早了一个多月。

02 三年漫漫追商标路，结局却……

于是乎，华为不得已采取了一系列商标救济方法，如商标驳回复审，无效宣告，行政诉讼等，然而，当华为公司在后申请商标被驳回时，并发现被他人抢先一步注册这一事实之后，采取了商标驳回复审，无效宣告，行政诉讼等一系列商标救济程序，2020年6月份华为公司向知识产权法院提出行政诉讼，2020年10月9日，北京知识产权法院维持了商标局的无效宣告决定。

“HIAI”商标从2017年已经拖到了2020年，依然是没有得到一个妥善的解决，如果华为公司在2017年9月2日首次发布了“HIAI”芯片之前已经将商标申请了，或许都不会有上面的一系列的事情，所以商标注册要趁早，并不是一句空口号，也不是代理公司为了赚你的钱而危言耸听。

据商标局公布的数据，2020年上半年，我国商标申请量为428．4万件，同比增长24．61％，也就是说，每一天都有23538件商标名称提起申请，很有可能你的品牌也是别人心仪的名称，早一天提交申请，可能成功注册顺利使用，晚一天注册，或许就会因近似被驳回，而后漫漫的品牌追回路，耗费大量人力财力，或者被迫改名，前期的推广和营销全都打了水漂，所以八戒知识产权在此建议：如果您本身就有注册商标的打算，老板们千万不要犹豫，尽早提交注册，或许就是一天的距离，结局却截然不同。

当然了，在商标注册前，企业也应该做好查询工作，提前知晓商标注册成功率，事先避免近似商标，免得花数年时间在商标名称上纠缠！

九粮液 v 五粮液，如何判断商标近似？| 知识产权Insight第056期

商标侵权案件中，商标近似性判断是最基础也最为重要的问题。

在2019年最新的知识产权指导案例中，仍然有一件案件在探讨这一问题，并给出了重要的指引。

在该案中，五粮液公司诉滨河公司使用“九粮液”商标侵犯其“五粮液”注册商标专用权，一、二审法院均认为虽然“九粮液”与“五粮液”商标标识本身构成了近似，但是，基于“五粮液”商标所具有的知名度，使得酒类商品的相关公众，在看到“九粮液”时，通常会联想到五粮液公司的“五粮液”商标，却通常并不会认为被诉侵权商品系由五粮液公司生产或与五粮液公司具有特定联系，即不会导致相关公众的混淆误认，因此，不构成侵犯商标权。

但是，在本案再审程序中，剧情却发生了反转。最高法院综合考虑被诉侵权标识的使用方式、被诉侵权行为人的主观恶意及注册商标的知名度等因素，判定“九粮液”的使用仍然会造成相关公众的混淆误认，因此，构成商标侵权行为。

可见，商标的近似性判断，并非是简单的标识本身的比对或“找不同”，而是需要综合考量各类因素，判断是否会造成相关公众的混淆误认，才能得出商标近似性判断的结论。

案例：宜宾五粮液股份有限公司与甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司等侵害商标权纠纷再审案案
案号：（2017）最高法民再234号
来源：最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）
裁判要旨：侵害商标权案件中，判断商标是否近似，应当综合考虑被诉侵权标识的使用方式、被诉侵权行为人的主观恶意及注册商标的知名度等因素，判断被诉侵权标识的使用是否会造成相关公众的混淆误认。

裁判文书摘录：

　　1.滨河公司生产、销售被诉侵权商品的行为是否侵害五粮液股份公司的注册商标专用权
　　商标法第五十二条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的;……（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第三项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。”
　　本案中，根据五粮液股份公司提交的公证书中所附的被诉侵权商品包装照片，被诉侵权商品包装上使用的是“滨河九粮液”或“九粮液”，其中“滨河九粮液”中的“滨河”二字较小、“九粮液”三字较为突出，两者呈现拆分的形式，因此滨河公司实际使用的标志与其在本案中主张获得注册商标专用权的商标标志并不相同，属于《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定的情形，故属于民事案件的受理范围。在此情况下，需要审理的是滨河公司在被诉侵权商品上的这种使用方式是否构成对五粮液股份公司注册商标专用权的侵害。
　　五粮液股份公司主张专用权保护的三个注册商标为“WULIANGYE五粮液及图”“五粮液68”和“五粮液”，其中“五粮液”文字为主要识别部分。滨河公司被诉侵权商品上使用的标识是“滨河九粮液”或“九粮液”，“滨河九粮液”标识中的“滨河”二字较小、“九粮液”三字较为突出。被诉侵权标识“九粮液”或者主要识别部分“九粮液”与“五粮液”相比，仅一字之差，且区别为两个表示数字的文字，同时使用在酒类商品上，易使相关公众对商品的来源产生混淆误认或者认为二者之间存在关联关系。
　　对于五粮液股份公司核定使用在第35类广告等服务上的“五粮液”注册商标，该商标核定使用的服务类别与被诉侵权标识使用的商品在功能、用途等方面均存在较大差异，且五粮液股份公司并未提交证据证明上述“五粮液”商标在第35类服务上进行过使用或产生一定的知名度，使相关公众能够将该商标与五粮液股份公司形成对应联系。因此，被诉侵权商品上的标识并不会造成相关公众将其与在广告等服务上的“五粮液”商标产生混淆误认，被诉侵权行为不构成对五粮液股份公司第35类服务上“五粮液”注册商标权的侵害。
　　此外，根据已经查明的事实，自2002年7月起，滨河公司就开始在第33类白酒等商品上申请注册了“九粮液”“九粮春”“九粮醇”“九粮王”等商标，与五粮液股份公司旗下的“五粮液”“五粮春”“五粮醇”“五粮王”系列商标形式相同；滨河公司还在白酒类商品上申请注册并使用了“滨河九粮液”“滨河九粮春”“滨河九粮王”“滨河九粮醇”“滨河九粮神”等商标，并且在产品瓶体及外包装上突出使用“九粮液”“九粮春”等商标字样，特别是“液”“春”等字的书写方式与五粮液股份公司的产品较为近似，上述事实反映了滨河公司比较明显的借用他人商标商誉的主观意图。
　　综上，滨河公司生产、销售被诉侵权商品的行为构成对五粮液股份公司“WULIANGYE五粮液及图”“五粮液68”注册商标专用权的侵害。二审法院认为被诉侵权标识的使用不足以使相关公众对商品来源产生混淆误认，并进而认定滨河公司生产、销售被诉侵权商品的行为不构成侵害商标权存在错误，应当予以纠正。

（审理法官：夏君丽郎贵梅马秀荣）

案例简评：

如前所述，判断商标近似，不仅仅要考虑商标标识本身的近似性，还应综合考虑多种因素。本案一、二审法院在考虑各种因素时，更多考量了涉案商标的知名度等因素，而最高法院则更为重视被诉侵权标识的使用方式（“滨河九粮液”标识中的“滨河”二字较小、“九粮液”三字较为突出，“九粮液”与“五粮液”相比，仅一字之差，且区别为两个表示数字的文字）、被诉侵权行为人的主观恶意（自2002年7月起，滨河公司就模仿五粮液公司在第33类白酒等商品上申请注册了“九粮液”“九粮春”“九粮醇”“九粮王”等商标，并且在产品瓶体及外包装上突出使用“九粮液”“九粮春”等商标字样，特别是“液”“春”等字的书写方式与五粮液股份公司的产品较为近似）等因素，最终判定“九粮液”与“五粮液”构成近似，会导致相关公众的混淆误认。

总之，商标近似性的判断，应该综合考虑商标标识本身的近似性、涉案商标的知名度、显著性、商品的特性、被诉侵权标识的使用方式、被诉侵权行为人的主观恶意等因素，判断被诉侵权标识的使用是否会造成相关公众的混淆误认。

如何突破法定赔偿最高限额酌定赔偿数额？| 知识产权Insight第057期

在上一期案例中，我们介绍了五粮液公司诉滨河公司“九粮液”商标侵权案，该案例讨论了非常重要的商标近似性判断标准：

九粮液 v 五粮液，如何判断商标近似？| 知识产权Insight第056期

该案例还涉及另外一个重要法律问题，即商标侵权的损害赔偿问题，其裁判要旨也被2019年最高人民法院知识产权案件年度报告所收录。

该案适用的是2001年商标法，当时的法定赔偿最高限额为50万元，但是，本案最高法院再审酌定的赔偿额为500万元。

如何可以让法院突破法定赔偿最高限额，支持权利人的损害赔偿请求，是本案值得关注的内容。

裁判文书摘录：

（审理法官：夏君丽郎贵梅马秀荣）

案例简评：

由上可见，本案中法院能够突破法定赔偿最高限额酌定损害赔偿，关键在于商标权人向法院申请调取证据，从而获得了当地税务局提供的被诉侵权人侵权期间利润总额的关键证据。如果仅依赖商标侵权案件中常见的被诉侵权人的网页宣传资料证据，往往难以获得法院支持。

商标先用权抗辩有多难？| 知识产权Insight第058期

那么，企业是否可以抗辩自己在先使用了该商标，不构成侵权呢？

《商标法》第59条第3款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

该规定在商标侵权案件中被称为商标先用权抗辩。需要注意的是，商标先用权抗辩的要求很高，至少包括以下几项要求：

首先，商标先用权抗辩只能由在先使用人提出；
其次，在涉案商标注册前，就已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标；
再次，使用的未注册商标已经具有一定影响；
最后，不能超出原有使用范围，超出部分仍需承担侵权责任。

由此可见，成功进行商标先用权抗辩很难，今天分享的案例就是一个没有成功的案例，而且该案例特别阐述了商标原有使用范围的理解。

裁判文书摘录：

　　1.关于在先使用人依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩应当满足的条件
　　在先使用人不侵权抗辩成立，应当同时满足以下条件：1.使用相同或者近似商标时间在先。在先使用人对相关标志的使用，应当早于该商标注册人申请商标注册的时间，同时亦必须早于该商标注册人使用该商标标志的时间。2.在相同或者类似商品上在先使用。在先使用人必须是在与注册商标核定使用的商品或服务相同或者类似的商品和服务上使用该未注册商标，在不相同或者不类似商品或服务上的商标使用行为，不属于不侵权抗辩事由的范畴。3.在先使用相同或者近似的标志。在先使用人使用的未注册商标必须是与注册商标相同或者近似的商标标志。4.在先使用具有一定影响。在先使用人对该未注册商标的使用，必须在商标注册人申请商标注册日和使用日之前，就已经具有一定影响。商标注册人提出商标注册申请之后或者商标注册人使用该商标之后，在先使用人继续使用该商标的证据不应作为“一定影响”的考量因素。5.原有范围内使用。在先使用人必须在其使用该未注册商标的原有范围内使用该商标，而原有范围的判断，应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据。

　　2.关于原有范围的理解问题
　　商标法强调的是使用范围而非使用规模，因此，在确定原有范围时，应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式。一般而言，在先仅通过实体店铺销售商品或者提供服务的，在商标注册人申请商标注册或使用该商标后，又在原实体店铺影响范围之外的地域新设店铺或者拓展到互联网环境中销售商品、提供服务，则应当认定为超出了原有范围。此外，使用该商标的商品产能、经营规模等也可以在个案中作为考量因素予以考量。
　　就本案而言，林明恺主张权利的第3374814号和第7724167号商标申请注册日分别为2002年11月19日和2009年9月25日，因此，判断富运公司在先使用的未注册商标是否具有“一定影响”，时间节点也应当分别掌握在这两个时间节点之前，对于其在这两个时间节点之后使用“理想空间”未注册商标的证据，不应予以考虑。对于2002年11月19日申请注册的第3374814号商标而言，富运公司的相关使用证据，尚不足以证明其未注册商标具有了“一定影响”。对于2009年9月25日申请注册的第7724167号商标，在案证据虽然能够证明富运公司对“理想空间”商标进行了一定的使用，商标使用的证据相较于2002年11月19日已经有了明显的增加，但截至2009年9月25日，尚未达到具有一定影响的程度。因此，即使仅考察富运公司在先对未注册商标的使用情况，亦不能得出富运公司可以依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩的结论。在此基础上，无论富运经营部或吴锡东是否获得了富运公司的授权，均不能得出富运经营部基于商标法第五十九条第三款的规定而可以提出不侵权抗辩的结论。二审判决的相关认定缺乏事实和法律依据。林明恺的相关再审申请理由成立，依法应予支持。

（审理法官：秦元明李嵘马秀荣）

案例简评：

如前所述，商标先用权抗辩需要满足的条件是：

商标先用权抗辩只能由在先使用人提出；
在涉案商标注册前，就已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标；
使用的未注册商标已经具有一定影响；
不能超出原有使用范围，超出部分仍需承担侵权责任。

本案中，富运公司虽然可以举证证明在涉案商标注册前已经使用了与该商标相近似的商标，但是却未能证明其未注册商标具有了“一定影响"。仅此一条不满足，就使得企业的商标先用权抗辩通常都会以失败告终。

此外，本案非常具有指导意义：在先使用的原有范围，应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据，其考察的主要是使用范围而非使用规模，因此，在确定原有范围时，应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式，例如使用的省份、线下使用还是线上使用等。此外，使用该商标的商品产能、经营规模等，也应作为考量因素。

总之，本案对企业最重要的启示，仍然是及早开展商标布局，避免商标被他人抢注！

抖音：趣抖音 App 侵权，已起诉封停

据抖音黑板报消息，近期，抖音安全中心接到大量用户反馈称，一款名为 “趣抖音（JoyTok）”的 App，在以抖音的名义对外宣传，并声称其为字节跳动旗下产品。我们发现，“趣抖音（JoyTok）”App 在宣传中，还侵权使用了北京字节跳动科技有限公司拥有的 “趣抖音”商标。

IT之家了解到，对此，抖音声明如下：
一、2018 年 11 月，抖音官方注册了 “趣抖音”商标，但该商标与目前的 “趣抖音（JoyTok）”App 没有任何关系。“趣抖音（JoyTok）”冒用商标的行为，侵犯了抖音公司 “抖音”、“趣抖音”及 “抖音图形商标”商标权。
二、“趣抖音（JoyTok）”App 与抖音、字节跳动不存在任何投资或隶属关系。
三、抖音公司已对 “趣抖音（JoyTok）”微信公众号运营主体——重庆跳跳虎文化传媒有限公司提起民事诉讼，目前法院已受理立案。在向法院提交的起诉书中，抖音公司明确要求 “趣抖音（JoyTok）”立即停止虚假宣传，关闭涉案微信公众号，关闭网站（www.joytok.me）并注销该域名，停止 “趣抖音（JoyTok）”App 的运营。

国美APP更名“真快乐”！真快乐可以申请商标吗？

小编认为商标能否注册成功，关键在于“真快乐”是否具有显著性，起到识别商品或服务来源的功能。近年来，越来越多的简单上口的词语或者是普遍用词被用来申请商标，比如此前B站申请的“呵呵呵”等，这些常见的生活用语都难免让人困惑是否能够注册为商标。

再加上商标业务繁重，对于商标审查员来说商标审查往往存在较大的个人主观因素，对每个词语含义的理解千人有千种解释，也会导致结果的不同。

那么，从法律规定来看，《商标法》规定了商标缺乏显著性的三种情形：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。

此外，《商标审查及审理标准》对“其他缺乏显著特征”的标志进行了列举，包括：简单的线条、图形；过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述组合；简单的数字或字母；商品常用包装或装饰；单一颜色；表示商品或服务特点的短语；贸易常用语或者其他常用语等。

“真快乐”三个字，描述的是一种非常美好的感受，毋庸置疑也是公共领域十分常见的形容词汇。从国美“真快乐”APP购物平台服务领域与“真快乐”标识之间的关联程度来看，“真快乐”的来源识别性还是很弱的。“购物真快乐”“花钱真快乐”“薅羊毛真快乐”都可以使用真快乐来进行形容，真快乐也是一种表示服务特点的常用语，很有可能因缺乏固有显著性而不被得到支持。

另外，如果一旦“真快乐”被申请注册成功，那么意味着其他平台将无法将“真快乐”“真快乐XXX”进行商标性使用，这也是公共资源的侵占，背离了商标真正的价值。

李佳琦声音商标申请被驳回：“Oh my god，买它买它”商标注册失败

IT之家 12 月 10 日消息企查查 App 显示，上海妆佳电子商务有限公司曾于 4 月 7 日申请注册的 “oh my god, 买它买它！”声音商标被驳回，12 月 4 日该商标下发驳回通知。

商标申请理由显示，本件声音商标以知名网络主播李佳琦人声，念出“Oh my god，买它买它!”。语速较快。奔放有力，极具情绪调动性。声音具有极强的个人风格和识别度。

IT之家获悉，今年 4 月，李佳琦作为股东之一的上海妆佳电子商务有限公司，为 “Oh my god，买它买它！”申请注册了声音商标，一个在直播中常用的口头禅申请注册商标，曾引发广泛关注。

新修订的《商标审查及审理标准》中给出的声音商标定义，声音商标，又称听觉商标或者音响商标，是指以声响、乐曲或歌曲以及其组合为要素所构成的，用以区分商品或服务的来源、依靠听觉而感知的声音类标示。

根据《商标审查标准》第六部分声音商标的审查的相关规定，声音商标可分为三类：音乐性质声音商标、非音乐性质声音商标以及兼有音乐性质与非音乐性质的声音商标。对于不同种类的声音商标，商标局要求商标申请人提交的注册文件有所差异。

律师解读，根据《商标法》、《商标法实施条例》、《商标审理及审查指南》等：申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”第十条禁用条款、第十一条缺乏显著性的商标不能注册。

此前对于李佳琦主动申请声音商标一事，有律师认为：本次商标申请是一个声音商标，由一个男子声音“oh my god，买它！买它！”组成，其中，“oh my god”是一个常用英文小句子，小孩子都知道是“我的天”的意思，“买它！买它！”也是常用语，含义也是固定的，申请注册在第35类上，是不具有一定的显著性的。

“王老吉”催生商标使用者保护制度

“王老吉”让使有者“上火”
“怕上火，喝王老吉”，这是一句国人再熟悉不过的广告词，然而近来“王老吉”商标之争，却让它的使用者“加多宝”没少上火，终于2012年5月中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决，要求加多宝停止使用“王老吉”商标。

事情是这样开始的。“王老吉”商标原属于“广药集团”，1997年，广药集团将“王老吉”商标许可给香港鸿道集团（加多宝的投资方），2000年双方第二次签署许可协议，约定许可使用期限到2010年5月2日。2002年至2003年间，双方又第三次达成协议，延长商标许可使用期限到2020年。原本，“王老吉”商标许可使用还未届期，一切都还风平浪静，但广药集团总经理李益民因数百万元受贿案的东窗事发，让事情变得扑朔迷离，李益民因受贿而签署的延长商标许可使用期至2020年的协议，也因此属于无效约定，广药集团据此“提前”收回了“王老吉”商标。

“王老吉”商标争议仲裁裁决的公正性？

有评估机构评估，经过加多宝的多年苦心经营，“王老吉”商标价值已上升到上千亿元，而正在此时，它被广药集团“活生生”地收回，于是就有评论把“王老吉”之争，比喻为生父母与养父母之争，公众也为加多宝鸣不平：含辛茹苦把孩子养大，却拱手相让给广药集团，于是，开始质疑中国国际贸易经济仲裁委员会关于“王老吉”商标争议裁决的公正性。

关于商标许可使用的条件、形式以及生效要件等，我国《商标法》都有明确规定。依据《商标法》规定，商标所有人与商标使用人可达成商标许可使用协议，并明确约定许可使用的期限；在许可使用期限届满后，商标权人有权收回商标。广药集团将“王老吉”商标许可给“加多宝”，并通过第三次协议将许可使用期限延长到2020年，但第三次协议因为违反法律规定而无效，因此只能通地第二次协议来确定“王老吉”商标的许可使用期限，即2010年5月2日为商标使用届满日，而在使用期限届满后，作为商标权人的广药集团当然有权收回商标。因此，根据我国现行商标法制度，中国国际贸易经济仲裁委员会的仲裁结论，是无可厚非的。

“王老吉”商标价值的创造者——所有者还是使用者？

公众更多关注的是，“王老吉”商标的价值是由谁创造的？是它的所有者广药集团，还是它的使用者“加多宝”？“王老吉”商标在许可使用之初，还只是偏安于广东市场的地方性品牌，“加多宝”通过成功运用品牌推广战略，将“王老吉”打造为全国知名品牌，市场销售额也从原来的1亿飙升为170亿元，甚至超过可口可乐在中国的销售额。“王老吉”商标也因此为经营者带来了巨额利润。

商标并非天生就具有能为企业带来巨额利润的价值，从“默默无闻”到“全国知名”，它需要企业投入巨大的广告宣传、选择正确的品牌经营策略以及付出不为人知的辛劳与汗水。所以，商标产生之初并没有价值，而是因为在使用中不断累积商誉才逐渐产生价值。多年来，商标法学界也在一直热议话题“商标权是如何产生的”，越来越多的学者主张，商标登记并不能当然地产生商标权，它只有在长期经营中累积了商誉后才能产生商标权，按照这种学说，“王老吉”商标权产生的基础也正是它的商誉，而并非是国家授权，而“王老吉”商标商誉的建立，应当主要归功于“加多宝”，因此“加多宝”才是“王老吉”商标价值的创造者。然而，现有商标法制度并没有给予“加多宝”更多地关怀，并且仅仅因为使用期限届满就剥夺了“加多宝”的商标使用权。这不禁让笔者开始反思现行商标制度的合理性。

如何保护商标使用者利益？

与“王老吉”商标争议类似的案例也同样发生在其它民事领域，如所有物出租后，使用者可能会在所有物上添附其他财产从而导致所有物价值增加，为有效解决价值增值部分的分配问题，物权法确立了“添附规则”，在使用物租赁期限届满后，使用者有权拆下添附物，即便是添附后不可拆分的，使用者也有权请求返还添附物上的增值部分。也有人把“王老吉”商标争议与收养关系类比，根据我国《收养法》规定，养父母把子女抚养成人后，养子女有义务赡养养父母。同样的道理，“加多宝”多年的品牌经营让“王老吉”商标增值不菲，但使用期届满后，“王老吉”商标“完璧归赵”，而“加多宝”却没能从广药集团获得任何补偿。这一切又是否可以从我国《商标法》中找到答案呢？

我国《商标法》并没有类似于“添附规则”或者“收养回报”的规定，这也使得“加多宝”作为“王老吉”商标的创造者，只能无奈地归还“王老吉”商标，却无法从广药集团得到任何形式的赔偿或者补偿。正是如此，才把“王老吉”商标推向了道德讨论的风口浪尖。类似的探讨，还发生在此前的苹果公司与唯冠的争议中，“IPAD”商标虽在深圳唯冠旗下，却因苹果公司的经营而扬名，只是因为苹果公司授权许可使用的手续存在瑕疵，深圳市第一中级人民法院判决，苹果公司在大陆停止使用“IPAD”商标，由此也此发了公众讨论与争议，争议的焦点无外乎“价值创造”与“利益分享”之间的平衡。

由此可见，“王老吉”商标的争议，对现有的商标制度提出了挑战：商标使用者的利益应当如何保护？以往我们更多关注的是商标所有者的权益。一般来说，商标的价值的确是由所有者创造的，比如，“肯德基”、“耐克”、“可口可乐”等大量的知名品牌，都是由商标所有者经营打造而成，继而引来无数加盟者参与品牌许可使用，因此在传统的商标许可使用案例中，先是由商标所有者创造商标价值，然后再由使用者分享价值；而“王老吉”商标恰好相反，作加商标使用者的“加多宝”创造商标价值，而作为商标所有者的广药集团从许可使用费中分享价值。

可以预见，未来由使用者创造商标价值的情况还会更加普遍，归根结蒂这是由商标资源的有限性所决定的。文字是商标标识的主要组成部分，文字以及文字的排列组合都是有限的，同时，商标法奉行近似性保护原则，使用者凡是使用与已注册商标相同或近似的商标，都可能被视为侵权。因此，随着注册商标数量的不断膨胀，作为使用者想注册满意的标识作为商标并非易事。根据我国商标注册情况的调查，目前在我国注册具有较好寓意的两个汉字的商标也已十分困难。在这种情况下，使用者就有可能与商标权人达成许可协议，这时使用者关注的并不是商标当前的名气，而是企业品牌战略推广的实际需要。如苹果为推广它的I系列品牌（iphone，itouch，ipad等），就试图从唯冠公司获得一个大陆地区并不知名的“IPAD”商标使用权。

所以，有必要关注，商标使用者的利益应当如何保护？或者说，在商标使用届期后，能否也设计出与“添附返还”和“收养回报”类似的制度呢？以“王老吉”商标为例，在广药集团最初许可给“加多宝”时，“王老吉”还只是一个区域性品牌，但时至今日，其销售额已位居中国饮料销售排行首位，“王老吉”商标的市场评估价值也超过一千亿元，那么“加多宝”能否主张商标价值增值部分的返还呢？要知道，一个品牌的价值除了品牌知名度外，还包括产品的技术力量，营销网络、团队合作等，“加多宝”失去的仅是“王老吉”商标，但其营销网络，技术力量以及团队合作都还属于“加多宝”，因此无论是“加多宝”失去的，或是广药集团所得到的，都只是“王老吉”品牌价值中的商标标识部分。不仅如此，“加多宝”虽在品牌经营过程中虽然付出很多，但它也同样是这一过程中“王老吉”品牌的最大受益者。因此，让广药集团返还“王老吉”商标的品牌增值部分，显然有失公允。同样的道理，如果“加多宝”由于经营不善亏损倒闭，广药集团也不能据此主张“王老吉”品牌价值减少部分的赔偿。

“添附返还”和“收养回报”无法适用于商标许可使用的另一理由，是商标价值难以计算和评估。与物上财产添附相比较，商标价值的增值部分，很难用具体的数字来量化。更为重要的是，如果适用“添附返还”规则，还会给商标所有人带来莫名的恐惧——给予使用者增值返还，而增值部分又是难以确定的，最终可能会让商标所有者无利可图或是倾家荡产，商标所有者也将因此失去许可使用的动力。这样非但不能保护使用者的利益，反倒会让他们没有商标可以使用。所以，商标使用者只能希望在品牌使用期内该品牌为其带来利润，而不能觊觎使用期结束之后的“增值返还”。

那么商标使用者的利益应当如何保护呢？民法领域关于使用者利益保护的诸多经验可供我们参考。房屋租赁关系中，租届期限届满后，房屋所有人无论是出租或转让该房屋，原有承租人都享有优先权，即可在同等条件下优先承租或受让该房屋。类似的优先权制度同样可以为商标法所借鉴，假定广药集团不是自己收回该商标，而是将其转租或转让给其他企业，“加多宝”就可以通过优先权制度而保留“王老吉”商标。

另外，根据合法同上附随合同义务理论，即便是广药集团收回“王老吉”商标，也应给予使用者一定时间的准备，而不能仅仅以合同约定的使用期限为准，要考虑到使用者尚有积压产品需要销售的现实，也要考虑到使用者需要更改品牌的时间准备，这些或许不是基于商标许可使用合同的所约定的义务，但却是基于民法上诚实信用原则而衍生的附随合同义务。

结语

总之，“王老吉”商标争议，对现有商标法关于使用者保护的制度提出了挑战，它可能拉开使用者利益保护大讨论的序幕。必须指出的是，完善使用者保护制度，旨在于平衡商标所有者与使用者的利益关系，打造商标许可使用的良性运行模式，但是，商标使用者不可能完全获得与商标所有者相同的法律地位，因此，打造自主品牌仍将是企业品牌战略的重要内容。

苹果起诉 “梨商标”侵权案和解：被告创业公司修改图案

2 月 10 日上午消息，据报道，苹果曾起诉一家创业公司，指控对方的梨形 Logo 侵犯了自家商标权。最新消息显示，这家被告创业公司已经和苹果达成和解，将修改梨形商标。

此案被告方 Prepear 公司日前表示，已经和解了和苹果的这一诉讼。该公司联合创始人兼首席运营官马森（Russ Monson）介绍说，未来几个星期内将对公司梨形 Logo 进行微小改动，另外对于和解方案，公司感到满意。

据悉，该公司对商标中的梨子叶图案进行了调整，从而和苹果商标之间产生更大的差异。未来在公司 Logo 和软件图标中都将使用新的设计。

2020年，苹果的诉讼引发了网络热议，因为梨和苹果属于完全不同的水果。Prepear 称指责苹果的诉讼属于科技巨头对于创业公司的霸凌，甚至进行了网络请愿活动为自己争取支持。

任正非在华为内部就注册姚安娜商标道歉，华为为什么未注册孟晚舟商标？

华为申请注册姚安娜商标事件比姚安娜出道事件更具热度。
根据媒体消息，任正非在华为内部对华为申请注册姚安娜商标事件进行了道歉和说明。

2月3日，据微博@Tech星球获悉，任正非在华为内部心声社区就注册姚安娜商标事件进行道歉。

关于公司代理姚安娜商标注册的几点说明：
1.姚思为是任正非女儿，姚安娜是她的艺名。
2.社会上有些公司或个人恶意抢注姚安娜商标。我们不得为之。若自己不注册，商标会被持续的恶意抢注。有许多不利的地方。根据中国商标法的规定。中国大陆公民必须用公司名义或持有个体工商营业执照才可申请注册商标。姚安娜刚毕业，还没有注册自己的公司。因此。任总委托知识产权部代理注册，以后再转让给姚安娜的工作室，费用由她支付。
3.任总是第一次公权私用，为此向全体员工道歉。
也就是说因为有人恶意抢注，华为公司才出手注册姚安娜相关商标，但按我国新冠疫情之前的商标恶意抢注情形来说，姚安娜相关商标的抢注并不激烈和恶劣。

华为技术有限公司在2021年1月25日申请注册了94件商标，极大可能全部为与姚安娜相关的商标注册，不过，目前仅公开部分商标内容，根据已经公开的商标内容包括：YAO SIWEI、YAO ANNA、姚思为、ANNABEL YAO、姚安娜。

姚安娜正式出道进军娱乐圈的日期是2021年1月14日，不过，姚安娜相关华为和任正非的新闻自孟晚舟事件于2018年12月1日发生后一直有媒体报道，主要以自媒体为主，部分新闻有报道涉及姚思为和相关英文。
目前已经公开的姚安娜中文商标注册申请中有注册成功的，总体具有以下4个要点：

1、最早注册日期是2018年12月6日，发生于孟晚舟事件之后，注册于第25类服装和第35类商业推广，目前的法律状态均为注册成功。
2、自2021年1月14日出道进军娱乐圈之前还有第3类化妆品、第14类首饰和第41类娱乐服务的商标注册，且第3类化妆品已经注册成功，另外两件待审查。
3、2021年1月14日之后，出现了四个主体申请注册姚安娜商标，注册申请速度最快的是次日，最晚的是2021年1月25日的华为公司。
4、华为之外的主体申请注册的姚安娜商标类别没有相同的，其中姚安娜出道日之前的商标类别是强相关个人影响力的。

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华为公司申请注册姚安娜相关商标的成功率是会高于其他商标注册申请人，至少包括以下三个因素：

一则是姚安娜在一般消费者和公众认识中是指向华为的，姚安娜的热度大部分来自华为。
二则是姚安娜本人可能与华为公司之间有委托协议，毕竟姚安娜相关商标直接关联的是姚安娜本人的姓名权，且该姓名具有一定社会影响力。
三则是任正非在华为内部就注册姚安娜商标道歉事件，经媒体报道后，华为公司和姚安娜之间能形成更大的指向性，其他申请人的驳回可能性增大。

姚安娜在出道视频中有一段陈述：“我经常也会在网上看到一些负面的评论，一开始我会很难过，觉得不公平。为什么大家要这样骂我，然后为什么大家喜欢姐姐不喜欢我。”
陈述中所指的姐姐就是孟晚舟，如今仍在加拿大监视居住且收到死亡威胁。
孟晚舟商标同样有人申请注册，不过华为公司并未注册，最早是孟晚舟事件发生不到半个月，但四个孟晚舟商标注册申请均是驳回注册申请。
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两姐妹的不同之处反映于商标

姚思为和孟晚舟虽不同姓，但均是华为创始人任正非的女儿，只是两人选择的生活是不同的。
孟晚舟事件发生前，即使孟晚舟已经是华为CFO但知道孟晚舟的人不多，知道姚安娜的更少。
孟晚舟事件发生后，孟晚舟出现于法律、政治和科技新闻，姚安娜出现于大学和娱乐新闻。

两姐妹的一个区别是，孟晚舟见诸公众时是爆炸性的且身份特征是连续一致，而姚安娜见诸公众是温火且没有一致性，这种区别反映在商标的注册申请和审查过程中。
申请注册孟晚舟商标的少且无法注册成功，而申请注册姚安娜商标的多且早期的能注册成功。再者是注册孟晚舟商标的必要性不强，而注册姚安娜商标是必要的。

国际商标注册马德里体系概述及法律热点问题剖析

本人有幸于今年一月中被设立在瑞士日内瓦的世界知识产权组织（WIPO）聘请参与一项研究讨论修改马德里体系国际商标注册相关国际条约法律文本的研究课题，为期三个月。在过去的一个多月时间内，本人充分利用WIPO提供的庞大的内网和外网的资料库和数据库，同时利用地利的优势，与WIPO相关部门的多位法律专家，特别是一些极为资深的人士（有些已在WIPO工作长达二十年以上，其中很多专家都直接参与修改相关法律条文的工作，甚至现在看到的很多修改过的条文都是直接出于他们的手笔）进行过多次反复详尽的讨论，从中了解了一些最新的或以前知道不多或不尽详尽的情况，现在利用这个机会为从事相关法律服务的同仁或关注马德里体系发展的用户做一个简单的介绍和分析。由于篇幅所限，本文分上下两部分。第一部分主要介绍马德里体系最新发展情况。第二部分则挑选几个有重大影响的法律热点问题加以分析和讨论。

背景介绍
【商标国际注册马德里协定】 (以下简称“马德里协定”或“协定”），是1891年4月14日签订于西班牙的马德里并于次年生效。它先后被修改或修订过七次（至今为止最后一次是在1979年9月28号）。【商标国际注册马德里议定书】 (以下简称“马德里议定书”或“议定书”），则是于1989年6月27号于西班牙的马德里获得通过并于1996年4月1号生效。（该议定书至今被修订过两次，最后一次是2007年11月12号）。我们通常指的马德里体系或马德里联盟就是指的所有分别参加协定书和议定书或同时参加两者的国家或地区组织的成员国。这两个国际条约是由设在瑞士日内瓦的世界知识产权组织（WIPO）管理和运作的多边国际条约。当然，WIPO在实际管理及运作商标国际注册过程中，除了上述两个主要国际条约外，还有于2009年9月1号生效的“共同实施细则”及于2008年1月1号生效的“行政指引”。当议定书在1989年被马德里联盟通过时，当时只有27个成员国。截止到2011年1月，马德里同盟共有85个成员国（含地区组织）[1]，其中既参加协定书又参加议定书的成员国有54个。纯议定书成员国为29个。纯协定书成员只有2个。[2]我国在1989年和1995年分别加入马德里协定和马德里议定书。
众所周知，商标国际注册马德里体系是建立一个国际商标注册的制度和体系，允许商标申请人（可以是商标所有人、其代理人或公司）根据该商标在原属国的基础注册或基础申请并通过其在原属国的商标注册机构递交给世界知识产权组织国际局并通过其提供的中转服务完成在世界其它缔约国同时申请注册的过程。[3]这一体系设立的初衷和目的是为了使商标权利人简化商标国际注册的程序和降低国际注册成本，在相对短的时间内，在所需国家或地区获取商标注册保护。达到以一点同时波及多点的效率和效果。另外相应的后续服务要求如追加领土延伸，商标续展的日期统一和相应的展期费用的节省也是其明显的特点。因此，相对于直接去各个国家单独逐一提出国际商标注册，不仅手续简便，节省时间，费用相对低廉，为很多企业，特别是中小企业获取多国商标国际注册提供了可能和捷径，同时由于不必单独在不同的国家聘用当地律师提供专业服务，可以免去大量的翻译和公证费用，因而可以降低在商标国际注册的所需的成本。马德里协定国之间自19世纪末实行该系统100多年以来，在很多欧洲成员国家如奥地利、法国、德国、意大利、葡萄牙、西班牙等运行的非常通畅和成功。[4]

由于种种原因，很多普通法系国家（以美国为代表），和北欧的大多斯堪的纳维亚国家及大部分亚洲国家（以日本为代表）都长期徘徊在马德里体系之外。究其主要原因，一是马德里协议对成员国附加很多先决条件，如要求拟申请国际注册的该商标必须在母国事先获得注册为前提，这与一些国家的商标注册立法有冲突（如有的国家允许使用在先原则）。同时，马德里协定要求法语为唯一的注册语言也使得很多母语为英语的国家却而止步。由于国际上很多经济实力强大、商业活动旺盛或有影响力的国家（如美、英、澳大利亚、日本等）并未加入到马德里联盟中，使得当时的马德里联盟缺乏广泛的代表性，更显而易见的是使用该联盟服务进行国际商标注册的国家变得非常有限。鉴于此种情况，WIPO开始寻求合理的解决方案，一方面即要顾及当时联盟成员的利益，同时也要解决如何消除这些非联盟成员国加入联盟的法律障碍问题。显然，通过修改现行马德里协定主要条款的方式不切实际。因为其中涉及的关键法律问题都是支撑该协定的基石（下面会专门论述），如加以取消或对其进行实质性修改将从根本上取消协定存在的价值，这显然不会得到当时联盟成员的支持和认可。因此，WIPO在80年代开始与美国和其它主要非成员国进行谈判，探讨以适当修改马德里协定并以附加一份马德里议定书的方式，消除这些国家加入联盟的障碍。经过若干年的谈判，终于在1989年6月将马德里议定书的最后法律文本定稿并通过，并使其于1996年4月1号正式生效。该议定书重大特点之一是消除了有关国家需要大幅度修改国内法的弊端，为包括美国在内的有关国家加入联盟铺平了道路。从1989年议定书被通过到4年后的1993年，美国国会才通过【马德里议定书实施法案】。又经过近10年的辩论和争议，该议案才最终于2003年11月在美国生效。[5]英国于1995年12月1号成为议定书成员国。日本和澳大利亚于2000年3月14号和2001年7月11号分别加入。

马德里协定书和马德里议定书的差异
本人根据WIPO国际商标注册马德里联盟法律工作组提供的信息和其它资料，将马德里协定书和马德里议定书的差异之处分析如下：

1）申请国际注册的前提：基础注册和基础申请；

这是马德里协定和马德里议定书的实质性区别之一，这也是当时把美英日等国家拒之马德里联盟门外的主要原因之一。根据马德里协议，商标申请人只有已在原属国负责本国商标注册局（“原属局”）获得注册的商标才能作为申请同一商标国际注册的基础和前提。这一规定在当时马德里联盟成员国之间运行的没有障碍。原因之一是这些国家对领土延伸商标注册审批相对宽松，如一些国家对相关商标申请是否涉及以前第三人权益不做审查，（如德国、奥地利和意大利），有些国家甚至不做实质性审查，如90年代前的法国等。但这对于美国、英国，及亚洲的日本等国家，都对商标注册申请实行相对严格的审查程序。假如这些国家一旦加入这一协定并受之约束的话，将在时间上不利于通过这些国家递交国际申请的商标权利人得到及时有效的商标国际保护。原因很简单，这些商标权利人要先在本国获得所在国商标注册的时间要远远长于当时马德里联盟现有成员国在其国家获得商标注册的时间。鉴于此，马德里议定书则将国际注册的前提改为其在母国的国内基础注册或基础申请。[6]这实际上等于开了一个口子，申请人不必等到商标在其原属局注册成功后，而只要有基础申请就可以提交马德里商标国际注册申请。在中国，申请人在拿到商标局发出的商标注册申请受理通知书后，就可以提交国际注册申请，指定受马德里议定书约束的缔约方。

2）被指定缔约方对延伸国际商标注册驳回的期限问题

这也是马德里协定和议定书的主要区别之一。被指定缔约方依职权的驳回，是指被指定缔约方主管商标注册机关根据该国法律经实质审查，认为领土延伸申请违反了该被指定缔约方有关的法律规定，因此对该领土延伸申请的商标做出的不予保护的决定。驳回包括全部驳回和部分驳回。国际注册申请的驳回期限因适用马德里协定或马德里议定书而可能有所不同。对于适用马德里协定的国际注册申请，被指定缔约方行使驳回权利的期限为12个月；[7]适用马德里议定书的国际注册申请，被指定缔约方行使驳回权利的期限可能为12个月，也可能为18个月，甚至更长（见注8）。可见马德里议定书在此问题上留给议定书成员国更多灵活性，其主要原因也是上面提到的，即很多国家对商标注册审查相对严格，因此在审查时间上也相对较长。若被指定缔约方希望享有18个月的驳回期限，则需要向国际局提交正式的声明，声明12个月的驳回期限由18个月代替。[8] 事实上很多成员国在加入议定书时都作出选择18个月驳回期限的声明，如美国、日本，包括中国在内。如果在马德里协定和马德里议定书规定的12个月或者18个月内，被指定缔约方未能及时行使驳回权利，则不论国际注册申请是否违反了被指定缔约方的法律规定，都将自动在被指定缔约方获得保护。这里采取的是所谓的默许原则，即“没有消息是最好的消息”。但这一点在今年伊始也发生了变化。根据2009年9月1号修改后生效的“共同纲领”第40条（5）规定，自2011年1月1号开始，马德里同盟成员国应根据议定书第18款（1）向已通过在其国家领土延伸国际商标注册成功的申请人出具商标注册的证明。[9]这是一个很大的改进，解决了很多成员国多年反映的商标权利人面临的困境：即根据默许原则，其通过马德里系统申请的国际商标是否在其它成员国成功注册的具有不确定性因素。这也是导致一些商标权利人宁可去每个国家逐一申请而不通过马德里系统申请的原因之一。

3）标准规费与单独规费

这是马德里协定和议定书另外一个有所不同的地方。

坦率讲，由于历史原因，马德里协定关于商标国际注册收费体系要相对简单、经济和容易计算。[10]这主要体现在要求被缔约方延伸保护申请商标注册标准规费上。[11]这主要由于马德里协定成员国为了鼓励成员之间优先使用国际协议而设立的相对较低的标准费用（一般较同一商标在国内直接注册要优惠10%左右）。因此，有些成员国在领土延伸申请审查方面似乎不如国内申请审查严格。有些成员国在处理领土延伸申请时甚至在异议期内不在本国公示拟注册商标信息，因为他们认为标准附加费并不包括此项费用，也不包括翻译成本国语言的费用。因此，一些国家只能根据WIPO 【The Gazette】上提供的信息提供给可能对该商标提出异议的相关方。[12]

而任何一个加入马德里议定书的国家，在其加入时可以声明，对指定该国的领土延伸保护申请可以收取单独规费而不是标准规费。[13]这显然是为了吸引更多国家，特别是美国、英国、澳大利亚和日本等国家加入马德里联盟而作出的让步。因为这些国家对商标注册标准审查相对要严格的多，特别是美国。如美国专利商标局（USPTO）对某一商标所要代表的产品和服务的范围界定要求非常严格。又如USPTO要求商标申请人必须证明其已经使用了某个商标或者有善意的意图将该商标投入商业使用的计划，而这一要求在马德里联盟的其它很多国家并不存在。因此，在不可能简化注册审查标准的前提下，如按照标准规费收费则肯定得不偿失。因此，这些国家要求用单独收费方式以取代标准规费收费方式。当然，单独规费的确定也不是随意的，而是有其严格的确定和变动标准的。[14]

4）议定书第九款之六：协定书保护性条款：“Safeguard Clause”.[15]

在讨论起草议定书的过程中为什么加上这条有约束力的法律条款是有历史背景的。当时由于大势所趋，必须改革现有法律体系，以吸引更多的尚游离在马德里联盟体系外的国家（特别是美国）加入该体系，在讨论拟定马德里议定书条文过程中，按照美国学者的说法是由于当时的一些成员国担心新成员的加入可能会影响或改变现有体系成员国之间运行的被认为还算很成功的模式，因此在议定书第9款之6处加上了一个保护性条款。[16]但我个人的意见则认为是由于当时议定书的起草者们对议定书是否能取得预期成功效果尚未有十足把握而采取的一个权宜之计。这也是为什么该条款预留了个条件，即在满足一定条件下，马德里联盟成员（只包含同属协定和议定书的成员国）有权根据一定程序讨论修改或删除该条款。可以看出这是议定书设计者们想出的用心良苦的一个进退自如的两全齐美的办法：如议定书实施的不成功，即真正参加的的缔约国达不到预期的数量，则现有制度保持不变；如运行的非常成功，则由同属协议国和议定书的成员决定是否将此保护性条款加以修改或废除。的确，此条款在2007年10月的第38次马德里联盟大会上被正式通过修改。[17]现在看来当时把修改该条款的特殊权利保留给马德里联盟层面而非是外交会议层面是非常明智的，因为通过后者修法的程序复杂且难度是非常之大的。[18]

5）申请语言的不同

马德里协议规定申请国际注册商标只允许用法语一种语言，除了其它原因外，这一定程度上是基于历史上人们认为法语是一种相对比较严谨的语言的原因。的确，据WIPO资深的专家介绍，在英语被允许使用作为注册的工作语言的当初阶段，一些原属局在递交申请表格时确实产生很多用词模糊，不准确而需要WIPO审查员用法语翻译后加以确认的情形。话说回来，申请语言看似是一个简单的事情，然而它的确是使很多英语为母语的国家对马德里体系望而却步的原因之一。因此，加入马德里议定书的成员国可以选择使用三种语言之一申请商标的国际注册，即英语、法语和西班牙语。同时协议书规定原属局可以让商标申请人在三种语言中作出选择。[19]

以上部分是对马德里体系的最新发展作了一个简单概括介绍及马德里协定书和议定书的一些实质性区别。本文章下半部分除了介绍协定书和议定书其它一些主要是程序方面的区别外，将重点分析马德里体系中已经发生和正在讨论要修改的若干法律热点问题。

[孔嘉，国浩律师事务所合伙人（上海），中国人民大学法学院法学博士]

[1] 见WIPO website: www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
[2] 目前只有阿尔及利亚和塔吉克斯坦两国属于纯协定国成员。其中，塔吉克斯坦议会已于2011年1月12号批准加入议定书，但尚未按照议定书第14款履行程序递交申请加入的手续，法律上讲议定书尚未在该国生效。因此它目前还被归类为纯协定国成员。
[3] 见议定书第2款（2）。
[4] See Nadine Jacobson “Essentials of Madrid Protocol Practice”, Practicing Law Institute, 2003 p.4
[5] 参见白显月：“为什么美国公司对马德里体系敬而远之”，【电子知识产权】2006.5 p. 53
[6] 见议定书第2款（1）
[7] 见协定书第 3款 (4) 和5 (2).
[8] 事实上，根据议定书第5款(2) (c)规定，在特定条件下，如果驳回理由是基于第三方可能提出异议，则驳回通知甚至可以在18个月后发出。但前提是被指定缔约方必须在18个月期满前知会国际局有第三方提出异议的可能。同时，驳回申请必须在提出异议期限届满后一个月内但最长不能超过异议期开始后七个月内发出，以两个期限之一先到期限为准。

[9]遗憾的是条文中没有明确规定如成员国不尽此义务将要承担什么法律后果。即缺乏执行此条款约束力的规定。
[10] 见附件1。
[11] 见协定书第8款(2)。自2008年9月1日起，附件费和补充费由73瑞郎增加到100瑞郎。
[12] See Nadine Jacobson “Essentials of Madrid Protocol Practice”, Practicing Law Institute, 2003 p.11

[13] 见最新的议定书国家标准收费表（截止到2011年3月3日）可登陆WIPO网站：www.wipo.int/export/sites/www/madridgazette/en/remarks/ind_taxes.html
[14] 见议定书第8款（7）。
[15]即若一个商标国际申请的原属国和该商标申请延伸的被缔约国同属马德里协议和马德里议定书的“双边双料协约国”时，则适用马德里协议的约定而非马德里议定书。
[16] See Nadine Jacobson “Essentials of Madrid Protocol Practice”, Practicing Law Institute, 2003 p.4
[17]这也是本人在下面将要重点讨论的法律热点问题之一。在此就不展开讨论了。
[18] 在议定书中，此种情况不多见。还有另外一个关于对驳回时间的条款的修改权利放在马德里联盟层面。见第5款 (2) (e)。
[19] 见议定书第16款和共同纲领第6条。

本文上半部分对马德里体系的最新发展作了一个简单概括，并着重介绍了马德里协定书和议定书的一些实质性区别。本文章下半部分除了再简单介绍协定书和议定书其它一些主要是程序方面的区别外，将重点分析马德里体系中已经发生和正在讨论要修改的若干法律热点问题。

1）协定书和议定书其它几个方面区别

除了上述几点主要区别外，协定书和议定书在其它一些方面，主要是程序上还有一些区别。

（1） “中心打击”后的补救措施

关于“中心打击原则”，因后面要作专门分析，在此不展开讨论。只是说明在马德里协定和议定书中，都有“中心打击”的规定，其法律依据是国际注册与其基础注册或基础申请之间在国际商标注册之日起五年内存在依附关系。即如果一个商标基础注册或基础申请在五年内在原属国被撤销、被宣布无效或被申请驳回，即该商标不再在原属国受到法律保护后，则依其为基础申请到马德里其它成员国申请的国际商标注册也随时失效。[1]但两者的区别是协定书没有规定商标注册人在受到“中心打击”后的补救措施。而议定书则允许注册人在受“中心打击”后，可以将国际注册转换到原先被指定缔约国或地区申请注册，而且还可以保留原有的国际注册日期和优先权日期。[2]

（2）商标申请人资格顺序要求

在协定书中，有一个所谓“层递关系”（“Cascade”）的概念。即商标申请人必须按照协定书第1款（3）条严格按下述顺序选择原属局：(a) 申请人设有真实有效的工商营业所的任何《协定》成员国；或者 (b) 在此类国家没有营业所在地的，其住所所在的《协定》成员国；或者(c) 在此类国家既没有营业所又没有住所的，其国籍所在的《协定》成员国。申请人因此不能自由选择原属局。例如，如果申请人事实上在另一个《协定》成员国设有工商营业所，就不能以其住所所在国的作为条件提出国际申请。[3] 这实际上给商标注册人带来很多不便。如一个法国商标申请人在意大利设有真实有效的公司，但其本人则常驻在法国，按照以上规定，他必须把意大利作为原属国申请商标而不是把他的居所地法国作为原属国而提出商标申请。而议定书中则没有此类顺序的硬性规定。按照议定书第2款 (2)“原属局”的定义，申请人可以自由地基于营业所、住所或国籍选择自己的原属局，但只能选择一个原属局。这样，对于国家主管局，是该国国民、在该国有住所或在该国设有真实有效的工商营业所的任何人均可提出商标国际申请。对于缔约组织主管局，是该组织成员国国民、在该组织领土上有住所或在该组织领土上设有真实有效的工商营业所的任何人均可以提出商标国际申请。[4]

（3）商标注册人提交商标国际注册后续申请程序的灵活性

议定书在对商标注册人提交国际商标注册若干后续申请程序方面也呈现了灵活性，即在法律规定的范围内，允许注册人或通过原属局或直接向世界知识产权组织国际局直接递交申请，比如后期指定的提交申请。[5]又如商标注册人想提交在部分被指定缔约方、在部分或全部商品和服务上的保护申请及在全部被指定缔约方、在部分或全部商品和服务上注销国际注册的申请等，也可以直接向国际局提交，也可以通过原属局提交。[6]而这些选择在协定书中是不存在的。

以上部分是对马德里体系的最新发展及协定书和议定书的主要异同作了一个简单概括介绍。下面将重点分析马德里体系中已经发生和正在讨论要修改的若干法律热点问题。由于篇幅所限，这里主要介绍两个引起广泛关注并有重大影响的法律热点问题，一个是已经在2007年经过马德里联盟大会进行过重大修改的有关议定书第9条之6“保护性条款”的问题；另一个则是几年前主要由挪威代表团提出并有很多成员国积极响应, 现在正由马德里联盟有关国际商标马德里注册法律工作委员会认真研究讨论的有关围绕“中心打击原则”存在的必要性和合理性的问题。

关于马德里议定书第9条之6，即所谓“保护性条款”的重大修改法律问题剖析

历史背景。

在2007年9月24到10月3日召开的马德里联盟第38届大会上对在马德里议定书第9条之6（1），即著名的“保护性条款”(“Safeguard Clause”) 做出重大修改。修改前的条款规定，如果一个商标注册国际申请和注册发生在两个同属协定书和议定书的签约国之间（即双边双料协议国），则适用协定书的所有条款。换言之，是协定书的所有约定条款而不是议定书的条款被视为适用所有同属协定书和议定书签约国在国际商标注册时的法律准据。例如，中国和德国同属协定书和议定书的成员国，在两国向国际局递交商标国际申请时及向对方提出领土延伸商标保护时，只适用协定书的相关条款。但是，如果是商标申请国际注册发生在中国和芬兰之间，则不适用协定书的条款，原因是芬兰只是议定书成员国（即不符合同属双协议成员国的条件）。在实践中，适用协定书条款带来了一系列的对商标申请人通过马德里系统进行国际商标申请和注册的不便。其中最为突出的两点在本文上半部分已提到，一点是商标申请人提出的商标必须事先在原属局获得注册后方可提出国际注册，即注册在先原则；另一点是申请国际商标注册的语言只能是法语，即单一语言原则。当然除了这两点外，协定书还有一些其它比较缺乏变通性的规定也使得商标注册人望而止步。以中国为例，当时马德里同盟共有82个成员国。其中有26个纯议定书国家。其余56个中有7个纯协定书成员国，49个国家为双协议书成员国。中国商标申请人如想在这56个国家申请延伸保护，则必须按协定书条款申请。具体讲就是要等到国内商标注册后才能申请马德里国际商标申请及延伸保护并且原属局只能以法语作为申请语言。在马德里国际商标注册法律工作组讨论提议修改这个条款时，作了一些模拟计算统计。如以2005年统计数据为例，通过国际局申请延伸注册和后续追加延伸保护有356,487 个例。其中198,894例是通过协定书条款申请的；157,593是通过议定书条款申请的。同时，在通过国际局申请商标注册国际注册的33,169数据中，有14,823例是由于保护性条款存在而适用协定书的。根据模拟计算, 如果当时没有这一保护性条款，则该数量将降至到6,524例。[7]又以2007年数据为例，在国际局登记注册商标及申请领土延伸保护的数据中，由于“保护性条款”的适用，使得通过协定书条款进行延伸保护的数量占总数的51%，而适用议定书的则占48.2%。国际局用同样的数据，但把一个前提做个假设置换，即把适用协定书条款改为适用议定书条款，则通过协定书申请的数量将会戏剧性的降至17.8%。[8]基于上述情况，马德里联盟授权法律工作组研究探讨修改议定书第9条之6的可能性和可行性。法律工作组从2005年至2007年经过两年四次工作会议及与马德里联盟成员国以各种形式进行多次非正式磋商，马德里联盟终于在2007年召开的第38次联盟大会上通过对议定书的第9条之6做出实质性修改。这次修改被称为是自议定书生效以来的第一次重大修法，此举也被认为会对马德里体系本身的发展变革带来重大正面影响。[9]

议定书第9条之6修改的主要内容。

马德里联盟通过的对议定书第9条之6的重大修改的主要内容是取消了原议定书中的保护性条款，同时附加了一些新的条款。主要内容有：首先，新加了（1）段（ａ）已取代原议定书中的（１）。即约定自2008年9月1号起，原适用马德里协定书的保护性条款被取消，取而代之的是相反的约定，即如果一个商标注册国际申请和注册发生在两个同属协定书和议定书的签约国之间（即双边双料协议），则适用议定书的所有条款。其次，新的条款（1）(a) 后面又新加了一个(b)条款。主要包含两个内容。第一方面是涉及成员国对延伸申请发出拒绝保护的时间期限问题。第二方面是关于是可否收取单独规费问题。关于这两点，这里先要介绍一下简单背景。原先由于有关的成员国在加入议定书时可根据议定书第5条(2) (b) (c) ，可声明将提出发出拒绝保护的通知由12个月延至18个月，并可能基于第三者提出反对的理由，甚至在18个月后发出不予保护通知。[10]但修改后的第9条之六（1）(b) 则规定即使议定书成员国已经声明采用延期发回驳回的条款（18个月甚至更长）,但在此暂不适用，即应按议定书第5条(2)(a) 条款执行, 即驳回延伸保护的时间一律限定在12个月之内, 没有例外。即如果12个月内未发出不予保护通知,则视为该商标延伸申请获得自动保护。同样，关于收费方式问题也采取类似安排。即原先议定书成员国可根据议定书第8条 (7) 条款声明采取单独规费收费方式。但第9条之六（1）(b) 则规定即使议定书成员国已经做出上述声明但在此也暂不适用，即必须仍然采用标准规费方式收费。[11]同时，马德里联盟成员国对议定书第9条之6（2）也做了修订。修订后的条款规定马德里联盟将会在自2008年9月1号起的3年后(也就是2011年8月31日后) 对 (1) (b ) 内容再做出审查，之后决定是否对(1) (b) 内容做全部删除或部分删除。当然，只有同属马德里协定书和议定书的双属签约国才有资格参与对以上内容的讨论并要经其3/4多数表决通过后方为有效。顺便提及一下，由于对议定书第9条之6进行了重大修订, 相应的，共同纲领中的相关条款及与收取费用等有关附属条款也做了相应的调整和改变。虽然涉及修改之处达十余处之多，但大多是文字与程序方面的改动有关，如语言由单一法语调整到三种语言等。由于篇幅所限，在此就不一一说明了。

保护性条款被取消后的意义和带来的效果。

如前文所述,议定书第9条之六被修订的直接后果是保护性条款的被取消。显然，这对用户通过马德里系统进行国际注册是个福音。同时，有学者还认为这是自马德里议定书实施以来最为意义重大的一次修改，并且会对马德里体系的进一步改革发展带来更为广泛积极的和正面的影响。[12]但取消保护性条款是否真正带来了积极的效果呢？让我们从WIPO国际局提供的数据中看个究竟。由于议定书适用所有在双边注册国之间的国际注册和延伸保护，所以用户可以通过在原属局的注册或申请后就可进行申请国际注册。数据显示，自2008年9月1日到2010年12月31日止，通过在原属局基于基础申请而向国际局申请注册的有12,570件，占全部申请量的26%左右。[13]见图表1。

图表 1

同时，由于议定书规定可以使用三种语言，即用户可以在英语、法语、或西班牙语中选择进行国际注册，因此通过英语注册的客户大增，并有连年上升的趋势。见图表 2

图表 2

由以上图表中不难看出，由于对议定书第9条之6的修改，即删除了保护性条款后，使得用户通过马德里系统进行国际注册变得更为方便和简洁。除了用户感觉方便外, 对马德里联盟成员国来讲, 的确在很大程度上达到了当时支持通过修改此条款人们的设想和预期的目的, 取得了一个双赢的结果。因此,可以说这是马德里体系历史发展长河中一次成功的修法。至于根据第9条之6 （2）的要求，成员国将如何在规定的3年后（自2008年9月1日起）对 (1) (b) 的内容做审查，至于将会得出什么结论，将会依据国际局提供的数据和法律工作委员会提供的报告内容而定。因涉及很多国际局目前尚未对外公布的数据和本人所做的工作报告还尚待法律工作委员会给与审阅，在此就不便透露任何进一步的信息了。

关于围绕马德里议定书第6条“国际注册与国内注册依附关系”而衍生的“中心打击原则”展开的法律问题讨论最新进展
1）历史背景。

对这一问题的讨论要从源头说起。在马德里协议书和马德里议定书中都有关于国际注册与国内注册依附关系的规定。具体都是在第6条 (2) 、(3) 款。由于马德里联盟成员国里除了一个国家外都适应议定书，在此就以讨论议定书为主。[14]议定书第6条的标题是：“国际注册的有效期；国际注册的依附和独立”。其（2）是这样规定的：“自国际注册之日起五年期满后，国际注册即分别与基础申请或由之产生的注册，或者基础注册相独立。如下另有规定的除外。”其 (3) 做出如下规定：“在注册之日起五年期满前，如果基础申请或由之产生的注册或者基础注册分别就全部或部分国际注册中所列的商品和服务被撤回、过期、被放弃、最终驳回、注销或被宣布无效，无论其是否已被转让，都不得再要求国际注册给予的保护。。。。”。[15]这就引申出了所谓的“中心打击原则”的概念，即指自国际注册之日起5年内，国际注册与其基础申请或基础注册之间存在依附关系。在此期间，若某国际注册的基础注册被撤销或宣布无效或其基础申请被驳回，那么该国际注册在所有被指定延伸保护缔约国都不再予以保护。当然，议定书中规定了若国际商标的注册人在被“中心打击”后有相应的补救措施，即该国际注册被撤销之日起3个月内，国际注册的注册人可以向有关的议定书缔约方提出将国际注册转为国内注册的申请，原来的国际注册日期将被视为该国家国内申请的申请日，并享有在先的权力。
据WIPO马德里商标国际注册法律工作委员会专家介绍，在讨论议定书文本时，对是否在此问题上与马德里协定中的相关规定对接，即是否保留“中心打击原则”存在分歧。反对保留此原则的人认为，首先,“中心打击原则”的实质与公认的知识产权地域性保护法律原则相违背，即由于某个商标在其原属局的国家被撤销后，则将波及并株连到其它不同法域的国家，而该商标即使已被延伸保护国法律认可也由于其国际注册的被注销而一并实效; 其次, 在被“中心打击”后, 也未明确商标权利人是否享有与本国申请人在类似情形下应享有的同等司法救济措施的权力的规定, 而只是有前文提到的在三个月内将国际注册转为国内注册的选择权。支持的人则认为由于商标注册人可以通过马德里系统在多国同时申请注册的便利，必须要保留对第三方权利人的合法权利加以保护的制衡机制，同时可以有效防止滥用马德里系统进行国际注册的行为。最后，作为各方利益讨论的结果，还是保留了“中心打击原则”的规定。
2）法律工作委员会关于研究“中心打击原则”带来的问题进而讨论基础注册存在的必要性问题的问题。

事实上，在讨论对马德里议定书第9条之6“保护性条款”修订时，人们已经对围绕由于“中心打击原则”带来的问题开始讨论是否要触及更为基本的原则问题，即原属国基本注册是否可以取消的问题了。最早正式提交相关建议的是由挪威代表团于2006年6月12-16日在日内瓦召开的法律工作委员会上正式提出。之后，挪威代表团又分别提交了一些补充建议。[16]由于篇幅所限，在此不详细介绍挪威代表团提出建议的内容。简单讲，挪威代表团提出的观点是，由于存在国际注册依附于国内注册的规定，即存在“中心打击”的风险，及其他因素，应考虑取消基础注册的要求，从而可以根本上解决“中心打击”的可能性。其依据是，调整外观设计的1999年通过“海牙协议日内瓦文本”就没有要求外观设计需要在原属国基础注册的要求，而“海牙协议日内瓦文本”是更新的国际协议。挪威建议书中还列举了一些被认为是如果取消了基础注册的要求而可能对用户带来的更大方便和好处的可能性。比如, 如像外观设计申请一样，某议定书签约国的申请人也可以申请母国的外观设计注册，(马德里体系则不允许此种申请), 其好处是商标申请人只需要关注一个商标申请，即国际商标注册是否成功，而无需担心其国内商标注册或申请是否成功。按照挪威的建议书，如取消了对基础注册或基础申请的要求，则必然导致要取消议定书中第6条（2）和（3）款，其结果是取消国际注册对国内注册的依附关系，其5年依附期时间也就不复存在, “中心打击原则”自然也就不消自灭了。[17]

3）最新进展。

挪威代表团2006年首次正式提出讨论对议定书最基本原则之一，即考虑取消在原属国基本注册和基本申请的要求，并以调整外观设计的另一部国际条约“海牙协议日内瓦文本”为依据。在之后的若干法律工作委员会会议上和其它马德里成员国之间非正式讨论中都对挪威和其它一些国家提出的补充议案进行过多次讨论。其进展不大。分析其原因有两大方面。从法律层面讲，首先，若要对如此关键重大的条款进行修改，必须要经过外交会议，而非马德里联盟成员国可以决定。可以想象，通过外交会议通过此事的难度是非常大的。其次，从操作层面上看, 取消基础注册或基础申请会涉及到很多国家要修改国内的相关立法，这需要多国的共同努力和时间来完成。例如中国，就要修改“马德里商标国际注册实施办法”第4条2款的规定。再次，如果发生涉及商标注册或侵权争议，一定是发生在一个具体的议定书国内，由于发生商标争议地区的原属局是通过国际局转发到本国要求进行商标注册，因此，在时间把握、取证、确权等方面肯定会有很多不确定因素存在。从商业层面讲，很多原属局对取消基础注册或基础申请的建议颇不以为然，原因很简单，这会直接影响到它们的经济利益。再有，有人怀疑在不影响对用户提供优质服务的前提下，WIPO国际局是否有足够资源能承担如此重大的改变。鉴于种种反对声音和阻力，最初的比较激进的一步到位的改革建议声音已逐渐减弱，取而代之的是将重点放在研究“中心打击原则”的使用率如何及其存在是否合理及必要的数据统计方面。根据WIPO马德里国际注册法律工作委员会2011年3月提供的最新数据，在2010年7月1日到2010年12月31日止，国际局共接到1240例通过国际局注册的商标无效的通知，在其中，大概有215件可能（无法肯定）是由于“中心打击”造成的。在215例中，德国有58例，欧盟占了116例。其它国家占得数目微不足道。（只占3.3%）。另外一组数据说明，在2005年国际局收到的商标无效通知按议定书成员国分，只有以美国为代表的五个国家（地区）呈现双位数。仅美国就占了当年发出全部商标无效通知书的37.19%。[18]根据国际局提出其它数据进一步说明，“中心打击”的使用率是极低的。同时这一原则似乎只是对少数国家用户可能才有意义。国际局提供的其他数据同时说明，即使由于受到“中心打击”后的商标持有人，大多数为中小公司，由于预算费用和其它因素，很少采取将国际注册转变为国内注册的情形。鉴于上述数据和分析，人们可以得出结论，“中心打击”的使用率并不高，同时只对极少数国家可能有意义。但它的存在仍像是一把悬在头上的利剑，或是一只尚未落地的皮靴，对其它大多数议定书成员国来说似有不公平之嫌，因此“中心打击原则”存在的必要性和合理性自然就纳入到讨论范围之内。如果大多数成员国在此问题上可以达到共识，那么下一步采取何种措施将会被提到议事日程上来。既然用激进的方式,即以取消基本注册或基本申请的建议被认为是不成熟、不现实而不可取的话，那么专家们正在寻求其它变通方法来面对和解决此问题。其中被提及最多的一种方式是参考外观设计海牙协定的做法，即以“冻结”1934年“伦敦文本”的做法由马德里联盟成员国来“冻结”马德里议定书第6条（2）款的方式，如此即可避免召开外交大会的麻烦，同时可以达到在实际操作过程中使“中心打击原则”被“冻结”即被搁置一旁不被使用的效果。此问题下一步如何发展，将会在今年7月4号到8号在日内瓦召开的第9届法律工作委员会上及今后的马德里联盟架构下的其它相关场合中被广泛讨论，本人会密切跟踪此事。

以上内容是本人在瑞士日内瓦世界知识产权组织所在地为国际商标注册马德里体系法律工作委员会工作了3个月期间根据所见所闻撰写的旨在介绍国际商标注册马德里体系发展的一些最新动态及几个法律热点问题。其中免不了有一些信息不够准确或有遗漏之处，欢迎各位同仁批评指正。
[孔嘉，国浩律师事务所合伙人（上海），中国人民大学法学院法学博士]

[1] 见协定书第6款（3）和议定书第6款（3）。
[2] 见议定书第6款（3）和共同纲领第22条。同时议定书第9条之5条规定如果将国际注册转变为国家或地区申请享受优先权时应满足三个条件：(i) 此申请于国际注册被撤销之日起三个月内提交；(ii) 提交申请中所列的商品和服务实际上包括在国际注册的商品和服务表中；(iii) 该申请符合所适应法律的一切规定，包括费用的规定。
[3] 见WIPO “【马德里协定】和【马德里议定书】商标国际注册指南”B 02.02 2009年更新版
[4] 见上，B 02.03
[5] 见共同纲领第24条 (2) 。同时该条也明确规定例外情况，即有些申请还必须通过原属局。
[6] 见共同纲领第25条 (1) (b) 。
[7] WIPO Legal Working group document：MM/LD/WG/2/3 p. 4-6
[8] Gregoire Bisson:“Repeal of the Safeguard Clause in the Madrid System: Practical Implications for New Filings and Existing International Registrations” ECTA Gazette No. 56 Spring, 2008 p. 43-44
[9] 同上。p. 53.
[10] 但即使声明是基于第三者反对而可能在18个月后发出驳回申请也是附有条件的。即驳回申请必须在提出异议期限届满后一个月内但最长不能超过异议期开始后七个月内发出，以两个期限之一先到期限为准。
[11] 但标准规费（附加费和补充费）将从73瑞郎上调到100瑞郎。
[12] Gregoire Bisson:“Repeal of the Safeguard Clause in the Madrid System: Practical Implications for New Filings and Existing International Registrations” ECTA Gazette No. 56 Spring, 2008 p. 53

[13] 以下图表是从本人在WIPO做项目的报告中众多图表中摘出的两个。
[14] 在本人撰写此文上半部分时，仍有两个国家是纯协议国。但在三月下旬，塔吉克斯坦政府向WIPO总干事正式提交加入议定书的申请，完成加入议定书的全部手续，成为议定书的正式成员国。
[15] 见WIPO 网站 www.wipo.int/madrid/ch/legal_texts
[16] 见WIPO文件：MM/LD/WG/2/9; MM/LD/WG/6/2;MM/LD/WG/6/5.
[17] 见WIPO 文件：MM/LD/WG/6/2 “Revised Proposal by Norway” 第5条到12条。
[18] 见WIPO文件：MM/LD/WG/9/3

商标马德里国际注册的利弊及对策

大家都知道，建立商标马德里国际注册体系的目的就是为商标权利人简化商标国际注册的程序，使其能在短时间内，以低成本且方便的方式，在所需要的国家里获得商标注册保护。因此，相对于直接去各个国家逐一提出商标注册申请而言，通过商标马德里国际注册体系进行商标国际注册，不仅费用较低，而且节省时间，手续简单，这就是商标马德里国际注册的利。在我们，包括世界各国的同行们，纷纷津津乐道于马德里协定的好处时，却很少有人注意到它的不足之处。比如，由于商标马德里国际注册必须以原属国的注册为基础（议定书国放宽到只要申请即可），即必须有基础注册，这就使商标马德里国际注册无法享受到《保护工业产权巴黎公约》规定的其成员国在商标注册上享有的六个月优先权，这对大公司的新的商标战略的实施无疑是致命的。此外，通过商标马德里国际注册程序注册的商标，如果在注册之日起5年之内，基础注册或申请全部或部分被驳回、撤回、注销、撤销、放弃或宣布无效，那么，其效力及于所有指定国，即该商标不得再要求国际注册给予的保护，这项规定被称为“中心打击”。总之，商标马德里国际注册有利有弊，作者根据自己的工作体会和对马德里协定的研究，就商标国际注册马德里体系的利和弊进行简要的论述，以期引起大家的关注和讨论。

一、商标马德里国际注册的利

1、费用较低

商标马德里国际注册的费用包括三部分，一是基础注册费，二是指定国家的费用，三是本国商标主管机关的费用。国际注册申请人可以在一份申请中指定一个或者多个成员国要求对其申请商标进行保护，无论指定一个成员国还是指定全部成员国，商标国际注册申请人均只需缴纳一份基础注册费，因此，指定的国家越多，越合算。

通过马德里协定进行商标国际注册时，每指定一个国家，就要交纳一笔指定费。但是，各成员国的指定费用低于分别到每个国家注册的费用。首先，马德里协定国的3个类别以内的指定费用都统一为CHF73（按照通常CHF1.00＝RMB6.50的汇率换算，约折合成人民RMB474.50），比这些协定国中大部分国家的实际商标官费要低；其次，马德里议定书国的费用尽管各国不尽相同，但基本上都仅仅是这些国家的实际商标官费，没有额外费用发生。反过来，如果申请人不通过马德里国际注册体系而直接去这些协定国或者议定书国单独申请商标注册的话，由于各国一般都要求外国人申请商标须委托本国代理人/律师代为办理，因此申请人除了须支付各国的商标官费外，还需支付国外律师/代理人的代理费/翻译费等费用。当然，即便是通过商标国际注册马德里协定或议定书进行商标国际注册，如果发生商标驳回、审查意见、异议、商标复审以及其他问题，仍然要通过这些国家的商标律师或商标代理人进行，有关费用与分别到这些国家逐一进行商标注册申请没有什么不同。

关于申请人本国商标主管机关收取的费用，因国家的不同而不同。

总的来讲，通过马德里协定或议定书进行商标国际注册，可以节省费用。

2、节省时间

中国的商标国际注册申请人从向中国商标局提交商标国际注册申请书之日起，一般6个月左右即可取得世界知识产权组织（WIPO）国际局颁发的商标国际注册证明，其上载明商标的国际注册号和国际注册日。当然，该国际商标注册证明，不是商标被核准注册的证明，只是表明国际局收到了申请的国际注册申请，并经审查符合国际局的要求，并已经或者即将把该申请提交给各指定国进行审查。该商标能否在各指定国获准注册，要以各指定国的审查为准。国际局颁发的国际商标注册证明的意义在于，该国际注册号和国际注册日是其后申请人进行商标的后期指定、变更、转让、续展等一系列活动的基础。

从国际注册日起算，如果12个月内没有收到协定国或者18个月内没有收到议定书国发来的拒绝给予商标保护的驳回通知书，即表示该商标已在该协定国或议定国自动得到了保护，对于那些实际审查期限非常长的国家，此种规定大大缩短了申请人为得到该国的商标注册保护而需等待的时间。比如意大利，如果到该国单独提出商标注册申请，正常情况下获得商标注册的时间约为3-4年，而通过马德里国际注册体系，从申请到取得国际注册证书，再到意大利按规定能够花费的审查期限，全部时间加起来最长不超过20个月，比单独申请注册的3-4年短了很多。

3、手续简单

首先，商标国际注册申请人自行或者通过本国代理组织向本国商标局递交一份申请，即可指定众多国家进行申请保护，手续简便。其次，申请人不需要委托国外的律师/代理人在各国逐一办理。商标国际注册申请人仅需缴纳以瑞士法郎计算的统一的官费和本国商标局的手续费，而不需要到每个指定国分别单独缴纳费用。最后，商标国际注册申请人可以规避一些国家对于单独申请商标的严格要求。比如伊朗，要求所有直接去伊朗申请商标注册的申请人必须委托伊朗本国的代理人代办商标注册申请，而且申请人给予代办人的授权委托书必须经过申请人本国公证机关的公证和伊朗驻该国的使馆的认证方为有效，手续相对较麻烦，而如果通过马德里国际注册体系指定伊朗要求注册，则不存在如上手续问题。

马德里国际注册具有申请人在指定国家逐一单独提出注册申请同样的效力。如在规定的12或18个月内，对该商标的保护未被某一被指定的协定国或议定国驳回，该商标就在该协定国或者议定国得到了保护，并且此种保护与单独注册获得的保护相同，因而申请人不必费心面对各国各不相同的注册要求和审查期限。

马德里国际注册商标的后期变更如后期指定、转让、变更名称/地址、续展等手续，均可以通过简单的单一程序得以实现，商标国际注册申请人仅凭一个国际注册证提交一份申请即可办理前述各种变更事项。

二、商标马德里国际注册的弊

1、必须以基础注册为前提，有可能造成时间上的延误

大家知道，目前大多数国家都采取注册获得商标权的原则，即注册原则或称注册主义，也有采取注册与使用相结合的原则，少数国家采取使用主义原则，即便是采取使用主义的国家，商标注册也非常重要。因此，早一天申请商标注册，对任何公司都是至关重要的。但对于通过商标国际注册马德里协定进行商标国际注册来说，基础注册是前提条件，也就是，要通过马德里进行商标的国际注册，申请人的商标必须是已经在其原属国（即本国）获得注册的商标。我们知道，要先在其本国获得商标注册，少则需要一年，多则需要两年，如发生异议等情况，更是不知道需要多长时间。我们可以想象，在这么长的时间内，谁能保证该商标在国外那么多国家不被他人善意注册或者恶意注册？要避免这种情况的发生，唯一的办法，只能是在本国提出商标注册申请的同时，到各个国家去逐一申请注册。如果本国和目标国都是《保护工业产权巴黎公约》的成员国，则可以自本国提出商标注册申请之日起6个月内，到目标国提出注册申请并主张优先权。

因此，从某种意义上讲，通过商标国际注册马德里协定进行的商标国外注册，不是节省时间，而是在浪费时间，并有可能给企业的国际化经营和商标策略的实施造成无可挽回的损失。象“联想换标”这样大的战略性举动，绝对不能通过商标注册马德里体系进行，而必须是在同一时间内在全世界所有目标国同时进行，或者是根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，全部在六个月的优先权期限内完成。

2、无法享受到《保护工业产权巴黎公约》规定的优先权

所有《保护工业产权巴黎公约》成员国的国民、企业、事业单位、组织或者在这些成员国有居所或办公场所的自然人、企事业单位或组织，在商标注册上有权享有《保护工业产权巴黎公约》规定的6个月的优先权。

根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，一成员国的商标注册申请人在优先权日内，即在其自国提出商标注册申请之日起6个月内，到另外一个成员国提出同样的商标申请并主张优先权，则其在本国提出申请的申请日被视为后一申请的申请日。例如，一中国申请人于2004年1月1日向中国商标局提出一商标注册申请，中国商标局于当日收到并予以受理，则其在中国的申请日就是2004年1月1日。该申请人在5月28日分别向法国、德国等《保护工业产权巴黎公约》的成员国提出同样的商标注册申请，并提供优先权文件和主张优先权，那么，该申请人在法国、德国等《保护工业产权巴黎公约》成员国的商标注册申请的申请日被视为是2004年1月1日。如果他人在2004年4月28日向法国或德国提相同或近似的商标注册申请，就会被视为在后的商标申请而被驳回。

但是，要通过商标国际注册马德里协定进行商标的国外注册，就无法享受到《保护工业产权巴黎公约》规定的优先权。因为马德里协定要求以基础注册为前提，而要完成基础注册，一般都需要一年以上的时间，更不用说在六个月完成了。所以，等基础注册完成，早已超出六个月的优先权期限了。

因此，从这一点上讲，马德里协定等于是在浪费时间。并且，如果因此造成商标在国外被他人抢先注册，而由此带来的损失，可不是一星半点。即使是通过诉讼或其他程序将商标夺回，其花费的代价也不是通过商标国际注册马德里协定节省的费用能够弥补的。

3、“中心打击”原则

上面我们已经提到，通过商标马德里国际注册程序注册的商标，如果在注册之日起5年之内，基础注册或申请全部或部分被驳回、撤回、注销、撤销、放弃或宣布无效，那么，其效力及于所有指定国，即该商标不得再要求国际注册给予的保护，而不管该商标的国际注册是否已经被转让，这项规定被称为“中心打击”。

很显然，“中心打击”原则，是对通过马德里协定进行商标国际注册的申请人的商标利益的重大“打击”。本来，商标注册人想通过马德里协定节省时间和费用，如果发生“中心打击”的问题，商标注册人的损失将是不可估量的。即使是通过议定书进行的国际注册，虽然他在已经注册的国家的国际商标注册可以自该商标被撤销之日起三个月内，向所指定的议定书成员国商标主管机关提交一份申请，并按照各成员国的规定缴纳一定的费用，将该商标的国际注册转换为在该国家的国家注册，但是，他所花费的费用和时间，可能与当初的期望背道而驰。

由此可见，商标国际注册马德里协定有利有弊。作为这样一个被广泛认同和参加的国际商标注册的协定，其优势是相当明显的，但同时，我们又要认识其存在的问题。作为商标申请人，或者作为提供商标注册建议的商标律师或者商标代理人，一定要有清醒的认识，要根据具体情况决定是否使用商标国际注册马德里体系。

三、如何根据申请人的实际情况决定是否使用马德里体系及灵活运用马德里体系（对策）

（一）对于已经注册或经初审公告的商标，可以适用马德里协定

有些企业在准备进行商标的国外注册时，它的商标已经在中国获得注册或者被初审公告。这种情况目前比较常见。这是因为，很多中国企业在规模壮大之前，或者是在遇到商标在海外被他人抢注之前，或者是遇到其他问题，或者是被他人提醒之前，根本没有想到到国外注册自己的商标。在这种情况下，企业可以通过马德里协定或议定书到马德里联盟的成员国注册自己的商标。即便是这种情况，也建议企业在注册之前先进行商标检索。但是，由于国际局并不提供各国的商标检索服务，很有必要通过中国的商标代理机构到各个成员国进行商标检索，以确认该商标获得注册的可能性，否则，一旦该商标被驳回，就会造成不必要的花费。尤其是对于议定书国，它们的指定费用还是相当高的，进行事前检索，减少盲目性，可以节省费用。对于协定国，是否检索，应根据情况而定。如果申请人（企业）的产品已经出口或准备出口到相关的国家，最好还是先做检索，掌握好目标国的商标状况，避免造成商标侵权进而影响到业务的拓展。因为从国际局收到企业提出的国际注册申请，到指定国做出是否授权注册的决定，毕竟还需要12个月或18个月的时间。

同时，我们还要注意一种情况，很多中国企业往往只注册中文的商标，而到国外注册商标时，一般都要注册英文商标或者与当地语言相一致的商标，以适应其国际化的需要。在这种情况下，只有中文商标可以适用马德里协定进行国际注册，而英文商标属于新的商标，并没有在中国注册，因而没有基础注册这个前提，应当参照下面（二）中介绍的对策加以处理。

当然，还有很多国家不是马德里联盟的成员国。对于非马德里成员国，可以用逐一申请或利用“非知”等地区性知识产权组织进行商标的国外注册。

（二）对于尚未在中国提出商标注册申请的商标，应分别情况区别对待

1、如果该商标是跨国公司或大企业的重大商标行动，应采取以下措施：

（1）在向中国商标局提出商标注册申请的同时，通过马德里体系，在议定书国提出商标注册申请。当然，也可考虑逐一申请，原因在于逐一申请时如果目标国是《保护工业产权巴黎公约》的成员国，则可以享有优先权。同时，还应当注意一个问题，就是通过中国商标局向WIPO的国际局提交国际注册申请时，由于受人员和其他条件所限，中国商标局并不能及时将这些申请递交到国际局，而国际局以收到申请的日期为申请日，这样就导致国际申请被大大耽误了。有一次，我们请中国商标局向国际局转交国际注册申请，自我们向中国商标局递交申请之日起时间已过了四个月，商标局还没有将申请转交给国际局。为避免发生类似的情况，建议对重要的议定书国家，仍然要以逐一注册的方式进行国外商标注册。

（2）对于重要的协定国，一律不使用马德里体系，而应当采取逐一申请的方式，分别到这些国家提出商标注册申请，并根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，在该公约的成员国主张优先权。比如，对于“联想换标”这样重大的商标战略性的行动，就应当采用逐一注册的方式，分别进行商标注册。

（3）还可以考虑通过地区性的商标国际组织进行商标的国际注册，如通过欧共体的内部市场协调局，申请欧共体商标注册，通过非洲知识产权组织，申请“非知”商标注册等。

（4）对于非马德里同盟的一般国家，毫无疑问，应以逐一注册为主。

（5）对于非重要的协定国，也可以等待商标初审公告或注册后再通过马德里体系进行国际注册。不过，在确定是否属于“非重要的协定国”时，要非常慎重，不仅要考虑目前的状况，还要考虑今后的发展，尤其是要考虑企业的整体战略，避免因小失大。

2、如果申请商标的重要性现在还不能肯定，或者是中小型号企业，不能投入过多费用，则可以适用以下策略：

（1）对于非常重要的协定国，采取逐一注册，保证申请时间的同步性。尤其是可以适用《保护工业产权巴黎公约》规定的优先权。因为既然在申请国内注册时就考虑国外注册，必然会有一定的战略考虑，还是可以确定哪些国家是重要国家，哪些国家相对不是那么重要，至少在目前是这样。

（2）对于议定书国，可以利用马德里体系。因为议定书国只需要有国内申请就可以了，它不要求以基础注册为前提。

（3）对于非重要国家，可以相机行事。比如在本国的商标注册申请获得注册后再通过马德里进行国际注册，也不失为明智的选择。当然，我们假定的前提是企业还不能确定该商标进行国外注册的重要性或者花不起较多的费用。

（三）对于已经在中国提出商标注册申请，尚未被商标局初步审定公告的商标，在适用马德里协定时的对策

有的企业在准备进行商标国外注册时，其商标已经向中国商标局提出了商标注册申请，但尚未在中国获得公告或注册。这种情况，我们在日常工作中也常常遇到。这是因为很多企业在申请国内注册时，并没有意识到或者想到去国外进行商标注册。

对于此种情况，如果该商标的国外注册非常重要，或者说在某些国家进行注册非常重要，建议该企业采取逐一注册的方式，赶快在这些国家进行注册。当然，如果目标国是议定书国，可以通过马德里体系在议定书国进行国际注册。如果有些注册目标国不是很重要，而且是马德里联盟的协定国，则可以在该商标被中国商标局初审公告后，通过马德里体系进行注册。

还有一种情况，就是如果该商标注册申请已经向中国商标局提交了很长时间，该商标很快就会被商标局公告，除非是特别重要的国家，而且是为了防止他人抢注或为了重要战略的实施，索性等该商标被初审公告后，再通过马德里体系进行国际注册。

（四）如何应对“中心打击”原则

前面我们讲了马德里协定的“中心打击”原则，这是一个不容忽视的问题。如何避免“中心打击”情况的发生？首先，就是保证基础注册在五年内不被全部或部分驳回、撤回、注销、撤销、放弃或宣布无效等。其次，也是最有效的方法，就是采取逐一国家注册的方式，不通过马德里系统进行商标的国际注册。当然，“中心打击”发生的情况并不多，一方面，商标注册人要提高警惕，尽量避免这种情况的发生，另一方面，一旦发生这种情况，商标注册人应积极应对，采取一切措施让国际注册转变为逐一国家的注册申请，并获得在相关国家的注册。

通过以上的分析，我们可以看出，商标国际注册马德里协定还有值得完善的地方，我们希望通过各成员国的不断努力，使该体系得到进一步的完善，为国际商标保护，为促进国际贸易做出更大的贡献。

马德里协定和马德里议定书有何不同？

《商标国际注册马德里协定有关议定书》（以下简称马德里议定书）的签订旨在将一些改进措施引入马德里体系，以弥补《商标国际注册马德里协定》（以下简称马德里协定）的一些缺陷，从而吸引更多的国家或组织加入。这两个条约的区别主要体现在以下几个方面：

1.根据马德里议定书，申请人可以依据基础注册或基础申请提交商标国际注册申请；根据马德里协定，申请人只能依据基础注册提交商标国际注册申请；

2.根据马德里议定书，缔约方商标主管机关的驳回期限可以是12个月，也可以通过声明延长到18个月；根据马德里协定，驳回期限只有12个月。

3.根据马德里议定书，缔约方商标主管机关可以收取单独规费以取代补充注册费（或称为标准规费）和附加注册费，该规费可以高于马德里协定规定的规费标准。

4.根据马德里议定书，在国际注册商标遭受“中心打击”之后，申请人可以在一定条件下将国际注册转为国家注册。例如，自国际注册之日起5年内，若其基础申请或基础注册效力终止，从而导致该国际注册被撤消，则申请人可在一定条件下将该国际注册转换为指定缔约方的国家（或地区）注册，原国际注册日期和优先权可以保留。马德里协定却没有提供这种救济措施。

5.根据马德里议定书，申请人可以选择法语、英语和西班牙语作为收文语言；根据马德里协定，申请人只可以选择法语。

New Balance在华再度打赢商标案获赔2500万元

上海黄浦区法院判决被告向New Balance赔偿2500万元人民币，这是外国品牌在与中国抄袭者之间的商标战中获得的最大赔偿之一。

一家中国法院判决New Balance获得2500万元人民币的损害赔偿金。该案是这家美国运动鞋品牌对两家中国企业提起的，New Balance指控被告抄袭其斜体“N”标识。

上海黄浦区法院上月判决的这笔赔偿金，是外国品牌在与中国抄袭者之间的商标战中获得的最大赔偿之一。

New Balance获得法律胜利之际，北京方面正寻求在美国总统乔•拜登(Joe Biden)上月就任后修复中美紧张关系。窃取知识产权一直是两国间贸易紧张中的一个大问题。

“中国政府发出了它在认真保护知识产权的强大信号，”北京德恒（成都）律师事务所专门从事商标保护的合伙人吴宇宏表示。“这是吸引中国仍然亟需的外国投资的关键。”

两个被告——福建鞋类生产商纽巴伦(New Barlun)及其分销商Shanghai Shiyi Trade——近年在中国的较小城市迅速扩张，它们出售的仿制New Balance产品的价格不到该美国品牌的一半。

New Balance在2016年首次采取法律行动，迄今已将数十家中国抄袭者告上法庭。去年4月，它打赢一场官司，当时另一家上海法院判决纽巴伦非法使用“N”标识，判决其向New Balance支付1080万元人民币（合170万美元）的损害赔偿金。

律师们表示，由于判决的损害赔偿金金额较大，最新案件可能对中国商标保护产生重大影响。

吴宇宏表示，国内大多数抄袭者不怎么担心法律后果，因为他们一般在法庭纠纷后支付不到100万元人民币——与每年可能高达1亿元人民币的巨额利润相比微不足道。

但是，如果侵权成本急剧上升，这种局面可能会发生显著变化。

“小额处罚可能无助于制止假冒，”吴宇宏表示。“大额处罚会起到效果。”

New Balance对这项判决表示欢迎。“非常令人鼓舞的是，法院再次承认New Balance知识产权的合法性，这将有助于确保我们的品牌得到捍卫，并保护我们的消费者利益，”该公司在一份声明中表示。

然而，尚不清楚中国由国家控制的法院体系将如何遵循在New Balance案中设定的标准。律师们表示，许多地方法院出于对削弱经济增长的担心，可能不愿对假冒商品的生产企业施加严厉处罚，因为这些企业往往是大雇主。

“法院需要在保护知识产权与维持小企业生存之间达到一个平衡，”吴宇宏表示。

香奈儿控告华为商标纠纷败诉

新浪科技消息，2017 年，华为为其用于计算机硬件的商标申请欧盟商标保护，随后遭到香奈儿反对，后者称「两个相互交织的半环」和其受保护的商标相似。2019 年，欧盟知识产权局驳回了香奈儿的反对。

之后，香奈儿在欧盟普通法院提起上诉希望能藉此推翻先前的裁定。卢森堡的欧盟综合法院昨天裁定：「有争议的商标有一些相似之处，但它们的外观差异很大。特别值得一提的是，香奈儿的商标曲线更圆润，线条更粗，方向是水平的，而华为商标的方向是垂直的。」

华为申请“鸿鹍”商标

IT之家 6 月 11 日消息企查查 App 显示，近日，华为技术有限公司申请“鸿鹍（读音 [hóng kūn]）”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。

公开资料显示，鹍，中国古代民间传说中像鹤的一种鸟，又是《鹍鸡曲》的省称。

IT之家了解到，华为此前曾申请注册过多个“神兽”名称商标，比如腾蛇、白虎、朱雀、灵豸、灵犀、鸿雁、凤凰、饕餮等等。

华为鸿蒙官方科普：HarmonyOS Logo 中为什么有一条蓝色下横线

6 月 10 日消息 6 月 2 日晚上，华为正式发布 HarmonyOS 2 及多款搭载 HarmonyOS 2 的新产品。这也意味着“搭载 HarmonyOS（鸿蒙）的手机”已经变成面向市场的正式产品。

IT之家获悉，此前，华为宣布，华为手机、平板等“百”款设备将陆续启动 HarmonyOS 2 升级。包括 HUAWEI Mate 40 系列、Mate 30 系列、P40 系列、Mate X2、nova 8 系列、MatePad Pro 系列等设备。

官方活动介绍，HarmonyOS 为万物互联而生，是新一代智能终端的操作系统。为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。

今天华为官方带来了相关解答之一，HarmonyOS 的 Logo 中为什么有一横？为什么这一横偏偏是蓝色？HarmonyOS 的字体设计又藏着什么奥秘？

HarmonyOS UX 设计师表示，最早在甲骨文中出现的中文字“旦”，其字形就是圆圈的下方有一条横线，寓意着太阳从地平线上升起，可以引申为万物初开。我们在 HarmonyOS 的“O”字母下加了一条短横线，既保留了英文单词 Harmony 的完整意义，又蕴藏了中文世界里万物起源的意味。这一条蓝色横线，象征着宇宙间深邃的蓝色，也是整个 HarmonyOS 的空间色，比之前 EMUI 的爱琴海蓝色，会更加深邃的空间感。

HarmonyOS Sans 是一款多语言的无级可变字体。支持包含简繁中文、拉丁、西里尔、希腊、阿拉伯等 5 大书写系统，105 种语言全球化覆盖，助力构建万物互联的智能世界。拥有三大特性：易读、独特、通用。优化了不同语言排版下的基线对齐、字面大小、字体粗细，让多语言阅读更加顺畅。

特斯拉申请了 Tesla 餐厅商标，媒体推测可能要在超级充电站里开餐厅，因为马斯克以前提过这个设想。

由于电动汽车充电时，车主无事可干，充电站旁边建设商场和餐厅，是很好的主意。

华为是怎么抢走人家的鸿蒙商标

从切西瓜游戏系列商标无效宣告案看第44条对恶意注册的规制适用

随着中国商标法在2014年和2019年的两次修改，批量抢注他人商标和不以使用为目的大量囤积商标的行为进一步被聚焦到法律的聚光灯下，商标法第44条第一款关于“以其他不正当手段取得注册”的规定，作为针对上述两种典型恶意注册的一个重要兜底条款，既是对这种扰乱商标注册秩序、损害公共利益行为的遏制，同时也是对商标法第13、15、32条等关于损害特定民事权益的条款以外的有力补充，近年来得到了行政机关和司法机关越来越多的适用。但是在适用这一法律条款的时候需要满足什么样的条件，如何确定这些抢注和囤积商标的“量”，如何平衡“批量”和“恶意”之间的举证关系，如何实现保护公序良俗和保护特定民事权益两种需求之间的平衡，往往还存在一定的不确定性或争议。最近，金杜代表澳洲客户针对“西瓜忍者”商标的一系列无效宣告案的成功，很好的诠释了国家知识产权局是如何运用这一法律条款打击恶意抢注商标的行为。

水果忍者是澳大利亚视频游戏开发商半块砖工作室有限公司（HALFBRICK STUDIOS PTY LTD）于2010年开发的一款风靡全球的游戏，这款创意来自于水果刀具电视广告的休闲益智类手机游戏，发布后在全球市场尤其是中国收到了巨大的成功，发布第二年即被时代杂志评为苹果手机50大最受欢迎的应用软件，在2015年达到了10亿的下载量。这款游戏虽然是要求玩家在手机屏幕上以划动的方式“切”开各种各样的水果，但“西瓜”是其中最重要的水果之一，且游戏的主图标也展示的是对半切开的西瓜，因此，这款游戏也被粉丝们称为“切西瓜”游戏。

2016年，邱某某在多个类别申请了“西瓜忍者”的商标，指定类别包括第16、25、28、29、30、32、33和43等十多个类别，同时，该个人还在第25类服装上申请了切西瓜游戏的图形，和半块砖工作室拥有在先商标注册和版权证书的图形构成高度近似，毫无疑问这是蓄意针对切西瓜这款知名游戏知识产权的抢注。

半块砖工作室从2017年开始相继对邱某某的一系列恶意抢注商标提交了异议，但除了在部分类别上依据商标法30条（相同类似商品上的近似商标）以及32条（在先版权）得到了支持，在剩余一些和期刊、服装、玩具、食品、饮料、餐饮等相关的类别上，对“西瓜忍者”商标的异议都被驳回，主要理由都是半块砖的系列引证商标指定商品服务和被异议商标不近似，且对方恶意、违反诚实信用原则的证据不足。

半块砖工作室不服异议裁定，提起了无效宣告，继续提交了大量的在先知名度证据，包括国家图书馆出具的《检索报告》及各期刊杂志媒体的历年宣传报道文章，百度关于“水果忍者”的400多万条检索结果，商标在包含中国在内的世界各国的大量在先注册情况，与美国快餐企业、《奔跑吧兄弟》节目、中国独家游戏发行代理商、广告合作平台等机构的合作推广证据，在苹果应用商店的下载量、用户量、利润，在国内遭遇的盗版假冒、搭便车等侵权行为，以水果忍者为主题的衍生品开发情况，各大词典关于水果忍者和Fruit Ninja对应的释义证据，等等。此外，半块砖工作室进一步提交证据表明，邱某某作为个人在不同类别申请了多达62件商标，不仅包括十多个类别的“西瓜忍者”，还在40多个类别上申请了和另一位拥有大量粉丝的名人同名的“王思聪”商标，此外，其名下商标还和美国脸书FACEBOOK公司旗下的虚拟现实品牌“奥克卢斯”以及其他名人姓名“吴海燕”也构成相同。

最终，国家知识产权局经过审理，裁定将邱某某多个类别上的“西瓜忍者”商标注册宣告无效。国知局在认定“西瓜忍者”商标与申请人具有一定知名度的在先商标“水果忍者”、“切西瓜”、“FRUIT NINJA”构成近似的基础上指出，由于被申请人邱某某未对其注册与上述商标及“王思聪”、“吴海燕”、“奥克卢斯”等他人姓名或品牌相同之商标的设计创作来源做出合理解释说明，其行为已明显超出正常的生产经营需要，具有借助他人品牌进行不正当竞争或牟取非法利益的意图，扰乱了正常的商标注册管理秩序，已构成2013年《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”所指情形。

本案的一个难点在于，在邱某某所申请的一系列商品服务上，半块砖工作室并没有在先申请注册的商标，此外，半块砖工作室知名的在先商标主要是“FRUIT NINJA”及对应中文“水果忍者”，而邱某某申请的 “西瓜忍者”文字却并不和“水果忍者”相同，二者的起始文字“西瓜”和“水果”之间虽然有包含关系，但从商标角度来说并不一定会被认定为近似。当然，进一步分析也能看出来，该商标是将半块砖工作室知名游戏的名称“水果忍者”及其别称“切西瓜”，各自摘取了一部分文字重新拼凑而成，这个取巧重组而成的文字在含义、文字组合和视觉效果上依然和半块砖在先商标近似，易被认为是其系列商标。因此，考虑到上述情形，再结合其抄袭申请人拥有在先版权的图形商标的恶意事实，国家知识产权局将侧重点放在其批量抄袭多个他人姓名或品牌的事实上，认定其具有不正当竞争或牟利的非法意图。本案能在异议初战失利的情况下在无效宣告阶段成功逆转，虽然根本原因在于在先商标知名度及对方恶意证据的扎实，但某种意义上，“王思聪”、“吴海燕”等名人权利躺枪的证据也起到了比较关键的作用，而这也正是近年来国家知识产权局甚至是法院在审理涉及恶意情形的商标纠纷案件中重点考量的证据类型之一。

跨类抢注多年来一直是困扰很多商标权利人的难题，而上述西瓜忍者案件是近几年来商标权利人在中国就这类案件成功维权的一个典型缩影。很多在先权利人往往发现自己的商标被他人在其它各种并不相关的类别上抢注，而自己却在这些商品服务上既没有在先申请或使用的商标权，也没有在先版权、姓名权、商号权等其它权利，而且和抢注人也没有在先商业关系等各种可以佐证恶意的关联…… 诸如此类的情况非常普遍，如果放在更早的几年前维权，知名商标权利人往往会感觉力不从心，在排除上述种种救济措施之后往往只剩认定驰名商标这华山一条路，但驰名商标认定在中国对证据的数量、内容、形式以及地理和时间跨度等各方面要求又非常高，实际成功的比例可以说少之又少。随着近年中国法制环境下对打击恶意商标注册的力度进一步加强，可喜的是，我们看到越来越多的案例中，无论是国知局还是北京的两审人民法院已经不再仅仅机械地审查上述种种特定相对权利，而是更灵活的结合诸如第4、7、10条以及第44条等着眼于公共利益、诚实信用的绝对理由的法律条款，通过对商标申请行为自身恶意与否的价值判断去规制打击恶意注册。虽然在不同案件中国知局和法院对绝对理由条款的理解和运用仍然时有不同，但在第44条1款的适用上已经达成共识，尤其是当商标申请人名下同时拥有多件针对不同其他主体的知名权利进行模仿的商标的时候，对这种“批量”或“一贯”恶意的否定性评价往往能举一反三影响到对本案诉争商标的申请心理恶意状态，从而触发第44条“以其他不正当手段取得注册”禁用条款，导致诉争商标被驳回或无效。

归纳起来，实践中这种涉及恶意情形的案件适用第44条第一款一般要满足几个条件，一是权利人自己的商标在中国有较高知名度，二是有合理证据或怀疑能指向或推定对方商标申请时的恶意，三是对方名下须有多件明显模仿抄袭不同第三方主体知名商标或其它在先权利的商标申请，甚至有时其名下的总商标数量也偏多甚至畸高。在以上三个条件中，前两个条件都一般比较容易满足，但对于第三个条件所要求的抢注方模仿抄袭不同主体的数量，甚至其名下总商标的数量，到底应该满足多少，一直存在很多的不确定性，而这个条件又正是适用第44条的关键，是区分诉争行为是仅仅侵害特定民事私权还是损害公共利益的关键考量因素。根据近年我们从不同渠道和案件了解的信息，这个起步数量从几件到十几件甚至几十件都有，审查员和法官往往还是会结合具体的案件事实情况具体分析，最终仍然要以“恶意”以及“违反公序良俗”作为核心判断原则，并没有很明确单一的量化标准。实际上，这种类型案件中，在先权利标的的独创性和知名度、抢注方的恶意以及抢注不同主体商标的数量，这多个要素之间的举证责任往往会相互作用甚至有时会有某种微妙的“跷跷板”效应，例如，如果权利方的商标知名度足够高，抢注方对本案商标的恶意足够明显推断，则对抢注方名下抢注他人商标数量的要求会有一定程度降低，反之则会要求相对更多的抢注他人商标数量来支持；此外，抢注方名下总商标的数量也会对案件有一定影响，有的案件中抢注方作为一个自然人或是小企业，但名下的总商标数量明显偏高，超出其正常的企业和行业需求，多达上百件甚至数百件，则即便仅仅举证其中几件抄袭不同主体的有一定知名度的商标（这种情况下的知名度举证责任也往往并不高），则也容易直接推导出其申请人缺乏真实使用意图具有恶意，导致本案商标被认定为以“不正当手段”注册。

当然，在商标法第44条第一款提供打击恶意注册以更多灵活性和可能性的同时，我们也要注意这种宽泛性规定的兜底条款在大量灵活适用后，所容易导致的标准不统一甚至有失公平客观的问题。在当前强力打击恶意注册的大环境下，一些有真实防御性和未来使用需求的企业名下可能会有较大量的商标，不能一概认定其缺乏真实使用意图、占用公共资源，甚至更进一步说，即便其名下有个别商标存在一定权利上的瑕疵或争议，也不能必然意味着当前诉争商标一定就有恶意。此外，今后随着行政和司法机关适用第44条案件的进一步增多，一些善于钻营的恶意不法企业和个人也许会更多采取分散主体、小批量抢注等更隐蔽的方式来试图规避。在这种情况下，如果一个跨类抢注商标本身恶意明显，但又缺失前文提到的批量抢注等绝对理由的有力支持，第44条的适用又会面临比较尴尬的局面，届时如何去精准打击恶意注册，除了从立法上继续完善外，这也会是我们的企业、律师、行政机关和司法机关在实践中要面临的挑战。

美国最高法院判决缤客网（Booking.com）可对其域名进行商标注册

2020年6月30日，美国最高法院在United States Patent and Trademark Office et al. v. Booking.com一案中认定，将“.com”及其他不符合商标注册条件的通用术语进行组合所得到的域名可以申请商标注册保护。

本案的诉因源于美国专利商标局（“USPTO”）的一项决定；该决定认为，“Booking.com”属于表意为“在线预订”的通用术语，因此缤客网（Booking.com）不得将“Booking.com”申请为商标。由于通用术语代指一类商品或服务而非特定商品或服务的来源，因此无法获得商标权保护。缤客网（Booking.com）针对USPTO的这一决定向美国弗吉尼亚州东区联邦地区法院提起上诉，称“Booking.com”与“Booking”一词不同，“Booking.com”并非通用术语。经举证，缤客网（Booking.com）证明消费者认为“Booking.com”是品牌名，而非表意为“借助互联网进行预订”的通用术语。

经审理，地方法院判决缤客网（Booking.com）胜诉并驳回了USPTO此前的决定，随后美国第四巡回上诉法院维持一审判决。USPTO进而向美国最高法院提起上诉。然而，美国最高法院同样认定，即便“Booking”一词属于通用术语不能获得商标权保护，“Booking.com”这一字词组合并非通用术语。美国最高法院没有采纳USPTO的建议，并未对“通用术语+.com”的词组商标注册给出明确的规则指引。法院认为，“‘通用术语+.com’这种字词组合形式只有在消费者认为其表意为一类商品或服务的通称时，才属于不得注册为商标的通用术语。”本案判决指出，毫无疑问，缤客网（Booking.com）的消费者并不认为“Booking.com”是代指一类在线酒店预订服务的通用术语。法院进而判决“由于‘Booking.com’对于消费者而言并非一个通称，因此‘Booking.com’不是通用术语。”

美国最高法院的此次判决表明，与缤客网（Booking.com）处于类似境地的域名所有人也可寻求商标权保护，即便域名的一部分由通用字词构成。

注册图形商标想要成功，看完这篇文章再去申请吧

图形商标，是指仅由图形构成的商标。它是商标的一种形式，是指用几何图形或其它事物图案构成，使用在商品或服务上的标志。图形商标最主要的特点就是生动形象、便于识别与记忆。
图形商标所能使用的图形涵盖的范围非常广泛，有着无限的变化空间和易于表达的视觉外观，它不受语言文字的限制，无论是在使用什么语言文字的国度和地区，人们只要认识图形就很容易的识别。

我们最为常见就是文字商标和图形商标。很多人在注册商标时都会患上选择困难症，纠结于注册图形商标还是文字商标。
文字商标的特点:便于呼叫，可以识读、表达意思明确、视觉效果良好、便于记忆。
图形商标的特点:比较直观、艺术性强，富有感染力、不受语言限制。

那么注册图形商标需要注意什么呢?

1、同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的图形商标不得申请注册。
2、仅有本商品的图形不得作为商标注册。
3、若商标图样中的人物图形并非真实的人物肖像，只是创作画或电脑制作的虚构的人物形象，应当在商标说明栏中予以说明。
4、图形商标注册应提交清晰的商标图样贴于商标申请书指定位置，若审查过程中使用“图形查看”程序查看，仍不清晰的，将会被退回商标形式审查。
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另外还需要注意：
第一、商标设计要有显著性
在注册商标审查中要求商标要有显著性，显著性通俗点来说就是要与众不同，因为商标局审查员判定图形商标是否近似时，更多的是判断商标的显著特征是否近似或者一致。
第二、商标设计时要原创，不要抄袭
在设计商标时不要模仿他人的商标，也不要掺杂他人商标的元素，要有自己的创新，有独特的地方，否则很容易注册失败，建议找专业的商标设计进行专属创作。
第三、商标设计不能过于简单
有些商标设计时候，仅用一些简单的圆圈或者波浪线等组成，这样就太简单不具备显著特点，商标注册申请时很容易被驳回。
第四、商标要符合商标法规定
商标设计要符合法律要求，不得和各国家国旗、国徽、军旗、军徽、红十字、红新月等标志相同或者近似，这类商标即使提交申请也会被商标局驳回，不予注册。另外一些带有民族歧视、有消极影响的也不要使用。
第五、为图形商标申请版权保护
现在商标审查形势严峻，多数图形商标可能会因为不确定的因素出现驳回情况，那么提前申请版权就显得更加有必要，无论您的图形商标通过与否，都建议企业或个人增加版权保护，这也是为企业的知识产权增加了一份双重保障。

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内容简介

保护对象

实务总结

最新法律全文

目 录

第一章 总 则

第二章 商标注册的申请

第三章 商标注册的审查和核准

第四章 注册商标的续展、变更、转让和使用许可

第五章 注册商标的无效宣告

第六章 商标使用的管理

第七章 注册商标专用权的保护

第八章 附 则

修订历史及解读

重点考点

实务案例

参考资料

目　　录

第一章　总　　则

第二章　商标注册的申请

第三章　商标注册的审查和核准

第四章　注册商标的续展、变更、转让和使用许可

第五章　注册商标的无效宣告

第六章　商标使用的管理

第七章　注册商标专用权的保护

第八章　附　　则