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有价值及采取了保密措施的技术、经营等商业信息。

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实务

商业秘密保护新动向（上） ——简析商业秘密司法解释征求意见稿到正式发布的变化

2020年9月10日，最高人民法院正式发布了《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（简称《正式发布稿》），并已于9月12日正式施行。相较于6月10日发布的《关于审理商业秘密纠纷民事案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》（简称《征求意见稿》）及2007年《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（简称《07年司法解释》）相关条款，正式发布的司法解释文本发生了不少变化。

我们结合上述变化以及相关法规，从商业秘密民事诉讼实务角度对我国商业秘密民事保护的新动向进行简要解读，供交流、探讨。

商业秘密的具体内容应于何时明确？
《征求意见稿》《正式发布稿》

第一条权利人应当在一审法庭辩论终结前明确所主张的商业秘密具体内容。不能明确的，人民法院可以裁定驳回起诉；仅能明确部分的，可以判决驳回有关不能明确部分的诉讼请求。

权利人在一审法庭辩论终结前请求变更、增加其主张的商业秘密具体内容的，人民法院可以准许。权利人在第二审程序中另行主张其在一审中未明确的商业秘密具体内容，对方当事人同意由第二审人民法院一并审理的，第二审人民法院可以一并裁判。

被诉侵权人请求在权利人明确所主张的商业秘密具体内容后，再进行证据交换、质证的，人民法院应予准许。

第二十七条权利人应当在一审法庭辩论结束前明确所主张的商业秘密具体内容。仅能明确部分的，人民法院对该明确的部分进行审理。

权利人在第二审程序中另行主张其在一审中未明确的商业秘密具体内容的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就与该商业秘密具体内容有关的诉讼请求进行调解；调解不成的，告知当事人另行起诉。双方当事人均同意由第二审人民法院一并审理的，第二审人民法院可以一并裁判。

商业秘密的具体内容（以下简称“密点”）是权利人提起诉讼的权利基础，直接界定了被诉侵权人可能承担的停止侵权责任的范围，虽然在性质上不同于诉讼请求，但商业秘密秘点范围直接限定了被告答辩、举证的范围以及法院审查的范围，不亚于诉讼请求对于当事人诉辩范围、法院审查范围的限定作用，权利人明确商业秘密具体内容对于诉讼程序的意义实际上相当于明确诉讼请求对于诉讼程序的意义。而《征求意见稿》及《正式发布稿》对于“明确”密点的时间点实际上也与《民诉法解释》第二百三十二条中原告增加诉讼请求时间点的规定一致。

从《征求意见稿》第一条第一款、第二款中的措辞可以看出，该条款明确区分了权利人确定商业秘密具体内容的两种方式——“明确”和“变更、增加”。从一般文义解释而言，我们认为，“明确”商业秘密具体内容应当是指权利人首次基于商业秘密载体划定密点，该等“明确”应当是一次性完成的，并不包含此后可能发生的“变更、增加”密点的情形。在《正式发布稿》中，最高院删除了“权利人在一审法庭辩论终结前请求变更、增加其主张的商业秘密具体内容的，人民法院可以准许。”一款，我们认为，对此处修改有两种解释的可能：

不再区分“明确”和“变更、增加”两种方式，而是统一表述为“明确”，即允许权利人在一审法庭辩论终结前随时重新确定密点；
仍旧区分“明确”和“变更、增加”两种方式，但对于密点“明确”后还能否“变更、增加”并未表明态度，留给审理法院根据个案自由裁量。

从司法实践的角度，我们更倾向于第二种解释。由于实体审理开始后，随着被告证据、保密技术方案等信息的开示，权利人有可能随时根据诉讼中所接触的被告技术方案，对己方密点进行重组、修改、新增，这种比照被告技术方案归纳密点的“明确”方式很可能导致商业秘密权利的保护范围丧失客观性、稳定性，因此实践中法院对于是否允许权利人增加、变更密点的做法不一。但从权利人角度而言，被诉侵权人非法获取和使用商业秘密的行为通常极为隐蔽，在难以清楚了解侵权行为的情况下，要求权利人一次性完整无误地确定密点的难度极大且并不合理。因此，《征求意见稿》的上述规定可能旨在适当降低权利人确定密点的难度，赋予权利人一定的变更、修改密点的空间。但考虑到个案具体情况不同，密点的变更、修改是否合理、必要，还应由审理法院综合认定。因此我们认为，在《正式发布稿》对该条予以删除，可以避免矫枉过正，以及对目前的司法实践造成过大的冲击。

此外，在《正式发布稿》中，最高院同时删除了“被诉侵权人请求在权利人明确所主张的商业秘密具体内容后，再进行证据交换、质证的，人民法院应予准许。”一款。有观点认为，删除该款即意味着权利人无需在举证、质证前确定商业秘密的具体内容，其目的是降低权利人诉讼负担，通过双方积极举证、质证来明确商业秘密具体内容。

我们认为，在司法实践中，只有商业秘密具体内容（密点）被明确后，原告的诉讼请求才能清晰固定，被告才具备质证、抗辩及提交不侵权证据的客观条件，法院也才具备对被告证据进行开示和技术比对的客观条件，进而才能对侵权与否进行实体审理。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2019修正）》第五十五条亦规定，当事人增加、变更诉讼请求或者提出反诉的，人民法院应当根据案件具体情况重新确定举证期限。因此，该款的删除不应解释为，法院无需等待权利人明确密点即可进行证据交换和质证等程序，而宜解释为，法院可以先行针对侵权行为之外的证据进行交换和质证，避免如《征求意见稿》中一刀切地暂停诉讼程序，但对于侵权事实及行为相关证据，仍应等待权利人明确密点后进行证据交换和质证，以充分保障被告质证权与抗辩权。抑或说，对于密点明确后才进行侵权事实及行为的证据交换及质证，应是商业秘密民事诉讼中正当合理的程序安排，因此，该款的删除也可理解为，该等应有的正当程序是无需被诉侵权人主动“请求”及法院“准许”的。

举证责任转移
《反不正当竞争法》《征求意见稿》《正式发布稿》

第三十二条在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯，涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。

商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯，且提供以下证据之一的，涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为：

（一）有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同；

（二）有证据表明商业秘密已经被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险；

（三）有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯。

第八条权利人提交初步证据证明，对所主张的商业秘密采取了相应保密措施，且被诉侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，侵犯商业秘密的可能性较大的，被诉侵权人对该商业秘密已为公众所知悉或者其不存在侵犯商业秘密的行为承担举证责任。

被诉侵权人主张其通过研发、受让、许可、反向工程、承继等方式获得被诉侵权信息的，应当举证证明。
予以删除

2019年修订的《反不正当竞争法》第三十二条被认为规定了商业秘密民事诉讼中举证责任转移的情形。在该条第二款中，规定了关于侵权行为举证责任转移的两种具体情形，第一种情形是司法实践中已经较为成熟的“接触+实质性相同”认定原则，即在被告所使用的信息与商业秘密构成实质性相同且具有接触可能性的前提下，推定被告实际获取了商业秘密并进行披露、使用等。而第二种情形，我们认为，其所针对的应当是被告已经获取商业秘密的情形，即原告应当证明被告实际获取了商业秘密，而非仅证明接触可能性，才能适用此款，否则将导致第一种情形所确立的“接触+实质性相同”原则被架空。

然而，《征求意见稿》第八条似乎确立了另一种举证责任转移的情形，即“接触可能性+侵权可能性较大”。我们认为，“侵权可能性较大”这一要件含义过于宽泛，很可能会突破《反不正当竞争法》第三十二条的文义，从而不当扩大了举证责任转移的情形。

最终，《正式发布稿》对此条予以了删除，我们认为，该等修改有效避免了司法解释与法律规定间可能的冲突。

非公知性应如何认定？
《07年司法解释》《征求意见稿》《正式发布稿》

第九条有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得，应当认定为反不正当竞争法第十条第三款规定的“不为公众所知悉”。

具有下列情形之一的，可以认定有关信息不构成不为公众所知悉：

（一）该信息为其所属技术或者经济领域的人的一般常识或者行业惯例；

（二）该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得；

（三）该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露；

（四）该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开；

（五）该信息从其他公开渠道可以获得；

（六）该信息无需付出一定的代价而容易获得。

第二条权利人主张的商业秘密在被诉侵权行为发生时不为所属领域的相关人员普遍知悉且不容易获取的，人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条第四款所称的不为公众所知悉。

对为公众所知悉的信息进行整理、改进后形成的新信息以及由出版物公开或者通过媒体、展会、网络等方式公开的信息，符合前款规定的，人民法院应当认定该信息不为公众所知悉。

第三条权利人请求保护的信息在被诉侵权行为发生时不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的，人民法院应当认定为反不正当竞争法第九条第四款所称的不为公众所知悉。

第四条具有下列情形之一的，人民法院可以认定有关信息为公众所知悉：

（一）该信息在所属领域属于一般常识或者行业惯例的；

（二）该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，所属领域的相关人员通过观察上市产品即可直接获得的；

（三）该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露的；

（四）该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开的；

（五）所属领域的相关人员从其他公开渠道可以获得该信息的。

将为公众所知悉的信息进行整理、改进、加工后形成的新信息，符合本规定第三条规定的，应当认定该新信息不为公众所知悉。

《正式发布稿》延用了《07年司法解释》中对于为公众知悉的情形的列举，同时保留了《征求意见稿》第二条中的大部分内容。特别是《征求意见稿》第二条第一款、《正式发布稿》第三条规定非公知信息“不为所属领域的相关人员普遍知悉”，即仅要求技术信息不被“普遍知悉”，相比于专利授权的“新颖性”，即一个技术方案只要是被“知悉”就不满足专利授权的“新颖性”，可知《征求意见稿》、《正式发布稿》都非常肯定地明确了商业秘密的“非公知性”门槛低于专利技术的“新颖性”。正因为此，《征求意见稿》、《正式发布稿》还规定“将为公众所知悉的信息进行整理、改进、加工后形成的新信息，符合本规定第三条规定的，应当认定该新信息不为公众所知悉。”

同时，《正式发布稿》删除了《征求意见稿》第二条中的“由出版物公开或者通过媒体、展会、网络等方式公开的信息”也可能具备非公知性的内容，转而沿用《07年司法解释》，将出版物、媒体、展会公开的情形明确规定在为公众知悉的情形中。我们认为，《征求意见稿》上述内容表明，仅在有限范围内公开的信息也可能具备非公知性，但该等表述很可能与现有规定及司法实践产生冲突。而有限范围内公开作为非公知性认定中的特殊情形，应当由审理法院根据个案进行认定，因此《正式发布稿》删除该部分内容是适当的。

实质性相同的认定标准
《征求意见稿》《正式发布稿》

第十四条被诉侵权信息与权利人所主张的商业秘密不存在实质性区别，且对商业秘密的使用没有实质性影响的，人民法院可以认定被诉侵权信息与商业秘密属于反不正当竞争法第三十二条第二款所称的实质上相同。

人民法院认定是否实质上相同时，应当综合考虑下列因素：

（一）被诉侵权信息与商业秘密的异同程度；

（二）所属领域的相关人员在被诉侵权行为发生时是否容易想到该区别点；

（三）公有领域中与商业秘密相关信息的情况；

（四）需要考虑的其他因素。

第十三条被诉侵权信息与商业秘密不存在实质性区别的，人民法院可以认定被诉侵权信息与商业秘密构成反不正当竞争法第三十二条第二款所称的实质上相同。

人民法院认定是否构成前款所称的实质上相同，可以考虑下列因素：

（一）被诉侵权信息与商业秘密的异同程度；

（二）所属领域的相关人员在被诉侵权行为发生时是否容易想到被诉侵权信息与商业秘密的区别；

（三）被诉侵权信息与商业秘密的用途、使用方式、目的、效果等是否具有实质性差异；

（四）公有领域中与商业秘密相关信息的情况；

（五）需要考虑的其他因素。
第十五条将商业秘密直接或者经修改后用于生产经营活动或者根据商业秘密调整有关生产经营活动的，人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条所称的使用商业秘密。第九条被诉侵权人在生产经营活动中直接使用商业秘密，或者对商业秘密进行修改、改进后使用，或者根据商业秘密调整、优化、改进有关生产经营活动的，人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条所称的使用商业秘密。

《征求意见稿》及《正式发布稿》对于实质性相同的认定标准均作出了新规定，且内容相差不大。总体而言，本次司法解释更加强调被诉侵权信息相比商业秘密的区别是否具有实质性差异，特别是，区别是否容易被所属领域相关人员想到，以及用途、使用方式、目的、效果等的差异程度。这些认定因素总结了大量司法实践中的经验并予以明确，有利于减轻原告在实质性相同上的举证难度，增加了被告通过非实质性修改规避密点的难度，有利于商业秘密保护。

《正式发布稿》第十三条第二款列举了实质性相同认定所考虑的因素，这些因素基本上是对目前司法实践经验的总结和确认。相对于《征求意见稿》，《正式发布稿》还新增了“被诉侵权信息与商业秘密的用途、使用方式、目的、效果等是否具有实质性差异”这一因素，我们认为，该款类似于专利侵权诉讼中“等同侵权”的认定标准，从用途、功能和技术效果的角度适当扩张了商业秘密权利的保护范围。

其他不正当手段及保密义务的范围
《征求意见稿》《正式发布稿》
第十一条被诉侵权人违反法律规定或者明显违反公认的商业规则，获取权利人的商业秘密的，人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条第一款所称的以其他不正当手段获取权利人的商业秘密。第八条被诉侵权人以违反法律规定或者公认的商业道德的方式获取权利人的商业秘密的，人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条第一款所称的以其他不正当手段获取权利人的商业秘密。

第十条反不正当竞争法第九条所称的保密义务，包括在合同订立、履行过程中以及合同解除或者终止后，当事人根据法律规定或者合同约定承担的保密义务。

未在合同中约定保密义务，但根据诚信原则以及合同的性质和目的、交易习惯、缔约过程等，被诉侵权人知道或者应当知道其在合同订立、履行过程中获取的信息属于权利人的商业秘密的，人民法院可以认定构成反不正当竞争法第九条第一款所称的保密义务。

第十条当事人根据法律规定或者合同约定所承担的保密义务，人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条第一款所称的保密义务。

当事人未在合同中约定保密义务，但根据诚信原则以及合同的性质、目的、缔约过程、交易习惯等，被诉侵权人知道或者应当知道其获取的信息属于权利人的商业秘密的，人民法院应当认定被诉侵权人对其获取的商业秘密承担保密义务。

《征求意见稿》和《正式发布稿》在不正当手段及保密义务的范围均新增了部分内容，且前后差异不大。就获取商业秘密的不正当手段，《正式发布稿》将“违反法律规定或者明显违反公认的商业规则”修改为“违反法律规定或者公认的商业道德”，即不再强调“明显”违反商业道德，在文义上降低了认定门槛，同时将商业规则的表述调整为《反不正当竞争法》第二条中的“商业道德”。

我们认为，上述条款针对《反不正当竞争法》第九条第一款所规定的其他不正当获取行为的范围进行了扩充，旨在进一步弥补可能的法律漏洞。而“违反公认的商业道德”这一情形的加入为权利人提供了更完善的兜底保护，具有前瞻性，同时也有待法院在实践层面的进一步探索和归纳。

行为保全的申请及解除
《征求意见稿》《正式发布稿》

第二十条被申请人试图或者已经披露、使用、允许他人使用权利人所主张的商业秘密，不采取行为保全措施会使判决难以执行或者造成当事人其他损害的，人民法院可以在权利人提供担保后裁定采取行为保全措施。

前款规定的情形属于民事诉讼法第一百条、第一百零一条所称情况紧急的，人民法院应当在四十八小时内作出裁定。

第十五条被申请人试图或者已经以不正当手段获取、披露、使用或者允许他人使用权利人所主张的商业秘密，不采取行为保全措施会使判决难以执行或者造成当事人其他损害，或者将会使权利人的合法权益受到难以弥补的损害的，人民法院可以依法裁定采取行为保全措施。

前款规定的情形属于民事诉讼法第一百条、第一百零一条所称情况紧急的，人民法院应当在四十八小时内作出裁定。
第二十一条权利人申请采取行为保全措施的，应当在申请时明确所主张的商业秘密具体内容，举证证明对商业秘密采取了相应保密措施。予以删除

第二十二条被诉侵权人证明权利人请求保护的信息不属于商业秘密或者不存在侵犯商业秘密行为的，人民法院应当根据被诉侵权人的请求裁定解除行为保全措施。

因侵权行为导致商业秘密为公众所知悉，裁定解除行为保全措施不足以消除侵权人因侵权行为获得的不正当竞争优势的，人民法院可以不解除保全。
予以删除

根据今年1月15日中美双方签署的《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》（简称“《中美第一阶段经贸协议》”）第1.6条“阻止使用商业秘密的临时措施”，中国应当将使用或试图使用所主张的商业秘密信息认定为“紧急情况”，使得司法机关有权基于案情采取行为保全措施。上述司法解释条款即为我国积极履行协议约定而作出的规定。

《正式发布稿》增加、完善了适用行为保全的侵权情形，同时，删除了《征求意见稿》中权利人申请行为保全的前置条件，即“明确所主张的商业秘密具体内容”、“证明对商业秘密采取了相应保密措施”，我们认为，上述修改极大降低了权利人申请行为保全的难度，有利于打破目前司法实践对于商业秘密行为保全过于保守的态度。但也不能理解为，不满足商业秘密构成要件的技术、经营信息可以成为申请人申请行为保全的权利基础，只不过是在紧急情况下，法院凭初步证据和司法经验可以判断申请人具备权利基础而制止被申请人侵犯商业行为又迫在眉睫，而为提高效率暂时不进行“保密措施”等条件的审查，重点审查行为保全的必要性。在日后的审查中，如果申请人并不具备权利基础，申请人同样需要为其错误的行为保全承担损害赔偿责任。

《正式发布稿》还删除了被诉侵权人证明商业秘密不成立或商业秘密侵权行为不构成可申请解除行为保全的条款。我们认为，由于商业秘密以及商业秘密侵权的认定通常都比较复杂，很多时候在一审、二审乃至再审程序中，一审、二审、再审法院对于是否构成商业秘密、被诉行为是否构成侵犯商业秘密存在认识差异，如果保留《征求意见稿》中被诉侵权人证明商业秘密不成立或商业秘密侵权行为不构成可申请解除行为保全的条款，将产生严重的秩序混乱，使得原被告的生产经营都极不稳定，也使得其他交易相对方也缺乏稳定预期。因此，实有必要删除此规定，而对于原告错误申请行为保全的情形，依然只适合通过损害赔偿方式来给予被告救济。

商业秘密和专利

为了说明跟专利的关系，我们把商业秘密分为两类：一类是与技术无关的秘密，例如，客户信息、产品的成本、销售渠道、公司的资金来源等等；另一类是与技术有关的秘密，例如，可口可乐的配方等等。跟专利有关的是与技术有关的秘密，为了描述方便，下文中简称为技术秘密。技术秘密之所以被称为秘密，其本质就是秘密拥有者不乐意公开这些内容。而专利的本质的是公开换保护，专利申请文件绝大多数都会被公开，也就是说专利正好与技术秘密相反，技术秘密依靠保密来获得保护，而专利依靠公开来获得保护。

基于技术秘密和专利之间的关系可以看出，并不是所有的技术都适合通过专利来进行保护的。那么哪些技术适合通过专利来进行保护呢？

简单而言，如果一个对外发售的产品或者对外提供的服务中蕴含了某些技术，而产品或服务的购买者可以通过服务或者产品本来就知道其所采用的技术，或者经过简单的破解就知道其采用的技术，这种技术是适合通过专利保护的。

例如，一种旋转甩干的拖把，这种拖把有着巧妙的机械结构，但是这种拖把一旦开始销售，就意味着这种结构被公开了，技术会随着拖把的销售而公开。这种情况就特别适合申请专利。又例如，一种手机屏幕的解锁方法，通过滑动一个滑块来解锁屏幕，这种技术也会随着手机的销售而公开，也适合使用专利来进行保护。

如果一个技术随着产品和服务的公开销售不会被泄露，那么就不一定需要通过专利来进行保护了，例如云南白药，云南白药即使卖出去了别人也猜不透云南白药的配方，在这种情况下，如果通过申请专利的方式来进行保护，反而会导致秘方的泄露，所以使用技术秘密来进行保护更好。

在需要通过技术秘密来进行保护的情况下，一定要做到严格的保密，因为一旦泄密被别人申请了专利，就会造成极大的被动。下面来看一个例子。

任盈盈作为甲方令狐冲作为乙方签订了技术合作协议书，约定甲方与乙方合资注册华山公司,双方参与人员均应承担保密条约约定的保密义务。任盈盈有一次和日月神教的老朋友喝酒，喝多话多，未经华山公司同意，将华山公司的保密技术讲给日月神教了，日月神教就该技术向国家知识产权局提出发明专利申请，申请人为日月神教，并最终获得了授权。

目前有专利制度的国家或地区几乎都采用了先申请制，即不管这个技术是谁发明的，谁将该技术申请专利了，那么该专利就属于谁。在上面的例子中，日月神教先申请了专利，那么这个专利就是日月神教的，并且，华山公司想要回该专利权是非常困难的。这个例子也告诉我们，保密技术一旦泄露并被别人申请了专利，那对于企业来讲损失就很大了。

总之，企业要结合自身技术特点和企业发展需要来决定是通过专利保护还是通过技术秘密来进行保护。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金——再谈刑事手段保护商业秘密的几个问题

随着商业竞争的激烈及知识产权保护体系的完善，自2011年以来，全国各级人民法院受理的侵害商业秘密民事纠纷数量显著增长，截至2021年5月裁判文书网公开的侵害商业秘密纠纷中，共有1820件民事一审案例，其中原告胜诉（全部或部分支持）的案件仅占12.4%。

如此情况下，通过刑事手段保护商业秘密成为越多越多的权利人考虑选择的救济途径，但具体如何推进诉讼仍然困难重重。金杜团队此前已撰文讨论过如何通过刑事手段保护商业秘密并有效挽回损失（详见金杜研究院《如何挽回损失——刑事手段保护商业秘密的困境与突破》），现结合近期实践中关注到的热点，就相关问题再做进一步讨论。
一、商业秘密刑事报案的难点——举证责任能否倒置

通过刑事报案保护商业秘密的难度较高，这一方面是由经济犯罪案件立案难的现状所决定，另一方面也受到商业秘密案件被侵害人举证困难所影响。一般而言，被害人在刑事报案时要提出侵害人侵犯商业秘密的基本证据，特别是司法机关对商业秘密非公知性认定、保密措施的认定、财产损失评估以及侵权行为的认定等证据方面要求较高，加之权利人发现商业秘密被侵害时间周期往往较长，导致原始证据灭失较多，而如果企业经营的地域范围较广，还可能受到地方保护主义的影响，在对方不可能配合而自力调查手段又匮乏的情况下无疑难度巨大。

所以有人提出，可否参照民事法律逻辑，在侵犯商业秘密刑事案件中施行举证责任倒置？的确，如此一来将直接突破权利人在刑事报案中面临的取证难之困境。
（一）民法上侵犯商业秘密的举证责任倒置

商业秘密侵权的民事实践中，在被侵权方完成保密性、实用性（经济利益）和基本关联关系（职务行为、信息来源等）的举证后，就商业秘密信息的来源举证责任倒置至侵权方。2019年4月23日发布并生效的《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称“《反法》”）对此进行了明确规定。

第三十二条规定：“在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯，涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。

商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯，且提供以下证据之一的，涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为：（一）有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同；（二）有证据表明商业秘密已经被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险；（三）有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯。”

从该条第（二）款可以看出，相较于刑事诉讼程序对证据链条完整、严格的要求，民事诉讼只要求权利人能提供初步证明商业秘密被侵权人侵犯的证据，即可将举证责任倒置给侵权人，由侵权人证明其不存在侵犯商业秘密的行为。

而通过相关案例的检索，发现已有侵犯商业秘密纠纷适用举证责任倒置的民事判决。截至2021年6月1日，《反法》第三十二条已经在29个民事案件中被提及，其中9个案件依据该条实施了举证责任倒置，并因被告未能充分举证而推定其承担不利后果，认定商业秘密侵权。

（二）侵犯商业秘密刑事案件能否适用举证责任倒置

刑事案件中控方的证明责任和标准是“证据确实充分、排除合理怀疑”，若适用举证责任倒置，要求被告人承担证明自己无罪或罪轻的责任，似乎是对无罪推定原则的背反。

然而，在很多情况下若单纯依赖控方的证明不仅有失公平，而且难以发现案件真相。由于证据资源的稀缺性，在某些刑事案件中，证据材料只有行为人掌握，需要其对自己的行为进行合理解释并对控诉方合理反驳，此时由被告人提供证据不仅有益于发现案件事实，而且有利于提高诉讼效率，推动司法的科学性和公正性。所以，在目前的刑事司法体系中，存在适用举证责任倒置的罪名，例如[1]：
类型具体情形
具有特定身份的罪名《刑法》第395条巨额财产来源不明罪，需要国家工作人员说明其巨额财产有合法来源；
非法持有型犯罪《刑法》第348条非法持有毒品罪，只要执法人员在行为人身上查获了毒品，就可以推定其是非法持有，除非其证明持有的合法性或合理性；
有利于被告人的情形《刑事诉讼法》第56条规定的刑讯逼供，虽由被告人提出，但要控方承担证明未刑讯逼供的责任；
社会危害性巨大的罪名即严格责任（strict liability）罪名，例如《刑法》第141条生产、销售假药罪，控方无需证明被告人主观存在故意或过失，只要证明被告人实施了犯罪行为并造成了犯罪后果，即完成证明责任，推定被告人有罪。

那么在侵犯商业秘密罪案件中，能否也适用举证责任倒置呢？

理论层面，司法机关应坚持无罪推定为基本原则，举证责任倒置只能是在特殊情况下对举证责任的非常规性配置。由于举证责任倒置大大加重了被告人被定有罪的危险，所以必须严格限制其适用范围，否则会打破诉讼中的平衡，背离司法公正。因此法律的明确规定就成为正确运用举证责任倒置的唯一依据，而不能由法官来自由裁量，避免对被告人的权利造成损害。[2]所以，在法律或司法解释都没有明确规定的情况下，《反法》中关于举证责任的做法则不能被刑事诉讼所借鉴，司法机关不能在仅提供初步证据证明被告人有侵犯商业秘密嫌疑的情况下即要求被告人自证无罪，这是民事诉讼与刑事诉讼在审判阶段的本质界限。

刑事诉讼的证明责任与民事诉讼的证明规则的界限在大多数情况下是锐利的，但刑事控告作为刑事诉讼程序启动的方式之一，对控告人要求的证明义务要相对缓和。
（三）侵犯商业秘密被害人刑事报案注意事项

商业秘密权利人进行刑事控告，案件受理机关立案须满足两个条件：第一，受理机关对该案具有管辖权；第二，受理机关对报案材料进行审查，认为确有犯罪事实、需要追究刑事责任。

所以，拟进行控告的权利人，虽不需要像司法机关一样履行严苛的证明责任，但为保障案件能被受理，要至少提供能够证明有犯罪事实存在的证据材料，而在一些特定罪名中，还需要证明该犯罪事实已达到需要科以刑责的立案追诉标准。并且，控告人证据材料的充分性和准确性与公安机关立案成功与否成正相关，报案材料准备的越充分、越准确，公安机关初查案件事实的难度越小，越有助于报案成功。
1.明确受案机关的具体报案要求

首先，侵犯商业秘密刑事案件在通常情况下由市级公安机关经侦部门负责侦查，但不排除个别地方根据实际情况会有调整，所以首先需要准确锁定报案机关。进而，应针对性向拟报案的公安机关提交有关的证据材料，并就秘点鉴定和损失评估等核心事项进行重点说明，拟定明确的报案材料清单，针对性越强，办案机关受案的阻力越小，切勿“千篇一律”。

某市公安机关通过微信公众号公布的控告侵犯商业秘密罪的材料要求：

①涉案技术信息或经营信息不为公众所知悉的鉴定意见；

②控告人对上述信息采取相关保密措施的证明材料；

③有关技术信息或经营信息被侵犯的证明材料；

④侵犯行为给权利人造成重大损失的评估材料。

注：能证明商业秘密所有权归属的材料，可以包括：商业秘密立项文件或立项会议记录；研发经过材料或不同版本的更新材料等。能证明企业采取了行之有效的保密措施的材料，可以包括：公司保密制度、与员工签订的保密协议、对商业秘密采取的物理隔离措施等。
2.做好证据收集固定工作
（1）疑难问题变通处断

由于商业秘密的机密性，被侵害一方很难获得侵权方的技术资料，如何取得该等信息并作为同一性鉴定的检材来源？又如，在无法取得犯罪嫌疑人的财务数据、经营数据的情况下，如何计算其因侵犯商业秘密而获利的情况？

对于这些困境，实践中必须结合案件情况进行有创造性的破解。例如，在很难取得犯罪嫌疑人的技术信息的情况下，可考虑通过前往行政部门申请调取技术资料，因为一些大型生产项目上马前会在主管的安全监督部门、发改部门对核心参数进行备案。而在无法获取准确的财务数据和经营数据的情况下，可以考虑通过同行业上市公司公告的数据进行类比估算，或更直接地，通过其他方式计算损失，如权利人投入的研发费用、开发成本、许可使用费等等。
（2）常规问题尽早准备

侵犯商业秘密罪的报案，整体上遵循秘密性、经济性、保密性的逻辑展开：对于秘密性，不可或缺的是《非公知性鉴定报告》；对于经济性，指能为权利人带来经济利益的证据，如每年的固定交易额、财务报表、交易流水等；对于保密性，则包括采取的保密措施、是否专人保管、是否有专用保密存储介质，是否有分级保密权限、犯罪嫌疑人如何非法获取、非法利用等。

需要提醒的是，在侵犯商业秘密犯罪的证据中，涉及到大量的司法鉴定工作，如秘点鉴定、同一性鉴定、损失评估鉴定等，相关鉴定都需要具备资质的专业机构完成，耗时通常较久，需要提前规划，避免影响报案时机。同时，由于涉及到技术信息的存储和转移都电子数据，让专业机构提前介入也可避免证据灭世或污染等问题。
3.持续跟踪案件查办

侵犯商业秘密犯罪通常涉及较多复杂的技术问题，案件的争议也往往与技术问题密不可分，所以被害人/被害单位应通过律师团队及/或专家辅助人等技术团队，全程与办案机关保持密切沟通并提供协助，如侦查阶段及时向公安机关提供线索和材料、审查起诉阶段主动阅卷、梳理并形成被害人的代理意见、审判阶段出席庭审发表意见等等。其实法律赋予侵犯商业秘密罪案件的被害人/被害单位很多权利，应当善用。
二、利用行政手段与刑事手段衔接

通过刑事手段保护商业秘密固然直接迅速，但也无可避免地存在立案难、举证难的问题。而通过行政手段与刑事手段衔接配合，似乎可以在一定程度上作为刑事手段的补充和加强。

2020年8月7日，国务院发布修订后的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（2020修订）（以下简称“《移送规定》”），修订目的之一即“严厉查处侵犯知识产权违法犯罪行为，密切行政执法部门和司法部门协作配合，进一步维护权利人合法权益，营造公平竞争的市场环境”。《移送规定》展示了针对商业秘密侵权案件，先行政后诉讼的路径。
第三条第（二）款规定：“知识产权领域的违法案件，行政执法机关根据调查收集的证据和查明的案件事实，认为存在犯罪的合理嫌疑，需要公安机关采取措施进一步获取证据以判断是否达到刑事案件立案追诉标准的，应当向公安机关移送。”

通过行政途径移送报案的优势在于：（1）行政执法机关的调查力度在一般情况下强于权利人，比起普通的权利人行政执法机关享有一定的行政权力甚至强制措施，在高难度证据的收集和固定上更具优势；（2）通过行政机关移送至公安机关的侵犯商业秘密案件，因有法律规定，公安机关的响应速度更快、程序期限更确定；（3）行政机关移送至公安机关的案件，对公安机关是否予以立案的处理结果，有法定的监督途径。
第八条规定：公安机关应自接受行政执法机关移送3日内，对案件进行审查，决定立案的，书面通知行政机关；不予立案的，说明理由，并书面通知行政机关，退回材料。第9条规定，行政机关接到公安机关不予立案的通知书后，可以3日内提请该公安机关复议，也可以建议检察院进行立案监督。该公安机关应自收到复议文件之日起3日内，作出立案或不予立案的决定，并书面通知行政机关。行政机关仍有异议的，应当自收到复议决定通知书3日内建议检察院进行立案监督。

据此，我们可以利用行政举报举证负担低、响应速度快的特点，先向市场监督管理局等监管行政执法机关反映诉求，并督促行政执法机关在调查到合理证据后，移送公安机关立案。

实践中，除了线下前往行政执法机关报案，也可以尝试拨打12315或12345热线寻求支持。接到报案后，行政执法机关将对侵权人进行初查，认为有犯罪嫌疑并达到立案追诉标准的，依法向公安机关移送。

虽然在立法层面和行政执法层面已设置了行政移送司法的可能，但受制于不同执法体系的逻辑、证据标准不同及其他因素，该路径在实践中的效果如何，还需要时间来检验。
三、侵犯商业秘密造成的损失数额的认定

侵犯商业秘密造成的损失数额的认定一直是实践中比较复杂的问题，因应不同的情形会面临不同的困难。

2020年9月发布生效的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》（法释〔2020〕10号）第五条对该问题进行了梳理和明确，参见下图：

但是实践中，若侵权人拒绝配合提供准确的销售数据或财务数据，将导致侵权产品的销售量和合理利润等无法计算；同时，在不掌握准确销售数据的情况下，正常经营收入和违法所得如何区分也是一大难题。

金杜在办理的一起侵犯商业秘密的案件中即遇到了类似问题。

某化工龙头企业的总工程师离职后，将原单位的商业秘密出售给某研究设计院，该设计院又将相关图纸出售给某上市公司，上市公司据此建成生产线大量投产，给权利人造成巨大损失。客户找到我们后，我们制定了刑民并举的维权策略，一方面在各具有管辖权的法院分别提起专利权、商业秘密诉讼；同时，对于该工程师，通过刑事控告的途径维权。该案件的难点在于，间接获得图纸的上市公司拒绝配合司法机关调查，拒绝提供账簿资料，所以对于权利人的损失难以确定。这给民事诉讼和刑事诉讼都带来了困难。

针对该情况，民事诉讼中某省高级人民法院认为：“侵权人无正当理由拒不提交或者提供虚假的账簿资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。侵权人无正当理由拒不提交，可认定其构成举证妨碍，由其而非权利人承担举证不能的法律后果”。

通过上市公司公开披露的年度报告中的数据，加上其披露的侵权产品占公司年均收入的比例，辅之以相关行业数据，最终利用“营业利润=营业收入-营业成本-销售费用-管理费用-财务费用-税金及附加”的公式计算得出。

民事诉讼中的论证逻辑和思路，在刑事案件中可以被损失鉴定机构所借鉴，从而对刑事案件中犯罪金额的认定产生实质性影响。上述案例为一适例。

一个侵犯商业秘密的刑事案件，由于技术性强、双方对抗激烈、取证鉴定困难等原因，往往耗时很长，也使得许多权利人视为畏途。但一旦充分运用好刑行民三个手段，彼此借鉴互相支撑，从中寻觅有创造性的思路，往往也能纲举目张，最终达到既追究侵权人的刑事责任，也充分挽回损失的双赢局面。蜀道难，也值得迎难而上。

最新法律全文

解读最新商业秘密司法解释

2020年9月11，最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（简称“《商业秘密案件司法解释》”）。可以说，该司法解释的发布，意味着我国商业秘密保护进入了新的篇章。本文将结合商业秘密案件诉讼实务，通过与《反不正当竞争法》及其司法解释中相关规定的比对分析，对《商业秘密案件司法解释》进行初步解读。

原标题 | 商业秘密保护新篇章-解读最新商业秘密司法解释
作者 | 郝政宇李洪江

商业秘密是重要的知识产权。与专利相类似，商业秘密是企业保护创新成果的主要方式，甚至是更为重要的方式，因为商业秘密往往是企业安身立命的根本。但是，与专利保护有专门立法不同，在我国商业秘密保护主要通过《反不正当竞争法》中的专门条款予以规定。目前，美国和欧盟对商业秘密均采用专门立法予以保护。

2020年9月11，最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（简称“《商业秘密案件司法解释》”）。这是我国首次单独针对商业秘密民事案件出台司法解释，其对商业秘密民事保护进行了较为系统、全面的规定，可以有力化解当前商业秘密维权难的问题，弥补现行法律规范比较滞后、不够细致的缺陷。可以说，该司法解释的发布，意味着我国商业秘密保护进入了新的篇章。本文将结合商业秘密案件诉讼实务，通过与《反不正当竞争法》及其司法解释中相关规定的比对分析，对《商业秘密案件司法解释》进行初步解读。

一

商业秘密的保护客体和构成要件

1
细化商业秘密的客体

2007年《不正当竞争案件司法解释》
2020年《商业秘密案件司法解释》
无关于技术信息和经营信息的规定

第十三条商业秘密中的客户名单，一般是指客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成的区别于相关公知信息的特殊客户信息，包括汇集众多客户的客户名册，以及保持长期稳定交易关系的特定客户。
客户基于对职工个人的信赖而与职工所在单位进行市场交易，该职工离职后，能够证明客户自愿选择与自己或者其新单位进行市场交易的，应当认定没有采用不正当手段，但职工与原单位另有约定的除外。

第一条与技术有关的结构、原料、组分、配方、材料、样品、样式、植物新品种繁殖材料、工艺、方法或其步骤、算法、数据、计算机程序及其有关文档等信息，人民法院可以认定构成反不正当竞争法第九条第四款所称的技术信息。
与经营活动有关的创意、管理、销售、财务、计划、样本、招投标材料、客户信息、数据等信息，人民法院可以认定构成反不正当竞争法第九条第四款所称的经营信息。
前款所称的客户信息，包括客户的名称、地址、联系方式以及交易习惯、意向、内容等信息。
第二条当事人仅以与特定客户保持长期稳定交易关系为由，主张该特定客户属于商业秘密的，人民法院不予支持。
客户基于对员工个人的信赖而与该员工所在单位进行交易，该员工离职后，能够证明客户自愿选择与该员工或者该员工所在的新单位进行交易的，人民法院应当认定该员工没有采用不正当手段获取权利人的商业秘密。

2019年修正的《反不正当竞争法》第9条规定，商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。该条款将商业秘密保护的客体由旧法所规定的“技术信息和经营信息”修改为“技术信息、经营信息等商业信息”，商业秘密的客体有所扩大。

《商业秘密案件司法解释》第1条首先通过列举的形式，细化和明确了技术信息和经营信息的范围，有助于避免实务中对商业秘密保护客体产生的争议。相较于《商业秘密案件司法解释》的征求意见稿，正式稿中“技术信息”新增了“样品”、“植物新品种繁殖材料”等内容。上述商业秘密客体列举式的细化规定，也有助于引导企业重视对各类商业秘密的保护。不过，该条款并未说明除技术信息和经营信息之外的商业信息的范围。

对于“客户信息”是否可以构成商业秘密，实践中往往存有争议。《商业秘密案件司法解释》第1条第3款吸收了2007年发布的《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（简称《不正当竞争案件司法解释》）中关于客户信息的定义，同时，在第2条第1款中进一步明确《不正当竞争案件司法解释》中举例说明客户名单包括“保持长期稳定交易关系的特定客户”，并不表明“保持长期稳定交易关系的特定客户”一定构成商业秘密。这类客户信息也需要满足商业秘密的构成要件，才能被认定为属于商业秘密。因此，当事人不能仅以与特定客户保持长期稳定交易关系为由，就主张该特定客户属于商业秘密。

《商业秘密案件司法解释》第2条第2款同样吸收了《不正当竞争案件司法解释》相关规定，明确客户基于对员工个人的信赖，在员工离职后与员工或者其新单位进行交易的，不属于侵犯商业秘密的行为。这一规定是对客户信息是否构成商业秘密的进一步限制，避免损害市场主体基于信赖关系进行正常交易的权益。

2
完善“不为公众所知悉”要件

2007年《不正当竞争案件司法解释》
2020年《商业秘密案件司法解释》
第九条　有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得，应当认定为反不正当竞争法第十条第三款规定的“不为公众所知悉”。
具有下列情形之一的，可以认定有关信息不构成不为公众所知悉：
（一）该信息为其所属技术或者经济领域的人的一般常识或者行业惯例；
（二）该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得；
（三）该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露；
（四）该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开；
（五）该信息从其他公开渠道可以获得；
（六）该信息无需付出一定的代价而容易获得。

第三条权利人请求保护的信息在被诉侵权行为发生时不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的，人民法院应当认定为反不正当竞争法第九条第四款所称的不为公众所知悉。
第四条具有下列情形之一的，人民法院可以认定有关信息为公众所知悉：
（一）该信息在所属领域属于一般常识或者行业惯例的；
（二）该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，所属领域的相关人员通过观察上市产品即可直接获得的；
（三）该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露的；
（四）该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开的；
（五）所属领域的相关人员从其他公开渠道可以获得该信息的。
将为公众所知悉的信息进行整理、改进、加工后形成的新信息，符合本规定第三条规定的，应当认定该新信息不为公众所知悉。

《反不正当竞争法》第9条规定商业秘密具有“不为公众所知悉”、“具有商业价值”和“采取相应保密措施”三大构成要件，通常也被称为秘密性、价值性和保密性。《商业秘密案件司法解释》对商业秘密的构成要件进行了进一步地细化和完善。

对于何谓“不为公众所知悉”，《商业秘密案件司法解释》第3条基本吸收了《不正当竞争案件司法解释》的相关规定，但是，强调只要相关信息在被诉侵权行为发生时不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的，就可以构成“不为公众所知悉”。

第4条第1款承继了《不正当竞争案件司法解释》关于已经构成“为公众所知悉”的列举情形。该条第2款则涉及对商业秘密“新颖性”的要求，即商业秘密对新颖性的要求很低，如果将已经为公众所知悉的信息进行整理、改进、加工后形成的新信息，可以达到不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的程度，其仍然可以满足商业秘密“不为公众所知悉”的要求，并有可能构成商业秘密。

3
适应性调整“具有商业价值”要件，明确“阶段性成果”的商业价值

2007年《不正当竞争案件司法解释》
2020年《商业秘密案件司法解释》
第十条　有关信息具有现实的或者潜在的商业价值，能为权利人带来竞争优势的，应当认定为反不正当竞争法第十条第三款规定的“能为权利人带来经济利益、具有实用性”。
第七条权利人请求保护的信息因不为公众所知悉而具有现实的或者潜在的商业价值的，人民法院经审查可以认定为反不正当竞争法第九条第四款所称的具有商业价值。
生产经营活动中形成的阶段性成果符合前款规定的，人民法院经审查可以认定该成果具有商业价值。

1993年《反不正当竞争法》规定的“价值性”商业秘密构成要件为“能为权利人带来经济利益、具有实用性”，但是，2017年修正的《反不正当竞争法》已将该要件精简为“具有商业价值”。

因此，《商业秘密案件司法解释》第7条第1款关于商业价值的定义，也删去了《不正当竞争案件司法解释》对商业价值还要求“能为权利人带来竞争优势的”的要求，从而与现行《反不正当竞争法》保持一致。

第7条第2款，进一步明确了“阶段性成果”也可能具有商业价值，这有助于对实际中很常见的研发或交易过程中产生的成果进行商业秘密保护。

4
完善“保密措施”要件

2007年《不正当竞争案件司法解释》
2020年《商业秘密案件司法解释》
第十一条　权利人为防止信息泄漏所采取的与其商业价值等具体情况相适应的合理保护措施，应当认定为反不正当竞争法第十条第三款规定的“保密措施”。
人民法院应当根据所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度、他人通过正当方式获得的难易程度等因素，认定权利人是否采取了保密措施。
具有下列情形之一，在正常情况下足以防止涉密信息泄漏的，应当认定权利人采取了保密措施：
（一）限定涉密信息的知悉范围，只对必须知悉的相关人员告知其内容；
（二）对于涉密信息载体采取加锁等防范措施；
（三）在涉密信息的载体上标有保密标志；
（四）对于涉密信息采用密码或者代码等；
（五）签订保密协议；
（六）对于涉密的机器、厂房、车间等场所限制来访者或者提出保密要求；
（七）确保信息秘密的其他合理措施。
第五条权利人为防止商业秘密泄露，在被诉侵权行为发生以前所采取的合理保密措施，人民法院应当认定为反不正当竞争法第九条第四款所称的相应保密措施。
人民法院应当根据商业秘密及其载体的性质、商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度、保密措施与商业秘密的对应程度以及权利人的保密意愿等因素，认定权利人是否采取了相应保密措施。
第六条具有下列情形之一，在正常情况下足以防止商业秘密泄露的，人民法院应当认定权利人采取了相应保密措施：
（一）签订保密协议或者在合同中约定保密义务的；
（二）通过章程、培训、规章制度、书面告知等方式，对能够接触、获取商业秘密的员工、前员工、供应商、客户、来访者等提出保密要求的；
（三）对涉密的厂房、车间等生产经营场所限制来访者或者进行区分管理的;
（四）以标记、分类、隔离、加密、封存、限制能够接触或者获取的人员范围等方式，对商业秘密及其载体进行区分和管理的；
（五）对能够接触、获取商业秘密的计算机设备、电子设备、网络设备、存储设备、软件等，采取禁止或者限制使用、访问、存储、复制等措施的；
（六）要求离职员工登记、返还、清除、销毁其接触或者获取的商业秘密及其载体，继续承担保密义务的；
（七）采取其他合理保密措施的。

商业秘密案件中，秘密性和保密性是审理的重点。《商业秘密案件司法解释》第5条第1款基本吸收了《不正当竞争案件司法解释》关于“保密措施”的规定，但是，更为强调必须在被诉侵权行为发生前已采取保密措施。

第5条第2款则规定了何谓“相应的保密措施”，即采取的保密措施应当与商业秘密相匹配，限定在一个合理限度之内。该条款也与《不正当竞争案件司法解释》的相关规定基本一致，但是，又进一步细化需要考虑“商业秘密的性质”、“商业秘密的商业价值”等因素。

第6条列举了常见的保密措施，承继《不正当竞争案件司法解释》的相关规定，但是，根据现实情况的发展，对保密措施的具体方式进行了较多细化与完善，例如，明确“在合同中约定保密义务”也属于采取保密措施的情形之一，细化了限定人员的范围，对计算机设备、网络设备、软件等保密措施，特别是将对离职员工的保密义务要求也列入了“保密措施”的具体情形。上述对保密措施的要求，实际上降低了对构成商业秘密的构成要件的要求，更加有利于权利人主张权利，同时，此类列举式的具体规定，对于企业完善商业秘密的保密措施也具有很好的指导意义。

二

商业秘密的侵权认定

1
细化侵权行为的认定规则

2019年《反不正当竞争法》
2020年《商业秘密案件司法解释》
第九条第一款　经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：
（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；
（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；
（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；
（四）教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。
第八条被诉侵权人以违反法律规定或者公认的商业道德的方式获取权利人的商业秘密的，人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条第一款所称的以其他不正当手段获取权利人的商业秘密。
第九条被诉侵权人在生产经营活动中直接使用商业秘密，或者对商业秘密进行修改、改进后使用，或者根据商业秘密调整、优化、改进有关生产经营活动的，人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条所称的使用商业秘密。
第十条当事人根据法律规定或者合同约定所承担的保密义务，人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条第一款所称的保密义务。
当事人未在合同中约定保密义务，但根据诚信原则以及合同的性质、目的、缔约过程、交易习惯等，被诉侵权人知道或者应当知道其获取的信息属于权利人的商业秘密的，人民法院应当认定被诉侵权人对其获取的商业秘密承担保密义务。

《商业秘密案件司法解释》第8-10条分别细化了《反不正当竞争法》第9条第1款所规定的各类商业秘密侵权行为。

具体而言，对于以不正当手段获取商业秘密的侵权行为，《商业秘密案件司法解释》第8条明确其又分为违反法律和违反公认的商业道德两种类型，这也与《反不正当竞争法》第2条所规定的经营者应当“遵守法律和商业道德”的一般性规定相一致。

对于使用以不正当手段获取商业秘密的行为，《商业秘密案件司法解释》第9条明确了直接使用，以及修改、改进后使用两种方式。在商业秘密案件中，权利人在起诉前实际上很难了解被诉侵权人真实的使用情况，被诉侵权人实际使用方式往往和权利人所主张的商业秘密的具体内容不尽一致，该条款明确对商业秘密修改、改进后的使用，仍然构成侵权，有助于解决实际诉讼中对于是否构成使用商业秘密行为产生的争议。此外，需要注意该条款还规定“根据商业秘密调整、优化、改进有关生产经营活动”也属于使用商业秘密的行为。这一规定似乎是使用商业秘密的应有之意，而且也与该条款规定的其他使用行为的分类逻辑不一致，似有冗余之嫌。

对于违反保密义务的侵权行为，《商业秘密案件司法解释》第10条明确所述保密义务不仅包括法定的保密义务、合同约定的保密义务，还包括默示保密义务。需要提醒的是，虽然违反作为合同随附义务的保密义务，可能构成侵犯商业秘密行为。但是，根据此前的指导案例【（2012）民监字第253号】，在考察商业秘密是否满足“保密措施”的构成要件时，权利人不能因为对方具有合同附随义务而主张采取了保密措施，因为合同附随义务无法体现权利人积极采取保密措施的主观愿望，不能被认定为采取了保密措施。

2
明确员工、前员工的范围

2019年《反不正当竞争法》
2020年《商业秘密案件司法解释》
第九条第三款
第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。
第十一条法人、非法人组织的经营、管理人员以及具有劳动关系的其他人员，人民法院可以认定为反不正当竞争法第九条第三款所称的员工、前员工。

《反不正当竞争法》第9条第3款规定，第三人明知或应知权利人的员工、前员工实施侵犯商业秘密的行为，仍然获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。上述员工、前员工并非严格的法律术语，在实务中容易引发争议。《商业秘密案件司法解释》第11条明确，与法人、非法人组织具有劳动关系的人员，可以认定为员工、前员工。同时，法人、非法人组织的经营、管理人员也属于员工、前员工。

3
明确适用“接触+实质上相同”规则推定侵权成立的考虑因素

2019年《反不正当竞争法》
2020年《商业秘密案件司法解释》
第三十二条　在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯，涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。
商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯，且提供以下证据之一的，涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为：
（一）有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同；
（二）有证据表明商业秘密已经被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险；
（三）有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯。
第十二条人民法院认定员工、前员工是否有渠道或者机会获取权利人的商业秘密，可以考虑与其有关的下列因素：
（一）职务、职责、权限；
（二）承担的本职工作或者单位分配的任务；
（三）参与和商业秘密有关的生产经营活动的具体情形；
（四）是否保管、使用、存储、复制、控制或者以其他方式接触、获取商业秘密及其载体；
（五）需要考虑的其他因素。
第十三条被诉侵权信息与商业秘密不存在实质性区别的，人民法院可以认定被诉侵权信息与商业秘密构成反不正当竞争法第三十二条第二款所称的实质上相同。
人民法院认定是否构成前款所称的实质上相同，可以考虑下列因素：
（一）被诉侵权信息与商业秘密的异同程度；
（二）所属领域的相关人员在被诉侵权行为发生时是否容易想到被诉侵权信息与商业秘密的区别；
（三）被诉侵权信息与商业秘密的用途、使用方式、目的、效果等是否具有实质性差异；
（四）公有领域中与商业秘密相关信息的情况；
（五）需要考虑的其他因素。

商业秘密案件的司法实践中，通常采用“接触+实质性相似”的方式推定侵权成立，此后被诉侵权人可以提供不侵权的反证。这一规则体现在2019年修订的《反不正当竞争法》第32条第2款中，即权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯，且有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，并且其使用的信息与该商业秘密实质上相同，则涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为。

《商业秘密案件司法解释》第12条规定了认定员工、前员工可以接触到商业秘密的考虑因素，这些因素对于认定其他被诉侵权人可以接触到商业秘密也具有借鉴作用。

《商业秘密案件司法解释》第13条则对认定被诉信息与商业秘密构成“实质上相同”的考虑因素进行了规定。这些因素从多个角度考量两者是否“实质上相同”，也属于对司法实践经验的总结，例如直接比对异同、是否容易想到、用途、使用方式和效果的比对等。

4
反向工程不能构成“在先非法获取商业秘密”的抗辩理由

2007年《不正当竞争案件司法解释》
2020年《商业秘密案件司法解释》
第十二条　通过自行开发研制或者反向工程等方式获得的商业秘密，不认定为反不正当竞争法第十条第（一）、（二）项规定的侵犯商业秘密行为。
前款所称“反向工程”，是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以反向工程为由主张获取行为合法的，不予支持。
第十四条通过自行开发研制或者反向工程获得被诉侵权信息的，人民法院应当认定不属于反不正当竞争法第九条规定的侵犯商业秘密行为。
前款所称的反向工程，是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。
被诉侵权人以不正当手段获取权利人的商业秘密后，又以反向工程为由主张未侵犯商业秘密的，人民法院不予支持。

《商业秘密案件司法解释》第14条基本吸收了《不正当竞争案件司法解释》关于反向工程不构成侵犯商业秘密的规定，同时更加明确规定被诉侵权人在先以不正当手段获取权利人的商业秘密后，又以反向工程为由主张未侵犯商业秘密的，不能获得支持。

三

商业秘密案件的侵权责任

1
除停止侵害之外，配套其他侵权救济手段

2007年《不正当竞争案件司法解释》
2020年《商业秘密案件司法解释》
第十六条　人民法院对于侵犯商业秘密行为判决停止侵害的民事责任时，停止侵害的时间一般持续到该项商业秘密已为公众知悉时为止。
依据前款规定判决停止侵害的时间如果明显不合理的，可以在依法保护权利人该项商业秘密竞争优势的情况下，判决侵权人在一定期限或者范围内停止使用该项商业秘密。
第十六条经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织侵犯商业秘密，权利人依据反不正当竞争法第十七条的规定主张侵权人应当承担的民事责任的，人民法院应予支持。
第十七条人民法院对于侵犯商业秘密行为判决停止侵害的民事责任时，停止侵害的时间一般应当持续到该商业秘密已为公众所知悉时为止。
依照前款规定判决停止侵害的时间明显不合理的，人民法院可以在依法保护权利人的商业秘密竞争优势的情况下，判决侵权人在一定期限或者范围内停止使用该商业秘密。
第十八条权利人请求判决侵权人返还或者销毁商业秘密载体，清除其控制的商业秘密信息的，人民法院一般应予支持。

对于停止侵害的侵权责任，《商业秘密案件司法解释》第17条吸收了《不正当竞争案件司法解释》的相关规定。此外，因为2019年修正的《反不正当竞争法》第9条第2款，已经将经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织列为侵犯商业秘密的主体，所以《商业秘密案件司法解释》第16条进一步说明上述主体也需要承担侵权责任。根据商业秘密案件的特点，《商业秘密案件司法解释》第18条还新增了返还或者销毁商业秘密载体，清除控制的商业秘密信息的侵权责任，从而可以减少或避免再次侵权的风险。

2
完善损害赔偿的确定因素，引入举证妨碍制度

2007年《不正当竞争案件司法解释》
2020年《商业秘密案件司法解释》
第十七条　确定反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行；确定反不正当竞争法第五条、第九条、第十四条规定的不正当竞争行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿额的方法进行。
因侵权行为导致商业秘密已为公众所知悉的，应当根据该项商业秘密的商业价值确定损害赔偿额。商业秘密的商业价值，根据其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素确定。
第十九条因侵权行为导致商业秘密为公众所知悉的，人民法院依法确定赔偿数额时，可以考虑商业秘密的商业价值。
人民法院认定前款所称的商业价值，应当考虑研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素。
第二十条权利人请求参照商业秘密许可使用费确定因被侵权所受到的实际损失的，人民法院可以根据许可的性质、内容、实际履行情况以及侵权行为的性质、情节、后果等因素确定。
人民法院依照反不正当竞争法第十七条第四款确定赔偿数额的，可以考虑商业秘密的性质、商业价值、研究开发成本、创新程度、能带来的竞争优势以及侵权人的主观过错、侵权行为的性质、情节、后果等因素。
第二十四条权利人已经提供侵权人因侵权所获得的利益的初步证据，但与侵犯商业秘密行为相关的账簿、资料由侵权人掌握的，人民法院可以根据权利人的申请，责令侵权人提供该账簿、资料。侵权人无正当理由拒不提供或者不如实提供的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

《商业秘密案件司法解释》第19条基本吸收了《不正当竞争案件司法解释》基于商业秘密的商业价值确定损害赔偿数额的规定。第20条第1款明确了参照专利法按照许可使用费的合理倍数确定损害赔偿责任的规定，第2款则明确了确定法定赔偿的考虑因素。《商业秘密案件司法解释》征求意见稿中规定确定损害赔偿金额应当考虑商业秘密的贡献率，但是正式稿中并未明确规定，我们理解对贡献率的计算已经隐含在上述确定损害赔偿的因素之中。

此外，为了破解商业秘密案件确定损害赔偿举证难的问题，参照专利法、商标法等法律及其司法解释的规定，《商业秘密案件司法解释》第24条也引入了举证妨碍制度，即在权利人已经提供侵权人因侵权所获得的利益的初步证据，但与侵犯商业秘密行为相关的账簿、资料由侵权人掌握的情况下，权利人可以向法院申请，责令侵权人提供该账簿、资料。侵权人无正当理由拒不提供或者不如实提供的，应当承担不利后果，法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

2019年修正的《反不正当竞争法》规定了商业秘密侵权的惩罚性赔偿制度，备受各界关注，但是本次《商业秘密案件司法解释》并没有对此作出进一步规定。根据最高人民法院民三庭负责人就该司法解释的答记者问，最高人民法院正在制定相关司法解释，故本规定未再涉及。

四

商业秘密案件的证据和程序问题

1
降低行为保全申请条件

2018年《知识产权纠纷行为保全司法解释》
2020年《商业秘密案件司法解释》
第七条人民法院审查行为保全申请，应当综合考量下列因素：
（一）申请人的请求是否具有事实基础和法律依据，包括请求保护的知识产权效力是否稳定；
（二）不采取行为保全措施是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害；
（三）不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害；
（四）采取行为保全措施是否损害社会公共利益；
（五）其他应当考量的因素。
第十五条被申请人试图或者已经以不正当手段获取、披露、使用或者允许他人使用权利人所主张的商业秘密，不采取行为保全措施会使判决难以执行或者造成当事人其他损害，或者将会使权利人的合法权益受到难以弥补的损害的，人民法院可以依法裁定采取行为保全措施。
前款规定的情形属于民事诉讼法第一百条、第一百零一条所称情况紧急的，人民法院应当在四十八小时内作出裁定。

行为保全也被通俗地称为临时禁令，其原本就是发端于商业秘密等知识产权侵权案件的诉讼制度。商业秘密一经泄露，往往会给权利人带来难以弥补的损害，因此，行为保全是保障商业秘密权利非常重要的手段。2018年发布的《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》（简称《知识产权纠纷行为保全司法解释》）已经对知识产权与竞争纠纷中批准行为保全申请的条件进行了规定。《商业秘密案件司法解释》第15条承继民事诉讼法和上述司法解释的规定，强调了商业秘密案件中适用行为保全的要求。值得注意的是，与《商业秘密案件司法解释》征求意见稿相比，正式稿中删除了关于明确商业秘密的内容、证明采取了保密措施等申请行为保全的前置条件，反映出降低商业秘密案件行为保全申请难度、鼓励法院采取行为保全措施的趋势。

2
注重采取保密审查的措施

2020年《商业秘密案件司法解释》
第二十一条对于涉及当事人或者案外人的商业秘密的证据、材料，当事人或者案外人书面申请人民法院采取保密措施的，人民法院应当在保全、证据交换、质证、委托鉴定、询问、庭审等诉讼活动中采取必要的保密措施。
违反前款所称的保密措施的要求，擅自披露商业秘密或者在诉讼活动之外使用或者允许他人使用在诉讼中接触、获取的商业秘密的，应当依法承担民事责任。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，人民法院可以依法采取强制措施。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

鉴于商业秘密不为公众所知悉的特点，防止商业秘密在审理过程中二次泄露，《商业秘密案件司法解释》第21条第1款规定了诉讼中应当采取保密审查的措施，其范围应覆盖保全、证据交换、质证、委托鉴定、询问、庭审等各类诉讼活动，第2款则明确了违反保密措施要求的责任，使得保密审查的要求更加明确。

3
理顺商业秘密案件民刑交叉问题

2020年《商业秘密案件司法解释》
第二十二条人民法院审理侵犯商业秘密民事案件时，对在侵犯商业秘密犯罪刑事诉讼程序中形成的证据，应当按照法定程序，全面、客观地审查。
由公安机关、检察机关或者人民法院保存的与被诉侵权行为具有关联性的证据，侵犯商业秘密民事案件的当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集，申请调查收集的，人民法院应当准许，但可能影响正在进行的刑事诉讼程序的除外。
第二十三条当事人主张依据生效刑事裁判认定的实际损失或者违法所得确定涉及同一侵犯商业秘密行为的民事案件赔偿数额的，人民法院应予支持。
第二十五条当事人以涉及同一被诉侵犯商业秘密行为的刑事案件尚未审结为由，请求中止审理侵犯商业秘密民事案件，人民法院在听取当事人意见后认为必须以该刑事案件的审理结果为依据的，应予支持。

由于商业秘密案件取证难，权利人在满足立案条件的情况下，通常会选择同时采取民事和刑事维权的途径。由公安部门调查取证，可以有力解决侵犯商业秘密案件的举证问题。但是，司法实践中，同一商业秘密纠纷的民事案件与刑事案件在程序和实体上多有不协调、甚至冲突之处。《商业秘密案件司法解释》就对民刑交叉的问题进行了一系列规定。

第22条第1款明确了通过刑事诉讼程序获得的证据可以在民事案件中使用，但是仍然应当按照民事程序对证据进行审查。该条第2款则强调了在民事案件中发挥法院调查取证的作用，特别是明确支持当事人向法院申请调取由公安机关、检察机关或者人民法院保存的与被诉侵权行为具有关联性的证据。

第23条涉及援引生效裁判确认的事实，第25条涉及中止案件的要求，均是民事诉讼法相关规定在商业秘密案件中的具体适用，有助于厘清民刑案件交叉引发的相关问题。

需要补充说明的是，根据2020年9月12日发布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(三)》的规定，因侵犯商业秘密违法所得数额、因侵犯商业秘密直接导致权利人破产、倒闭等情形均已纳入“侵犯商业秘密罪”的入罪情形，并将入罪数额调整至“三十万元以上”，极大地降低了入罪门槛，可以预期未来采用民事和刑事途径同时进行商业秘密维权的情形会显著增加。

4
明确权利人固定商业秘密内容的时间节点

2020年《商业秘密案件司法解释》
第二十七条权利人应当在一审法庭辩论结束前明确所主张的商业秘密具体内容。仅能明确部分的，人民法院对该明确的部分进行审理。
权利人在第二审程序中另行主张其在一审中未明确的商业秘密具体内容的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就与该商业秘密具体内容有关的诉讼请求进行调解；调解不成的，告知当事人另行起诉。双方当事人均同意由第二审人民法院一并审理的，第二审人民法院可以一并裁判。

与专利权的保护范围在权利要求书中进行公示不同，商业秘密的保护范围需要权利人在诉讼过程中予以明确和固定，否则后续的审理便无法进行。但是，商业秘密的具体内容，事关权利人的权利基础和侵权认定是否成立，根据案件调查和审理的进展，权利人往往期望可以调整其主张的商业秘密的范围。《商业秘密案件司法解释》第27条第1款根据民事诉讼法解释第232条对原告增加诉讼请求的时间节点的要求，明确权利人可以在一审法庭辩论结束前明确所主张的商业秘密具体内容，上述“明确”应含有调整之意。该条第2款基于民事诉讼法解释第328条关于在第二审程序中对原审原告增加独立的诉讼请求的处理方式，规定权利人在第二审程序中另行主张其在一审中未明确的商业秘密具体内容的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就与该商业秘密具体内容有关的诉讼请求进行调解；调解不成的，告知当事人另行起诉。双方当事人均同意由第二审人民法院一并审理的，第二审人民法院可以一并裁判。

5
其他程序性规定

2007年《不正当竞争案件司法解释》
2020年《商业秘密案件司法解释》
第十五条　对于侵犯商业秘密行为，商业秘密独占使用许可合同的被许可人提起诉讼的，人民法院应当依法受理。
排他使用许可合同的被许可人和权利人共同提起诉讼，或者在权利人不起诉的情况下，自行提起诉讼，人民法院应当依法受理。
普通使用许可合同的被许可人和权利人共同提起诉讼，或者经权利人书面授权，单独提起诉讼的，人民法院应当依法受理。
第二十六条对于侵犯商业秘密行为，商业秘密独占使用许可合同的被许可人提起诉讼的，人民法院应当依法受理。
排他使用许可合同的被许可人和权利人共同提起诉讼，或者在权利人不起诉的情况下自行提起诉讼的，人民法院应当依法受理。
普通使用许可合同的被许可人和权利人共同提起诉讼，或者经权利人书面授权单独提起诉讼的，人民法院应当依法受理。
第二十八条人民法院审理侵犯商业秘密民事案件，适用被诉侵权行为发生时的法律。被诉侵权行为在法律修改之前已经发生且持续到法律修改之后的，适用修改后的法律。
第二十九条本规定自2020年9月12日起施行。最高人民法院以前发布的相关司法解释与本规定不一致的，以本规定为准。
本规定施行后，人民法院正在审理的一审、二审案件适用本规定；施行前已经作出生效裁判的案件，不适用本规定再审。

《商业秘密案件司法解释》第26条吸收了《不正当竞争案件司法解释》关于被许可人的诉讼权利的规定。第28条和第29条分别规定了新旧法适用、施行日期和溯及力等问题。

五

结语

新发布的《商业秘密案件司法解释》共二十九条，是我国首次对商业秘密法律保护规则进行全面、系统的规定，加强了商业秘密的保护力度，有助于解决商业秘密维权举证难、维权成本高等问题。该司法解释既涉及商业秘密的保护客体、构成要件、侵权认定、侵权责任等核心实体问题，也涉及民刑交叉、行为保全、保密审查、举证妨碍等重要程序问题。该司法解释在吸收整理《反不正当竞争法》及其司法解释相关规定和已有司法实践经验的基础上，根据商业秘密保护的新特点新趋势，完善和新增了较多的法律适用规则。这样具体、详尽的司法解释，不仅可以明确司法裁判规则，统一裁判标准，化解诉讼中的争议问题，而且对于企业、科研机构等创新主体构建商业秘密保护体系、积极采取维权措施，也具有非常好的指引作用。

但是，由于商业秘密权利本身和案件审查的一些特殊性，导致商业秘密维权仍然存在不少问题，例如，举证责任分配，事实查明和司法鉴定、损害赔偿的精细化计算等问题，有待在后续立法和司法实践中解决。近日，国家市场监督管理总局也发布了《商业秘密保护规定（征求意见稿）》，从而对1995年公布的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》进行修订。可见，我国商业秘密保护确实跨入了新的阶段，未来国家一定会持续加大对商业秘密的保护力度，商业秘密保护正当时。

修订历史及解读

重点考点

参考案例

索赔1亿元的软件商业秘密案，给出什么启示？

从兴公司诉亚信公司商业秘密案【(2019)京民终231号】，因为法律关系复杂，涉及众多主体，被称为“近年来全国法院受理的最为复杂的知识产权案件之一”，本案索赔金额超过1个亿，被告除了亚信公司之外，还有12名自然人，但是，北京高院于2020年2月19日作出二审判决，维持一审判决，驳回了一审原告的全部诉讼请求。完整的判决书见：
1亿元商业秘密案判了（附完整判决书）

本案争议的商业秘密涉及为广东移动开发的计费软件，而且与员工跳槽相关，有一定的典型性，下文将结合本案，探讨软件类商业秘密案件的注意事项。

一、商业秘密的构成要件
本案被控侵权行为发生于2014年，且无证据证明被控侵权行为持续发生，故本案应适用1993年反不正当竞争法。根据1993年反不正当竞争法的规定，商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。2019年新修正的反不正当竞争法，由原法的“技术信息和经营信息”变为“技术信息、经营信息等商业信息”。可见，新法只是对对商业秘密的定义更加开放，商业秘密的构成要件仍然是相同的，可以概括为：秘密性、价值性和保密性。
本案中，关于一审原告主张的涉案五个软件是否构成商业秘密，北京高院作出了如下认定：
关于从兴公司主张的涉案五个软件是否构成商业秘密一节，商业秘密中所称的“不为公众所知悉”系指有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得。虽然从兴公司在一审诉讼中在法院释明下一直未提交涉案软件的源代码，但二审诉讼中从兴公司提交了涉案软件的源代码。本案从兴公司系根据中囯移动广东公司的技术需求和服务需求提供技术服务，并要按照相关合同约定按时完成各项工作并交付，同时接受中国移动广东公司的验收。因此，从兴公司系涉案五个软件的开发者，在软件编写的过程中付出了创造性的劳动。虽然涉案软件源代码中含有部分开源代码或者第三方代码，但从兴公司对于开源代码和第三方代码的选取，以及开源代码和第三方代码与自定义代码之间的组合关系仍付出了创造性的劳动。该劳动付出形成的技术信息，具有一定的特殊性，有别于公知信息，可以认定不为公众所知悉的信息。从兴公司以及广州诚毅公司通过与被上诉人步宪涛等人签署《劳动合同》、《竞业禁止协议》、《知识产权归属及保密协议》的方式，明确告知其本公司开发的软件属于商业秘密，所有员工应当保守秘密，不得对外披露。因此，从兴公司对涉案软件采取了保密措施。在涉案软件具有商业价值，且符合保密性和秘密性的要件下，在亚信公司及被上诉人无证据证明涉案软件不属于商业秘密的情形下，从兴公司主张的五个涉案软件源代码构成商业秘密。

可见，对于软件商业秘密的秘密性，关键要证明是自行开发的软件，软件源代码不为公众所知悉。软件开发经常采用基于开源代码和第三方代码进行个性化开发的方式，此时，需要证明对开源代码的选取以及自定义的过程也具有一定的技术性，而不是对开源软件简单复制和修改。
对于商业秘密的保密性，只要在保密协议、劳动合同、竞业禁止协议等中约定公司开发的软件属于商业秘密，即可以符合采取了保密措施的要求。
对于商业秘密的价值性，可以通过软件委托开发合同、软件销售合同等证据证明，较为容易证明。

二、权利归属
软件通常涉及委托开发合同，合作开发合同等技术开发合同。根据《合同法》第341条的规定，委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人约定。没有约定或者约定不明确，当事人均有使用和转让的权利。
本案就一审原告是否享有涉案的五个软件的权利，北京高院作出如下认定：
关于从兴公司是否有权就“NGBOSS计费类系统软件”“NGBOSS营帐类系统软件”“NGCRM软件”“电子渠道类系统软件”和“经营分析类系统软件”五个软件主张商业秘密保护一节。

首先，关于“NGBOSS计费类系统软件”“NGBOSS营帐类系统软件”“电子渠道类系统软件”和“经营分析类系统软件”四个软件的相关问题。根据本案所查明的事实，虽然2004年从兴公司与中国移动广东公司的前身广东移动通信有限责任公司签订了《广东移动电话计费远程关联及传输系统维护支持服务合同》《广东移动电话计费系统技术服务合同》(简称2004年合同)，合同中约定由从兴电子公司提供给广东移动通信有限责任公司的所有文档、数据模型、类库、各种应用软件产品，广东移动通信有限责任公司拥有其全部权利，包括所有权、使用权和修改权，且广东移动通信有限责任公司拥有基于前述软件和文档、数据模型、类库等进行软件再开发的权利，基于从兴电子公司提供的文档、类库、各种应用软件产品进行的二次开发产品，其知识产权归广东移动通信有限责任公司所有。中国移动广东公司亦向一审法院复函认为“NGBOSS计费类系统软件”“NGBOSS营帐类系统软件”“电子渠道类系统软件”和“经营分析类系统软件”的知识产权应归中国移动广东公司所有。但2010年从兴公司与中国移动公司广东公司《中国移动广东公司BOSS计费类系统技术服务合同》《中国移动广东公司BOSS营帐类系统技术服务合同》《中国移动广东公司电子渠道类系统技术服务合同》和《中国移动广东公司经营分析类系统技术服务合同》中明确约定2004年合同已经在正常履行期限届满后到期终止，根据中国移动广东公司业务发展的需要，支持系统的结构和要求发生了较大变化，由此从兴电子公司为中国移动广东公司提供的服务内容也发生了变化，从兴电子公司为中国移动广东公司提供服务现已包括计费类系统、营帐类系统、电子渠道类系统、经营分析类系统等业务支持子系统。在无证据佐证“NGBOSS计费类系统软件”“NGBOSS营帐类系统软件”“电子渠道类系统软件”和“经营分析类系统软件”四个软件系2004年合同中所约定的二次开发形成的软件产品情形下，则不能据此认为上述四个软件的知识产权当然归属于中国移动广东公司。依据从兴公司提交的《中国移动广东公司BOSS计费类系统技术服务合同》及《补充协议》、《中国移动广东公司BOSS营帐类系统技术服务合同》及《补充协议》、《中国移动广东公司电子渠道类系统技术服务合同》和《中国移动广东公司经营分析类系统技术服务合同》可见，从兴公司系根据中国移动广东公司的需求提供技术服务，从兴公司系实际从事软件源程序开发的一方。在合同双方当事人就开发软件源程序所负载的技术信息无权利归属约定时，该技术信息应属于实际付出劳动创造该信息的软件开发方。因此，从兴公司有权就上述四个软件主张权利。
其次，关于“NGCRM软件”的相关问题。从兴公司与中国移动广东公司签订的《中国移动广东公司2011年NGCRM与融合计费珠海试点项目应用软件开发技术服务合同》和《中国移动广东公司2012年NGBOSS省中心应用软件开发技术服务合同》中约定软件及相关文档的版权属于从兴电子公司和中国移动广东公司双方，从兴电子公司和中囯移动广东公司双方拥有上述软件及相关文档的版权；按照上述规定由从兴电子公司提供给中国移动广东公司的所有文档、数据模型、类库、各种定制应用软件，从兴电子公司和中国移动广东公司双方拥有其版权、使用权和修改权，且中国移动广东公司拥有基于前述软件和文档、数据模型、类库等进行软件再开发的权利。虽然上述两份合同中从兴公司与中国移动广东公司之间就软件的著作权归属进行了约定，因软件上负载的源代码即可以作为著作权进行保护，又可以作为技术信息进行保护，同一客体上负载着两项知识产权权利，在权利客体同一的情形下，从权利行使的角度出发，双方对于著作权归属的约定理应视为对技术信息归属的约定。因此，从兴公司对于本案主张的“NGCRM软件”享有权利。从兴公司作为“NGCRM软件”权利共有人之一，其有权就“NGCRM软件”源程序以自己的名义单独主张权利。原审法院对此认定有误，本院予以纠正。同理，虽然从兴公司主张技术信息的“NGBOSS计费类系统软件”中包含有“融合计费珠海试点项目应用软件”和“NGBOSS省中心应用软件”，在“NGBOSS营帐类系统软件”中包含有“NGBOSS省中心应用软件”，而“融合计费珠海试点项目应用软件”和“NGBOSS省中心应用软件”的著作权由从兴公司和中国移动广东公司共同所有，但因从兴公司系“融合计费珠海试点项目应用软件”和“NGBOSS省中心应用软件”的权利人之一，其有权就此单独以自己的名义对包含“融合计费珠海试点项目应用软件”和“NGB0SS省中心应用软件”的“NGB0SS计费类系统软件”和“NGB0SS营帐类系统软件”主张权利。因此，原审法院有关从兴公司无权对“NGB0SS计费类系统软件”和“NGB0SS营帐类系统软件”的源程序单独主张权利的认定有误，本院予以纠正。

本案的权利归属认定确实比较复杂，不仅涉及双方大量的合同约定，也涉及对各类权利的确认。总结而言，本案给出以下实务启示：
在双方技术开发合同中至少明确约定专利权、著作权、商业秘密的归属，可以对其他知识产权的归属通过兜底合同条款约定；
如果甲方较为强势，可以约定其仅享有基于软件源代码二次开发成果的权利，这样开发者仍然享有原始软件的权利；
如果仅约定了著作权的归属，由于软件中著作权与商业秘密权利承载客体同一，对著作权的约定视同于对商业秘密的约定。

三、侵犯商业秘密行为的认定
对于使用、披露等侵犯商业秘密的行为的认定，一般采用“实质性相同加接触”的判断方式，即涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同。
关于被告是否实施了侵犯商业秘密的行为，北京高院认定如下：
关于亚信公司以及步宪涛等被上诉人的行为是否侵犯从兴公司的商业秘密一节。从加大对商业秘密权利人的视角出发，不宜对其举证责任要求过于严苛，但商业秘密权利人应当有初步证据能够予以证明侵权行为的发生。具体而言，商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯的，涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为。例如有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同，涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为。本案中，虽然被上诉人步宪涛等人从广州诚毅公司或从兴公司辞职，但步宪涛等人入职的单位为广州亚信技术有限公司、亚信(广州)软件服务有限公司等并非本案的亚信公司。且亚信公司与中国移动广东公司签订的《中国移动广东公司2014-2015年NGB0SS计费类和营帐类系统维护服务项目服务合同》、《中国移动广东公司2014-2015年电子渠道类技术服务项目服务合同》、《中国移动广东公司2014-2015年经营分析类系统技术服务项目服务合同》中约定中国移动广东公司将计费类、营帐类、电子渠道系统、经营分析系统及周边设备交给亚信公司负责日常维护及故障排除；同时约定亚信公司根据中囯移动广东公司需求提供系统使用所需的各项应用软件支撑能力优化服务；合同中均提到中国移动广东公司提供合同系统的基础版本及相关硬件，亚信公司对部分软件进行支撑能力优化完善及增加替换电脑周边产品等维护材料。按照合同文义解释原则，亚信公司与中国移动广东公司签订合同后，应由中国移动广东公司提供三份合同涉及系统的基础版本，亚信公司进行系统维护和优化。综上，现有证据无法判断亚信公司在履行合同过程中进行了NGBOSS计费类和营帐类、电子渠道类和经营分析类等系统软件的开发。而且本案也无法判断亚信公司与中国移动广东公司之间签订合同中所涉及的软件源程序与从兴公司本案所主张商业秘密的源程序实质上相同。除此之外，本案亦无法判断从兴公司主张的涉案软件文档、目标程序与被控侵权行为涉及的软件构成实质上相同；亦无证据证明_控侵权行为涉及的计算机软件目标程序中存在从兴公司主张权利的计算机软件特有内容，或者在软件结果(包括软件界面、运行参数、数据库结构等)方面与从兴公司主张权利的软件构成实质上相同。

由上可见，本案权利人维权没有成功的关键原因，在于没有证明对方使用了实质相同的商业秘密。本案一审原告提交的软件源代码的形成时间均为2017年，该时间晚于本案被控侵权行为发生的时间2014年。本案一审被告与广东移动的还存有其他合作关系，权利人并未提供一审被告为广东移动提供了涉案软件的初步证据。本案法院向广东移动初步尝试调查取证并未成功，似也无有必要。因此，本案无法进行侵权比对，无法判断是否实质相同。虽然有众多自然人由一审原告跳槽到一审被告关联公司，也就是说，跳槽的公司并非本案被告，而是其他法人主体，因此，一审原告也没有证明对方具有接触商业秘密的机会。
鉴于此，本案给出以下启示：
软件公司要保存好各个版本的软件源代码，从而确保权利基础扎实，最稳妥的做法可以采用公证保全的方式；
商业秘密权利人证明侵权较难，因而法院对权利人的举证要求其实并不高，但是，也要提供对方侵权的初步证据；
在提供对方侵权的初步证据之后，可以采用向法院申请调查取证、证据保全等方式，证明对方侵权。

四、员工跳槽侵犯商业秘密的认定

大量商业秘密侵权案件均由员工跳槽引起，但是，对商业秘密的保护与维护员工自由流动的权利要均衡。员工跳槽行为本身并不能证明对方侵权，只是证明具备了接触的机会。但是，本案员工跳槽到的企业实际上并非被告公司，而是被告的关联公司。原告实际上可以尝试主张将被告及其关联公司一并作为被告，起诉其共同侵权。但是，证明的共同侵权的难度自然也会增加。

企业为了规避用工引发的商业秘密纠纷，一方面要做好合规工作，另一方面，也可以采用多种用工方式，设立负责签订劳动合同主体的独立的企业。

五、当事人陈述证据的认定

本案还有一个小的细节比较有意思，在二审过程中，被告的多名自然人之一，突然作出了与一审截然不同的陈述，很有可能是自认侵权。面对当事人的突然“反水”的表现，北京高院作出如下认定：

本案二审诉讼过程中，被上诉人夏天对案件事实作出了与一审诉讼中截然不同的陈述。按照民事诉讼法的相关规定，人民法院对于当事人的陈述，应当结合本案的其他证据审查确定能否作为认定事实的依据。在无其他证据佐证的情况下，在被上诉人夏天一审和二审诉讼中陈述自相矛盾的情形下，本案不能仅凭被上诉人夏天一人的陈述作为案件认定事实的依据。因亚信公司在上诉理由中明确提出对从兴公司一审诉讼中提交的署名“李嘉琳”的邮件截图打印件不予认可，一审法院亦明确指出对从兴公司提交的该份证据证明目的不予采信。本院在认可亚信公司否定该证据真实性的同时,因该份证据无原件，无法核实来源，本院亦对该份证据不予采信。

六、总结

本案权利人主张损害赔偿1亿，可以想见律师费、诉讼费的支出也不少。但是，付出了这么多努力，仍然没能收获胜诉的结果。这也反映出商业秘密案件权利人维权的难度非常大。

尽管如此，因为商业秘密往往是企业安身立命之本，所以，做好商业秘密的保护是企业的头等大事，万万不可疏忽。

本案对商业秘密权利的固定、归属的约定、侵权行为的证明、员工管理等商业秘密保护实务，均给出非常有价值的启示，值得软件公司，乃至所有的企业重视。

从一起离职员工泄密案谈商业秘密的行政保护

编者按
　　商业秘密一般包括特有的技术诀窍、图纸、营销策略、客户名单、货源等企业花费大量成本形成的技术信息、经营信息和管理信息。商业秘密是企业重要的财产权利，事关企业的创新发展和核心竞争力。保住了企业的商业秘密，就是保住了企业的生命力。在本文案件办理过程中，办案机关始终紧扣商业秘密的构成要件，通过周密部署、缜密调查、专业取证，在当事人极度抗拒调查的情况下，最终以大量合法证据成功结案。本文作者从案件实际出发，分析了查办商业秘密案件的难点和取证要点。

案情

　　2015年1月12日，A公司举报福州康瑞尔生物科技有限公司涉嫌侵犯A公司商业秘密，办案机关当日予以立案。经查，福州康瑞尔生物科技有限公司于2014年11月24日成立，公司有4名股东，其中林某任法定代表人，2011年11月至2014年12月期间4名股东曾为A公司工作人员。4人利用其销售客服的职务之便，采取拍照、手抄等不正当手段获取A公司的销售记录(其中包含客户名称、联系电话、客户地址、产品名称、销售价格等信息)。上述4人于2014年11月至12月期间相继离职后，在经营福州康瑞尔生物科技有限公司时大量使用A公司的商业信息，在未获得食品流通许可的情况下销售食品及保健品。
　　办案机关认为，林某等当事人的行为同时违反了《反不正当竞争法》第十条第一款第(二)项及《食品安全法》第二十九条第一款的规定。依据《反不正当竞争法》第二十五条的规定，办案机关对当事人的侵犯商业秘密行为处以罚款8万元，依据《食品安全法》第八十四条，对当事人未经许可销售食品行为处以罚款376735元，没收违法所得33428.01元。

分析

一、商业秘密保护现状
　　在我国，商业秘密的保护途径一般分为民事诉讼、刑事处罚和行政处罚等。从目前的司法实践看，法院对于侵犯商业秘密的案件不支持的占多数，原因在于权利人无法充分举证被告采用不正当的手段获取并使用商业秘密。公安机关在受理商业秘密举报时，通常要求权利人举证侵权行为造成经济损失50万元以上。较之于民事、刑事保护，行政保护具有直接性、强制性、惩罚性等特点，能够较为迅速地固定主要证据，制止侵权行为，保护权利人的合法权益。
　　然而，从行政执法实践看，商业秘密案件的立案率极低。浙江省宁波市工商局的市场调查显示，在接受问卷调查的6500家企业中，有近40%的企业明确表示发生过商业秘密泄密事件。近5年以来，福建省工商系统立案并结案的商业秘密案件仅9件。商业秘密类案件所涉内容具有专业性、秘密性、多样性，而相关法律法规又较为原则，行政执法面临发现难、取证难、认定难等问题，可以说是反不正当竞争执法中的难点。

二、违法认定
　　对于商业秘密侵权行为的认定，一般从以下几个方面综合考虑：是否存在合乎法律规定条件的商业秘密、当事人(侵权人)对权利人主张的商业秘密是否有所接触或具备可能获取商业秘密的条件、当事人实际使用的信息与权利人所主张的商业秘密是否实质相同、当事人对所使用的信息是否具有合法来源。
　　(一)权利人所主张的商业秘密是否合乎法律规定条件?
　　根据《反不正当竞争法》第十条和《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第二条的规定，商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定，当事人指称他人侵犯其商业秘密的，应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同以及对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。其中，商业秘密符合法定条件的证据，包括商业秘密的载体、具体内容、商业价值和对该项商业秘密所采取的具体保密措施等。综上，商业秘密的法律属性可概括为三点：秘密性、商业价值性和保密性。
　　在本案中，A公司所主张的公司销售记录信息(包括客户名称、联系电话、客户地址、产品名称、销售价格等)是否可认定为商业秘密?通过举证，权利人证明这些销售记录信息是A公司在经营过程中，通过广告宣传等营销方式建立稳定交易的客户源后，形成的客户名单、客户需求、销售价格等经营信息。这些经营信息具备三个特征：一是无法从公开渠道直接获取，不为公众所知悉且不容易获得。二是其中的客户信息来自与A公司保持长期稳定交易的特定客户，具有现实的商业价值，可以直接为A公司带来经济效益。三是为了保护上述经营信息，A公司采用专门的信息管理系统采集和保存数据，员工手册中有具体的保护制度。日常管理中，A公司通过限制员工客服销售系统权限、封闭电脑USB接口和外网等严格的保护措施禁止经营信息外泄。因此，权利人A公司所主张的销售记录信息应认定为商业秘密。
　　(二)当事人实际使用的信息与权利人所主张的商业秘密是否实质相同?当事人对权利人主张的商业秘密是否有所接触或具备可能获取商业秘密的条件?
　　办案人员通过对林某等当事人经营场所的现场检查，在其办公电脑中发现并提取了1145张内容为“A公司健康管理系统”的图片作为主要证据。经过逐一比对，图片的形式和图片中载明的内容均与A公司健康管理系统中的销售记录完全吻合。根据权利人提供的A公司劳动合同，林某等当事人都曾任职于A公司的销售客服岗位，工作内容为接听客户电话、通过电话进行销售以及售后服务，4人在日常工作中均需要使用A公司的健康管理系统，林某等当事人的工作岗位有接触或获取销售记录的条件。直至调查终结，林某等人均无法提供合法获取上述图片的证据。综上，根据《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第五条第三款的规定，办案机关认定林某等当事人存在侵犯商业秘密行为。
　　(三)当事人对所使用的信息是否具有合法来源?
　　最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十三条第二款规定，客户基于对职工个人的信赖而与职工所在单位进行市场交易，该职工离职后，能够证明客户自愿选择与自己或者其新单位进行市场交易的，应当认定没有采用不正当手段，但职工与原单位另有约定的除外。
　　在本案中，健康管理系统中的客户信息是A公司通过长期广告宣传、跟踪服务等营销方式形成的稳定客户源，不是一朝一夕形成的，无法从公开渠道直接获取。林某等当事人的公司成立不到两个月，未见其采取任何营销手段，如何获取上述客户信息?经林某等当事人陈述，截至案发时，与其交易的客户大部分是林某等人任职于A公司时联系的客户。办案人员将林某等当事人交易记录中的客户信息与健康管理系统中的客户信息进行比对，发现与林某等当事人交易的86个客户中有73个与A公司的客户信息一致。同时，林某等当事人未能证明这些客户在林某等当事人离职后自愿选择与其公司进行交易。综上，可以认定林某等当事人对其使用的客户信息不具有合法来源，而是采用了不正当手段获取。

三、违法经营额的计算
　　调查过程中，办案人员向快递公司提取了林某等当事人由快递公司代收的货款明细，由于林某等当事人未提供完整的进销货凭证，快递公司无法提供具体的收货人信息及发运的产品信息。出于证据关联性及有利于当事人的考虑，办案人员认为不宜将向快递公司提取的代收货款金额全部认定为违法经营额。因此，办案人员将林某等当事人销售记录中的客户信息与信息管理系统中的客户信息进行逐条比对，提取客户信息一致的交易记录，再将这部分交易记录与代收货款明细一一对应，计算具体的交易金额。最后，将这部分金额认定为林某等当事人侵犯商业秘密行为的违法经营额。

办案体会

一、现场存在大量电子数据证据的情况下如何取证
　　本案举报人A公司在向办案机关举报时并不知道林某等当事人以何种方式获取了A公司的客户信息，只说明林某等当事人从A公司离职后仍与原公司客户进行交易。根据A公司的举证，A公司所有员工的电脑均采用封闭数据传输端口的保密措施，该系统中的所有信息无法以数据或文档的格式直接输出。办案人员由此推断，林某等当事人极有可能是在其工作期间采取拍照、手抄等方式来获取该系统中的客户信息。因此，上述客户信息有可能以图片的形式进行保存。
　　现场检查当日，办案人员以办公电脑为检查重点，通过检索关键字及图片文件，最终在一台办公电脑上发现了“A公司健康管理系统”图片。由于图片数量巨大(1145张)，案发现场没有电子数据取证的设备，为了固定这一关键证据，办案人员先提取部分图片直接打印，依照《关于工商行政管理机关电子数据证据取证工作的指导意见》进行书式固定，然后将该台电脑主机数据口进行封闭后依法采取了扣押措施(林某等当事人另存在违反《食品安全法》的行为)，并对整个过程进行拍照。回到单位后，在林某等当事人在场的情况下，办案人员对该台电脑主机数据口进行解封，将相关的电子数据刻录成光盘，并制作电子数据取证记录，由当事人对电子数据证据进行核对后签字确认，保证了电子数据证据的完整性及合法性。最后，办案机关通过询问笔录印证现场提取的书证及电子数据证据，为定案打下坚实基础。

二、当事人拒绝陈述违法事实的情况下如何获取关联性证据
　　案件调查过程中，当事人拒绝说明案发现场电脑中图片的来源，也不承认其行为侵犯了A公司的商业秘密。仅凭案发现场发现的证据，执法人员难以从正面证明当事人存在侵权行为。
　　为此，办案人员从现场获取的销售记录、快递公司的委托业务合同、快递单据存根等证据顺藤摸瓜，对证据上体现的关联单位进行外围取证，调取了原始客户信息、快递合同、代收货款明细等大量关联性证据，使原本孤立的事实证据之间得到相互印证，形成了完整的证据链。根据《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》及最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》的相关规定，即使当事人无法提供商业秘密的合法来源，以及无法证明客户自愿选择与其进行交易，也能认定当事人有侵权行为。结案后，权利人依据行政处罚决定向人民法院提起民事诉讼。
　　商业秘密是企业获取竞争优势的重要资源。然而，现实中很多的企业没有保密制度，不少企业员工离职带走客户名单，企业因此遭受经济损失。行政执法具备制止侵权行为，责令侵权人销毁秘密资料，施以行政处罚等强制性。商业秘密的行政保护在保护知识产权方面大有可为。笔者建议，指导企业建立保密制度，加大对侵权行为的打击力度，探索建立商业秘密保护体系，公安、法院、科技等部门资源共享、优势互补、相互配合建立整体联动执法机制，为企业的创新发展保驾护航。

没有管控商业秘密DNA　签再多NDA也无济于事

作者：周延鹏、张淑贞

大陆于2011年到2015年间施行十二五规划，聚焦于节能环保、新能源、新材料、电动汽车、新医药、生物育种及信息等新兴产业之发展，伴随大陆政府制定7大战略新兴产业，加上从中央到地方颁布诸多奖励、优惠与补贴配套措施，大陆企业近来挟其丰沛财力、物力以及市场吸引力，从海外吸纳大量与优秀技术与管理人才，其中甚至出现大陆企业为挖角台湾人才，开出薪酬币别直接以「新台币」换成「人民币」优渥条件，令台湾厂商如坐针毡；人才流失如同不定时炸弹，引信随时随地将被启动引爆。

因此，2010年底台湾中研院院长翁启惠、院士朱敬一、台大校长李嗣涔曾为此向行政院提出「延揽人才困境突破作法」，另教育部也于同年10月推出「弹薪方案」企图力挽人才流失狂澜，政府部门甚至把人才流失议题提升至国安层级，成立项目小组研议对策。

不论产、官、学、研如何与是否能寻得解决问题的灵丹妙药，倘若产业人才流动其势难阻，企业应转向思考，如何预防重要商业机密，因人才移动而瞬间无偿位移给竞争对手。事实上，若企业体内长期缺乏商业机密保护与管理的DNA，相应作业机制亦十分匮乏，员工当然易成竞争对手觊觎目标。

故企业欠缺商业秘密保护与管理思维与作业机制，与竞争对手大洒银弹进行人才挖角以抄竞争快捷方式，两者具有因果关系。

商业秘密型态多样化　遍布企业经络血脉

商业秘密(Trade Secret)为智慧财产种类之一，举凡具实质或潜在财产利益，或经济价值之任何专有信息与数据(即商业价值性)，非一般公众所周知(即秘密性)，且企业对该等信息与数据已采取合理保护措施者(合理保护措施)，不论该等信息与数据以何等形式呈现，多可成为各国商业秘密相关法律保护之客体；只要企业持续维护该等信息与数据之秘密性而不破功，企业可无限期享受商业秘密所带来所有经济与商业利益。

企业内部具有财产利益或经济价值的专有信息与数据繁多，该等信息与数据持续产出、更新与繁衍，遍布于企业经络血脉当中，此等信息与数据呈现之型态，诸如：新产品开发计划、产品或技术发展路径、设计、概念、创作、制程、材料、配方、结构、参数、图样、原型、程序、模具、密码、原始码、操作手册、管理办法、品管数据、客户数据、报价数据、订单讯息、退货讯息、采购数据、成本数据、生产排配(布局)、检测数据、建厂数据、产能计划、环保数据、通讯网络数据、投资数据、薪资数据、人事布局、诉讼及授权数据、财务数据、人事数据及各类经营数据等，上述信息与数据，往往为企业核心与优势竞争所在。

企业缺乏保护管理机制 NDA也只是纸老虎

对于上述包藏诸多企业核心与竞争优势的数据与信息，两岸多数企业主多未完整掌握其项目与内容，并采取具效率的保护措施，此等高价值信息与数据，因企业未能采取相应保护措施，始终无法从「一般信息」的次等地位，晋升为「商业秘密」正宫地位。

直至企业发现离职员工或者供货商、合作伙伴，藉由不当、违法、违约行为，或职务异动跳槽至竞争同业，造成商业机密瞬间无偿位移予他人时，也只能暗自叫屈、束手无策。再者，只要员工、供货商、合作伙伴祭出企业对该等数据与信息，毫无机密标示或无任何保护措施为抗辩，企业即会哑口无言而顿失立场，即使是再重要的商业机密，企业若未采取合理保护措施，让机密信息与数据丧失秘密性，该商业机密顿成公众所有且无法复原。

虽然企业会与员工、供货商、合作伙伴签署保密合约书(Non-Disclosure Agreement；NDA)，但操作该等保密合约书时，经常流于未经思索即套用范例，保密合约书约款未结合诉讼观点，也未设计出可轻易举证、可便利主张权利且可具体求偿之约款，故NDA多只是难发威的纸老虎，无法被企业作为诉讼请求权基础并据以主张权利，更无法为形成防御商业机密外泄的城墙。

台湾法院审商业秘密案件　充斥诸多光怪陆离谬象

台湾司法体系审理商业秘密侵害案件，经近年实证，发现存在许多不专业与亟需导正改善项目，举例来看：

从检察体系到法院审理商业秘密侵害民刑事案件，均未先要求原告、告诉人先界定其主张受侵害商业秘密项目与内容为何，甚至允许原告、告诉人任意变更其主张受侵害商业秘密项目与内容，导致司法人员办案方向发散无法收拾，其对被告进行种种不相关讯问与调查证据，也造成被告极大不合理诉讼负担，甚至会出现原告、告诉人可以此缺失先射箭再划靶、边打边找证据，让告诉人有机会为被告「量身订做」侵害犯罪事实与「人为」证据；
司法人员不谙商业秘密侵害案件所涉及产业、产品与技术以及企业经营的「眉眉角角」，对原告、告诉人主张商业秘密是否具「经济价值性」与「秘密性」，欠缺专业认定与合理判断能力，在处分书或判决书中，对此等要件甚至避而不谈；

3.司法人员对原告、告诉人是否对商业机密采取「合理保护措施」，无认定标准且宽严不一，最宽者有采取只要员工与公司签署保密合约书，即认定企业对所有形式之商业机密有采取合理保护措施，而未综合就企业是否已对厂房建物、机器设备、文书档案、资通讯设备、档案访问权限、内外部会议等，进行实质管制且有无制定相应管理办法与其落实总体判断，对「合理保护措施」认定过于简化且流于形式，对被告甚为不利；

告诉人主张商业机密若涉及特定产品与技术，对于被告是否有侵害告诉人商业机密，司法人员竟不当援用认定专利侵权与否之全要件原则(All Element Rules)，据以判断告诉人与被告之产品与技术是否相同或类似，殊不知专利侵权判定原理与原则，与认定商业秘密侵害其本质与目的全然不同，显不能「以此类推」。

另外，司法人员因欠缺认定侵害商业秘密所需产业、商业经验值与专业，故常委请外部鉴定机构协助，但此不但未解决问题，反而越帮越忙。一则，外部鉴定机构与鉴定人团队，若由不具产业实务经验人士组成，不但无法对案件正确判断，不专业鉴定报告反而耗费更多司法资源与当事人资源；二则，外部鉴定机构与鉴定人，不谙商业秘密要件构成与认定专业，贸然委请其进行商业秘密侵害与否鉴定，如同掷骰博奕；三则，外部鉴定机构与鉴定人与诉讼各方有无利益冲突，多未经事前详细调查与确认，漠视对诉讼各方权益维护；四则，司法单位委托鉴定机构前，多未要求鉴定机构与鉴定人，事先提供其是否具备鉴定相关专业与经验、其鉴定方法流程为何，其与所使用仪器设备为何，导致鉴定人多以浅薄有限产业与商业经验值，做出令人错愕分析，更让鉴定报告是否有瑕疵与可采信，让诉讼各方与法院陷入更大争执与疑惑；五则，对鉴定机构与鉴定人取得诉讼各方交付之机密资料后，鉴定机构与鉴定人如何予以控管、保护，及被要求于事后应返还或遵循一定程序后销毁等，还未如同美国法院有严谨规范与作业，诉讼各方将涉及商业机密资料，提出于法院或鉴定机构后，无人能保其不会受到二次伤害；六则，司法单位认定被告是否有侵害原告、告诉人商业秘密，多要求原告、告诉人提出直接证据证明，被告系于何时、何地，以何等方式泄漏或侵害何等商业秘密，而未能考虑原告、告诉人于若干情况下举证困难，而应参考间接证据综合判断，原告与告诉人藉由诉讼寻求救济显然极度困难。

商业秘密保护管理　企业理应夙夜匪懈

企业建立商业秘密保护与管理制度，具有诸多实益，包括：1. 维系企业核心竞争力、并可持续利用专属商业秘密，创造企业无限期营收与获利；2. 让商业机密符合法律规定商业秘密保护要件，以利后续救济与主张；3. 有助建立维系企业与员工间伦理关系，培养员工具有保护管理商业秘密DNA，以持续采取保护措施；4. 减免员工或供货商不当泄露或不当使用企业商业秘密，造成无法弥补损失；5. 有助解决商业秘密纷争及降低企业举证负担，避免昂贵诉讼与费用发生。

至于商业秘密保护与管理方式与措施，首先应盘点出遍布各营运机能与各部门之核心信息，以及数据项与内容，并按此等信息与数据本质，以及大陆法系与英美法系司法制度特性，决定适合以商业秘密或以其他智慧财产型态加以保护。

对于适合以商业秘密型态保护者，接续掌握该等信息与数据，从产出、储存、使用、扩散、到消灭过程，于每环节中建立有效、低成本管制措施与管理办法，并定期检讨精进。

具体管制措施，可落实到包括资通讯设备管制、服务器与数据库管制、重要研发项目文件文书与产出成果管制、专利申请是否过度泄漏商业秘密管制、营业场所与生产区域管制、文书档案机密与专属标示管制、机器设备与模具使用管制、制程分段分工与参数编修与复制权限管制、对供货商和客户信息提供管制等。

至于对员工管理部分，包括签署保密契约并要求员工承诺不为不正竞业、向应征员工前任雇主查询其诚信度、告知员工商业秘密范围及其管理措施、定期培训并提醒员工保密义务、鼓励员工对商业秘密管理措施提供建议，与即将离职员工洽谈，并要求其签署终止文件等。

商业秘密保护与管理，涉及企业核心竞争力能否永保与持续，企业若能采取适当商业秘密保护与管理措施，维系商业机密之秘密性于不坠，商业秘密始可成为企业增长营收、获利与市占率「助手」，而不会因为外泄予竞争同业，反而成为企业营收、获利「刽子手」。

案例评析 | 员工入职前个人研发成果是否可以作为用人单位的技术秘密？

在商业秘密案件中，原被告双方的争议焦点首先往往是涉案的商业信息是否构成《反不正当竞争法》所规定的商业秘密，对于原告来说，涉案商业信息首先要能构成商业秘密，再此基础上方能继续讨论被告是否构成侵害商业秘密。在被告一方，如果能证明涉案商业信息不构成商业秘密，自然也就不构成侵权。
在笔者经办的一起侵害技术秘密案件中，被告试图以相关技术成果是其入职前完成为由，主张该技术成果不构成原告的技术秘密。鉴于这种抗辩理由具有一定的代表性，笔者借本文对由此产生的技术秘密判断问题作初步的探讨。

在本案中，笔者代理原告A公司，A公司是被告的原用人单位，被告涉嫌于在职期间不当使用原告的技术秘密。原告向法庭提交了公司技术查新报告、内部工作通讯、技术文档、保密协议等证据以证明涉案技术信息系被告在职期间参与研发，不为公众所知悉，并且相关技术信息都被采取了相应的保密措施。
被告抗辩称，涉案的部分技术信息是被告在入职A公司前就已完成的研发成果，因此不属于原告的技术成果，并且由于该技术成果产生时原告尚未采取保密措施，因此更不属于技术秘密。被告为此提交了涉案技术秘密的设计图纸作为证据，图纸上显示的创建时间在被告向原告求职前。
由被告的抗辩引发的问题是：员工入职前的个人研发成果是否可以作为用人单位的商业秘密，笔者下文对此试作初步分析。

一、员工入职前个人研发成果可以转化为用人单位的技术成果
笔者认为，对于技术成果的产生，往往历经灵感的迸发、初步构思、深入讨论、初步设计、详细设计等一系列过程。研发人员在入职前对某个技术问题产生思路、甚至形成技术成果，入职后又将该成果作为工作成果交付给用人单位的情况并不鲜见。用人单位用薪酬换取员工的技术研发成果，除了需要避免侵害第三方知识产权之外，其无需关心该技术成果的实际产生时间。如果要求用人单位查明员工提交的每个技术成果的确切产生时间，不仅没有必要，并且也难以实现。因此，无论该技术成果是员工入职前产生的，还是在入职后产生的，一旦作为工作成果被提交，即转化为用人单位的技术成果。
二、员工入职前个人研发成果可以转化为用人单位的商业秘密
（一）员工入职前个人研发成果是否构成用人单位技术秘密的判断标准是商业秘密的构成要件
根据《反不正当竞争法》第9条第3款的规定，构成商业秘密需要满足不为公众所知悉（“秘密性”）、具有商业价值（“价值性”）和权利人采取相应保密措施三个要件，除此之外并无其他判断标准。在技术秘密案件中，技术信息的产生过程、产生时间、参与研发人员以及信息披露范围等因素可能使判断其是否构成技术秘密时需要考虑的因素变得复杂，但是判断标准始终还是上述三个要件。
（二）员工入职前个人研发成果是否构成用人单位技术秘密的判断时间点是被诉侵权行为发生时
技术成果的产生和持续管理是一个连续的过程，在这个过程中，其秘密性、价值性以及保密措施的情况往往会发生变化。一项技术成果在某些时间点可能满足技术秘密的要求，之后可能因情况变化导致其不再构成技术秘密，反之亦然。因此，在技术秘密案件中判断技术成果是否构成技术秘密首先要确定一个判断时间点，这个判断时间点就是被诉侵权行为发生时。
如果被诉侵权行为发生前的某段时间涉案技术信息不满足商业秘密的构成要件，但是在被诉侵权行为发生时该技术信息具备了商业秘密的构成要件，那么该技术信息就应当认定为技术秘密；反之，即使被诉侵权行为发生前的绝大多数时间内涉案技术信息都构成商业秘密，但是在被诉侵权行为发生时该技术信息不再具备商业的某个构成要件，那么该技术信息就不构成技术秘密。
回到前述案件，由于原告提交的科技查新报告初步证明了侵权行为发生时该技术成果不为公众所知悉，被告对此也没有提出相反的证据，因此该技术成果满足商业秘密的秘密性要件；其次原告还证明自被告入职后至被诉侵权行为发生时，原告对其技术成果始终采取了相应的保密措施，被告对此也没有提出相反的证据，因此该技术成果满足商业秘密的保密措施要件；第三，截止侵权行为发生时涉案技术成果都具有显著的商业价值，因此其也满足商业秘密的价值性要件。所以，即使涉案技术成果确实是被告入职前完成的，也仍然属于原告的技术秘密。
当然，本案的实际情况是，相关技术成果并不是被告在入职前完成的。被告提供的图纸证据实际是其严重违反保密规定从A公司的文档库私自复制到其个人电脑上。技术分析有力地证明， A公司早在与被告接触前就已经将涉案图纸存档，而该存档时间比被告所称的完成技术成果的时间早了数月。本案也提示用人单位需要加强对涉密文档的管理。
最终法院认定，涉案技术信息属于A公司技术秘密，被告违反保密协议和公司制度擅自使用并披露该技术秘密，构成侵权。
结论
在侵害技术秘密案件中，被诉员工入职前的个人研发成果在入职后作为工作成果交付用人单位的，即成为用人单位的技术成果；在被诉技术秘密侵权行为发生时，如果该技术成果满足商业秘密的构成要件，应当认定其构成用人单位的技术秘密。

NDA

保密协议（Non-disclosure Agreement）。

西电捷通Vs 索尼专利侵权案：Claim Chart与NDA引发的血案

最近，西电捷通公司诉索尼中国公司侵害发明专利权纠纷案二审判决尘埃落定，北京高院驳回索尼上诉，维持北京知识产权法院一审判决。
北京知识产权法院一审判决结果：
1、索尼中国公司立即停止实施侵犯西电捷通公司第ZL02139508.X号“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”发明专利权的涉案行为；
2、索尼中国公司赔偿西电捷通公司经济损失八百六十二万九千一百七十三元；
3、索尼中国公司赔偿西电捷通公司合理支出四十七万四千一百九十四元；
4、驳回西电捷通公司的其他诉讼请求。
北京高院二审裁定：
驳回上诉，维持原判。

关于案件判决的详细内容，读者可以参见一审和二审判决书。让笔者感兴趣的是该案之前的专利许可谈判过程，似乎与寻常的不同，从2009年3月至2015年3月，双方长达6年的协商过程如下：

2009年3月25日，西电捷通公司回复了索尼中国公司企业名称变更前的索尼爱立信移动通信（中国）有限公司（简称索尼爱立信中国公司）有关WAPI的咨询，包括WAI、AS的功能，技术合作模式、保密合同的签订等。

2009年3月26日至4月7日，双方就签署保密合同的相关事宜进行多次沟通。

2009年5月31日，索尼爱立信中国公司要求西电捷通公司“提供一个你们认为我们需要获得授权的专利清单作为讨论的起点”。随后，西电捷通公司向索尼爱立信中国公司提供了专利许可清单作为附件，包含了WAPI技术或者为实施WAPI技术的专利，共51项。

2009年7月14日，索尼爱立信中国公司称其已经对西电捷通公司的专利清单进行了内部的调查、评估，认为“到目前为止，我们没有发现任何理由去获得附件专利的授权。如果你们认为这个授权是必要的，请提供我们更多信息和一份详细的权利要求对照表。”

2009年7月17日，西电捷通公司表示“根据我们过去的许可经验，你们应该决定是否需要为你们的产品获得西电捷通的专利许可，而不是西电捷通提供给你们详细的权利要求对照表”。

2009年8月19日，索尼爱立信中国公司表示“手机包含了很多元器件且包含很多特征。有些特征完全包含在手机内部，而其他一些特征要求手机与移动网络基础设施组件交互。因而，为了使我们去完成评估和更多地全面理解您和您的委托人关心的问题，我们需要你们提供其他的包含详细权利要求对照表资料，将您的委托人专利的描述范围的逐个元素与索尼移动特定产品进行对照。”“没有你们提供的资料，我们对你们的主张进行全面评估的能力是有限的。尽管如此，我们已经基于我们对这些专利的理解进行了我们内部的评估，在我们所知的最大范围内，没有发现任何有效的和被侵犯的专利权利要求。如果你们认为这个结果不正确，我们乐意审查详细的解释了你们的主张的权利要求对照表。”

2009年11月4日，索尼爱立信中国公司表示不认同其现在或者计划中的产品用到了WAPI专利，“如果西电捷通有相反意见并且提供给我们权利要求对照表或者客观的证据证明你们的专利，我们将乐意评估这些信息和进行进一步的调查。如果西电捷通不提供这些证据，我们将认为这件事情已经结束。”

2012年3月23日，经国家工商行政管理总局核准，索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司企业名称变更为索尼移动通信产品（中国）有限公司。

2012年6月6日，西电捷通公司表示双方2009年签署的保密合同继续有效，并向索尼中国公司提供了专利许可合同（中英文版）。

2012年6月15日，索尼中国公司表示专利许可已交由总部处理。

2012年8月8日，索尼中国公司总部重申了索尼中国公司在2009年11月的主张，“我们没有发现索尼移动需要获得西电捷通专利授权许可的理由。希望西电捷通能够提供权利要求对照表。”

2012年11月27日，索尼中国公司总部表示“如果西电捷通提供权利要求对照表或其他客观证据证明他们的专利是相关的，我们愿意复核这些信息，并开展进一步调查。如果西电捷通缺少这样的证据，我们考虑结束这件事情。”

2012年12月3日，西电捷通公司对索尼中国公司总部要求的权利要求对照表进行了解释，表示“为避免不必要的纠纷，我们通常不提供给被许可方CC（权利要求对照表）。但这并不意味着我们什么都不做。我们非常熟悉我们的专利和WAPI标准，如果被许可方需要我们愿意提供任何合理的帮助。一款符合WAPI标准的产品必须实现WAPI标准中的技术内容，我们专利的要求完全覆盖WAPI标准的技术内容。”“索尼移动手机有三十多款产品符合WAPI标准。从这一点上看，你的产品已经侵犯我们的专利。”西电捷通公司提供了索尼中国公司部分产品的信息。

2013年1月18日，索尼中国公司总部重申了其2012年11月27日的意见，并表示“索尼移动对西电捷通的专利进行了分析，我们还没有识别出这些专利和我们的产品是相关的。因此我们不需要寻求西电捷通的专利组合许可。”

2014年12月4日至2014年12月23日，双方就权利要求对照表、保密协议及专利许可事项多次沟通。西电捷通公司表示愿意在签署保密协议的基础上“考虑提供权利要求对照表”，索尼中国公司要求西电捷通公司“在没有保密协议的基础上提供权利要求对照表”，西电捷通公司表示“我们已经准备好给你们权利要求对照表，如果你们坚持在没有保密协议的情况下得到我们的保密信息（至少西电捷通的观点），不是西电捷通在拖延许可谈判。”

2015年1月8日，西电捷通公司确认2009年签署的保密协议“可以覆盖到保护披露给索尼爱立信移动各方关联企业的保密信息”，并表示如果索尼中国公司总部“可以邮件确认对该保密协议期限的延长，我们可以将权利要求对照表立即发给你们”。

2015年1月9日，索尼中国公司总部表示“无论如何，索尼移动再次要求你们提供没有任何保密信息的权利要求对照表来呈现你们主张的基础，或者非常概况地描述一下你们希望在权利要求对照表中在保密状态下需要保护的信息。”

2015年3月5日，西电捷通公司表示依然等待索尼中国公司的回复。

2014年9月22日、2015年3月5日，西电捷通公司向索尼中国公司邮寄书面版本的《关于尽快获得专利许可的告知函》，其中记载：我们注意到，贵司已发布的多款产品使用了WAPI技术，实施了我司的有关专利。我们感谢贵公司使用我公司技术，并相信贵公司对知识产权持尊重态度，故愿意以友好的方式向贵公司告知上述信息。请贵司尽快与我司联系，签订WAPI专利许可合同，获得实施WAPI技术的相关专利许可。

2015年3月13日，索尼中国公司表示“索尼移动可以接受《保密协议》第1至10条的约定内容，前提是西电捷通向我们提供侵权分析表。《保密协议》第1至10条应于索尼移动收到西电捷通提供的侵权分析表之日起生效。索尼移动现阶段不能接受西电捷通作出的其它陈述。明确起见，索尼移动在全面评估西电捷通主张的专利并认定该等专利具有合理价值前，不能与西电捷通进行任何商业谈判。”

2014年12月4日，署名为“王丽珍”的西电捷通公司员工给署名为“Kojima，Takeru”的索尼中国公司员工发邮件称：…我们能充分理解你们对权利要求对照表的需求。如你们所指，权利要求对照表属于保密信息，同时也为了我们之间进一步的交流，我们建议双方签署保密协议。签署保密协议后，我们将考虑提供权利要求对照表给你们。…。

2014年12月10日，署名为“Kojima，Takeru”的索尼中国公司员工回复邮件称：…索尼移动很高兴你们表示你们全面理解索尼移动需要详细的权利要求对照表来全面评估你们的主张。然而，索尼移动不同意所需要的权利要求对照表和信息包含任何保密信息。因为呈现专利的价值是专利权人的责任，索尼移动认为在当前的评估阶段来签署保密协议时不必要的。因此，索尼移动想要让你们在没有保密协议的基础上提供权利要求对照表。…

2014年12月23日，王丽珍回复邮件称：…在有保密协议的情况下，一个详细的权利要求对照表可以发给你们评估。我们不能理解，除非是故意拖延，你们为什么拒绝签署保密协议，尽管你们认为它不是保密信息。我们的专利和标准可以公开途径得到。西电捷通没有义务提供权利要求对照表。如果你们认为权利要求对照表不是保密信息，你们可以从公共领域得到它。在我们的保密协议中，很明确的是公开获得的信息不是保密信息。…没有保密协议，西电捷通根本没有理由主张保密。…总之，没有保密协议，抱歉不能给出详细的权利要求对照表。我们想要再次澄清：我们已经准备好给你们权利要求对照表，如果你们坚持在没有保密协议的情况下得到我们的保密信息（至少西电捷通的观点），不是西电捷通在拖延许可谈判。…

2015年1月8日，王丽珍再次回复邮件称：…我们检查了我们的档案，发现索尼移动通信（中国）有限公司的前身，索尼爱立信移动（中国）有限公司与我们在2009年签署了保密协议，该保密协议可以覆盖到保护披露给索尼爱立信移动各方关联企业的保密信息。但遗憾的是，这个保密协议已经于2014年4月9日到期了。为促进我们的商谈，我们在此确认西电捷通同意对附件的保密协议的期限再延长5年（到期时间：2019年4月9日）。如果你们可以邮件确认对保密协议期限的延长，我们可以将权利要求对照表立刻发给你们。…

2015年1月9日，“Kojima，Takeru”回复邮件确认了存在一份邮件所述的保密协议，但称：…无论如何，索尼移动在此要求你们提供没有任何保密信息的权利要求对照表来呈现你们主张的基础，或者非常概括地描述一下你们希望在权利要求对照表中在保密状态下需要保护的信息。…

2015年1月14日，王丽珍回复邮件称：…但很遗憾，该协议已经于2014年4月9日到期。如果您能通过电子邮件（i）确认该协议的期限再延长5年，或者（ⅱ）确认索尼移动自您发出邮件之日起同意该协议第1条至第10条的内容，我们将立刻向您发送权利要求对照表。西电捷通确认：在收到您的上述任何确认后，西电捷通也受该协议条款的约束。…

2015年8月1日，“Kojima，Takeru”回复邮件称：…我跟进我2015年3月13日给你发的邮件。近期，我们注意到西电捷通向索尼移动通信（中国）有限公司发起了一个诉讼。我们得知你们的举动后很吃惊也很失望。因为我们正在与你们就保密协议的问题进行沟通以便与西电捷通进行详细的讨论。如你所知，在我最后的一封邮件中，我明确地说明我们索尼移动同意你们关于对西电捷通与索尼爱立信移动通信（中国）有限公司已经到期的保密协议的延期建议，从我们那时就一直在等着收到你们进一步的消息。我们想要让你们解释一下，为什么在我们对你们提议的正面反馈的3个月后，没有事先通知的情况下你们突然提起诉讼。…

在长达6年的专利许可谈判中，双方几乎都在纠结权利要求对照表和保密协议的事情，这也就专利许可涉及到的基本文件claimchart和NDA（non-disclosure agreement）。
在标准专利许可中，一般许可方会发布相关专利的清单，也有的不公开发布，需要单独索取，例如类似WIFI的标准专利许可方Sisvel就公开了相关的专利清单，而Vectis就未公开，需要单独联系才可以获得，但一般在这一步还不需要签订NDA，西电捷通也对外公开了相关标准必要专利清单。

问题就出在claim chart和签署NDA上，在多数的许可流程中，签署NDA和提供claim chart本是标准的流程，然后双方针对claim chart和许可费进行谈判。
但是这个案子有意思的地方是，从2009年到2013年这四年时间，双方都在争论要不要提供claim chart的问题，从2013年到2015年这两年双方都在争论是否先签订NDA然后提供claim chart的问题。

最后的结果就是引发了诉讼，可以说这是一起claim chart和NDA引发的血案。
我们先来看看claim chart是什么东西，claim chart中文翻译一般是权利要求对照表或者侵权对照表，就是将专利的权利要求特征与涉案的产品的技术特征进行比对，当然有各种形式，这在专利许可中一般属于保密信息，很少有许可方愿意在没有签署NDA的情况愿意提供claim chart，所以在网络上一般很少能看到许可中用到的claim chart，对于许可方claim chart写得好至关重要，claim chart也是双方谈判的基础。

我们不妨先看两份网上公开的claim chart，苹果公司起诉HTC和黑莓起诉facebook的claim chart:

Claims
Accused HTC Android Products

A computer-based system for detecting structures in data and performing actions based on detected structures, comprising:

an input device for receiving data;
The Accused HTC Android Products contain a computer-based system for detecting structures in data and performing actions based on detecting structures, and comprises an input device for receiving data. For instance, the HTC Nexus One contains a 3.7 inch AMOLED touchscreen. (Ex. 26-A, Nexus One User Manual at 327.) The Nexus One thus includes an input device to receive computer data, from which it will detect structures, such as phone numbers and email addresses, in data such as email and SMS messages. (Ex. 26-A, Nexus One User Manual at 208.) By way of example, the functionality within the Nexus One includes Android’s “Linkify” functionality, which “take[s] a piece of text and a regular expression and turns all of the regex matches in the text into clickable links. This is particularly useful for matching things like email addresses, web urls, etc. and making them actionable.” (Ex. 26-B, Android Developer Site at Linkify.java) In particular, the matching functionality within Android’s “Linkify” engine searches text strings for structures representative of Web URLs, phone numbers, email addresses, and map addresses. (Id.)
an output device for presenting the data;
The Accused HTC Android Products contain an output device for presenting the data. For instance, the HTC Nexus One contains a 3.7 inch WVGA AMOLED touchscreen that serves as an output device. (Ex. 26-A, Nexus One User Manual at 327.)
a memory storing information including program routines including
The Accused HTC Android Products contain a memory storing information including program routines. For instance, the HTC Nexus One contains 512MB of Flash memory, which stores program routines, including the phone’s Android operating system and applications on the phone. (Ex 26-A” Nexus One User Manual at 327; see also id. at 318.)
an analyzer server for detecting structures in the data and for linking actions to the detected structures;
The Accused HTC Android Products contain at least one analyzer server for detecting structures in the data and for linking actions to the detected structures. For example, the Nexus One includes an analyzer server that detects structures, such as phone numbers and email addresses, in data such as email and SMS messages. (Ex. 26-A, Nexus One User Manual at 208.) By way of example, the analyzer server within the Nexus One includes Android’s “Linkify” functionality, which “take[s] a piece of text and a regular expression and turns all of the regex matches in the text into clickable links. This is particularly useful for matching things like email addresses, web urls, etc. and making them actionable.” (Ex. 26-B, Android Developer Site at Linkify.java.) In particular, the matching functionality within Android’s “Linkify” engine searches text strings for structures representative of Web URLs, phone numbers, email addresses, and map addresses. (Id.)
a user interface enabling the selection of a detected structure and a linked action; and
The Accused HTC Android products contain a user interface enabling the selection of a detected structure and a linked action. For example, the Nexus One contains applications for browsing the Internet and for viewing email messages or conversation histories. These applications provide a user interface that allows the user to select a detected structure and a linked action. For instance, the Nexus One’s “Browser” application will cause all phone numbers found in a web page to be “linkable” to the user - that is, they will be highlighted and underlined. The user may then select a phone number by tapping on it, which will cause a linked action, such as sending the number to the Phone application, to occur. (See Ex 26-A, Nexus One User Manual, page 208.)
an action processor for performing the selected action linked to the selected structure; and
The Accused HTC Android products contain an action processor for performing the selected action linked to the selected structure.

For example, when a user clicks on a linked a phone number in the Nexus One’s “Browser” application, the Nexus One will launch the “Phone” application and import the selected phone number into the Phone application. (Ex. 26-A” Nexus One User Manual at 78; see also id. at 208.)
a processing unit coupled to the input device, the output device, and the memory for controlling the execution of the program routines.
The Accused HTC Android products contain a processing unit coupled to the input device, the output device, and the memory for controlling the execution of the program routines. For example, the Nexus One contains a Qualcomm QSD 8250 “Snapdragon” 1 GHz processor that controls the execution of the program routines. (Ex. 26-A, Nexus One User Manual at 327.)
苹果起诉HTC的claim chart

黑莓起诉Facebook的claim chart

Claim chart可以有各种形式，但claim chart直接反应许可方对专利与产品的理解，显然涉及到众多值得保密的信息，许多信息甚至需要大量的反向工程才可以获得，如果claimchart公开了显然对许可方不利。所以许可方要求在提供claim chart之前签署NDA也理所当然。

可能被许可方索尼认为西电的claim chart比较难写，因为该权利要求的侵权需要移动终端MT、接入点AP、以及认证服务器AS三方合作完成，该专利的权利要求如下：

一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法，其特征在于，接入认证过程包括如下步骤：
步骤一，移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点AP提出接入认证请求；
步骤二，无线接入点AP将移动终端MT证书与无线接入点AP证书发往认证服务器AS提出证书认证请求；
步骤三，认证服务器AS对无线接入点AP以及移动终端MT的证书进行认证；
步骤四，认证服务器AS将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP，执行步骤五；若移动终端MT认证未通过，无线接入点AP拒绝移动终端MT接入；
步骤五，无线接入点AP将无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT；
步骤六，移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断；若无线接入点AP认证通过，执行步骤七；否则，移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP；
步骤七，移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成，双方开始进行通信。”

在前四年的时间不断要求许可方西电捷通提供claim chart，许可方最后愿意提供claim chart，索尼要求提供非保密的claimchart，这种利用NDA进行拖延的战术显然激怒了西电捷通，引发了诉讼。

这是一起典型的claim chart与NDA引发的血案，值得研究。

美国ITC337调查针对商业秘密的保护力度很大 | 每日IP英文第431期

每日IP英文第431期：

本文介绍了美国ITC 337调查对商业秘密侵权行为的调查，针对商业秘密侵权行为的337调查所占比重虽然不高，但是保护力度却不小，特别是美国的337调查，可以针对完全发生在美国境外的商业秘密侵权行为进行调查。美国联邦《保护商业秘密法》虽然也赋予了域外法权，但是要求必须在美国境内有促进侵权的行为发生。可见，ITC337调查针对商业秘密的保护有其特殊之处，需要引起重视。

ITC Litigation: Introduction to Trade Secret Protection at the ITC

February 5, 2021 | Fish & Richardson-Elizabeth Connors, Esha Bandyopadhyay, and Monty Fusco

We have covered several introductory topics about 337 Investigations at the International Trade Commission (ITC) through the lens of its most common context[1]—as another forum for patent litigation.[2] Recall that in a patent-based 337 investigation at the ITC, a complainant must prove 1) that there is a product that has been imported, sold for importation, or sold in the United States after importation; 2) that the product is “infringing”, i.e., falls within the claims of a valid and enforceable U.S. patent; and 3) that an industry with respect to articles protected by the patent exists or is in the process of being established.[3] However, patent litigation is but one potential use of this forum. The ITC can be utilized for other causes of action in addition to patent infringement, including trade secret misappropriation.
A 337 investigation based on trade secret misappropriation is governed by a different portion of the statute and has different requirements. In a trade secret-based investigation at the ITC, a complainant must prove that 1) there is an imported product; 2) the importation or sale of such product arises from an unfair act or method of competition (e.g., trade secret misappropriation); 3) there exists a U.S. industry that would be destroyed, substantially injured, or prevented from forming as a result of the unfair act;[4] and 4) a specific injury (or threat thereof) to the domestic industry.
While trade secret claims are on the rise, in 2020, ITC investigations based solely on trade secret claims accounted for less than 5% of active cases.[5] This represents a missed opportunity—and potentially a market inefficiency—for companies looking to enforce trade secrets that have been misappropriated abroad.
What are the Benefits of Litigating at the ITC?

In general, when litigating patent infringement claims at the ITC (as opposed to district court), the ITC can offer several benefits; these comparisons hold true for trade secret claims as well. First, the ITC has a compressed procedural schedule, so a case can proceed to the equivalent of a trial before an Administrative Law Judge in less than a year. Second, the ITC has unique remedy provisions that can be enforced quickly; a victory for a complainant at the ITC can result in blocking the importation of goods made with misappropriated trade secrets in as little as 16 months from the institution of an investigation. This is achieved through an exclusion order, which is typically “limited”, i.e., applying only to the named respondent.[6] For respondents with commercially significant inventory in the U.S., the ITC can also issue cease and desist orders to prevent further sales of the accused products. Third, a complainant does not necessarily need to prove that there is personal jurisdiction over respondents at the ITC, as the Commission only needs in rem jurisdiction over the accused products to exclude imported goods.
For investigations involving trade secret claims, a victory at the ITC has the additional benefit of possibly being preclusive in district court litigation.[7] This is different from patent cases, where ITC decisions are not considered binding authority on the parties for parallel claims in district court.[8]
Differences from Patent Infringement Claims at the ITC

While 337 investigations for trade secret misappropriation generally proceed in the same fashion as patent infringement investigations, one significant difference revolves around proving injury. In patent-based investigations, if a complainant proves infringement, injury to the complainant is presumed, and no specific finding of injury is necessary. However, with trade secret claims, the statute requires that complainants prove injury in addition to misappropriation, importation, and the existence of a domestic industry.
Differences from District Court Trade Secret Claims

Unlike in district court, trade secret claims at the ITC can be brought for misappropriation that has occurred entirely outside of the United States. While the Defend Trade Secrets Act, the federal statute governing trade secret claims, contains an extraterritoriality provision, this provision applies only if an act in furtherance of the misappropriation occurs in the U.S.[9] In contrast, an ITC exclusion order can be obtained without a related act in the U.S., i.e., even if the misappropriation occurs exclusively abroad.[10] The Federal Circuit has affirmed such exclusion orders, finding that Section 337 applies where unfair acts committed wholly outside of the U.S. harm a domestic industry by virtue of the importation of a respondent’s product, and that the presumption that U.S. laws do not govern extraterritorial behavior does not apply to Section 337.[11]
For these reasons, bringing trade secret claims at the ITC appears to be a vastly underutilized resource for companies considering litigation. Indeed, consideration of the ITC as a potential venue should be a part of any company’s strategy for enforcing trade secret rights against misappropriation abroad.
[1] See “What is ITC Litigation and Why Should I Care?,” April 22, 2020, available at https://www.fr.com/itc-litigation-why-should-i-care/
[2] Patent claims are present in almost 90% of the active 337 Investigations brought in 2020. Section 337 Statistics: Types of Unfair Acts Alleged in Active Investigations by Fiscal Year (Updated Annually), USITC (last visited Dec. 4, 2020). https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_percentage_investigations_given.htm (last visited May 8, 2020).
[3] 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B). These statutory criteria also apply to investigations based on other intellectual property rights specified in the statute, including registered trademarks, copyrights, and mask works.
[4] 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(A)
[5] See Section 337 Statistics: Types of Unfair Acts Alleged in Active Investigations by Fiscal Year (Updated Annually), USITC (last visited Dec. 4, 2020).
[6] The ITC has the authority to issue “general” exclusion orders that apply to infringing products of any and all companies manufacturing the accused products abroad. However, as a practical matter, general exclusion orders are typically not available in a trade-secret based investigation. This is because one typically cannot determine from an inspection of the product whether it was made using a misappropriated trade secret.
[7] See Manitowoc Cranes LLC v. Sany Am. Inc., 125 U.S.P.Q.2d 1325, 1327, 2017 WL 6327551, at *3 (E.D. Wis. Dec. 11, 2017).
[8] See Texas Instruments Incorporated. v. Cypress Semiconductor Incorporated et al., 90 F.3d 1358, 1369 (Fed. Cir. 1996)
[9] See ProV International v. Rubens, No. 819-CV-978-Y-23AAS, 2019 WL 5578880 (M.D. Fl. Oct. 29, 2019) (discussing limits to what may qualify as an act in furtherance of misappropriation under the DTSA).
[10] See Certain Cast Steel Railway Wheels, Certain Processes for Mfg. or Relating to Same & Certain Prods. Containing Same, Inv. No. 337-TA 655, Initial Determination at 87 (Oct. 16, 2009).
[11] TianRui Grp. Co. v. Int’l Trade Comm’n, 661 F.3d 1322, 1329-1332 (Fed. Cir. 2011).
Source: https://www.fr.com/itc-litigation-trade-secret-protection/
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美国法院认为中国法院不适合管辖美国公司的商业秘密侵权案件，因为中国法院无法做出全球禁令 | 每日IP英文第427期

每日IP英文第427期：
在本案中，美国公司Inventus Power, Inc.在美国伊利诺伊州法院起诉一家中国公司Shenzhen Ace Battery Co., Ltd.侵犯其商业秘密，中国公司提交了美国法院是不方便法院的动议，但是，美国法院驳回了这一动议，主要原因是认为中国法院无法做出保护商业秘密的全球禁令，因而是不“充分”(adequate)的，所以美国法院继续享有管辖权。
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Illinois Court Finds China Inadequate Forum For Trade Secret Misappropriation Claims Against Chinese Tech Company
May 28, 2021 | Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP.-David M. Poell
Amidst long-simmering diplomatic tensions between China and the United States, disputes arising out of Chinese companies’ alleged theft of technological trade secrets from rival American companies[1] have found their way to federal courtrooms. This stems, in part, from the availability of worldwide injunctive relief under the Defend Trade Secrets Act (“DTSA”), which provides American companies with a robust tool to combat trade secret misappropriation by foreign entities in cases where “an act in furtherance of the offense was committed in the United States.” 18 U.S.C. § 1837(2).
But the effectiveness of the DTSA’s remedies hinges on the ability of plaintiffs to prosecute trade secret misappropriation claims against Chinese companies in U.S. courts. This raises a novel question: What if a Chinese defendant challenges a DTSA lawsuit on forum non conveniens grounds? Must the federal court dismiss the lawsuit and consign the dispute to the Chinese judicial system?
This precise issue arose in the recent case of Inventus Power, Inc., et al. v. Shenzhen Ace Battery Co., Ltd., No. 20-cv-3375, 2021 WL 1978342 (N.D. Ill. May 18, 2021). Headquartered in Woodridge, Illinois, Inventus has built advanced battery and power systems for global original equipment manufacturers (“OEMs”)—e.g., lithium ion battery packs, smart chargers, and efficient power supplies across a broad range of portable, mobile, and stationary applications—for more than sixty years. See Inventus Power, Inc., et al. v. Shenzhen Ace Battery Co., Ltd., No. 20-cv-3375, 2020 WL 3960451, at *1 (N.D. Ill. July 13, 2020) (“TRO Order”). Inventus and its wholly owned Chinese subsidiary sued a Chinese competitor, Shenzhen Ace Battery Co., Ltd. (“ACE”), for trade secret misappropriation under the DTSA and the Illinois Trade Secrets Act, 765 ILCS 1065, et seq. The plaintiffs’ complaint alleged ACE engineered a scheme to recruit high-ranking employees from Inventus who had substantial access to Inventus’s proprietary technology. See TRO Order at *2. The former Inventus employees allegedly downloaded more than 100,000 confidential technical documents and source code from Inventus’s computers in the weeks and days prior to their departure in order to benefit ACE by facilitating its expansion into the battery pack market. Id.
On July 13, 2020, the court granted Inventus’s motion for a temporary restraining order and enjoined ACE from disclosing, using, selling, or reviewing the stolen trade secrets. See TRO Order at *15-16. The court also ordered the parties to take expedited discovery in preparation for a preliminary injunction hearing. Id.
ACE then filed a motion to dismiss the lawsuit in its entirety on forum non conveniens grounds. The court denied ACE’s motion on the primary ground that China was not an “available” or “adequate” alternative forum.
As to availability, the court first held that ACE failed to establish that the “local court of Shenzhen City” in China would accept a lawsuit concerning a U.S.-based plaintiff injured in the United States. See 2021 WL 1978342, at *4. The court found this factor especially salient considering the lawsuit had been pending in the Northern District of Illinois for nearly a year while the parties had made “substantial inroads on discovery and other issues.” Id. Though these factors may have been enough to convince the court to deem China unavailable as a forum, the court ultimately concluded China was “presently unavailable” as an alternative forum due to continued travel restrictions imposed by the Chinese government to control the COVID-19 pandemic. The inability of U.S.-based witnesses to travel to China for a trial thus proved dispositive to the court’s finding that Chinese courts were unavailable to adjudicate the lawsuit.
As to adequacy, ACE contended China is an adequate forum because trade secrets violations are punishable under Chinese law, and also because entities who misappropriate “commercial secrets” can be held criminally liable in China. The court disagreed for two reasons. First, the court credited a declaration from Inventus’s expert who stated that no preservation order functionally similar to injunctive relief had ever been issued by the courts in Guangdong Province, where ACE and Inventus’s subsidiary are located. Second, even if injunctive relief was available in China, the court found ACE did not establish that a Chinese court could monitor extraterritorial activity or require ACE’s compliance with an injunction outside of China. In stark contrast, the court’s TRO enjoined ACE throughout the world, and ACE had confirmed its compliance with the TRO. On these facts, the court could not conclude “with any confidence” that Inventus and its subsidiary would have a viable means of relief in China if the court dismissed the action.
It remains to be seen what enduring principles, if any, Inventus provides for jurisdictional disputes between U.S. and Chinese companies in future trade secrets lawsuits. Eventually, the Chinese travel restrictions that led the Northern District of Illinois to find Chinese courts “presently unavailable” to U.S. witnesses will be lifted. And the court’s decision indicates that China could potentially qualify as an “adequate” forum if the defendant proves the local Chinese courts have the power to grant robust injunctive relief with worldwide applicability.
Even in a post-COVID world, however, it is difficult to imagine a federal court dismissing a DTSA suit on forum non conveniens ground when the only alternative forum is China. The availability of worldwide injunctive relief under the DTSA reflects Congress’s judgment that American trade secrets deserve global protection. The DTSA’s deterrent effect and private right of action would both be severely undermined if courts were inclined to relegate trade secret disputes to a defendant’s foreign country—especially one that lacks a sufficiently robust analog to the DTSA.
[1] See, e.g., Keith Bradsher, How China Obtains American Trade Secrets, N.Y. Times, Jan. 15, 2020, https://www.nytimes.com/2020/01/15/business/china-technology-transfer.html.
Source: https://www.natlawreview.com/article/illinois-court-finds-china-inadequate-forum-trade-secret-misappropriation-claims
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