Licence
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Why
视频编码器的专利费（英文）
H.264 视频编码器需要交纳专利费，这篇文章介绍了这方面的情况。为了保证可以自由地对视频进行编码，Mozilla 一直在推动 AV1 这样的开源编码器。
更新浏览器的时候又到了：Chrome/Edge 90 稳定版 9 大新功能盘点
支持 AV1 编码，看视频更省流量
关注少数派的读者应该也很熟悉 AV1 编码了。
作为开放媒体联盟（Alliance for Open Media）用来对抗 H.265 的新视频编码，AV1（AOMedia Video 1）在 VP9 的基础上能够进一步节省约 20% 的传输带宽并且免收版权费用。
正因为如此，AV1 近年也受到 Netflix、YouTube 等流媒体平台的青睐，Android 12 还在最近的更新中加入了对由此而来的 AVIF 图像编码格式的支持。
AV1 成员
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作为对新技术的回应，Chrome 也在本次 90 版本更新中为桌面端浏览器加入了对 AV1 的支持，对那些依赖计费数据网络进行移动办公的人来说，在外使用 Chrome 观看流媒体内容时流量或许可以少跑一点了。
What
专利实施许可合同
什么是专利实施许可合同
专利实施许可合同是指专利权人、专利申请人或者其他权利人作为让与人，许可受让人在约定的范围内实施专利，受让人支付约定使用费所订立的合同。
什么是专利实施许可合同备案
专利实施许可合同备案工作是国家知识产权局为了切实保护专利权，规范交易行为，促进专利实施而对专利实施许可进行管理的一种行政手段。根据专利法实施细则第十五条和国家知识产权局第十八号局长令，专利实施许可合同中的当事人应当在合同生效日起3个月内到国家知识产权局或地方知识产权局办理备案。对备案审查合格的专利实施许可合同，国家知识产权局或地方知识产权局将给予备案合格通知书及备案号、备案日期，并将通知书送交当事人。
专利实施许可合同的让与人
专利实施许可合同的让与人包括合法的专利权人、专利申请人或者其他权利人；
经专利权人特别授权的一方也可以作为让与人对第三方许可；
一项专利或专利申请有两个以上的共同专利权人或者专利申请人的，让与人应当为全体专利权人或专利申请人。
专利实施许可合同的主要内容
专利实施许可合同的主要条款一般包括以下几方面：
1、专利技术的内容和专利的实施方式；
2、实施许可合同的种类；
3、实施许可合同的有效期限和地域范围；
4、技术指导和技术服务条款；
5、专利权瑕疵担保和保证条款；
6、专利许可使用费用及其支付方式；
7、违约责任以及违约金或者赔偿损失额的计算方法。
除了上述内容外，还可以就当事人双方认为必要的其他事项进行约定。例如：不可抗力条款；专利技术改进成果的归属；争议的解决办法；关键名词和术语的解释。
专利实施许可合同的种类
1、普通实施许可合同
按照普通实施许可合同，合同的被许可方根据许可方的授权在合同约定的时间和地域范围内，按合同约定的使用方式实施该专利，同时专利权人保留了自己在同一地域和时间实施该专利以及许可第三人实施该专利的权利。
2、独家实施许可合同
依照这类合同，被许可方在约定的时间和地域范围内以合同约定的使用方式享有对专利的排他性实施权。在合同约定的时间和地域范围内，专利权人可不得再许可任何第三人以此相同的方式实施该项专利，但专利权人可自行实施。
3、独占实施许可合同
这种合同是指专利权人许可被许可方在合同约定的时间和地域范围内，以合同约定的使用方式对专利进行独占性实施，从而排斥包括专利权人在内的一切人实施该项专利。
4、相互交换实施许可合同
相互交换实施许可合同是指许可方与被许可方就相互允许使用彼此的专利而订立的协议，也称交叉实施许可合同。
5、分实施许可合同
分实施许可合同是相对于基本的实施许可合同而言的，在专利实施许可合同中，如果许可方允许被许可方就同一专利再与第三人订立许可合同，由第三人在合同约定的期限和地域范围内实施该项专利，则被许可人与第三人签订的后一种实施许可合同就是分实施许可合同。分实施许可合同只能从属于基本的实施许可合同，不得有任何超越行为。
专利实施许可合同说明
当事人应当以书面形式订立合同；
可以使用国家知识产权局监制的合同文本；
采用其他合同文本的，应当符合有关法律规定。
How
如何签署专利许可协议？
专利的最大的用处，本来是进行专利许可收费的。但是，能收到专利许可费的企业真的是凤毛麟角，不光国内企业这样，其实国外企业也是如此。如果希望对外进行专利许可，通常需要公司配备相关的专利申请、许可和诉讼团队，这非常不容易。大部分企业都不以专利许可为生，所以专利许可部门的首要工作是，别人来收钱时，别两眼一抹黑，当了冤大头就行。做的好的，还可以交叉许可，能为企业省下不少钱。
但是，根据我的观察，目前国内的企业在越来越多对外以各种形式进行专利许可，比如设立公司时，将专利作为无形资产入股，技术合作时也往往伴随着技术秘密和专利的许可。不过，我们大部分企业专利许可经验不足，许可协议往往约定的不够清楚，导致后期非常容易产生纠纷。
专利许可协议一般是保密的，然而一些大的公司、专利池等，为了可以进行公开、广泛的专利许可，也常常会把他们的专利许可协议公布出来。今天，我就结合一份飞利浦公司公开的电视/机顶盒专利许可协议模板，为大家简要介绍专利许可协议的主要内容和注意事项。以后，大家就可以说，我没吃过猪肉，但见过猪跑啊。
许可协议模板原文PDF，请点击文末“阅读原文”获取。欢迎分享。
一、前言或背景
介绍协议双方主体，协议目的等。
二、定义条款
所有可能会产生争议的概念，都应在此处予以定义。例如：关联公司：关联公司的界定对许可人与被许可人的主体认定至关重要。该协议模板对何谓公司“控制”进行了更明确的定义。许可的专利：明确许可的标的。在标准必要专利许可协议中，其实通常会具体到标准必要的权利要求，但是，本协议仍然使用的是“patent”的措辞。被许可的产品：许可费率与被许可的产品的数量是挂钩的，因此，界定什么产品应该得到专利许可非常重要。因为实际生产有OEM、ODM等多种情形，所以，在此处应当明确约定何种情形属于被许可的产品。该协议规定标注许可人商标或许可人直接客户的商标的产品，都属于被许可的产品。同时，还对机顶盒和电视两类具体的产品进行了相关定义。许可的内容：对制造、销售等许可的行为的含义进行具体约定。许可的地域范围：许可的费率：根据专利组合的方式不同，可能会有多种费率计算方式。此时要明确约定各种费率的含义。其他特殊交易约定：每一次交易，双方可能会定义一些并非商业惯例的内容，对这些内容尤其要注意明确其含义。
三、专利许可具体条款
在该条款中，需要明确许可的类型，例如：独占/排他/普通许可，是否可以分许可，是否可以转让等；还需要明确许可的内容，例如对制造、使用和销售的许可。该协议的约定非常具体：
四、许可费率和支付方式
许可费率：具体约定费率的计算方法，例如是固定费率，还是浮动费率。如果计算方法比较复杂，可以在附件中约定。该协议规定了标准价格和合约价格，鼓励被许可人按时付费，会打个折扣。
支付方式：按季度付、年付，一次性付清，还是按照产品数量支付。本协议采用比较精细的按季度报告产品数量并支付许可费的方式。
专利使用情况报告和审计检查的权利：约定了专利使用情况报告的具体形式和表格，以及审计的权利。实际上真正行使审计权利的机会很少，但是，也要进行约定，双方如果有了争议，在诉讼中解决也有了依据。
违约责任：如果不能按期支付，可能会面临一些罚金。
五、保密条款
根据双方交易的要求，可以具体约定保密条款，比如保密的内容、期限和对象等。
六、免责条款
对于专利许可衍生的一些义务，可以予以澄清。例如对保证不侵权、侵权诉讼应对等责任声明不进行负责等。
七、期限与终止
明确协议的期限，和终止的情形。对双方的违约责任，最终体现在协议终止的权利上。
八、其他约定
对其他一些出于合规目的的约定，例如，标准必要专利的许可要避免将标准必要专利和非标准必要专利捆绑许可，而是给出对方选择的自由；约定纠纷解决方式和管辖的约定等。
结语
以上通过一个简单的示例，为大家讲解了专利许可协议的主要内容和注意事项。
一个好的协议，不是事无巨细地约定方方面面的内容，而是要根据交易的具体情况，有针对性的进行约定。只要条款规定明确，设定好交易的条件，具体操作方式，后续解决办法即可。
飞利浦具有非常丰富的许可经验，但是，这个模板也仅供参考。更多信息可以参考：www.ip.philips.com/licensing/lp_programs.html
祝愿大家都可以根据自己的情况达成双方都满意的、可执行的协议，那就是完美的协议。
专利许可策略的制定
导读：专利许可是一门艺术，它糅合了市场、定价、法律等多方面因素，是思维和心理的较量。
于海东 北京市立方律师事务所合伙人
通过专利许可获得许可费收入是实现专利价值的最重要的途径之一。专利的许可价值来自于其技术的先进性、不可替代性，专利权人通过专利许可，不仅可以获得可观的许可费收入，而且还可以扩充技术同盟军、扩大专利技术的市场应用规模，并进而形成相对于竞争对手的竞争优势。近几年，随着专利立法的不断完善、专利保护环境的不断优化，不仅是国外的专利权人，本土的一些创新型科技企业也开始投身专利许可事业，专利许可活动日益活跃。但是，专利权人若想在专利许可上获得成功，尤其是国外专利权人，其首先就需要制订一个符合中国国情的专利许可策略。
一、专利许可策略的本土化
作为实现专利价值最重要的途径之一，专利许可长期以来都专属于国外强势专利权人。以高通、爱立信、杜比等为代表的欧美专利权人从事专利许可活动长达数年甚至是数十年，积累了丰富的相关实务经验，但是，当这些专利权人将其在欧美等市场上行之有效的专利许可策略移植到中国后，除了少数几家在专利技术上具有强势地位的专利权人能够获得成功外，大部分专利权人都会试水失败。究其原因，很大程度上都是由于这些专利权人对中国国情缺乏了解，未能制订本土化的专利许可策略。
相对于国外的品牌厂商，中国厂商长期以来从事的是低附加值产品的生产销售，为了能够获得一定的市场份额，中国厂商往往采取的是“低价换市场”策略，这使得中国厂商的产品利润率非常低，同时，中国厂商的知识产权意识薄弱，尚未形成对他人知识产权的敬重心以及向知识产权权利人缴纳许可费的传统，这就是长期以来中国在专利许可领域的一个国情。对于专利权人而言，无论其在国外市场的专利许可实践有多成功，如果其对中国的国情不了解，贸然地在中国推进专利许可，其结果可能并不会太理想。即使在中国占有先天优势的本土企业或专利运营主体，最终达到专利许可协议的成攻案例也很少，一直致力于专利许可等专利运营活动的本土NPE，也鲜有听说有成功案例出现。近期，更有听言有获得风险投资资金的本土NPE，意欲购买国外的优质专利并优先在国外开展专利许可活动。由此可见，国内尚未形成有利于专利权人开展专利许可活动的氛围。
对于中国的大部分厂商而言，其主要是在中国市场上开展业务。对于专利权人而言，将这些厂商选作潜在的被许可人可能并不是一个很好的策略。这是因为，其一正如前面提及的，中国厂商还尚未形成向专利权人缴纳许可费的传统；其二，中国整体上还尚未形成一个亲专利权人的政策、法律环境，如果对侵权人提起专利诉讼，但被告参与诉讼的成本较低（在美国，被告参加诉讼的成本可能比其希望缴纳的专利许可费都要高），即使败诉需要承担的损失赔偿额也较低，在国外能够迫使被许可人接受专利许可的诉讼手段在中国国内却很难发挥效果。而对于那些具有海外业务（尤其是欧美日等具有良好知识产权保护环境的国家）的中国厂商，其在海外市场往往是按照当地的竞争规则参与市场竞争，而这些国家早已形成了向专利权人缴纳许可费的传统，同时，这些参与国际竞争的中国厂商也积累了一些处理专利许可业务的经验，因此，对于专利权人而言将目光投向这些具有海外业务的中国厂商可能是一个比较稳妥的选择。但是，这些有海外业务的中国厂商通过多年的专利许可实践也形成了自己的态度，体现在：针对在国外销售的产品部分，其可按照当地的商业规则接受专利许可；但是对于在国内销售的产品部分，其一般是拒绝接受许可的。因此，对于专利权人而言，如果不对国内、外市场加以区别并制订不同的相应许可策略，其许可计划也是很难往前推进的。
在与中国厂商进行专利许可谈判的实践表明，即使其知识产权业务部门认可其产品使用了专利技术，但是，说服其决策层接受专利许可并支付许可费将是一件非常困难的事情。因为，在这些厂商看来，其支付了一笔数额不菲的许可费，但是似乎却什么都没有得到，因此，纯粹的专利许可计划在中国是很难推进的。但是，可以采用“捆绑许可”（bundle deal）的方式，考虑双方除了在专利许可上进行合作，是否还可以在产品上展开合作，如将专利权人的相关数据、软件产品一起打包推荐给被许可人；或者亦可考虑在专利许可之外，专利权人是否可以给予被许可人以技术、工艺支持，帮助被许可人解决在产品研发、产品量产等方面所存在的技术、工艺问题。总之，“捆绑许可”（bundle deal）的方式意在除了向被许可人提供专利许可之外，还向其提供使其能够感受到有收获的产品或技术服务。
新到中国开展专利许可业务的国外专利权人往往会向多个潜在被许可人发出许可谈判邀请，并同时与多个潜个被许可人进行实质性接触。但这种的专利许可推进方式可能会产生消极的后果，同时被接触的多个潜在被许可人虽然在业务上相互间可能是竞争对手，但是在专利许可谈判方面则是朋友，他们可能会相互沟通以获知对方的许可谈判进展，并且在私下里可能会形成一致性抵制行为——拒绝接受专利许可。一旦潜在被许可人之间形成一致性抵制行为，专利权人就很难再往前推进专利许可项目，因此，专利权人采取个个击破的策略可能更妥当。
二、专利许可的定价方案
如果专利权人致力于长期、稳定的专利许可业务，那么，就有必要制订一个专利许可费的定价方案。这个定价方案要有一定的前瞻性，能在一定的时间跨度内维持不变，避免被许可人由于支付不同的许可费率而导致相互间竞争优势的有无，从而有利于更多的潜在被许可人加入专利许可项目；这个定价方案还应具有一定的合理性，许可费率在潜在被许可人的可接受范围内，不能过多地侵蚀被许可人的利润空间；定价方案最好还能够体现一定的激励机制，对于率先接受专利许可的被许可人、在专利权人指定的优惠期限内接受许可的被许可人可以给予一定的优惠，同时，专利权人亦可按照出货量的多少制订不同的许可费率标准，对于出货量较大的被许可人适用较低的许可费率。但是专利许可的定价方案不能违反法律法规的强制性规定，对于SEP的许可项目，其定价方案应当遵循FRAND义务并不应具有反竞争的效果，从而违反反垄断法。
关于专利许可费的定价方案是否合理，应根据潜在被许可人的实际生产经营情况进行判断。许多专利权人尤其是国外专利权人认为向被许可人收取产品销售价格的2%或者3%甚至是5%的许可费是合理的；也有国外专利权人固执地以向其他国外被许可厂商同样的许可费单价向国内厂商收取许可费，不管按照哪种方式向中国国内厂商进行许可收费，对于中国的产品制造商而言，这个许可费可能已经达到甚至超过了其产品的利润额，比如对于中国的彩电厂商，其产品的市场售价只相当于国外厂商的一半或者多一些，售价几千块钱的智能电视，其利润只有几十块钱，若收费3%或者5%甚至是2%的许可费，都已经超过了其产品利润。实践中，也出现过许多由于许可人出价太高，远远超过被许可人的承受能力，而导致许可谈判破裂的情况。因此，许可人在制订许可费率的时候，需要获得许可产品的销售价格以及成本数据，从而决定其边际利润； 预测如果被许可人单独进行产品开发，可能需要投入的时间、人力和资金等成本；如果发生诉讼被许可方可能支出的侵权赔偿金，但是专利许可费又不同于侵权赔偿金，因为经过实际协商而达成的许可费体现了由于专利有效性和侵权问题的不确定性而产生的一定的折扣；此外，许可人还需要考虑被许可人是否还存在向其他许可人支付许可费的可能，并根据这些调查情况，制订合理的许可费率。
此外，即使是针对同一件被许可专利或者同一个专利包，如果潜在被许可人的业务模式或者盈利模式存在差异，许可费的定价方式可能就会不同。比如，被许可的专利涉及与用户进行互动的视频播放技术如EPG（Electronic Program Guide）技术，而这样的技术可被广泛应用在智能电视、智能手机、机顶盒、有线电视、视频播放网站等。而这些潜在的被许可方的盈利模式是完全不同的，其中，智能电视、智能手机、机顶盒生产商是通过销售硬件从而实现盈利；有线电视运营商是通过收取有线电视月费或者年费实现盈利；而视频播放网站则是通过广告或者付费用户的付费实现盈利。潜在被许可方的盈利模式不同，许可费的定价基础也就不同，其中，对于智能电视、智能手机、机顶盒，可以以硬件的售价为基础来制订许可费；对于有线电视，可以依据运营商收取的有线电视月费或者年费来制订许可费；而对于视频播放网站，可以按照月均访问用户量（广告商支付广告播放费用时主要考虑的因素）来制订许可费，对于付费视频播放网站，亦可依据用户的付费情况来制订许可费。
三、许可专利包的整合
专利许可经常强调专利包的概念，专利包的首要特质就是具有一定的规模。一般而言，单个专利或者有限的几个专利，并不能够形成必要的专利壁垒，无法对潜在被许可人形成吸引力，而且潜在被许可人也容易针对单个或特定的几个专利进行规避设计或者提出可专利性质疑，这就需要被许可的专利能够具有一定的规模，专利包的规模化可显著降低规避设计的可行性以及可专利性质疑；另外，专利包往往通过吸纳多样性的专利来进行搭建，原因在于专利包所要解决的往往并非仅局限在某一个特定的技术点或单一技术问题，从产业需求的角度讲，需求方通常需要的是一套完整的产品方案，而非化整为零的单个独立专利。一套产品方案则往往由若干个相互配合、彼此联系的细分技术方案所构成，其背后体现的是具有多样性但又彼此存在技术联系的专利组合，最终形成一个具有内在技术逻辑的专利闭环，从而实现1+1>2的专利累积效果。因此，专利权人可针对某一特定的技术领域形成一个特定的包，将与该特定技术领域相关的内外围专利、基础专利、衍生专利进行捆绑打包，为了使专利包能够形成一个内闭的专利链，专利权人还可以考虑从其他第三方购买专利链中所缺少的一件或者几件必要专利，从而增大其专利包的价值。
有经验的专利权人在整合专利包之前，还会对其将要进行许可的技术领域的产业链进行调查，从而分析出其潜在的被许可人，并将潜在的被许可人进行分类，针对不同类的被许可人形成不同的专利包并制定和实行不同的许可策略。例如，专利权人许可的技术领域是移动通信技术，而在这一技术领域中至少可以划分出两类潜在的被许可人，分别是：移动通信终端厂商和基站厂商，针对移动通信终端厂商，专利权人可以将与移动通信接收端技术整合成一个专利包，而针对基站厂商，专利权人可以将与移动通信发射端技术整合成另一个专利包。这样做的目的在于，专利权人针对上下游厂商中的某一层面厂商的许可，并不会必然导致其他层面的厂商也自然获得许可，也就是并不必然导致专利权用尽，从而可最大化实现其专利价值。
专利权人亦可以根据技术的演进阶段为基准，将其所拥有的专利划分为不同的专利包并制订不同的许可方案。如许可的专利技术涉及移动通信技术，而专利权人可依据移动通信技术的演进阶段将其专利划分为2G、3G、LTE专利包，同时根据各专利包的强势程序制订不同的许可方案，如专利权人属于移动通信技术的后起之秀，在早期的2G、3G上技术优势不明显，但是在LTE技术上技术储备雄厚，相关专利不仅量多而且质优，在此种情况下，专利权人就可积极推进LTE专利包的许可，而对于2G、3G专利包，可将其用于与其他专利权人进行交叉许可，或者作为LTE专利包的许可谈判过程中的一种优惠方式。
四、专利许可的推进策略
无论是专利许可项目的启动，还是许可谈判的推进对于专利权人而言都是非常艰难的。有时，潜在被许可人一经了解到专利权人的意图是推进专利许可，其往往就不再与专利权人进行接触；对于已经启动的专利许可谈判，谈判双方有时也会因无法达成一致合意而导致谈判破裂。因此，专利权人需要事先策划好能够推动许可项目启动或推进许可谈判的具体方案。实践中，专利权人往往会采取对被许可人发动专利诉讼的方式而迫使被许可人启动许可谈判或者将被许可人重新拉到谈判桌前。
一般而言，专利诉讼对专利许可谈判造成影响的前提是该诉讼能够对被许可人造成紧迫感，使被许可人意识到如果不尽快化解危机，可能法院很快就会下侵权判决或者停止生产、销售的禁令，这会对被许可人的生产经营活动造成实质损害。但是，在中国，一般的专利侵权诉讼却很难制造出这种紧迫感，中国法院在判决作出前一般很难颁发禁令，同时，被许可人亦可以通过对涉案专利提出无效而请求法院中止诉讼审理，从而可暂时化解危机。因此，专利权人需要配合其他方式来对被许可人进行施压，例如，可申请海关扣押涉嫌侵权产品或者在被许可人参加的展会上申请对涉嫌侵权产品进行撤架处理。
在美国、欧洲等国针对潜在被许可人进行专利诉讼或者海关扣押可能带来的效果会更好一些，这是因为一旦法院判决侵权成立或者颁发禁令，潜在被许可人就会遭受重大损失。几年前，一国外专利权人就对国内某厂商生产的电视机在欧洲申请了禁令，最后导致该厂商撤出该市场。但是，相对于中国，在美国、欧洲等国提出诉讼的成本要大得多，平均每起专利诉讼的成本都在100-200万美金以上，因此，无论是对于原告提起诉讼，还是对于被告应对诉讼，都应当谨慎进行。当潜在被许可方的许可费收入低于或者不显著高于专利诉讼成本时，专利权人应尽量不提起诉讼；而对于被告而言，在其经过专业分析后认为侵权成立的可能性极大时，应评估专利权人的许可报价与其可承担的许可费的价差是否低于潜在的参加诉讼的成本，根据评估结果果断决策是否应与专利权人达成和解。近几年，针对于国内厂商拒绝或故意拖延专利许可谈判的情况，国外专利权人开辟了一个新的专利诉讼战场——印度：2011年，诺基亚在印度起诉深圳手机厂商基伍；2014年年底爱立信在印度起诉小米专利侵权，并提出诉前禁令；2016年11月杜比在印度对中国智能手机厂商Oppo和Vivio提起专利诉讼。由此可见，国外的专利权人倾向于在域外针对国内的拒绝支付许可费的潜在被许可人提起专利诉讼以迫使其接受专利许可。
五、专利许可策略的合规性
专利许可策略的合规性是指专利权人所实施的许可方案符合法律的强制性规定。专利权作为一种法律赋予的权利，与生俱来具有合法的垄断性。但任何权利行使并不是绝对的合法，而是相对的，专利权也不例外。权利人如果滥用专利权，导致排除、限制竞争，则可能构成《反垄断法》所需要规制的违法行为。我国《反垄断法》第55条规定：“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法;但是经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。”
在专利许可过程中，涉嫌滥用专利权的非法垄断行为主要有：
（1）搭售：搭售其他产品或者服务，即搭售被许可人实施专利不必需的设备、技术、原料等，将这些附加条件作为专利许可的基础前提；
（2）强制性一揽子许可：即要求被许可人对于权利人享有的无关专利技术或者专利池打包支付许可费。在21世纪初，由日本东芝公司组成的6C联盟，无论中国DVD生产企业需要哪些专利技术许可，均一概向中国DVD企业收取6C全部技术的专利许可费，甚至事后发现其中包括了荷兰皇家飞利浦电子公司的无效专利；
（3）限购：限制采购原料，限制与其他竞争对手交易，即指要求被许可人在实施专利技术时，对其采购原料附加不合理限制条件，或者限制被许可人与权利人的竞争对手进行交易，从而不合理地损害被许可人的商业利益;
（4）歧视性差别收费：一般指具有明显差别并且没有合理理由的许可费收费标准;
（5）其他滥用行为：例如强制回授、不合理限制出口市场等。
如果权利人在专利许可中构成滥用专利权被认定为非法垄断行为，不仅可能导致合同条款无效，还可能面临以下法律风险：
（1）对于发明专利或者实用新型专利，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可;
（2）反垄断执法机构有权责令权利人停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款;
（3）给被许可人造成损失的，被许可人可以提起民事诉讼要求权利人承担民事责任。
因而，专利权人必须在法律允许范围内制订并实施专利许可方案，合理行使专利权，就专利许可条款作出合理约定，不得逾越法律禁止的界限。
专利许可合同主要条款的起草与审核
于海东 北京市立方律师事务所合伙人（微信ID：williamyhd）
专利许可合同是涉知识产权合同中，条款内容最为复杂、专业性要求最高的一类合同。由于专利许可合同存在着合同履行期限较长、合同标的数额较大等特点，对于专利许可的双方当事人而言，起草或审核一份权利义务关系约束明确、合同内容考虑周全的专利许可合同，是专利许可谈判中最为重要的一项工作。本文主要对专利许可合同的主要条款进行厘清，并就在起草或审核各主要条款时需要注意的问题进行说明。
一、定义条款
实践中，大部分的专利许可合同首先会对合同中出现的主要术语进行定义，其目的就是对这些术语的具体含义进行清楚界定，以避免合同双方当事人在签订及后续履行合同的过程中出现理解上的分歧。专利许可合同中的特定术语，可能会因双方当事人所使用的语言文字、所在国法律等不同而产生理解上的分歧，双方当事人因此可能会花费大量的时间和金钱甚至是通过诉讼手段来争议这些术语的具体含义，因此需要将这些术语的具体含义界定清楚。
关于在专利许可合同中需要对哪些术语进行定义，界定标准主要还是看其是否容易引起双方当事人产生理解上的分歧。一般而言，需要对以下条款进行定义：
(一)保密信息：专利许可谈判存在着历时长——少则几个月多则数年，参与人员众多——可能会涉及专利、法务、 研发、财务、产品等业务部门的人员，交流信息广泛——可能会涉及许可费标准、许可费优惠政策、产品生产或销售数据、公司财务报表等，等特点，这些均使得在专利许可谈判过程中而披露的双方当事人的商业信息容易被泄露，而这些信息一经泄露将会对信息持有人产生致命影响。比如，专利许可人为了吸引第一个被许可人签约而给予其的特别优惠许可价格，这一优惠许可价格一旦泄露给其他潜在被许可人，将会对许可人的后续许可谈判及其许可战略的正常实施造成重大影响。因此，在专利许可合同中，双方应当就在许可谈判过程中所披露的何种信息为保密信息进行明确定义。
对“保密信息”进行定义的目的在于凡是符合“保密信息”定义的任何信息都是合同双方不得任意批露的。但是，在专利许可实践中，许可人往往存在这样一个需求：为了提高专利许可项目的推进效率、吸引更多的被许可人获得其专利许可，许可人需要向其他潜在的被许可人批露已经获得其许可的其他被许可人。因此，如果专利许可人存在这样一个需求，其最好能够在许可合同中安排一个除外条款，约定许可人向其他潜在被许可人批露被许可人以及被许可人已经获得许可人的专利许可这一事实。
（二）关联公司：专利许可合同的被许可人有可能是企业集团，而签订专利许可合同的可能只是这个企业集团中的一个法人，被许可人签订专利许可合同的目的可能希望的是不仅签约法人能够获得专利许可，其他集团内的非签约法人亦能够获得专利许可，那么，此种情况下就有必要在合同中对关联公司进行定义。实践中，经常会使用“控制”、“被控制”、“共同被控制”等术语来定义关联公司，其具体的使用场景可归纳为：如果签约法人是集团母公司，那么，关联公司的定义就需要将其下的集团子公司包括在内，此时可使用“控制”或具有类似含义的术语；如果签约法人是集团内的一家子公司，那么，关联公司的定义就需要将其母公司以及其他兄弟公司包括在内，此时可使用“被控制”和“共同被控制”或具有类似含义的术语。实践中，很少会使用“共同控制”或具有类似含义的术语来定义关联公司，这是因为从法律角度讲，一家公司只有拥有另一家公司50%以上股份或者表决权的时候，才能称之为该公司“控制”了该另一家公司，即不应存在“共同控制”的情况。此外，一些大的企业集团，其公司治理结构并不限于“母子公司”这样的二层结构，其子公司之下还有子公司，即还存在着“孙子公司”的情况，针对这种三层或更多层公司治理结构的企业集团，在定义关联公司的时候，就需要考虑合理使用“直接/间接控制”、“直接/间接被控制”、“直接/间接共同被控制” 等术语。许可人在专利许可过程中应当充分了解可能的被许可人范围，因为有可能会出现许可人的竞争对手通过控制某一被许可人的股权或者与某一被许可人进行合作间接获得许可授权的情形，从而损害许可人的利益、违背许可人的许可初衷。对于专利许可人而言，由于其主要合同义务是将其专利许可给被许可人进行使用，其可能并不希望将此合同义务也一并施加给其关联公司，因此，在定义关联公司的时候，许可人可以在合同中约定关联公司的定义仅适用于被许可人或者做出其他限制性的约定。
实践中，专利许可人存在监控非经授权的使用专利行为的必要，为谨慎起见，专利许可人除了需要在许可合同中定义“关联公司”外，其还可以在许可合同中约定被许可人需要将其符合“关联公司”定义的关联内容以清单的方式提供给专利许可人，并可在许可协议中约定，被许可人的关联公司应仅限于其在签订合同时所提交的清单中的关联公司，若被许可人的的关联公司在履行合同的过程中出现变更，被许可人应向许可以进行报备，并获得许可人的同意。若在后续履行合同的过程中，许可人通过市场监控，发现有在被许可人关联公司清单之后的其他公司存在使用专利的行为，许可人可在许可合同中约定，这种情况下，许可人可进行权利主张行为。
此外，专利许可实践中，专利许可人为了有效监控被许可人的专利实施情况，其有时只希望将专利许可给签订专利许可合同的被许可人及其控制的“子公司”或者“孙子公司”，对于向上的“母公司”、“曾母公司”，或者与其平行的“兄弟公司”，由于存在着股权结构复杂等问题，专利许可人并不希望在一个许可合同中进行一并解决，在此种情况下，在许可合同中可能只需要使用“控制”或具有类似含义的术语来定义许可合同即可。
（三）被许可产品：即被许可人可依据许可合同使用被许可专利的产品范围。实践中，经常使用专利许可权能来限定被许可产品的范围，如许可合同约定被许可人可以通过使用被许可专利制造或销售或者进口有关产品。为了最大化实现专利的许可价值，同时，也为了有效监控被许可方的被许可产品的出货量，许可人在定义“被许可产品”时，应当甄别出潜在被许可产品的类别。因为产品的类别不同，适用的许可费或许可费率可能就不同。如被许可专利涉及的是移动通信技术，那么，潜在的被许可产品可能就包括手机终端、基站设备、通信芯片，而针对这三类产品的许可费或许可费率是明显不同的。在甄别出潜在的被许可产品的类别后，许可人就需要决定其意欲许可的具体类别，如许可人只希望针对手机终端进行许可，那么，其就需要通过定义将“被许可产品”限定为手机终端。
关于被许可方可以使用被许可专利的产品的范围，实践中，专利许可人通常会通过被许可方的品牌来限定被许可产品，并在签订合同之时要求被许可方提供其产品的品牌清单，同时允许被许可人在许可合同有效期内更新其产品品牌清单，凡是在许可人认可的品牌清单下的产品均被视为被许可产品，可以依约使用被许可的专利。这种以品牌来限定被许可产品的做法对于被许可人自己生产产品并贴上自有品牌的情形不会有什么问题，但是，实践中却经常会发生产品品牌持有人与产品生产商相分离的情形，具体包括：被许可人拥有被许可的品牌，但是产品确是由第三方制造商生产的；被许可人制造产品后并不贴自己被许可的品牌而是转卖给其他第三方品牌厂商，并由该品牌厂商贴上其自有品牌后进行销售，即第三方贴标。前一种情况又具体可包括两种情形：一种是OEM，另一种则是ODM。所谓OEM就是我们俗称的定点加工，即被许可人并不直接生产产品而是负责产品设计、开发和销售，具体的加工则是通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产，之后将所订产品进行买断并贴上被许可品牌进行销售； 所谓ODM是指其他第三方设计出产品后被被许可人看中，要求贴上被许可人的品牌来进行生产和销售。针对上述OEM、ODM以及第三方贴标的产品是否属于被许可产品，专利许可合同应该予以明确约定。本文倾向认为，对于贴有被许可人品牌的OEM以及ODM产品可以直接被定义为被许可产品，而对于第三方贴标产品则不便于将其定义为被许可产品，这也是与通过被许可方的品牌来限定被许可产品的实践做法是相吻合的。此外，关于被许可品牌一般应当理解为被许可人自己所拥有的品牌，但是，对于由第三方所拥有、但授权给被许可人使用的品牌，是否也应当将其视为被许可的品牌，许可人应当经过慎重考虑后进行决定。
此外，在专利许可实践中，还存在这样一种情况，即除了被许可人所提供的产品会使用到被许可的专利，其在对外提供服务时，有时亦会使用到被许可的专利，如被许可人对外提供修理、维护、升级设备等服务过程中会使用到被许可的专利，此时，专利许可人应当决定是否需要对被许可人所提供的服务征收许可费。如果需要，那么许可人还应当在许可合同中就“被许可服务”进行定义。
（四）被许可专利：实践中，当被许可专利数量较少或者被许可专利不涉及标准必要专利时，许可双方通常会将被许可专利列在许可合同中或者以被许可专利清单的方式来界定被许可专利。但是，在涉及标准专利的许可实践中，专利许可人通常通过对“被许可专利”进行定义的方式来界定被许可产品，而很少会通过专利清单的方式来提供被许可专利。涉及标准必要专利的许可项目若使用专利清单方式来界定被许可专利的方式可能会存在以下问题：许可人或者被许可人对何为标准必要专利可能存在一定的意见分歧，是否是标准必要专利并非是以许可人或者被许可人的主观意志为转移，而对每一件专利都通过制作CC（Claim Charts）的方式来进行证明又是非常不切实际的，实践中，一般的许可项目，只提供10件左右的CC，而涉及标准必要专利非常多的许可项目才有可能提供20件以上的CC；标准必要专利的许可人在进行专利许可时，必须遵循其向标准组织所承诺 FRAND义务，符合FRAND义务的专利许可应当不能出现搭售非标准必要专利、对已经过期或者无效的专利继续收取许可费等情况，否则专利许可人有可能会被提起反垄断审查，从而可能面临着遭致被公权力制裁、赔偿被许可人损失等风险。而通过专利清单的方式来界定被许可专利就容易导致违反FRAND义务的情形发生，这是因为，即使专利清单中所列出的专利都是已经做过声明的专利，但是很大比例的专利都最终被司法所证实并非是标准所实际采纳的必要专利；专利许可期间内，部分专利亦有可能存在被无效或者权利到期而失效的情况，如果仍然按照原来的许可费率收取许可费，则存在着对已经过期或者无效的专利继续收取许可费。为了避免上述情况的发生，涉及标准必要专利的许可人通过实践发展出了一套较为有效的方案，首先，其将标准必要专利与其他非标准必要专利剥离开来，将标准必要专利作为单独的许可项目进行操作，其次，其通过定义被许可专利的方式而非提供专利清单的方式来界定被许可专利，并通过使用具体的标准化组织所颁布的标准来限定该定义。通过定义的方式来界定被许可专利，使得将许可合同的许可标的被限定为符合定义的专利，这可以避免上面所涉及的可能违反FRAND义务的情形的发生。
（五）销售价格及净销售价格：如果许可费的收费方式是根据被许可产品的实际销售价格的一定比例进行收费（如销售价格的2%），由于被许可产品的对外销售价格往往并非是固定的，被许可人根据与客户的合作情况，其针对不同客户的对外销售价格往往也是不同的，因此，许可合同应当就何为“销售价格”进行定义。一般而言，可将“销售价格”定义为被许可人向善意第三方销售被许可产品的市场公允价格。这一公允价格并非要求必须是固定的，也并非要求一定要高于被许可产品成本价的一定比例，如智能手机行业，有不少的手机制造厂商如具有互联网特质的厂商，其产品的销售价格要低于其成本价。在大型的专利许可项目中，尤其是涉及标准必要专利的许可项目中，计算许可费率的基础并不是以被许可产品的“销售价格”来计算的，而是以“净销售价格”来计算。一般而言，“净销售价格”是将销售价格扣除包括被许可产品的包装费用、为被许可产品而支付的保险及运输费、因销售被许可产品而支付的消费税等税费在内的费用后的价格。为了避免被许可人在后续支付许可费时进行过多扣减，许可人可在许可合同中约定被许可人可扣减的最大比例（比如5%）。
实践中，专利许可合同除了对以上术语进行特别定义以外，通常还会对“生效日”、“销售”、“转让”、“许可地域”等术语进行定义，本文在此将不再赘述。
二、专利许可类型
专利许可类型一般包括：独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可以及交叉许可。其中，独占实施许可，是指许可人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个被许可人实施，许可人依约定不得实施该专利；排他实施许可，是指许可人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个被许可人实施，但许可人依约定可以自行实施该专利；普通实施许可，是指许可人在约定许可实施专利的范围内许可他人实施该专利，并且可以自行实施该专利。专利许可合同的双方当事人应该在合同中就许可类型进行明确约定，当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的，认定为普通实施许可。专利实施许可合同约定被许可人可以再许可他人实施专利的，认定该再许可为普通实施许可，但当事人另有约定的除外。此外，严格来讲，交叉许可并非是一种相对独立的专利许可方式，其实质仍是独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可中的一种，只不过作为许可合同的每一方当事人在是许可人的同时又是被许可人。
一般而言，许可人更希望许可出去的是普通实施许可，因为，普通实施许可的潜在被许可人较多，可期待的综合许可收益更大，同时，通过广泛招集潜在被许可人的加盟，还可以达到扩大技术同盟军的效果，进而增大被许可技术在同类技术市场上的竞争优势；而对于被许可人而言，其可能更希望获得的是独占实施许可或者排他实施许可，因此，这两种许可方式能够使被许可人直接获得竞争优势，并且可能会给其创造更多的价值，但是，与此同时，被许可人则需要支付更高的许可费。此外，专利许可人可以考虑将许可类型与地理区域、行业类型、销售渠道、时间周期等因素结合起来，授权被许可人在某一特定的地理区域、特定的行业、特定的销售渠道以及特定的时间范围内享有独占实施许可、排他实施许可或者普通实施许可，从而可以最大化地实现其专利价值。
三、专利许可权能
发明专利权和实用新型专利权的权能包括：制造权、使用权、许诺销售权、销售权、进口权；而外观设计专利权的权能则包括：制造权、许诺销售权、销售权、进口权。专利权人可以根据自己的许可策略以及被许可人的许可需求、业务经营范围等情况，在许可合同中就被许可人可享有的具体权能进行明确约定。虽然表面上看，上述的各项权能之间是相互独立的，被许可人只能享有专利权人明确授予的某一项或某几项权能，无权享有其他未明确授予的权能，但是，司法实践表明情况可能并非如此，专利权人在授予某一项权能的时候，可能也同时将其他权能也一并授予了出去。一般而言，如无特别约定，授予被许可人享有“销售权”，可能会暗含被许可人同时享有“许诺销售权” 和“使用权”；对于方法发明专利权而言，授予被许可人享有“使用权”，可能会暗含被许可人同时享有“制造权”，也就是说，专利许可中会存在着默示许可的情况，因此，专利权人在对被许可人授权特定的权能的时候，需要对可能存在的默示许可情况有一定的预见能力。
针对于“制造权”，需要在许可合同中明确，被许可人只能自己进行制造还是可以委托第三方进行制造。许可实践中，由于许可往往是针对品牌商进行的，而很多品牌商并不具备生产制造能力，因此，在许可合同中最好可以约定“制造权”包括自己制造以及委托第三方进行制造（包括OEM、ODM）的情况，但是，应该明确排除被许可人自己制造后然后销售给其他品牌商进行贴标销售的情况，这也是与针对品牌商进行专利许可的实践相符合的。
此外，在专利许可中尤其需要注意“专利权用尽原则”。在过去的一些专利许可实践中，专利权人往往将专利权授权给特定产品供应链中的一个实体，但同时保留了起诉供应链中其他实体的权利。而相关的一些案例表明，这种保留权利往往是无效的，如果授权给产业链中的一个实体，就应该授权给供应链中被许可方的下游实体。
四、专利许可标的
专利许可的许可标的指的是我们通常所说的“专利包”或“专利组合”。一般而言，单个专利或者有限的几个专利，并不能够形成必要的专利壁垒，无法对潜在被许可人形成吸引力，因此，专利权人往往会针对某一特定的技术领域形成一个特定的包，将与该特定技术领域相关的内外围专利、基础专利、衍生专利进行捆绑打包，为了使专利包能够形成一个内闭的专利链，有时专利权人还需要从其他第三方手中购买专利链中所缺少的一件或者几件必要专利，从而增大其专利包的价值。
五、专利许可费及税费
专利许可费用条款是专利许可合同中最为重要的条款，专利权人对外进行许可的主要目的可能就是获得许可费收益，许可费条款是其目的的最直接体现。专利许可费用的支付方式一般包括两种，一种是一次性付费，另一种则是根据实际生产或销售情况的持续付费。
一次性付费方式需要被许可人能够一次性地将许可费结清，这对被许可人的资金支付能力要求比较高，但是，该种方式对被许可人也有有利的一面，体现在：被许可人无需定期对其生产或销售情况向许可人进行报告，同时，也减少了因提交专利使用情况报告而带来的额外开支以及因许可人入场进行生产或销售情况审计而对其生产经营活动所带来的不利影响。但是，一般只有在小规模的专利许可项目中，或者是一次性付费方式相对于根据实际生产或销售情况的持续付费方式明显更经济的许可项目中才会采用一次性付费，实践中发生更多的则是根据实际生产或销售情况的持续付费。
根据实际生产或销售情况的持续付费方式又存在两种类型，其一是被许可人周期性地（通常是按季度）向许可人报告专利使用情况，并根据产品的实际生产或销售情况以销售价格的一定比例或者固定许可单价向许可人支付许可费，必要时，许可人会委派专业的会计审计机构入场进行审计，即滑动持续付费；另一种则是许可人与被许可人约定，被许可人按照某一确定的生产或销售数量以销售额的一定比例或者固定许可单价周期性地（通常是按季度）向许可人支付许可费，即固定持续付费；一般情况下，许可人和被许可人会以许可合同签订之前被许可人某一特定时期（通常是许可合同签订之前的前一个会计年）实际发生的生产或销售数量为准，被许可人只需要在许可合同有效期内（比较常见的是3年或者5年）按照这一生产或销售数量向许可人支付许可费即可。这种方式避免了后续的专利使用情况报告以及会计审计工作，对于许可人和被许可人都比较有利。实践中，如果被许可人的生产或销售情况存在逐渐向好预期的时候，被许可人往往喜欢选择这种方式，同时，许可人也倾向于以这种方式来吸引被许可人尽快与其达成许可合同。
一般而言，专利许可人会在许可合同中将许可费设置为两部分，一部分是向前的，即过去的许可费，往往将其称之为past sin；另一部分则是向后的，即在许可合同的有效期内需要缴纳的许可费。关于许可人向前可收取多长时间的许可费，根据被许可专利的授权国的法律规定的不同可能会有所差异，比如针对中国专利向前可收取2年的许可费，但针对美国和欧洲的专利，向前可收取的许可费则相对要较长。许可人尤其是标准专利的许可人，其往往最关心的是向后许可费率的稳定性，因为，这决定了其许可项目是否能够被更广泛的潜在被许可人所接受，对于涉及标准必要专利的许可项目，这也同时决定了其许可政策是否违反FRAND承诺。所以，致力于长期专利许可事业的许可人往往对于向后的许可费率政策是很难进行改变的。但是，对于许可人而言，最先与其签订许可合同的被许可人与在后的被许可人是不一样的，许可人需要拿出一定的优惠来吸引潜在的被许可人尽快与其签订许可合同，实践中，许可人经常会针对向前的许可费而给予最先与其签订许可合同的被许可人一定的优惠，优惠的方式既可以是给予一定的折扣，亦可以是免收一年或若干长时间的许可费。
关于专利许可费率，许多专利权人尤其是国外专利权人认为向被许可人收取产品销售价格的2%或者3%甚至是5%的许可费是合理的；也有国外专利权人固执地以向其他国外被许可厂商同样的许可费单价向国内厂商收取许可费，不管按照哪种方式向中国国内厂商进行许可收费，对于中国的产品制造商而言，这个许可费可能已经达到甚至超过了其产品的利润额，比如对于中国的彩电厂商，其产品的市场售价只相当于国外厂商的一半或者多一些，售价几千块钱的智能电视，其利润只有几十块钱，若收费3%或者5%甚至是2%的许可费，都已经超过了其产品利润。实践中，也出现过许多由于许可人出价太高，远远超过被许可人的承受能力，而导致许可谈判破裂的情况。因此，许可人在制订许可费率的时候，需要获得许可产品的销售价格以及成本数据，从而决定其边际利润； 预测如果被许可人单独进行产品开发，可能需要投入的时间、人力和资金等成本；如果发生诉讼被许可方可能支出的侵权赔偿金，但是专利许可费又不同于侵权赔偿金，因为经过实际协商而达成的许可费体现了由于专利有效性和侵权问题的不确定性而产生的一定的折扣；此外，许可人还需要考虑被许可人是否还存在向其他许可人支付许可费的可能，并根据这些调查情况，制订合理的许可费率。
此外，税费条款也是专利许可合同中较为重要的条款，尤其是专利许可费较多时，税费条款则会显得尤为重要。双方应当就因专利许可而产生的各项税费的缴纳约定清楚。一般而言，许可人是专利许可费的收入一方，按照税法的有关规定，其所收取的专利许可费属于一种特许权使用费所得，应当缴纳相应的所得税。对于这种所得税是否应当包括在专利许可费中，双方应进行明确约定；若未约定，一般应认为已经包括在了专利许可费中。此外，专利许可合同属于一种技术合同，有此国家如中国就规定对于技术合同进行备案的，可以享受到相应的税收减免，当专利许可费较多时，可享受到的税收减免也会不少。因此，可在合同中约定双方应积极采取合理的措施也减少或消除有关税费的缴纳。
六、专利许可期限
专利许可期限是被许可人依约可以实施专利的有效期限，其往往起始于合同生效日而终止于许可合同双方明确约定的某一具体日期。但是专利实施行为存在多种表现形式，如生产、许诺销售、销售、使用，因此在许可期限临近届满时，被许可人可能存在多个停止实施专利的时间点，如停止生产、停止许诺销售、停止销售、停止使用等多个时间点。因此，许可合同应当就被许可人何时需要停止生产、是否需要销毁半成品、工厂库存商品是否可以继续销售、门店库存商品是否可以继续销售、在售后服务过程中是否可以实施许可专利、许可人是否回购剩余库存产品、是否需要销毁生产模具等涉及许可期限终止问题进行明确约定。一般而言，如果权利人采取提成浮动方式收取专利许可费的，往往先设定一个停止生产的明确期限，同时设定一个停止销售的明确期限，允许被许可人在停止生产后的一定期限内继续将库存产品进行销售，但不得进行生产，根据总体销售额度结算专利许可费。
在对专利许可期限进行约定时，可根据情况设置一个自动续展的条款，如双方可约定在专利许可期限到期前的一定期限（如半年）内，如果双方没有通过书面等明示方式表明不再进行续展，则专利许可合同可自动续展一定期限（如2年）。自动续展条款的存在，使得双方避免了在许可合同到期后的再一次的许可谈判，提高了专利许可的谈判效率。
七、专利许可使用情况报告及会计审计
如果专利许可合同约定许可费的支付方式是根据实际生产或销售情况的持续付费，那么许可方就有必要在许可合同中加入要求被许可方按时提交专利使用情况报告并允许许可人委派专业会计审计机构进驻被许可方场地对专利使用情况进行会计审计工作的条款内容。双方需要在许可合同中明确约定，被许可方提交专利使用情况报告的时间、内容及方式（一般可约定按季度提交专利使用情况报告，提交报告的时间可以考虑安排在被许可人整理完季度财务报表之后；报告的内容至少应包括产品的出货量、销售价格、产品型号等信息；专利许可人可制作标准的专利使用情况报告模版并要求被许可人按照模版进行提交报告）；许可人对被许可人使用专利情况进行会计审计的时间、方式、场所、执行机构等（可考虑每日历会计年度进行一次会计审计，时间通常在次年的第一季度，审计的内容是上一会计年度全年的专利许可费是否存在应缴而欠缴等情况；一般需要委托专业的会计师事务所进行审计，并不建议由许可人内部的会计人员直接前往被许可人处进行审计，这是因为，实践中，许可人与被许可人之间往往存在竞争关系，直接由许可人进行审计可能存在着窥视竞争对手经营信息等风险；对于专业的会计师事务所，可约定数家双方都认可的第三专业机构，要求许可人只能在约定的范围内进行委派）；还需要约定对专利使用情况报告进行会计审计的标准，如果审计结果与被许可人出具的专利使用情况报告不符合，还需要约定在审计不符合标准的情况下的处理方式。
在专利许可合同中对专利许可使用情况报告及会计审计进行约定的目的在于对于被许可人是否如实申报专利许可使用情况以及是否如实缴纳专利许可费进行监控。实践中，经常会存在被许可人为少缴许可费而擅自少报被许可产品的销量或者销售价格。一般而言，如果被许可人欠缴的专利许可费占应缴的专利许可费小于一定的比例（比如5%），那么这种情况下一般可被认为是正常的误差，只需要被许可人后续补缴欠缴的许可费及相应的滞纳金即可；如果被许可人欠缴的专利许可费占应缴的专利许可费大于一定的比例（比如5%），那么这种情况下一般可被认为被许可人存在恶意欠缴行为，此时，许可人可在许可合同中约定一惩罚性条款，不仅可要求被许可人补缴欠缴的许可费及相应的滞纳金，而且还可要求被许可人支付一定的违约金（如欠缴许可费的两倍）或者承担会计审计费用；此外，许可实践中亦发现有一些被许可人为了少缴许可费，专门设立了用来应对许可费审计的会计岗，该会计岗通过制作虚假的会计报表将被许可产品的销量和销售价格拉低，从而降低需要缴纳的许可费，如果后续只针对该虚假的会计报表进行审计，一般可能很难发现问题，因此，许可人在进行会计审计时，应对被许可产品的销售合同、发票等其他财务资料也应一并进行审核。对于被许可人恶意造假的行为，许可人可在许可合同中约定一定的违约责任。
八、分许可
专利许可合同需要就被许可人是否享有分许可的权利做出明确约定。在大部分的专利许可合同中都会规定，在未经许可人书面同意的情况下，被许可人不得将其许可再次转许可给其他第三人或者在合同中直接约定被许可人不享有分许可的权利。这是因为，对于许可人而言，其对专利许可项目需要有一个统一的战略布署，其将专利许可给谁、如何进行许可、收取多少许可费、许可战略如何分步实施等，都需要进行统一的统筹和安排。如果允许被许可人享有分许可的权利，那么就有可能会打乱许可人的统一战略布署，并且有可能会对其他许可项目产生不良影响；允许被许可人进行分许可，意味着被许可人可以通过分许可获得许可费收入同时会导致市场上出现更多的专利产品，这将导致许可人对外许可收费能力的下降；此外，分许可过程中可能会出现超出原许可范围的情形，从而为潜在纠纷埋下隐患。
如果授权许可为排他性许可且合同并没有提及分许可，合同有时可能会被解释为暗含了对分许可的授权，如《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第27条就规定，“排他实施许可合同让与人不具备独立实施其专利的条件，以一个普通许可的方式许可他人实施专利的，人民法院可以认定为让与人自己实施专利，但当事人另有约定的除外”，由此可见，排他许可的被许可人在特定情形下可以进行普通分许可，除非当事人对此进行特别约定。
如果许可人允许被许可人享有分许可的权利，那么许可协议中就需要明确：被许可人可行使分许可权的具体范围，包括分许可权能、分许可地域范围、分许可时间、分许可渠道等；被许可人在签订分许可合同前，是否需要获得许可人的确认；对于被许可人通过分许可而收取的许可收益，许可人是否有权进行分享，如何进行分享；许可人与被许可人之间的许可合同终止、解除或者到期后，分许可合同的效力应该如何认定。
当被许可人为集团性企业时，签订许可合同的主体可能只是该企业集团的其中一个企业，而该企业集团的其他企业亦希望通过该许可合同获得专利许可。针对于非签约的其他被许可人的许可问题，许可实践存在两种许可模式：其一是授予许可合同的签约被许可人享有分许可权，其可以将专利分许可给其他非签约的集团企业；其二是在许可合同中直接规定其他非签约的集团企业亦享有专利许可权。第二种模式实质上是许可合同双方为合同外的第三方约定了权利和义务。由于许可合同的合同属性决定了其仍应具有相对性，其效力一般应仅限于合同双方当事人；但是中国合同法亦承认为第三人利益的合同，但是许可合同可否归类于为第三人利益的合同，可能仍属于需要深入探讨的问题。为谨慎起见，第一种模式可能更可靠一些。
九、被许可专利权有效性的维持
《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第26条规定，“专利实施许可合同让与人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务，包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求，但当事人另有约定的除外”。由此可见，在许可合同存续期间维持被许可专利权有效的义务以合同当事人约定为准，在当事人未就此约定的情况下，依该司法解释，维持专利权有效的义务由许可人承担。
虽然，约定由许可人承担维持专利权有效的义务更为普遍。但是，对于发生专利无效的情况，许可合同当事人在就此项义务进行约定时，还是应本着尽最大可能能够维持专利权有效的原则，约定由有着丰富专利无效实践经验、专利业务能力相对较强的一方当事人来承担此项义务。至于由于承担此项义务而带来的财力、人力的投入问题，双方当事人可以本着公平合理原则，约定由另一方来给予补偿。
十、专利许可合同的备案登记
根据《专利法》、《专利实施许可合同备案管理办法》的规定，专利实施许可合同应当办理备案登记手续。《专利实施许可合同备案管理办法》第5条规定：“当事人应当自专利合同生效之日起3个月内办理备案手续。”可见，专利实施许可合同登记并非是合同生效的要件，但是合同备案登记具有对抗第三人的效力，具体体现在：对于独占或排他专利实施许可合同而言，如果没有备案登记，权利人违反约定再次向第三方授权许可的，第三方得以善意第三人抗辩，在先独占或排他性被许可人不得追究其侵权责任，但可追究权利人的违约责任;如果在先许可没有备案登记，权利人再次向第三方发放独占性或排他性许可并经备案的，在后独占性或排他性被许可人可以对抗在先被许可人，从而禁止在先被许可人实施专利技术方案，在先被许可人可通过追究权利人违约责任获得救济。因而，许可合同最好还是约定双方需要对许可合同进行备案登记。
十一、无效合同条款的避免
《合同法》第329条规定：“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。”同时，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条进一步约定如下：
“下列情形，属于合同法第三百二十九条所称的‘非法垄断技术、妨碍技术进步’：
（一）限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；
（二）限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术；
（三）阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；
（四）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；
（五）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；
（六）禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。”
由此可见，如果专利许可合同中包括上面所列举的情形时，将会导致相应合同条款或者整个合同无效。而在专利许可实践中，专利许可人经常会以合同的方式约定被许可人不得以提出专利无效等方式对被许可专利的有效性提出质疑。而这种约定明显是属于该司法解释所约定的第（六）种情况。为了使专利许可合同不会因为个别条款的内容而影响其效力，合同当事人应当尽量避免约定违反《合同法》第329条规定的条款。
十二、承诺、豁免及免责
专利许可实践中，许可人可能会为被许可人接受专利许可设置条件，要求被许可人必须做出有关承诺及豁免才可以接受或继续接受专利许可。其中，“承诺”的内容包括被许可人承诺不会对许可人或其关联公司提出专利侵权主张，或者承诺不会基于许可人或者关联公司生产或销售的产品而对许可人或者关联公司的客户（包括供应商、经销商、分销商等）提出专利侵权主张； “豁免”的内容则包括被许可人对于在许可合同签订以前向许可人或其关联公司所进行的专利侵权主张进行豁免，或者对于基于在许可合同签订以前许可人或其关联公司已经制造或销售的产品而对许可人或其关联公司的客户（包括供应商、经销商、分销商等）提出的专利侵权主张进行豁免。同时，许可人一般还会在许可合同中约定，若被许可人违背其承诺或豁免，则其将会收回对其的专利许可，并且许可人有权利用被许可专利对违背承诺或豁免的被许可人进行权利主张。
关于在许可合同中约定承诺或豁免的效力问题，实践中一直都存有争议。有人认为，许可合同中的承诺或豁免条款其效力相当于要求了反授权，而且是一种免费的反授权。首先，这种合同条款可能会构成合同法上的显失公平，合同相对方后续可据此要求变更或者撤销该合同；其次，如果被许可专利是标准必要专利，那么，这种条款可能会被认定违反FRAND义务，如中国发改委在对高通的标准必要专利的许可行为进行反垄断调查时，就要求高通不得要求反授权。但是，当我们分析ETSI等国际标准化组织所制订的知识产权政策时，我们就会发现，ETSI等国际标准化组织是允许标准必要专利持有人在被许可方不对标准必要专利持有人承担同样的义务的时候，则标准必要专利持有人可以不再遵守FRAND义务。由此可见，许可合同中的承诺或豁免条款的效力问题还有待研究，但是，从当前全球范围的许可实践来看，有很多比较有名的专利权人都还在其许可合同中保留此类条款。
此外，专利许可人有时还会在许可合同中为自己设置免责条款。免责的内容一般包括：许可人不保证其专利必然属于标准必要专利或者必然被被许可人的产品所使用到；许可人不保证其被许可的专利申请必然符合法定的授权条件而最终可被授权；许可人不保证其授权专利不会被他人宣告无效或者不会被无效掉；许可人不保证其被许可专利在合同期内不过期。同时，许可人有时还会约定如其专利若被无效或被撤销或过期，则相应的专利许可会被视为是技术许可，许可合同继续有效且被许可人仍需按许可合同继续缴纳许可费。对于许可人所设置的上述免责内容的效力问题，也属于实践中争议较大的问题，如中国发改委在对高通的标准必要专利的许可行为进行反垄断调查时，就要求高通不得就过期专利收取许可费。
十三、知识产权瑕疵担保条款
《合同法》第353条规定：“受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人承担责任，但当事人另有约定的除外。”对于被许可人因实施被许可专利而侵害他人合法权益的情况，主要是指对他人的知识产权造成侵权的情况。
一般而言，知识产权瑕疵担保条款是专利许可合同的必备条款，但是许多专利许可合同仅就知识产权瑕疵担保条款进行笼统的约定，即承诺若被许可人因实施被许可专利而侵害他人知识产权的将承担赔偿责任。但是，我们知道，专利具有显著的地域性，如果被许可的专利是中国专利，而被许可人在中国制造专利产品后又将其出口到美国，在美国该出口的专利产品却侵犯了美国另一专利权人的专利，而被许可人并未告知许可人其会将专利产品出口至美国。那么，在这种情况下，许可人是否应当依据许可合同中有关知识产权瑕疵担保条款的笼统约定而承担对美国专利权人的侵权责任；该知识产权瑕疵担保条款是只应在专利权的有效范围内即中国有效呢，还是在专利产品出口国美国也应当有效，情况比较复杂，很难得出唯一的定论。但是，如果专利许可合同当事人在就知识产权瑕疵担保条款进行约定时，如果能够结合被许可人实施被许可专利的具体方式、使用被许可专利技术的专利产品的制造、许诺销售、销售、使用地域等来进行更明确、具体的约定，则可以有效避免上述问题的出现。但是，许可人又不能不合理地限制被许可人实施专利的地域，这有可能会导致该合同限制条款无效，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条就明文禁止权利人不合理地限制被许可人的销售渠道和出口市场。
十四、后续改进技术
专利许可合同签订后，许可方与被许可方都有可能对许可的专利技术作出改进，从而形成新的改进技术。对于何为改进，技术改进一方可能倾向于用比较宽泛的标准来定义改进，而另一方则可能正好相反，因此，专利许可合同应该就后续的改进技术进行明确定义。同时，在签订专利许可合同时，还需要考虑：如果该改进技术是由许可方做出的，那么针对该改进技术，被许可人是否可依许可合同自动获得许可并无需支付额外的许可费用，如果不能，那么在许可合同中是否可针对该后续改进技术的许可费标准进行规定；如果该改进技术是由被许可方做出的，那么许可方是否有必要通过许可合同提前获得该后续改进技术的所有权或者使用权，从而可以将该改进技术充实到其专利包中，进而增加其专利包的价值。
《合同法》第354条规定：“当事人可以按照互利的原则，在技术转让合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法。没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，一方后续改进的技术成果，其他各方无权分享。”因此，就实施专利后续改进的技术成果的分享应以许可合同当事人双方的约定为主；如果没有约定或约定不明时，则可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定；如果仍不能确定的，则后续改进的技术成果只能由改进方所有和使用。
由于后续改进技术成果是基于被许可专利所作出的，因此，对后续改进技术成果的实施一般都导致对被许可专利的实施。如果当事人并未就后续改进技术成果的分享进行约定，同时该后续改进技术成果又是由被许可人作出的，而被许可人如果在专利许可合同有效期界满后实施该后续改进技术成果的，其行为实质上已经对许可人的专利造成了侵权。因此，许可合同当事人在就后续改进技术成果的分享进行约定时，应当具有一定的预见性，本着互利互惠、公平合理的原则作出具体约定。
十五、侵权责任
在签订专利许可合同之后，可能存在着被许可方因为实施许可方的专利而遭受第三方专利权人起诉的情况，或者存在着未经专利许可人授权的第三方擅自使用许可人专利的情况；对于前一种情况，第三方专利权人的起诉行为直接对被许可人依专利许可合同实施专利的行为进行了挑战，给被许可人的生产经营活动造成了直接影响；而后一种情况，未经授权的第三方擅自使用许可人专利的行为虽然没有给被许可人造成直接影响，但是却间接变相抬高了合法授权之被许可人的产品成本价格、并可能会对被许可人的产品市场份额造成冲击，进而影响被许可人的市场竞争能力。对于专利被许可人而言，在与许可人签订专利许可合同时，应就这两种情况下，双方当事人的权利义务进行明确约定。
由于许可人的专利可能是其他第三方专利权人已有专利的衍生专利，也有可能由于专利审查存在问题从而导致许可人的专利被重复授权，存在着虽然被许可人实施的是许可人的专利但仍然侵犯了其他第三方专利权人所拥有专利的情形。对于这种情况，许可合同应该就应对第三方专利诉讼的主体、诉讼费用承担、败诉时侵权损害赔偿责任的承担以及败诉是否对许可合同的效力产生影响等做出明确规定。但是这种情况应当仅以许可人的专利是第三方专利权人的专利的衍生专利或者与第三方专利权人的专利的保护范围构成实质相同为限。
实践中发生更多的是第二种情形，即未经专利许可人授权的第三方擅自使用许可人专利的情况，由于这种情形对许可人和被许可人的利益都产生了不利影响，因此，需要在专利许可合同中就双方在针对该第三人的专利诉讼中的权利义务进行明确约定。关于在此种情况下，许可人与被许可人谁拥有针对该第三人的起诉权，不同的许可方式其结果也是不一样的。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条第2款规定，“在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼”，虽然现在尚不存在针对专利权的上述司法解释，但在实际司法实践中，则是参考上述司法解释来执行的。这也就是说，对于许可人而言，如果其是以独占使用许可方式进行许可的，那么，其在以这种方式进行许可的同时还把在发生专利侵权纠纷时对侵权人的起诉权也让渡给了被许可人。当独占使用许可被许可人发现他人侵犯专利专利权时，其可以不再经过专利权人的同意，而直接以独占使用许可被许可人的身份直接提起诉讼。此外，排他使用许可合同的被许可人可以和专利权人共同起诉，也可以在专利权人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经专利权人明确授权后，也可以提起诉讼。因此，专利许可合同的双方当事人需要就针对未授权第三人的起诉权做出明确规定，同时，还应就诉讼费用承担、从第三方获得的侵权损害赔偿金的利益分配做出明确约定。
十六、技术资料与技术指导的提供
我们知道，专利文件所公开的内容都比较笼统，其仅公开了构成具体技术方案的技术特征，而一般很少公开如何来实施该技术方案，仅依据专利文件所记载的内容有时是很难对专利进行实施的。因此，在专利许可谈判时，被许可人务必通过专利许可合同约定许可人提供实施专利所需要的技术资料，同时约定必要时许可人应当应被许可人的请求指派技术专家对许可人实施专利给予技术指导。
十七、违约责任
被许可人在履行专利许可合同的时候，可能会存在着未按合同约定支付许可费或者未按合同规定的数量生产或销售产品等违约行为，针对被许可人的此类违约行为，许可人可以在合同中设置违约条款，要求被许可人停止生产或销售产品，支付一定数额的违约金，并且亦可规定许可人此种情况下享有终止合同的权利；对于被许可人而言，此类违约行为的发生可能并非其有意为之，如果因此而需要停止生产或销售产品，对其可能会造成难以弥补的损失，比如，对于与第三方签订的产品销售合同无法按时完成交货、对于已经生产出来的库存商品无法进行销售等，因此，被许可人在合同谈判过程中，可以向许可方争取一个违约通知期，要求许可人在此种情况下应当向被许可人进行通知，并允许被许可人进行补救，只有被许可人在通知期限内未采取任何补救行为的情况下，许可方才可以行使终止合同等权利。
虽然，实践中的专利许可合同的合同条款可能多达数十项，但其主要内容都体现在了本文所述及的这十多项条款中，如果在起草或者审核专利许可合同时，能够将上述十多项条款的内容规定清楚、明确，那么就会明显降低整个专利许可合同的合同风险，并能够确保合同的质量。
此外，在专利许可实践中，还需要特别留意除非当事人有明确约定，否则将自动适用法律的专门规定的内容，如《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第26条规定，“专利实施许可合同让与人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务，包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求，但当事人另有约定的除外”；第28条第2款规定，“当事人对实施专利或者使用技术秘密的期限没有约定或者约定不明确的，受让人实施专利或者使用技术秘密不受期限限制”；第29条第2款规定，“当事人之间就申请专利的技术成果所订立的许可使用合同，专利申请公开以前，适用技术秘密转让合同的有关规定；发明专利申请公开以后、授权以前，参照适用专利实施许可合同的有关规定；授权以后，原合同即为专利实施许可合同，适用专利实施许可合同的有关规定”。
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影响许可协议的知识产权问题，以加拿大为例 | 每日IP英文第410期
每日IP英文第410期：
对于知识产权许可协议，其中涉及是否可以约定不质疑条款、担保、第三方诉讼、分许可等专业的知识产权问题。本文以加拿大为例，但是对各个法域的知识产权许可协议的签订，都很有启发意义。