FTO
Free to Operate.
Why
防范专利侵权，做好FTO尽职调查究竟有多重要？
FTO尽职调查的起源和发展在美国，现在已经形成规范化和体系化的模式及操作。而在中国，随着跨国投资人购买中国企业的技术或股权，也就逐渐将FTO尽职调查带到了国内。
目前，跨国公司或国内大型企业在推出一项新的技术或产品前，通常会对同行业的企业进行技术调查，并委托律师事务所或者其他专业的机构出具FTO尽职调查报告，旨在评估新技术或产品是否会侵犯第三方的知识产权。
一
FTO尽职调查的作用和时机
在美国，企业要求知识产权律师出具FTO尽职调查报告的主要目的是避免被法院认定为故意侵权（Willful Infringement）。若被认定为故意侵权，则侵权人恐将承担高额度的赔偿责任。若企业能够提供律师对企业所使用技术出具的不会侵犯他人专利权的FTO尽职调查报告，则可作为用以证明企业不构成故意侵权的证据。
在中国知识产权司法审判中，虽然法律未对故意侵权作出明确规定，但侵权人是否构成故意侵权仍是法院裁量时的一个重要考量因素。若FTO尽职调查报告的评价结果显示被调查的技术不构成对其他专利权的侵犯，则即使最终被认定为侵犯专利权，法院也会在认定赔偿额度时作出较低的裁决。由此看来，FTO尽职调查有助于企业减少经济损失，为企业带来商业价值。
通常来讲，企业从技术研发到产品投入生产需要一个漫长的过程，在技术研发初期进行FTO尽职调查，可以避免企业研发方向发生偏差，但是不能覆盖出具FTO尽职调查报告后产生的新专利技术。若在产品推向市场前进行FTO尽职调查，虽然可以涵盖目前已有的全部在先专利，但是FTO尽职调查报告一旦出现不利的评价结果，会对企业产生严重影响，企业将承担巨大的风险。
因此，企业选择开展FTO尽职调查的时间点就尤为重要，现在优选的方法是在技术研发初期进行FTO尽职调查，并在研发过程中不断进行更新，调查过程贯穿研发全过程。
二
FTO尽职调查的具体内容
FTO尽职调查的核心内容是对已授权的专利文献和已公开的专利申请进行检索，仔细将企业欲实施的技术与其相对比，评估企业技术是否落入专利或专利申请的保护范围。
调查后所形成的FTO尽职调查报告是一种法律意见书，主要内容包括技术说明、检索方法、检索结果、对比分析、评估结果和免责声明等几个部分。
做好FTO尽职调查不但要求对专利文献进行细致和全面的检索，还要求对专利是否侵权进行深入、透彻和专业的分析。对企业欲实施的技术与风险专利进行比对分析的过程，与在专利侵权诉讼中进行的常规侵权比对分析过程并无实质性差别。
因此，在专利侵权判定中应用的全面覆盖原则和等同判定原则都适用于FTO尽职调查。
在欧美，FTO尽职调查通常由专业的专利检索机构或专利代理机构完成。而在中国，FTO尽职调查的在先专利检索工作可以由经验丰富的专利检索工程师来完成，对调查技术和在先专利进行比对分析的评估工作可以由专利咨询师或专利诉讼律师来完成，出具FTO尽职调查报告的机构可以是知识产权咨询机构或知识产权律师事务所。
在FTO尽职调查过程中，除了要评估企业欲实施技术是否存在侵权风险外，还需要对涉及知识产权的其他事项进行调查。
例如：对发明人和委托企业所签署的雇佣或委托合同关系进行调查，对委托企业针对相关技术与第三方签署的转让和质押合同进行调查，对委托企业的在先专利的有效性和稳定性进行调查，对企业技术在进出口上的合规性进行调查，以及对在地方或区域上的特定法规和政策进行调查等等。
三
FTO尽职调查的后续影响
FTO尽职调查不可能涉及全部侵权情形，只能尽可能涵盖企业侵犯他人专利权的情形。这就意味着，一份结论为“被调查技术不侵犯他人在先专利权”的FTO尽职调查报告，并不能成为企业实施技术的“护身符”。他人仍有可能对该技术的实施提起专利侵权诉讼。
若FTO尽职调查结果显示，企业被调查的技术有可能侵犯他人的在先专利权，则欲实施该项技术就应在商业策略上作出调整。
所作出的商业调整包括：
修改欲实施的技术方案，以免落入在先专利权的保护范围；
等待在先专利权保护期满后，再开发和实施该项技术；
针对在先专利权提起专利无效宣告程序；
购买在先专利权人的专利；
与在先专利权人就许可使用、交叉许可、建立专利联盟等进行协商；
彻底放弃实施该项技术。
随着中国企业创新能力的不断提升，具有技术研发能力的中国企业吸引着众多的跨国公司前来投资，同时也有越来越多的中国企业走出国门对国外公司进行收购，还有广泛的中国企业通过自主创新来抢占市场主导地位，这些都要进行必要的尽职调查。
可以预见到，在未来的实际情况中，FTO尽职调查会越来越多地出现在交易和技术研发项目中，无疑将扮演着更为重要的角色。
不做FTO，假装不知道第三方专利，能够避免故意侵权吗？
最近笔者发现很多企业为避免“故意侵权”造成惩罚性赔偿，在产品开发过程中，故意不作专利侵权分析或FTO。他们的理由很简单，这些产品国外相关的专利太多，如果做FTO，大概率是侵权的，在这种情况下做了FTO报告，列出一大堆高风险的专利，最后一旦被起诉，这个FTO报告有可能在搜证调查（Discovery）程序中被发现，反而成为故意侵权的证据。
这种想法看上去很有道理，实际上是不理智也不划算的。
首先，在具体案件中用FTO报告作为故意侵权证据的概率极低。这方面涉及到FTO的形式，以及搜证调查程序的问题。一般企业也不至于拿出一份有明显侵权倾向的FTO报告给原告作为要求惩罚性赔偿的证据。这是在知识产权管理中完全可以避免的事情。更何况，有搜证调查程序也只在美国等少数国家，在其他国家和地区，比如中国根本不需要担心这个问题。
其次，原告证明故意侵权有很多种方式，根本不指望用FTO报告。从美国已有的案例来看，一般对方注意到相关产品，只要想采取行动，很容易采取各种方式让对方知晓相关专利。在已有的几个诉讼中，专利引用数据也常用来被当成故意侵权的证据。例如威斯康辛校友基金会起诉苹果故意专利侵权就是以引用为证据的。从这件专利的引用分析看，苹果引用该专利最多。法院最后支持了原告的请求。
图片
红色是苹果的引用
在Portal通讯此次起诉苹果故意侵权时，再次用到了苹果专利的引用数据。Portal通讯声称苹果公司在美国的专利申请中，超过一百多个专利引用了该专利。
该专利的引用图谱如下。
图片
在苹果三星滑动解锁专利的世纪大战中，苹果也用三星的引用作为故意侵权的证据，相关专利被三星引用十几次。
图片
今年8月份，美国激光雷达制造商Velodyne LiDAR在加州北部地区法院起诉两家中国自动驾驶领域的企业涉嫌故意侵犯其专利，要求最高三倍赔偿，也是以两家公司的专利引用作为证据。
专利引用作为证据，被告有时候很难避免，即使自己不引用，审查员也会引用，总不至于为此不申请专利。
第三，提前进行专利风险分析，做好防控措施，可以减少不必要的侵权，提高风险应对能力。实际上有很多侵权是可以完全避免的，有些专利即使绕不过去，专利本身的稳定性也有很大的不确定性。通过预警和FTO分析，早做准备，即使将来遇到诉讼，因为准备充分，也有对抗的资本。
可见，做FTO分析的好处十分明显，FTO成为故意侵权证据的担忧是完全不必要的，这种情况在管理程序上就可以避免，对方若要指控故意侵权，也不必以FTO报告为证据，相反，专利的引用、官方的告知用作证据更为常见。
当然，更关键的是FTO可以减少大量不必要的侵权，对于绕不过去的专利，也能通过FTO或预警提前知晓，做好防控措施，提前准备，提高将来应诉的能力。而担心FTO作为故意侵权的证据不作FTO分析则有点因噎废食，多少有点自我安慰的意思。这就像人们担心被查出什么问题而害怕去体检的道理一样。明知前面有很多雷，提前知道一些情况，有些雷是很容易排掉的，为什么还要做无谓的牺牲呢？即使有部分雷暂时排不了，也能提前做好防护措施，减少将来的损失，假装看不见肯定不是好策略。
FTO检索：寻找“专利丛林”中的自由领地
众所周知，专利权具有独占性，专利申请和布局的行为也常被形象地比喻为“跑马圈地”。企业一方面要提高自身专利申请的质量，保护住自己的专利；另一方面也申请大量低水平专利，形成防御性屏障，从而使自己在今后可能发生的专利纠纷或交叉许可中处于有利的谈判地位。为了保持自身的竞争优势，企业只有持续加入到这场“跑马圈地”的运动中去，这也就形成了“专利丛林”的现象。
美国经济学家Carl Shapiro曾说“知识产权权利交织成一个茂盛的丛林，开发新技术的人必须运筹帷幄才能获得其所需的全部技术许可进而将新技术商业化”，当企业在新产品上市或实施新技术时，首先面临的问题就是能否在这片专利丛林中自由穿行，找到属于自己的自由领地，而这就必须进行FTO检索分析。
FTO基础扫盲
有些读者对FTO可能还比较陌生，下面先进行一下扫盲。FTO是“Freedom To Operate”的英文缩写（英文也有叫“Right to Use”），中文一般称为自由运作分析或自由实施分析。在一项技术在实施应用前，即商业化前一般应进行FTO检索，寻找可能遇到的专利壁垒，并识别侵权风险，保障技术能够自由地运作。
FTO在美国比较普遍，因为美国进行FTO检索和分析可以避免被法院认定为故意侵权而加重赔偿额度（但也有说FTO也可能导致故意侵权的证据，是一把双刃剑），由在相关管辖区域内经许可的专利律师出具的一种法律意见书，具有一定的法律效力。
美国专利法第284条(损害赔偿金)：法院在作出有利于请求人的裁决后，应该判给请求人足以补偿所受侵害的赔偿金，无论如何，不得少于侵害人使用该项发明的合理使用费，以及法院所制定的利息和诉讼费用。陪审人员没有决定损害赔偿金时，法院应该估定之。不论由陪审人员还是由法院决定，法院都可以将损害赔偿金额增加到原决定或估定的数额的三倍。 法院可以接受专家的证词以协助决定损害赔偿金或根据情况应该是合理的使用费。
FTO检索与当前所提的专利预警分析有一定的相似之处，都是针对特定的技术或产品，在特定的地域范围内分析专利侵权风险，而FTO所面对的产品或技术则更为具体、针对性更强、检索周期要更短、响应需要更迅速，偏向于微观。而专利预警分析则稍偏宏观，主要起到“防空警报”的作用。
FTO的几个关键问题
FTO的实施流程主要包括：准确理解产品或技术、实施防侵权检索、疑似侵权专利筛选、专利侵权风险判定等步骤，严格来说上述四个步骤都非常重要，但是其中的核心在于防侵权检索和专利侵权风险判定。
防侵权检索（Clearance Search）是专利检索的一个非常重要的类别，为最大限度的排除风险，一定要查全，并主要针对可实施的专利（也就是已经缴纳了最近一次的年费或维持费的专利，或仍在诉讼时效内的已届满的专利）。通常，检索时可以专注于竞争对手的专利，尤其是客户或投资者指定的一些主要的专利或专利权人。
为保证FTO检索的全面性，一方面需要采用多种检索工具来进行检索。由于不同的检索工具在数据库、检索功能上均有一定优劣势，通过选用多种检索检索工具来尽量消除这种影响。Thomas.E.Wolff在《FTO:我的六条基本法则》其中一个法则就是采用两套独立的检索数据库和工具来分别进行FTO检索，实际采用检索工具上多达5-6种。
另一种就是采用多个检索人员进行“背靠背”检索。因为每个人对技术的理解和检索策略均存在差别，通过背靠背检索来尽量降低人为影响。通过多人的协作检索，可以让检索者就同一案件进行技术和检索策略上的交流，无疑会大大提高检索的全面性，但是同时也会进一步增加检索成本。
在检索到疑似侵权专利后，下一步就需要进行侵权风险判定。由于不同地域的专利侵权标准会有所差异，但是判定的原则有一定的相通性，例如判定原则通常为全面覆盖原则、等同原则、多余指定原则以及禁止反悔原则等，当然，当地专利律师对当地法律会理解更为准确。
对待上市产品或实施技术与疑似侵权专利权利要求进行权利要求对比，必要时要查询该专利的审查中间文件并进行综合判定，并给出侵权风险有无、高低的结论，最后形成法律意见书。对于确定有侵权风险的，一般则可通过后续的规避设计、专利许可或提起专利无效来规避或消除。
FTO的局限性与国内现状
FTO检索和分析时，通常直接与企业的市场经济活动相关联，在风险判断时要极其慎重，必须要对技术和法律理解准确，实施专业全面的检索。但也应当认识到，FTO的检索也有一定的局限性。检索通常与所投入的人力和时间有很大关系，检索全面性也是相对的，只能是在规定的时间和人员投入下尽量降低漏检率。
其次，防侵权检索终止后，起草FTO报告交付客户的这段时间内新公开的专利是会遗漏的，所以这个时间周期要越短越好，这也要求FTO检索要有一定的快速性。正是由于以上原因，FTO报告通常也会附上免责条款。
在我国，一方面随着我国企业“走出去”的步伐加快，参加海外展会、新产品海外上市等市场活动越来越频繁，有必要针对特定的海外市场进行FTO检索和分析；另一方面，随着国内专利跑马圈地的现象越来越突出，专利丛林开始显现，知识产权保护的力度也越来越大，即便新产品在国内上市也将面临着越来越大的专利侵权风险。
中国专利法修订草案（送审稿） 第六十八条 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
此外，根据最新的专利法修改草案，也明确了故意侵权将加重侵权赔偿额，未来法院对于在国内所做的FTO检索报告是否赋予一定的法律效力，作为判断故意侵权的一种依据，也不是没有可能。
因此，在当前“专利丛林”愈加茂密的环境下，FTO检索作为防范专利侵权风险的有效手段，必将成为企业找寻技术实施自由领地的有力工具。
What
专利自由实施分析（FTO）的操作过程-李银惠
FTO（free to operate，专利自由实施分析）在美国是用来证明自己不是故意侵权的，因为美国的专利故意侵权可以三倍赔偿。我这里讲的FTO跟美国人无关，中国的FTO报告与故意侵权完全没关系。
我这里讲的FTO，实际上是专利风险排查，是帮客户找到有侵权风险的专利的意思，是一个企业用来验证自己会不会侵权，先让自己心里有底而已，不是给法院证明什么。FTO报告的最终结果，就是精确地找到几篇有侵权风险的专利，发给老板看。
至于老板问，我们怎样才能不侵权呢？嘿嘿，那是下一个收费项目。我这篇文章写的FTO，只负责找到有风险的专利。至于如何排除风险，那是规避设计的事情，要另外收钱。规避设计详见《实际操作专利规避的几个必要步骤》点击进入。
一、哪些情况需要FTO？
我做FTO遇到过这样的案例。
（1）客户从这个行业转向另一个行业，进入新的技术领域，需要FTO；
（2）客户从国内转向欧洲，进入新的国家的市场，需要FTO；
（3）客户从供应商买了一套设备，很贵，打算拆解之后自己做，自己用，需要FTO；
（4）客户发现有个同行抄袭，打算起诉这个同行，但这个同行也有很多专利，需要FTO。
二、FTO需要的能力条件？
就是验证一个产品，是否侵犯了一个专利权，拿这个产品与专利的权利要求进行比对，依靠一堆原则：全面覆盖原则、等同替换原则、功能限定、现有技术和先用权抗辩，以及这个专利是否稳定，新颖性、创造性怎么样，公开充分不，权利要求是否清楚、简要。
一个专利侵权诉讼一审可能要持续一年才能判决，最快也得半年吧，原被告律师以及当事人，加上一个审判员两个参审员一个助理一个书记员一个技术调查官，可能要十个人了。一个专利就要十个人搞一年，100件专利，就这么搞100遍。那就要折腾死人了，做得过来吗？做不过来啊。
所以，FTO分析是肯定要简化流程，简化操作。
既然FTO就是侵权分析，最主要的两个分析就是权利稳定性分析和是否侵权的分析，权利稳定性分析也要取消掉，只留下是否侵权的分析。
比如，一个实用新型专利明显是权利要求1的保护范围写的特别大，明显连新颖性没有。但是，只要它没有被无效，你只能认为这件专利是有效的，需要进行侵权分析。
（一）专利侵权诉讼实务经验是基本要求
由此，进行FTO分析的人，当然应当具有专利侵权诉讼的实务经验，单纯的一个撰写专利的专利代理人去做FTO分析，或者单纯的专利检索分析人员，或者国家专利信息领军人才、师资人才这种（国知局评的），这种称号的人，如果没有实际代理过专利侵权诉讼案件，你自己觉得能不能行？
或者，仅仅代理过商标、著作权侵权案件，仅仅代理过外观设计专利侵权案件，没代理过发明和实用新型侵权案件的律师，能不能行？你自己觉得能不能行？
或者，一个法学教授、博士硕士，法学知识丰富，论文成堆，你觉得能不能行？
甚至，我觉得如果一个专利律师，没有经历过几个莫名其妙赢了，莫名其妙输了的案件，可能都比较难深刻理解专利的不确定性。
我一直觉得，输了的官司，对我更有启发性，因为我不得不复盘，反思，虽然我很讨厌输。
（二）专利检索能力
我所说的FTO，是找到让客户有侵权风险的专利的意思，由于在“找”的过程中，要把不侵权的那些相关专利都分析一遍为什么不侵权，为什么可以自由实施，所以才可以称之为FTO，自由实施分析。
由此，根据技术关键词，先检索到专利，这还是需要一点专利检索能力的。但这个能力相比于侵权判断实务经验来说，重要性差一点。上述四个类型的案例，第（3）和（4）两种，基本不需要什么检索能力。第（3）种，客户从供应商买到的设备，直接去检索供应商现有的专利就行了，以供应商的名称或者老板名字检索即可，或者顶多检索一下供应商的相关公司。第（4）种，客户已经发现同行的专利，也是以同行的公司名称或者老板名字检索专利就可以了。为了稳妥起见，当然也要适当扩展检索，以技术关键词也要重新检索一遍。
第（1）种和第（2）种的检索，确实需要比较精深的专利检索知识和能力，至少你得知道，同义词替换，IPC分类号做啥用，EP专利与GB、WO、CN、US专利的区别和关联，授权与未授权的区别，未授权与授权后不交年费的区别，当前是否有效怎么查。
中国和美国专利不说了，都是大一统的国家，方便得很。讨厌的是欧洲，欧专局专利EP授权了，不一定在英国GB有效，有可能就没进入英国，进入了德国。也有可能有IT意大利专利，只在意大利有效，但没有欧专局EP同族，其他欧洲国家都没有权利。德温特数据库倒是不错，太贵，作为中国的专利代理机构，傻子才用德温特，我们用incopat，或者直接EPO网站。我怀疑这一段我写的不对，因为让我一个中国专利律师去分析欧洲专利是否侵权，本来就不靠谱。但是，让欧洲专利律师去分析FTO，收百倍的价格，肯定没有百倍的质量，客户也不愿意。至少，我先筛选一遍之后，再找欧洲专利律师沟通，也会节省很多费用，减少很多浪费。
（三）hold住场面的沟通能力
FTO分析是用产品的技术方案与专利的权利要求进行比对，权利要求是写在专利文件里了，但产品的技术方案在哪里？在产品上。但是，产品是不会对你说话的，你要自己去看。产品身高八百米，腰围也是八百米，作为专利律师，你怎么办？给你图纸看，你看得懂吗？绝对看不懂，完全看不懂，百分百看不懂。
所以，产品的技术方案的载体，只能是做这个产品的工程师。让工程师现场即时口述技术方案，由专利律师即时记录，并判断是否侵权。这个过程，堪称炼狱，技术理解要快，专利理解要快，还要hold住工程师，别被工程师带偏了。如果专利律师本身的精神力不够强大，你都不知道工程师在说什么。
尤其是，工程师有一种根深蒂固的倾向，认为自己不侵权，总是有意无意地忽略侵权的技术特征，强调一些对于侵权判断毫无关系的技术内容，把专利律师往坑里带。
三、FTO的操作过程
这才进入正题，正题的篇幅只占五分之一。
步骤一：检索
这一步主要是确定检索关键词是什么，是技术关键词，还是分类号，还是权利人，还是产品名称。
这一步决定了能够落入分析范围的专利是什么。例如第（1）种客户，进入的新行业是柔性显示器，可弯曲的那种。第一件事是先把已经知道的，已经在研究柔性显示屏的公司名称都列出来，让客户的工程师去列出全部名称。然后，根据这些公司现有的专利申请，阅读后获得分类号以及技术关键词的信息，还有专利主题名称的一些启示。最后再根据获得的分类号、技术关键词、专利主题名称都信息再检索一遍，看看重合度，最终再确认用什么样的检索词能够一网打尽全部专利。
步骤二：粗晒
把一网打尽的全部专利，进行第一轮筛选，这一轮筛选是比较粗犷的，相对简单。剔除条件是，（1）失效的当然剔除，（2）技术领域、主题名称明显不符合的剔除，（3）其他不相关的剔除，例如技术思路与已知的客户技术方向完全不是一回事的，可以直接剔除。
实际上，粗晒也是要一篇一篇专利看的，只不过不用看完全文，只是看完背景技术、摘要与摘要附图、权利要求1，就差不多了。
步骤三：精晒
这一步是真正的精华，就是专利人员与技术人员面对面，看着每件粗晒后的专利的权利要求，让技术人员说出自己公司的技术方案是什么样子，由专利人员确定是否落入眼前在读的权利要求的保护范围。
专利人员需要实时记录技术人员说的技术方案，并且要实时记录为何侵权与为何不侵权的判断，如果不现场记，事后绝对马上忘记。
专利侵权判定是不确定性很强的工作，为了稳妥起见，我一般这样操作。
1 | 绝对不侵权的专利，就是仔细分析之后，权利要求1从头到尾没有几个特征是符合的，这种当然不侵权概率非常高，可以标记为3级专利。 |
步骤四：报告
就是把上述几个步骤的过程写下来，形成可追溯的文字记载，同时也附上所有的检索过程文件。对于老板来说，最终只看一句话：有几件专利有风险，专利号是多少。
最终产品是给客户提供一个《专利风险分析报告》，其中能够给客户明确，在哪些国家，哪些公司，哪些专利中，我们肯定不会涉及到侵权的问题。
但在封面上应该强调，这个分析报告的结论并非永恒不变。因为，第一，只对客户公司给我提供的技术信息负责，如果客户修改了产品的技术方案，就有可能落入某个专利的保护范围。第二，竞争对手可能申请新的专利。
四、结论
做FTO分析报告，怎么收费？这个很难确定。因为，你无法预料会检索到多少专利，你甚至都不知道，最终的结论到底是有风险，还是没有风险，这要做完了整个分析才能知道。而且，我总是很不好意思地，假如我做完了整个报告，发现完全没有风险，我会觉得工作没做好，客户什么也没得到。如果最终报告是有几十篇专利的侵权风险，我也会不好意思，感觉我工作没做好，客户风险也太大了。最完美的报告是，风险专利在10个以内，既表示我工作做得好，而且客户风险看起来也不多。此时再顺理成章收个规避设计的费用，简直完美。
FTO分析报告，当然是按照工作量收费，检索、粗晒、报告，这三个步骤的工作量相对固定，可以固定收费。精筛的工作量，依赖于粗晒的结果，粗晒剩下的专利越多，当然工作量越大，所以精筛可以按件收费。
话说，这些东西都是实践经验，有人教过我吗？完全没有，我就是凭感觉，感觉要做FTO的话，就只能这么做。第一次做可能还不熟，但多做两次，自然就形成了经验。
How
FTO应该什么时候做最合适？
经常听到客户在问做FTO的时机问题。FTO到底在什么时候最合适？这本应该不是个问题。正常情况下，做FTO最合适的时机应该是在产品原型（Protype）基本确定之后，大规模投产之前。在这个时候做FTO，一是因为产品结构基本确定了，不会有多大的修改。如果FTO做得过早，刚做好了FTO，开发部门或许已经修改了方案，到产品上市时候又得重新做FTO。倘若FTO做得过晚，等到产品已经投产之后再做FTO，这时候如果发现专利侵权风险太大，修改的成本太高，将已经投产的产品主动销毁也不现实。
但是在产品原型确定之后，投产之前做FTO也有个问题，就是虽然企业还未投产，但是研发阶段已经基本结束，如果这时候做FTO发现了风险特别高的专利应该怎么办？推到重来或者大规模修改成本依然很大。产品开发流程的期限一般都卡得比较严，在FTO过程中确定了风险之后再让研发重来一次阻力可想而知。
产品的FTO天然有一个缺陷，就是一旦发现很多高风险的专利时，就没法freedom to operate了。狭义上的FTO报告是用来在法庭上抗辩故意侵权，避免惩罚性赔偿的。总不至于拿着一份明明白白写着侵权风险大的FTO报告让法官看，那是自证侵权。
其实产品侵权风险防控是一个系统的工程，要从研发的前端就开始着手。科学的做法是在研发开始之初就应该有整体的专利分析（landscaping），在概念的阶段就避开那些风险较大的专利。这时候也可以称为专利的风险预警，它与FTO虽然都有防控专利风险的目的，但做法和要求完全不同，这一点我们以后的文章再说。
在前端做了专利风险的预警之后，实际上有很多机会将主要的专利风险避开，这样在产品上市的时候做FTO实际上只是进一步的确认，工作量已经小很多。这时候的FTO才能真正称得上FTO（Freedom to operate），否则做FTO之前就已经知道侵犯很多专利了，那也不可能freedom to operate了。
然而，并不是每个企业都建立了与研发流程相匹配的专利风险防控体系，这样体系并不会给研发带来负担，反而会促进和加速研发的进程，这一点在研发与知识产权部门的沟通中经常出现问题，知识产权部门必须要让商业部门明白风险防控帮助研发解决问题，而不是造成阻碍，这一点暂不赘述。很多企业做FTO之前，研发之初并未做过专利的预警，有的甚至是在产品上市之后，需要进入海外市场的时候才想起做FTO，把所有的风险核查寄托在FTO身上，这时候的FTO实际上已经不是真正的FTO了，因为可能存在很多的风险因素，因此FTO报告要满足要求就需要很多的技巧处理。
怎样做好FTO的检索
为了讨论好这个问题，我们还是要对这里的FTO做个限定，我泛指专利风险分析，详细的情况请参见以前的文章如何进行FTO分析与报告制作。一般做FTO时，第一步的工作是要确定目标国家或地区，因为原则上FTO只检索目标国或地区的有效专利。
但是设定目标，并不意味着检索就要限定在这个范围。这实际上是两个问题。很多人以为将检索限定在目标国范围，可能会节省时间。实际上有时候这会更加浪费时间。因为单个国家的专利文献是断层的，很多疑难检索的专利实际上“理”出来，比如先找到一件稍微近似的美国专利，然后顺这件美国专利暴露出来的申请人、发明人、关键词、分类、引用，顺藤摸瓜找到了更加接近的中国专利，而这件中国专利则是一开始很难定位的。所以在FTO检索时扩大检索的范围，有时候反而更容易找到目标国的关键专利。这是从检索方法论的方面考虑，扩大检索范围，很多时候反而能节省检索的时间，提高检索的精确度。
FTO原则上只查找有效授权的目标国专利，那么对于失效的专利是否不必去找呢。有人可能以为既然是FTO，那当然是要找授权有效的专利，无效的文献找到也没有意义。这种认识是不对的。无效的专利当然不存在潜在的风险，但与上文所述一样，无效的专利暴露出的申请人、发明人、关键词、分类、引用是找到有效相关的专利的重要提示。
从FTO结论管理上看，无效的专利也有重要的意义。因为有时候相关产品的特征早已是被现有技术公开了，但是因为各种原因，还能找到许多相关的授权专利，比如实用新型。如果对这些有效专利的范围进行了详细的比对，结果发现侵权的风险非常大，而实际情况下，这些有效的专利都不稳定，因为关键的现有技术早已公开了关键的特征。从法理上，完全按照现有技术去做，本身就是FTO的一种，表明是可以自由操作的（Freedom to operate）。所以FTO的检索范围包括失效的专利有时候很有必要。当然，扩大检索范围并不意味着在结论上展示这些范围。
对于未授权的专利要不要考虑？未授权的专利，最大的问题是保护范围不确定，如果对未授权的专利的权利要求进行分析，有时候结论会失控，这样的FTO无法管理。一般情况下，对于未授权的专利，会根据具体的需要列出来作为参考，不作详细的权利要求比对分析。
对于30/32月内的PCT申请或者巴黎公约1年内目标国之外的专利申请要不要考虑？这个问题实际上与上一个问题类似，因为这些申请是未授权的（当然有些授权快的专利也有一年内授权的。我现在写文章被抬杠抬怕了，你要说这些专利都是未授权的，马上就有人留言说有专利在1年内授权的），即使将来进入中国，范围也是不确定的，结论同样无法管理。更何况这些专利还不一定进入中国。如果申请人非常关键，可以列出来作出说明，不需要进行权利要求比对。
FTO的检索不仅在范围上与可专利性的检索不同，更重要的是FTO对检索的查全率与查准率要求特别高。在所有的检索中，FTO是少有的对查全率与查准率要求都极高的。对于无效检索，虽然要求查准，但不要求查全，找到能够无效的对比文件即可。但是对于FTO则不同，不但要求查准，还要查全，不能漏掉关键的专利。如果是狭义范围上的FTO，检索式必须要达到一定的要求，以表示检索尽了合理的努力，最终没找到潜在侵权的专利，所以能够规避故意侵权，否则FTO简单输入几个关键词，最后得出结论没有潜在风险的专利。拿这样的报告去规避故意侵权，在情理上说不过去，这一点在美国是有案例的，笔者在以前的文章有过论述。
总之，FTO对检索的要求极高，需要完备和科学的检索式，保证检索的查全率和查准率。
如何进行FTO分析与报告制作（二）
FTO是什么？
FTO（free to operate）是个外来词，指的是技术实施人在不侵犯他人专利权的情况下自由实施，有时也称right to use。FTO分析在美国、中国、德国等国应用比较普遍。与其他的专利分析报告相比，FTO名称上看起来比较另类，,翻译成中文是技术自由操作，导致人们在理解时扩大了概念范围，有时把商标侵权、技术合规等也放到FTO分析的范畴中。本文提及的FTO使用其最基本和普遍的定义，限定在专利风险分析的范围内。
FTO与专利不侵权分析、专利风险分析、专利预警几种专利侵权相关的分析容易混淆，实际工作有时候会有重叠，但有时会在不同情况下应用。FTO分析一般侧重于自由实施，侵权人在被诉专利侵权时，可以用FTO报告证明自己非故意侵权（willful infringement ），以避免惩罚性赔偿，所以FTO分析既分析有效专利也分析失效的现有技术，目的在于证明当前“技术”可实施，不会侵犯他人专利权。专利非侵权分析（non-infringement）侧重在已经知晓相关专利的情况，将现有方案与已知晓的专利进行权利要求比对以判断是否侵权。专利风险分析一般只分析有效的专利，这点与FTO不同。专利预警一般用在产品处于研发前端未最终成型时。实践中这四种专利侵权相关的报告会有相互重叠交叉的地方，需要哪种分析取决于具体的商业目的。FTO主要目的是用于证明非故意侵权以避免可能的惩罚性赔偿。
何时进行FTO分析？
侵权风险分析当然越早越好，但在研发的早期产品和概念还未形成，这时候可以进行专利预警，无法进行产品权利要求的比对，FTO的分析可以贯穿整个产品开发过程，但原则上要求有确定的技术特征，否则与一般的专利预警无差别，最终的报告也无法用来证明非故意侵权。科学的做法是在产品研发前端有相应的专利预警，让研发人员知晓该领域的相应专利，在产品技术特征最终成型后进行FTO分析，这个时候FTO的结果侵权可能性已经很低，最后的步骤只是确认不侵权的，否则在产品技术特征成型时确定侵权，这时候再修改和规避的代价会大得多。
FTO报告需要哪些要求？
在美国司法实践中，有几个案例确定了避免故意侵权的原则，包括早期的尽职（dare care）原则和客观轻率（objectivelyrecklessness）原则，在这种原则之下，起诉方需要证明侵权方“在极大可能知晓专利侵权情况”，侵权人通常可以用FTO报告规避故意侵权指控，显示自己尽到明显的注意义务，比如经过基本的专利检索、专利筛选、相关专利的权利要求比对等。
但有意思的是，美国联邦法院在HaloElectronics V. Pluse Electronics案中否定了所谓的“客观轻率”的原则，而是将故意侵权的裁判权还给了地方法院[1]。在这种情形下，权利人指控故意侵权的难度实际上降低了，根据“客观轻率”的原则，被控侵权一方提供的FTO报告上没有提到相关的侵权风险，而原告在没有其他的强证据的情况下，无法追究到故意侵权责任，故意侵权的三倍赔偿也形同虚设。权利人完全可以“假惺惺”地让律师制作一份无相关专利踪迹的报告来规避可能的故意侵权指控。因此，故意侵权裁定区回到地方法院，侵权一方被控故意侵权的可能性更大了，这就间接地要求企业在专利侵权风险预警上花更多精力，而不能像过去一样，拿一份律师签字的FTO报告就可以轻松地规避故意侵权了。在中国，FTO做到什么的程度才能抗辩故意侵权指控，目前没有相关的案例可参考，但参照一般的专利侵权标准，检索需要较高的查全率、权利要求比对需要全面覆盖原则和等同原则两方面，这些都需要反应到报告中，以证明尽了极大的注意义务。
如何进行FTO调查？
一、确定产品的上市区域
专利具有地域性，专利侵权的分析先要确定下产品生产和上市的地区，这样有的放矢减少实际的工作量和不必要的权利要求比对分析。
二、理解产品技术特征？
一个产品的特征可能有很多，即使对于一个全新的产品，也有很多标准件，不可能对于每个特征进行FTO调查，一般只分析侵权可能性大、企业自身研究开发、及产品上有创新的的技术特征。专利侵权判断是需要产品特征与权利要求进行比对的，进行FTO的特征不能太宽。比如新产品是一台负离子电风扇，可能需要侵权分析的只有产生负离子的装置的某一部分。
三、全面的专利检索
FTO的专利检索需要较高的查全率，关于检索的技巧本文暂时不介绍，留在后续文章专门讨论，这里需要强调的是，要避免故意侵权指控，检索需要尽到基本的要求，比如行业常见的关键词、基本的分类，否则产品是负离子电扇，检索词里面连“离子”这个词都没有，这显然容易说不过去。
FTO的检索需要综合运用各种检索策略，保证查全率，避免漏检。对于权利要求的检索是重点，但FTO检索并不能只限于权利要求，因为权利要求的术语相对抽象，无法与具体特征对应，全文和其他部分的检索依然非常重要，FTO也需要关注失效的专利。
四、专利筛选
筛选出最相关的专利，包括失效的专利和尚未授权的专利，所有相关的专利都应该放到关注目标中。专利的筛选需要筛选人对专利的技术有相当深入的理解，对可能较相关的专利分成若干等级。
在专利筛选过程容易出现两种极端情况，一种是相关专利特别多，似乎风险较大，一种完全没有相关的专利，似乎风险很小。相关专利太多会导致后续的权利要求比对进入失控状态，导致风险无法管理，比如你发现一百个高度相关的专利，即使认真对每个专利比对了一番，但最后的结果可能依然不可靠，因为每个比对的误差综合在一起，已经使得最后的准确率有较大折扣了，另外，FTO报告中分析太多专利，反而使得故意侵权的可能性增大，需要明显注意和规避的专利也多了。
对于查询到的相关专利特别多的情况下，需要进一步详细分析，剔除权利要求保护范围大量重复的不稳定申请，尤其是未经过审查的实用新型专利。对于检索到的相关专利特别少的情况，需要理清相关的技术脉络，确定与技术方案最接近的专利，要让风险的距离清晰可见，比无关痛痒的“相关领域没有检索到相关专利”更有说服力。
五、权利要求的比对
FTO的报告需要对检索的相关权利要求与产品特征有基本的比对，以确定相关产品特征是否落在检索到的专利权利要求范围内。侵权判断的原则包括全面覆盖原则与等同原则。
六、结论
FTO的结论需要特别谨慎，一般论述该技术是现有技术或者不侵权任何相关的专利，尽量不出现侵权、风险高等描述。在出现较高风险专利的情况，需要与相应的业务部门商量，写在FTO分析报告的高度侵权和风险的结论有可能起到相反的效果。企业很多商业活动是明知风险而为之，很少会有完全无风险的情况，更重要的是对风险和收益的权衡。当然一份在侵权诉讼中能用得上的FTO报告，其结论当然不侵犯任何专利权为最佳，否则报告中都明确中写出了高风险，依然故意实施，故意侵权嫌疑大增，这也是FTO报告与一般的专利侵权风险分析报告的重要区别。
FTO报告的模板
一、背景介绍
介绍相关的技术特征，明确需要进行FTO分析的技术特征细节。
二、产品生产、销售区域
三、数据库的选择
四、关键词和检索策略
列出一定数量的检索式，检索式一般包括关键词和分类（这里要注意的是，实际的检索策略可能展示的检索式差别很大，展示的可能仅是很少的部分，其目的在于显示FTO的检索尽到了相当范围的考虑。
五、相关的专利的筛选
列出可能相关的专利。
六、权利要求比对
对相关性高的专利进行权利要求比对，注意比对需要考虑全面覆盖原则和等同原则（字面侵权和等同侵权）。
七、结论
相应的技术是现有技术，不在相关的专利权利要求范围内等。
实际操作专利规避的几个必要步骤
★前言
故事的由来，是这个样子滴。
一个长期服务的老客户，我之前就帮他们规避过一些国外的专利，突破了国外竞争对手的专利堵截。这次，作为研发总负责的老板，匆匆忙忙把我叫来，要申请一个颠覆整个行业的技术效果的发明专利。这个机器他们已经试验了一个多月，有各种配件的变形以及最终产品的效果的照片比较，我很快就理解了技术方案，回去招呼大家开始写。
我们的专利撰写程序是非常严格的，审核初稿的时候必须提供检索到的对比文件，所以发明授权率稳定在75%。结果，负责撰写的专利代理人迅速检索到了一篇非常接近的英文PCT，发送给我。
我的判断是，这篇对比文件毫无疑问破坏了创造性，于是终止撰写，并将这篇英文PCT发给客户。
客户并不只是申请专利而已，该产品已经在设计，准备销售了，必须考虑这个PCT的威胁。
于是，我的表演时间到了！
★必要步骤一：翻译
先把这篇英文PCT翻译成中文，以中文去思考规避设计，不能拿着一篇英文专利在中国招摇撞骗。
★必要步骤二：判断专利稳定性
如果是规避已经授权的发明专利，不用花太多时间去考虑专利稳定性，直接按照权利要求1的保护范围进行规避即可，工作量少些。虽然据我估算，即便是授权的发明专利，依然有10%的可能性被无效掉。
如果是实用新型和外观设计专利，反而工作量更大，因为需要花费更多时间考虑权利稳定性。有的实用新型的权利要求1保护范围稍微写得大了一些，这会使得规避设计很纠结。直接按照权利要求1的保护范围去规避，由于保护范围太大，规避难度太大，会给企业的实际生产增加太多成本。
但如果考虑权利要求1可能被无效掉，那么就需要先确认一下权利要求能够被无效掉多少条，相当于增加了一份无效宣告分析的工作量。这也就是我写了那篇《专利禁忌魔法之四大邪术（四）极限潜水术》的原因，保护范围不确定的专利，最难进行规避设计。
这件专利是申请不到一年的英文PCT，当然并没有在任何国家授权。但我可以确定的两件事情是，①它肯定会进入中国，这篇专利恰恰就是该客户在国际上唯一的竞争对手，中国市场对它来说是至关重要的；以及②它的最大保护范围顶多就是权利要求1的范围，只要能够规避开权利要求1，就可以确保不侵权。据我判断，权利要求1的授权可能性也比较高，这确实是一个行业内原创的技术方案，与我的客户不谋而合。
当然，规避权1的难度相当大，欧美顶级公司的专利质量都特别特别好，权利要求1常常写的无限大，充满了胶原蛋白（功能性限定），而实施例和从权却写得极其具体，恨不得有几个螺丝钉都告诉你清清楚楚。
★必要步骤三：确认我方目的
其实，针对该案例来说，规避设计仅仅是一个很重要，但非常不紧急的事情。因为欧美顶级公司的操作习惯大多是把发明申请拖延到期限的最后一天才进行下一个步骤，尽可能延迟自己的发明专利授权，让自己的专利的悬而未决的状态持续的时间越长越开心，根本就不希望尽早授权。因此，作为一个申请不久的PCT，30个月时间考虑进入国家阶段，再经过2年的国内实质审查，意味着通常情况下这个专利可能在四五年之后（例如2022年）才会在中国或者其他国家获得授权。
作为一个有档次的企业，我的客户自然不会等待那么久之后才去规避，因为他们现在就打算卖这个产品了。他们的产品几乎是与这个竞争对手的同类高端产品同时期出现在国际市场，为中国人长脸。
规避的目的自然是，改变我方产品的技术方案，确保我方产品不会落入对方专利的保护范围，以避免在市场上受到对方专利的威胁。但是在规避设计的过程中，必然会产生新的技术方案，这个新的技术方案常常是一种截然不同的创新，一般可以申请新的发明专利。
因此，确认我方目的是两个，①规避：确保产品规避侵权，②授权：确保我方新申请发明能够授权。
★必要步骤四：对技术人员和老板的宣讲
我很明确地知道，客户的老板和工程师，肯定不会非常详细地读过这篇专利的中文译文（都忙得要死，根本没空看，也看不懂）。所以我要先花15分钟，把这篇专利的权利要求1和说明书公开的技术内容做个概述，再阐述我们面对的两个问题：①规避：产品规避侵权，②授权：自己申请专利能授权，以明确本次会谈的目的。
在与客户的面谈过程中，我打开了电脑，连接了投影仪，要求在座各位先听我讲15分钟，然后再开始讨论问题，确保话题在我的控制之下。
针对第①个问题（规避），我总结了权利要求1的四个必要技术特征（1）（2）（3）（4），并且把它们分成了两类，第一类是我认为绝无可能更改或者取消的技术特征（1）和（3），因为这两个技术特征是同类产品的通用结构，第二类是可以作出修改或者取消的技术特征（2）和（4）。此外，由于这四个技术特征是非常明显的功能性限定，所以我还将这四个技术特征在说明书中的实施例列了出来。例如，技术特征（2）是驱动装置，实施例中分别采用了气缸与伺服电机，技术特征（4）是取件装置，实施例中分别采用了机械手和吸盘。
然后，我对在座各位说，规避侵权有两个方向：第一，取消技术特征（2）或者（4）中的一个，这两个技术特征只要缺少任意一个，肯定可以规避侵权。但是，这个可能性很小很小。第二，技术特征（2）或者（4）中的实施例，我们可以不采用任意一个实施例。依照专利司法解释中关于功能性限定的条款，功能性限定的实际保护范围以实施例中的具体结构为保护范围，而不是以权利要求中的功能性限定为保护范围。但这种规避方式并不稳妥，还是存在侵权风险。
针对第②个问题（授权），我将专利说明书中公开的各种比较重要的技术特征总结了8个，对在座各位说，要想自己的发明专利授权，就必须尽可能不采用这篇专利中已经公开的这8个技术特征，并且要增加在这篇专利中并不存在的技术特征。
★必要步骤五：新技术方案的提出、否决与确认
前四个步骤都是我一个人搞定的，这是基于我对客户和客户所在行业的理解与经验，而步骤五出现了客户的参与。我要说，真正的专利规避肯定不是专利代理人完成的，如果有哪个专利代理人天真地向你吹牛说，我能帮你做规避设计，他是实实在在的天真（也就是根本不懂专利规避）。
举个栗子，假如权利要求1包含了一个必要技术特征“转动轴是倾斜的”，以专利代理人的角度会说，把转动轴改成水平的，就能规避侵权。但以技术人员的角度可能说，如果转动轴是水平的，这个机器就没法用了。所以，规避设计必须受到技术原理的限制，而技术原理掌握在技术人员脑中，专利代理人一般不懂。就算专利代理人做过某技术领域的工程师，但也不可能懂得其他技术领域的技术原理。
专利规避的第一公理：专利规避是由技术人员完成的，专利代理人只是确认是否可以规避。
在我宣讲完毕之后，客户提出了很多种规避技术方案，我一一否决。
终于，客户提出了一个我看起来也觉得可以规避的技术方案，但我认为其实依然有风险。如果对方的专利代理人是个诉讼实操经验很丰富的专家的话，风险还是有的。只是，这种概率比较低，因为，仅仅具有丰富的诉讼经验还不够，还必须有充分的本技术领域的技术经验，才能看得出来侵权风险。我明确告知了客户，这种规避方式还有侵权漏洞，并提出了我对该种漏洞的法律解决方案，从诉讼实践的角度给专利权人增加难题，使之无法举证，从而间接地规避了侵权。
最终，由于客户提出了新的规避设计的技术方案，该技术方案本质上是截然不同的技术思路，第②个问题（授权）竟然迎刃而解，不需要额外讨论了。以这个规避设计的技术方案去申请发明，我认为授权率是100%。
★总结
步骤一很费时间，步骤二和步骤三，只花了我的时间1小时（因为我轻车熟路，很有经验），步骤四和步骤五与客户在一起花了2小时，一个价值上亿甚至更多的商业问题，就解决了。
在总结中我还要指出一些专利规避的难点问题。
1 | 1、产品是否侵权，或者专利是否有效的判断，不是一个有确切答案的科学判断，没有人能够保证一定侵权或者一定不侵权，明显风牛马不相及的产品和专利不需要规避设计，不是本篇文章的讨论范围。也就是说，任何规避设计方案只是一个相对的规避可能性，而不具有绝对性。所以，不要过于自信，给客户打包票。 |
Experience
Design Around
条条大道通罗马。
专利回避设计的原理与必要性| YESIPO
1 专利侵权的回避设计概述
“回避设计”(Design around)是技术创新过程中一种常见的技术开发策略，即通过设计一种不同于受专利保护的新方案，来规避该项专利权。本质上，专利权本身并不能回避，但是技术研发人员可以采用不同于受专利权保护的技术方案的新的设计，从而避开他人某项具体专利权的保护范围。通过回避设计，企业可以在市场竞争中有效避免他人专利的牵制，获得自主经营的空间。
需要注意的是，回避设计并不是研发设计中的灵丹妙药，采用回避设计本身就意味着他人在该项技术领域先有专利权，而我方已经处于不利态势，因此注重自主专利权的创造和累积，才是企业专利经营与专利战略中的根本，才可以在市场竞争中占据有利局面。而且，随着业界对专利重视程度的提高，各种保护策略的运用日臻成熟，各国行政机关和法院对专利保护也日益加强，回避设计的空间和成功的可能性也将越来越小。
但是，回避设计的确是企业知识产权策略中避免侵权发生的重要措施，同时也可能是代价最小的一条竞争捷径，因此，特别是对于后来者而言，回避设计往往是其后发制人的一个重要手段，值得充分关注和重视。我国已经有企业进行专利回避设计，以避开专利锋芒，创造自主专利。
全国内燃机行业7家上市公司之一的江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“江淮动力公司”），近年来依靠技术进步和产品创新，实施以专利战略为主的知识产权战略，营造企业核心竞争力，取得了飞速的发展。江淮动力公司结合企业发展战略和经营战略，针对欧美高端家用小动力市场，走仿制先进企业产品道路，提高技术水平和产品附加值。为规避专利侵权风险，江淮动力公司委托专业的专利服务机构进行相关欧美国家专利的查询检索，然后通过对比研究，进行修改设计以免侵权诉讼。对于难以规避又确有价值的专利，才采取购买许可的方式。
2 专利侵权回避设计的前期工作
1．确认被回避专利的保护范围
对他人的专利进行回避设计，第一步是搞清楚所要回避的专利保护范围的大小。在此过程中，首先要确认的是专利在法律形式上的有效性，如果专利权因为未交费，或已过保护年限，或已被宣告无效而不复存在，则回避设计就没有必要了。
在核实专利有效的前提下，进一步分析其权利要求，找出其保护范围最宽的权项进行分析，结合说明书和相关审查过程中的往来文件，确认该权利要求字面的真实含义，以及其等同物的范围。
经过这样的分析，可以整理出该最宽权利要求包含的几个必要技术特征。这样就提供了一个对比基准，来检验将来的回避设计是否满足底限要求，若回避设计方案不包括整理出来的所有必要技术特征，就可以认为是满足了这一底限。
值得提及的是，这种技术特征的对比不仅仅是字面上的，还应考虑其等同物，当然，这也是比对的难点所在，这些就是侵权判定理论中提到的字面侵权原则、等同原则以及禁止反悔原则在回避设计中的应用。
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条规定：“专利法第五十六条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求’，是指专利权的保护范围应当以权利要求书“明确记载齣必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相鵲屋船恃征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”
比如，人家的专利技术中是用齿轮实现传送功能，而你用传送带替代齿轮达到传送的功能，则传送带会构成齿轮的等同物，依等同原则构成侵权。不过，等同原则目前在中国的司法实践中逐渐受到抑制，一般不轻易使用该原则来判断侵权成立与否。
2．评估被回避专利的实质有效性
在确定了授权专利保护范围的基础上，如果考虑到回避设计的复杂程度和成本，还可以对专利的实质有效性做一个评估，即对比现有技术，查核该专利是否有不当授权的情况，再基于评估核实后的专利范围做回避设计，这有可能大大减小回避设计的技术难度和成本投入。
当然，专利回避设计存在着一定的风险，如果不能准确评估，就有可能导致侵权。与此同时，要保留在此过程找到相关专利有效性分析的证据，根据自己的商业策略，在适当的时候提出无效申请或将证据提供给商业盟友。
专利回避设计的原理
专利回避设计是企业知识产权策略中避免专利侵权发生的重要措施，同时也可能是代价最小的一种竞争捷径，因此，特别是对于后来者而言，专利回避设计往往能后制人，这应值得国内企业充分关注和重视。
治病前必须先找病因，找出病因后才能对症下药。所以，学习回避设计方法之前必须了解什么是“侵权”，为什么会“侵权”，怎样才能不“侵权”。当然，专利权本身并不能规避，回避设计是设计人员通过对专利本身的深入分析，理解他人专利的保护范围，改变自己产品设计，使得自己的产品能避免落人他人专利权范围内的方法。
专利回避设计原理有：借鉴专利文件技术原理，以不同的技术手段进行创新性回避设计；利用专利权人撰写的缺陷等进行回避设计；运用侵权判断原则进行回避设计等。根据这些原理总结出的回避设计思路与方法，笔者将在以后章节中，分别针对发明或实用新型专利与外观设计专利进行详细介绍，供大家学习参考之用。
专利回避设计的必要性
不言而喻，“自主创新”才是富强之路，是企业可持续发展的根本，是国家繁荣昌盛的根本。但就目前国内与国外企业在资金、规模和品牌实力等方面的不平衡而言，针对专利规避设计具有存在的必然性和合理性。
海外企业在中国布下的专利保护已形成一片“专利雷区”，国内企业的经齐和科研实力相对较弱，又被国外竞争对手当做“专利战”的靶子，我们应如何才能突出重围？实际上，现在越来越多的企业找到了现实又聪明的应对方：规避“雷区”，拆解“地雷”，避免侵犯他人专利权，通过二次研发，“绕”出一条创新路，形成自己的竞争优势。
专利回避设计不是“钻空子”而是“巧竞争”，尽可能站在国内外专利权人的“肩膀”上，少花钱办大事。中国企业在参与竞争中固然应该注蚕原创技术研究，但是利用好知识产权竞争的游戏规则，积极实施专利规避，鼓励在此基础上进行二次开发，也是我们消化、吸收、追赶先进技术的重要途径。另外，回避设计对专利权人也有重要的启发意义。专利申请人或专利权人也可以通过对回避设计的研究，了解回避设计的策略和特点，将其上升为一种利保护策略的战略技巧。权利人可以通过研究潜在竞争者的回避设计策略和特点，找出其中的趋势，审视和检验自己的知识产权保护策略，查漏补缺，组更为严密的知识产权保护网，来杜绝专利保护的漏洞，以更好地保护自己的知识产权。
首先应该明确的是，专利回避设计并不是设计中的灵丹妙药，采用专利回避设计本身就意味着对手在该项技术领域先有知识产权，而我方已经处于不利态势，因此注重自主知识产权的创造和累积，才是知识产权策略中的根本，才可以在市场竞争中占据有利局面。即便是在需要使用其他企业的某项知识产权时，也可以通过交互许可授权或结成知识产权策略同盟的方式以较低成本获得。而且，随着业界对知识产权重视提程度的提高，各种保护策略的运用日臻成熟，各国行政机关和法院对知识产权的保护也日益加强，回避设计的空间和成功的可能性也将越来越小。
但是，专利回避设计的确是企业知识产权策略中避免侵权发生的重要措施，同时也可能是代价最小的一条竞争捷径，因此，特别是对于后来者而言，针对专利回避设计往往是其后发制人的一个重要手段，值得充分关注和重视。另一方面，了解专利回避设计的策略和特点对知识产权人也有重要的启发意义，权利人可以通过研究潜在竞争者的回避设计策略和特点，找出其中的趋势，审视和检验自己的知识产权保护策略，查漏补缺，组成更为严密的专利布局网，以更好地保护自己的知识产权。因此，专利回避设计局是权利人和竞争对手相互交织竞争最典型的一个方面，权利人的专利回避设计可以加强自身的专利保护，而对手的回避设计则较低成本的获取权利人技术。
专利回避设计是重中之重
众所周知，知识产权种类繁多，保护的侧重点和力度各有不同。企业可以根据保护对象的特点选择不同的知识产权类型及其组合加以保护。专利是所有知识产权类型中较难进行回避设计的一类，因为专利权保护的是一种发明方案，而不仅限于其具体实施或表现形式，从而具有一定的抽象性，保护的范围也就较广。从近年半导体行业的专利诉讼中可以看出，专利侵权有时并不是对被侵权产品或技术的简单复制，而是侵权者尽管已经对发明或设计做了一定程度的变形，却仍落入权利人专利权的保护范围，所以，可以说专利不仅可以阻止简单的仿冒，还可以打击有能力对其技术做一定程度变更的竞争者，甚至是仅仅因为没有仔细研究和关注该专利，而误使自己的发明或设计落入该专利保护范围的自主研发者，这些开发者往往以个人多年经验，没有经过专业的专利分析检索，贸然进行生产销售而落入早已布置好的专利圈。
由此可见，专利的回避设计值得我们充分关注，也是回避设计中的重中之重。
从权利人的角度而言，专利的回避设计也非常重要，一位日本知识产权学者认为，评估专利价值有三个因子：该专利被无效的可能性；该专利被回避设计的可能性；该专利对于市场许可的可能性。可以看出，他认为可否被回避设计对于专利的重要性，可以与专利能否成立(被无效的可能性)、专利是否有市场价值(被许可的可能性)相提并论，因为我们知道一个可以被轻易地实现回避设计的专利，其价值不仅为零，而且可以说为负，它不仅不能保护专利持有者的发明创造，反而公布了自己的技术，并为竞争者提供了技术提示。
从竞争者的角度来看专利的回避设计，正如前面提到的，竞争者并不都是仿冒者，他们也可能对专利进行了一定的回避设计，但是有些却仍然侵权，这就是专利回避设计中度的问题，这个度的底限就是专利侵权的判定，而其上限则是成本，即设计成本和制造成本。一项成功的回避设计必须满足两个条件，即在专利侵权判定中不会被判为侵权，这是法律上的要求，也是底限；在商业竞争中不至于因成本过高而失去竞争力，这是商业上的要求，也是回避设计对技术改动程度的上限。但从本质上来说，专利回避设计还是一种研发活动，没有对本技术领域的一个较广和较深的技术认识，是无法做好专利回避设计的，因此，回避设计的前提是三方面人员的通力合作，即专利、技术和市场人员的合作。
专利回避设计执行策略
专利回避设计的第一步是搞清所要回避的专利保护范围的大小。在此过程中，首先要确认的是专利的有效性，如果专利权因为未交费，或已过保护年限，或已被专利无效掉而不复存在，则回避设计就没有必要了。在核实专利有效的前提下可以进一步分析其权利要求，找出其保护范围最宽的权项进行分析，结合说明书和相关审查过程中的往来文件，确认该权利要求字面的真实含义，以及其等同物的范围。
经过这样的分析，可以整理出该最宽权利要求包含的几个必要技术特征。这样就提供了一个比对基准，来检验将来的回避设计是否满足底限要求，若回避设计方案不包括整理出来的所有必要技术特征，就可以认为是满足了这一底限。值得提及的是，这种技术特征的比对不仅仅是字面上的，还应考虑其等同物，当然，这也是比对的难点所在，这些就是侵权判定理论中提到的字面侵权原则、等同原则以及禁止反悔原则在回避设计中的应用。
在确定了授权专利保护范围的基础上，如果考虑到回避设计的复杂程度和成本，还可以对专利的实际范围做一个评估，即对比现有技术，查核该专利是否有不当授权的情况，再基于评估核实后的专利范围做回避设计，这有可能大大减小回避设计的技术难度和成本投入。当然，这样做存在着一定的风险，如果不能准确评估就有可能导致侵权。与此同时，要保留在此过程找到相关专利有效性分析的证据，根据自己的商业策略，在适当的时候提无效或将证据提供给商业盟友。
正如开头所述，回避设计在多数情况下是竞争者“第二好”的选择，是一种改变不利局面的专利战术技巧，它的成功需要一定的条件。但另一方面，专利申请或持有者也可以通过对回避设计的研究，将其上升为一种专利保护策略的战略技巧，来杜绝专利保护的漏洞。
等同原则的概念
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第1 7条规定：“专利法第五十六条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的特征。”
也就是说，等同原则是指被控侵权物（产品或方法）中有一个或者一个以上技特征与专利权利要求中的技术特征相比，从字面上看不相同但经过分析可以认定在技术上两者相等同的，应认定被控侵权物（产品或方法）落入了专利权利要求的保护范围，应该判定其侵权。
等同原则中，等同特征必须同时具备两个条件：一是与权利要求中的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果；二是本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到，也就是对本领域普通技术人员来讲是显而易见的。
在理解等同原则及等同特征后，如何进行专利侵权风险规避设计，并达到规避他人专利保护范围就比较简单了。
进行等同判定需要明确两个前提条件，一个就是“等同”站在什么人的角度进行判定，另一个是以什么时间作为判定的基准时间。
等同应该是站在“本领域普通技术人员”的角度进行判定，这一点是中国司法界认可的。所谓“本领域普通技术人员”是一种假想的人， 《专利审查指南》对此的定义是，本领域普通技术人员知晓所属技术领域的现有技术，具有一般的知识和能力，他的知识水平随着时间的不同而不同。在某些情况下的角度不同，适用等同原则得到的结论也就不同。比如，被控侵权物采用了一种替换权利要求中某一项特征的结构，如果站在不具备本领域常识的社会公众的角度看，这种替换属于很难想到的替换，属于不同的工作方式，因而得到不同侵权的结论。而站在具备本领域常识的“本领域普通技术人员”的角度上，这种替换属于本领域常规的替换，属于等同侵权。又有一情况，即被控侵物的替换在“本领域普通技术人员”看来属于很难想到的替换，属于不同的工作方式，因而得到不等同侵权的结论，而在本领域的专家来看，这种替换很易想到，故属于等同侵权。因此，明确等同侵权判定是站在什么角度上看是十分必要的
等同原则通常包括以下几种情况：
其一为要素的替代，通过技术特征的简单替换，在本质上产生相同的目的、作用和效果。
其二为组合或拆解方式的改变，利用一个技术特征代替权利要求书中的几技术特征，或用几个技术特征代替权利要求书中的一个技术特征；如权利要求为A+B十C+D，而被控侵权产品为A十B+E，但是E=C+D。拆解方式与组合方式相反。
其三为部件的调换，将产品中的某些部件移动位置，使得部件之间的结构关系发生变化，但操作及功能方面未发生实质性的改改进。
替换部分技术特征，可能构成专利侵权，也可能不构成侵权。替换的特征越多，侵权的可能性越小，反之则越大。
以一个技术或某个成分替换专利技术中的某个特征，如果是等价替换，一般认定为侵权。如果替换后使原技术有了实质性的进步，则不构成侵权。例如，用另一味药替代原药中的某味药后，疗效明显提高，或副作用大大降低，或药效不变但成本大幅度下降，应视为有实质性进步，并认定为不侵权。
利用“等同原则”进行专利回避设计，就是设法用其他技术特征替换待回避专利的权利要求中技术特征，但替换的特征与权利要求中的技术特征满足以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果。按照“等同原则”适用的情况，回避设计也大体分以下几种情况。
1、替换权利要求为A+B+C，回避设计可以为A+B+D，但C≠D。
2、相加权利要求为A+B+C+D，回避设计可以为A+B十E，但E≠C+D。
3、拆解权利要求为A+B+C，回避设计可以为A+B+D+E，但C≠D+E。
而等同原则针对特定专利内容的不同需要从多角度去更全面的理解和掌握，同时就专利侵权风险进行事前的预估，笔者认为做到如此，才能真正将等同原则应用到专利回避设计中。
你应该知道的专利回避设计
专利回避设计，或称专利规避设计，从其英文翻译，可以更好的理解这一概念，Design Around字面即“绕道而行的设计”。
专利回避设计是个很复杂的话题。我们先将基本面的内容罗列如下，作为进一步学习探讨的基础和线索。下面将有一些很好的文档，供下载参阅。
一般来说，一个成功的专利回避设计需要满足如下两个条件：
一是在专利侵权判定中不会被判侵权。这是专利回避设计最下限的要求，也是法律层面最基本的要求；
二是确保回避设计的成果具备商业竞争力、满足获利要求。不是为了回避而回避，必须考虑避免因成本过高而导致产品失去竞争力和利润空间之问题，这个是商业层面上的要求。
相应的，努力做好专利回避设计有以下的基本优点：
一是使产品更具竞争力，强化原有产品的优点，改良缺点；
二是可能产生一项或多项新的技术专利；
三是可能避免被判恶意侵权之虞。
专利回避设计需要结合专利人员、技术人员以及市场人员等各方力量，才可能更富有成效。这里对于专利人员的要求也特别高，需要有扎实的专利法律知识功底和专利实务操作经验，对技术/产品的原理非常熟捻，对产业和市场比较敏感。
特别是对美国专利进行回避设计，必须熟稔美司法体系运作，掌握美国专利判例的最新发展动向。最基本的，比如需要了解专利要件、专利权权利范围、最佳实施例(Best Mode)、可据以实施(Enabling)、藉功能界定技术手段(Means Plus Function)等专业知识，而且还需熟悉侵权判断原则和操作，比如字面侵权、等同侵权（Doctrine of Equivalents）、全面覆盖原则（ALL ELEMENT RULE）、禁止反悔原则（(Prosecution File History Estoppel）、等同三步测试(Tripartite Test：Function /Way/ Result Test)等等。
这里注意，针对不同的法域，回避设计的思路和操作将根据专利法特别是专利侵权判定原则有不同的变化，不能一概而论。
讲到专利回避设计，就必要要讲到专利侵权判定。专利侵权判定是有比较严密的逻辑体系的（大家可以先看看附件中展示的逻辑图表，有机会再跟大家具体探讨）。这个在台湾和美国都已经非常成熟，在大陆很多问题还处在争鸣和探讨阶段。
专利回避设计的基本方法，比如：
至少減少一个该专利权利要求中的“必要技术特征”，此方式的关键点在于找出该专利保护范围中各技术特征中最易省缺的突破口，这需要有丰富的技术设计和实务经验。Kayton博士提出了省略技术要件之回避设计包括九个步骤（见附件）。至少替换一个该专利权利要求中的“必要技术特征”，这里注意考虑所做的替换是否构成“等同”替换。利用禁止反悔原则，借助专利审查历史文件进行回避设计。具体解释略。利用专利文件中的具体实施例进行回避设计。具体解释略。利用专利文件的背景技术、提出的技术问题以及引证文件进行回避设计。具体解释略。利用失效、过期之专利文件内容进行回避设计。
专利回避设计衍生的问题：
取得新技术专利能否避免专利侵权
一项技术能否获得专利，与按照该专利技术制成的产品是否会侵权，这是两个不同的问题，这个也是基本常识，需要引起注意。
从专利回避设计角度检视自己的专利
我们的技术/专利，也可以用专利回避设计的思路去进行检验，难以别人回避设计的，其保护性才可称强。从技术内容上讲，是否是较为基础的、原创性较强的设计；从专利文本上讲，权利要求保护范围是否恰当，有没有捐献，等等；从专利组合的角度讲，是否有连续的或一系列的专利对该产品/领域进行了严密布局保护？
这里引出一个概念叫做“回避设计的反制”，专利人员在与技术人员进行洽谈、专利挖掘、专利撰写、专利布局规划时，就应该贯彻这个概念。Kayton博士提出了回避设计之反制的七个步骤（见附件）。
从专利回避设计角度评价专利的价值
专利被回避设计的可能性是评估专利的价值的一个重要的因素（日本特许厅提出的三个因素之一，另两个是专利被撤销的可能性和被市场接受的可能性）。一件可以被轻易地回避设计的专利，其价值不仅零，而且可能产生更为负面的效应，公布了自己的技术创意，为竞争者提供了技术提示，竞争者可能更轻易的开发出更优异的产品，反制了我们的市场。
回避设计的景象
回避设计广泛存在于诚实的创新和山寨的模仿中。专利回避设计的风险判断可能比商标更为可靠一些，而一些作品创作与其是在“回避侵权”，不如说是“ 趁机模仿”。
来自山寨厂商的问询
最近几天，朋友圈传阅一篇文章《写作是一种高质量的社交方式》，这多少让我等终日码字的IP民工，找到了些许安慰。仔细回想一下，果然如文章所指出的，写作拓展了我的“人脉”。混迹于各大会议、论坛时，甭管对方能否通过我有些健忘的“刷脸识别”系统，只消轻轻一句“经常拜读您的大作”，亲切感便会油然而生，并捎带拉升了不少幸福指数。
“写作”这枚社交货币，也引来了通过“人肉搜索”慕名而来的咨询者，虽然数量极其有限，屈指可数，却给我打开了一扇通往山寨创新的窗户。话说有一次，一位经营红酒的商人给我普及了拉斐、白马等法国八大酒庄的常识，尚未容我消化完这些“高逼格”的知识，就端出了诸如“白马王子”之类的一系列名称，问我如此使用是否存在商标侵权风险？问题简单粗暴，直奔主题，而且毫不给你商标检索的时间，我只能以“凡事都有风险”，以此颠扑不破的真理来从容应对。在我拒绝给出无风险的“专家认证”结论后，这些山寨气质极其浓郁的“品牌”也不知后来是否推向了市场？
又有一次，对方在电话中毫不避讳，点名要模仿欧洲某品牌产品的包装袋，本着传播“正能量”的教师天职，我劝他如此操作风险极大，并非良策。但他坚持要把他设计的“山寨”包装袋让我观摩一下。出于“目睹中国之怪现状”的好奇心，我在QQ上接收了他传来的设计图。
事实上，这“山寨”的包装袋设计图，比我想象的要含蓄得多，他主要是高度模仿了对方包装袋左下区域的一枚显著的装潢图案。
面对“微山寨”的产品，我尚且还有“治病救人”的愿望。经过数轮电话下来，在他的2.0版设计图中，终于将那个显著的装潢图案修改了，不仅图案内容已经完全不同，形状也从原来的梯形变成了圆形，并将位置挪到了包装正中间。
商标回避：变化构成要素
如果抛开感情色彩来看，其实前述山寨厂商都有着“回避设计”的风险意识。所谓回避设计，简言之，就是通过设计创新，回避知识产权的侵权风险。回避设计广泛存在于山寨的模仿和诚实的创新中。不过，针对知名商标（品牌）的回避设计通常吹着强烈的山寨风，总归不能为人所称道，也耻于公开宣扬。
但商标领域确实也离不开善意的回避设计。当一个在先申请或注册的相同或近似商标阻挡了你的注册步伐时，显然，及时调整商标的构成要素是值得考虑的选择，而这就是回避设计。添加新的要素是最为常见的商标回避设计方法，因为通过增加新的要素，可以让你的商标与在先申请或注册的商标看起来存在更加明显的差异，特别是在两个商标属于近似而非相同的情形下，添加新要素更能达到回避的效果。
当然，替换商标的部分构成要素，同样可以有效回避在先的商标障碍。替换未必是将最具识别性的特征去除，而更可能是保留原有商标（特别是已经使用过较长时间的商标）最具识别性的特征，只是在一些枝节上进行一些变化，以增加两个商标的区别。
个别山寨商标的回避也的确是用心良苦，颇具中国式创新风格。自打i P h o n e发布上市之后，市面上就一直有不少i P h o n e L i ke的产品。不过，唯有一款所谓“橘子手机”，鹤立鸡群。它的英文名并不叫i o r a n g e，而是i o r g a n e，看似拼错了，其实应该是有意为之，如此彻底的“臆造词汇”，让苹果公司更难开展商标攻击。虽然橘子手机的做工难谓精致，但其在商标回避设计方面的超前意识和卓越素养，仍就让人“仰慕”不已。
专利回避：防止侵权的创新方式
在专利领域，回避设计则是另一番景象，它是技术创新的重要路径，是IPer智慧的火花迸发，甚至是专利战略的重要表现。总而言之，是值得推广、值得宣扬的。
现在，专利回避设计已经走进了硕博士的毕业论文，登上了大雅之堂，成为一门精致的学问。甚至有业界精英开设了“专利回避设计”的训练课程，网上报价高达20000元/天，秒杀和完胜我等按千字计酬的码字工人。
专利回避设计方法不少，步聚较多，但万变不离其宗，其中心任务是让创新成果避免落入专利保护范围。按照专利侵权判定的规则进行逆向思考，最直接的回避方法就是：（1）减少，或者（2）替换所回避专利之独立权利要求中至少一个“技术特征”。在法院越来越谨慎地适用“等同原则”来认定专利侵权的趋势之下，进行专利回避设计的风险则朝着越来越小的方向发展。
相对而言，专利回避设计的风险判断比商标更为可靠一些，毕竟比对技术特征还是较标识近似的判断，更为直观和具体。但专利回避设计比起商标回避设计，更要考虑实施成本的问题。
优智博网站的创始人张勇曾经撰文指出：一般来说，一个成功的专利回避设计需要满足两个条件：一是在专利侵权判定中不会被判侵权。这是法律层面最基本的要求；二是确保回避设计的成果具备商业竞争力、满足获利要求。不是为了回避而回避，这是商业层面上的要求。
版权回避：从百分比到洁净室
同为知识产权支柱之一的版权，同样有着回避侵权的需求。有一次，一位从事文化产业的老板急不可捺地打断了我的授课：“请你直接告诉我，一幅图片改变百分之多少，就不侵权？”他指着一张图，上面是开满鲜花的树枝，以及一只孤独的小鸟，“我把这只鸟去掉以后，还侵权吗？”
我很奇怪，不知道是谁创造了版权侵权的“百分比判断法”，堪称是善用数学思维，精准聚焦版权的典范。事实上，我难以给出一个准确且恒定的百分比，作为侵权与否的分界线。
基于“思想/表达二分法”的经典理论，“创意不受保护”倒是有望成为回避版权侵权的挡箭牌。不过，一些作品创作与其说是在“回避侵权”，不如说是“趁机模仿”。
此前，台湾作家琼瑶阿姨炮轰于正担任制片人和编剧的电视剧《宫锁连城》抄袭自己的作品《梅花烙》，并取得一审胜诉。琼瑶阿姨在微博上激动发声：“泪在眼眶，我只想大声喊一句，知识产权胜利了！”。想必琼瑶阿姨肯定有些讨厌“创意不受保护”的说法，更何况，她认为于正已经超越了“合理借鉴创意的边界”。不过，很多时候，如何界定是模仿了“创意”还是抄袭了“表达”，是一个稍微有些感性的判断。但是，在理工男把持的软件界，似乎为软件开发发明了“回避侵权”的好方法–洁净室（cleanroom）程序。
根据宏碁公司创始人施振荣先生的描述，他们当初设计兼容IBM电脑的软件时引入了洁净室程序，这需要有两组工作成员，第一组成员的任务是研究IBM电脑，并写成规格；另一组成员必须向法院宣示从未看过IBM软件基本输入输出系统（BIOS）原始程序，再按照第一组成员所写出的规格设计软件，如此设计出来的产品，既能与IBM电脑兼容，又不至侵犯其著作权。
这个软件开发作业程序听起来是不是很棒的样子？但至少在中国大陆很难得到认可。版权侵权认定的基本规则是“接触+相似”原则，如果第二组开发的程序与他人的软件程序构成相似，如果没有合理使用、公有领域这类排除侵权的情形存在，这时唯有否定第二组开发人员“接触”过他人的软件程序，才能否定侵权成立，然而，作为同一间公司的两组成员，即使真正诚信地分离作业，也难以让权利人认可“未接触”的事实，恐怕法官也难以信任你的诚实和信用。因此，只有在两者程序不相似时，所谓“洁净室”才算发挥了避免侵权的价值。
专利回避设计的若干技法
专利回避设计通常被视作一种风险规避手段，用于在商业运营中绕开他人布下的专利障碍，以保障商业运营的正常进行。因此，业界对专利回避设计的讨论多从专利保护范围的确定、专利侵权判定原则等方面着手，更多地从技术特征的减少和变更等角度予以原则性的说明，少有文献提到具有可操作性的专利回避设计的技法。
近年来，越来越多的市场主体意识到可以将专利回避设计作为一种技术创新手段而加以利用。笔者认为，这是一种值得鼓励和提倡的思考问题的方式，也更能体现专利制度“公开换保护”的基本原理。通过对现有专利文献所披露的技术内容的借鉴，来提高创新能力，有利于专利法立法目的“促进科学技术进步和经济社会发展”的实现。
有鉴于此，本文对专利回避设计在实务中可能的若干技法展开探讨。
专利回避设计之基本要求
根据专利侵权判定的全面覆盖原则和等同原则，从技术特征比对的思路出发，现有文献中经常会提到回避设计的规则：至少减少独立权利要求中一个必要技术特征;或者替换独立权利要求中至少一个必要技术特征。需要指出的是，这两种规则是原则性的，没有给出如何减少或者如何替换的方法论，因此在可操作性上是有不足的。
可以理解，专利回避设计的前提是拟回避的目标专利产品是具有市场前景的，相对于市场上旧的产品来说，可能是具备新的功能，可能是性能相对优良，也可能是成本相对低廉。通常，人们希望回避设计的成果也是具有商业价值的方案。如果成功避开专利保护范围的回避设计成果不具备目标专利产品相应的技术效果或商业价值，可能整体来说这个回避设计也是没有意义的。
总之，成功的专利回避设计既要求能规避侵权风险，也要求能具备足够的市场竞争力
回避设计技法之针锋相对
所谓针锋相对，主要是从技术问题的角度提出的技法。通过分析目标专利所解决的技术问题，尝试采用与目标专利权利要求保护的技术方案不同的手段来解决该技术问题，如能成功解决技术问题，则意味着有新的回避设计方案产生。
例如，触摸屏手机没有按键，无法按照键盘手机的组合键方式来解锁，面对这一技术问题，有专利提出滑动图标来解锁的技术方案。为进行回避，后来出现了通过在九宫格上画出手势来解锁的技术方案。也就是说，面对解锁手机的技术问题，提出与目标专利的技术方案针锋相对的另一种或多种技术方案。
此种技法，要求通过对目标专利的解读和分析，理清其发明思路，精确界定其所解决的技术问题，寻找解决技术问题的手段和措施，通过研发出与目标专利权利要求不同的技术方案，自然达到至少减少独立权利要求中一个必要技术特征或者替换独立权利要求中至少一个必要技术特征的效果，从而达到回避专利保护范围的目的。
回避设计技法之另辟蹊径
所谓另辟蹊径，主要是从技术矛盾的角度提出的技法。当面对目标专利所要解决的技术问题难以直接找到与其针锋相对的技术方案时，可以比对分析目标专利及其背景技术，确定目标专利的技术方案相对于背景技术所改变的技术参数，确定这些技术参数之间的技术矛盾，从而针对性采用一定的发明原理来解决这个技术矛盾，以产生回避设计的成果。
例如，目标专利是一种射击训练用的靶标，为提高射击训练的效率，该靶标的体积设计得足够大，为避免靶标被击中后碎片四溅而难以清扫且存在一定的安全隐患，靶标中间设置了一层粘连层，使得靶标主体破碎后依然可以固着在该粘连层上。采用另辟蹊径的技法，则可以发现背景技术中存在的技术矛盾主要是运动物体的体积(靶标占有的空间体积)和时间损失(清扫靶标碎片所需要花费的时间)这一对技术参数之间的矛盾，体积大则时间损失多，时间损失小则体积小。
进一步分析发现，目标专利采用的是预先作用的发明原理来解决这一技术矛盾的，即在方便的位置(靶标中间夹层处)预先安置物体(粘连层)，使其在最适当的时机(被射中而破碎时)发挥作用而不浪费清扫时间。
与此相对地，设计人员可以另辟蹊径，利用抽取、多用性、抛弃/再生这三个发明原理来解决这一技术矛盾，从而得到回避设计的成果。具体地，当采用抽取原理时，可以抽取出靶标用于指引射击运动员的性能，采用光学靶标来生成光学的射击目标，捕捉运动员射击时产生的光学信号，通过图像处理的技术判断运动员是否射中，从而从根本上克服靶标碎片带来的清扫问题。当采用多用性原理时，可以采用具有其它用途(例如可用于增强射击场地的物理性能)的材料来制作靶标，使得碎片散落在射击场地时可以发挥其第二用途，从而无需清扫靶标碎片。当采用抛弃/再生原理时，可以采用对环境无害而无需清扫的材料制作靶标，从而在靶标被击中破碎后，不需花费清扫时间。
与针锋相对技法类似，另辟蹊径技法中，在产生回避设计方案的过程中也不是从目标专利的技术特征出发来进行技术构思，在产生方案后才与目标专利权利要求进行技术特征的比对，以判断能否有效地消除或克服潜在的侵权风险。
回避设计技法之更上层楼
所谓更上层楼，主要是从物理矛盾的角度提出的技法。所谓物理矛盾，是指一个技术系统中，由表述系统性能的同一个参数具有相互排斥(相反的或不同的)需求所构成的矛盾。例如，现在手机制造要求整体体积设计得越小越好，便于携带，同时又要求显示屏和键盘设计得越大越好，便于观看和操作，所以对手机的体积设计要求具有大、小两个方面的趋势，这就是手机设计的物理矛盾。
实践中，也会发现有些目标专利相对于其背景技术而言，解决的并不是不同技术参数之间的技术矛盾，而是同一技术参数之间的物理矛盾。此时，就需要用到更上层楼的回避设计技法。
例如，目标专利是一种检测方法，用于具有三明治结构的产品的检测。该产品中，两个表面层之间夹有中间层，用于加强表面层对抗外界应力的强度，在产品出厂检测时，其中一个检测项目是判断产品中是否添加了中间层。为此，目标专利披露了一种采用X射线进行检测的方法。该方法的实施需要用到复杂的检测设备，还需要对检测人员进行专门的培训。
经过对目标专利的分析，可以发现其解决的是表面层的强度和检测便捷性之间的矛盾，可以认定是时间矛盾，即检测时需要表面层能够不干扰对中间层的观察，而使用时表面层又要具备足够的强度，不同的时间条件下需要该产品满足不同的要求。
针对该物理矛盾，在回避设计可以采用组合原理，将检测功能组合到表面层上。具体地，可以在表面层上开设直达中间层的微小开口，使得检测人员能够用肉眼直接观察，以判断在产品中是否添设了中间层。
总之，更上层楼是跳出目标专利在技术细节上的思考，直接抓住目标专利所解决的背景技术中的物理矛盾，从而使得技术人员可以在更高的层面上进行技术研发，进而得到具有市场竞争力的可规避目标专利保护范围的回避设计成果。
回避设计技法之变废为宝
所谓变废为宝，主要是从专利瑕疵的角度提出的技法。此种技法已有不少现有文献提及，主要是根据专利侵权判定的捐献原则和禁止反悔原则，利用目标专利在授权确权程序中的瑕疵，直接使用专利文献中披露而未记载到权利要求中的技术方案或明确排除在目标专利的专利保护范围之外的技术方案，或者在这些技术方案的基础上研发替代技术，而不至于有侵权风险。
笔者此前参与处理的一些专利侵权诉讼中，也不时会碰到过此类回避设计的成功案例。由于此种技法已有较多文献涉及，此不赘述。
以上简单介绍了专利回避设计中的四种基本技法。实践证明，合理地运用这些基本技法，可以有效地促进技术创新工作。当然，也希望有更多的业界同仁一起参与探讨，不断地推陈出新，共同提高创新水平。(作者：李文红，集佳合伙人、专利代理人、律师，华东政法大学法学硕士。在电学领域专利事务处理方面积累了丰富的经验，处理过数千件申请，在PCT专利申请问题上见解独到)
专利回避设计攻防策略分析
世界知识产权组织（WIPO）公布2013年全年专利申请情况，申请专利数量排名前五的国家分别是美国（5.7万件）、日本（4.3万件）、中国（2.1万件）、德国（1.7万件）和韩国（1.2万件）。排名前十的公司其中日本公司3家，美国、中国公司各2家，德国、瑞典、荷兰公司各1家。世界顶级半导体生产商、无线软件供应商高通排在中兴、华为之后，名列第四。高通在移动芯片上的霸主地位无人撼动，不管中国手机厂商竞争如何激烈，如何推出眼花缭乱的各种机型，高通骁龙芯片都会成为手机的一大卖点。在位于美国圣地亚哥的高通总部，矗立着几面专利墙，墙上的专利达3000多项，并向两边继续延伸，这只是高通拥有众多专利中的一小部分。美国高通公司拥有所有3000多项CDMA及其它技术的专利及专利申请。高通已经向全球125家以上电信设备制造商发放了CDMA专利许可。高通就是凭借CDMA专利授权跻身世界500强。
在国际贸易中频繁采用技术壁垒和知识产权策略，迫使一方不断让步。其中，数年来中美知识产权摩擦最为典型，美国人以其自己的思维方式推行的”非专属管辖”的主张，即不考虑行为发生地、被指控方的国籍或与国家执行司法权有关的情况，仅以有无知识产权侵权行为作为采取行动的依据，赋予自身无限干预的权力。在这样的背景下，中美这两个贸易大国在今后的经贸交流中，知识产权纠纷的升级显而易见。如果没有策略应对，中国经济持续增长很难讲是否会受到强有力的遏制。但如果能够避开知识产权陷阱，就可以脱离暂时的泥潭，获得研发的时间和初步的技术，就可以创造转折的契机。
知识产权种类繁多，根据Trips协议与贸易相关的知识产权就包括：专利权、商标权（包括服务标记）、地理标志（即原产地名称）、工业品外观设计、版权及其相关权利（相关权利包括：表演者、录音制品作者、广播组织者的权利等）、未公开的信息（包括商业秘密以及保密的实验数据）、植物新品种、其他。不同知识产权保护的侧重点和力度各有不同。专利制度特有的严密性，是所有知识产权类型中较难进行回避设计的一类，专利回避为什么能够存在，存在的意义在哪里，又是怎样实现的呢？
一、专利回避设计存在的空间
有时候在专利基础上对原有技术进行改进，改进后的技术可以获得专利权，但获得专利权并不一定必然合法。这一有趣现象出现反映出专利行政机关审查专利程序与专利侵权司法判定之间并不具有同一性。行政审查程序关键看该申请专利技术与现有技术相比所具有的新颖性和创造性；而侵权判定是分析专利中权利要求的有效性和覆盖范围，落入保护范围则构成侵权。由此可以看出，侵权与否与技术新颖性和创造性不相关。这就为专利回避设计创造了空间。即避开其保护范围，同时获得新颖性和创造性技术就可以获得一项新的不侵权的专利。
“回避设计”即Design around，就是这样通过设计一种不同于受知识产权保护的新方案形式 ，来规避该项知识产权。进行专利回避设计的普遍方式是设法通过减少、替换或改变专利权利要求中的某一关键元素，以避免新技术或产品对专利权利要求构成侵权。
二、专利回避设计的意义
1、对于国家安全的意义
比如我国信息产业中因为缺乏自主的CPU设计和实现技术，与CPU相关的许多核心技术及产品仍然主要依赖进口，不仅产品的增值空间小，经济上受制于人，而且全国范围内信息系统的安全乃至国家安全也面临严重威胁。CPU的种类很多，从超级计算机到普通家用电器中都会有。通常把CPU分为通用CPU和嵌入式CPU两大类型。通用CPU的功能强大、性能很高，能运行Windows和Unix这样复杂的操作系统，能支持大型的应用软件。利用嵌入式CPU构成的系统，一般不是计算机，而是像路由器、交换机、游戏机、手机、机顶盒这样的网络通信或其它电子设备。随着集成度的进一步提高，在嵌入式应用中倾向于把CPU、存储器和一些外围电路集成到一个芯片上，构成系统芯片（SoC），而把SoC上的那个CPU称为CPU芯核。
长期以来，CPU的体系结构一直面临着如下4个方面的挑战，即提高处理器性能、降低处理器功耗、简化硬件设计，以及保持与国际通行的主流CPU体系结构的二进制兼容。为了有效地利用集成度提高带来的海量晶体管资源，进一步提高CPU芯片的性能、降低其功耗，学术界正在开展多个方面的研究与探索工作。随着网络技术的发展，专为移动流媒体而设计的流处理器也成为一个研究的热点。国外CPU的发展迄今已走过了近40年的历程，通用CPU技术已经比较成熟，目前的研究热点已经转向追求低功耗和移动计算中的处理器设计。在市场上成型技术主要是美国intel和中国台湾amd公司。
我国耗资数千万元已经独立开发龙芯系列cpu，如果无法回避国外相关专利，那将导致人力物力的极大浪费，而且无法最终解决国家信息安全受制于人的被动局面。因此，专利回避战略对于国家也是极端重要的。
2、减少贸易摩擦中被诉的概率
我国的很多企业在不断壮大过程中却在为他人做嫁衣，落入专利陷阱被人放水养鱼，最终被人鱼肉。本想走技术密集型企业，无奈最后沦落为专利权人的赚钱机器。在WTO的框架下，关税壁垒日渐削弱，许多大的跨国公司抛弃了传统的牟利方式，利用现有的法律框架，另辟蹊径，在走一条”技术专利化、专利标准化、标准垄断化”的道路，以期获得利润最大化。这一现象的一个典型案例就是苹果与三星之间的专利纠纷，苹果公司因为三星第一代Galaxy手机与iPhone的相似程度极大，并且在向三星发出专利授权要约遭到三星拒绝以后，将三星告上法庭。2012年八月份，美加州地方法院已作出一审判决，称三星电子侵犯苹果若干专利，须向对方赔偿10.5亿美元。对此三星表示不服，并提起上诉。2014年2月，双方未达成和解方案，致使双方的专利侵权案于3月启动新庭审。2014年4月，苹果再次发难，向三星索赔20亿美元专利费。此次诉讼的过程仍将十分漫长，苹果需要面对冗长的举证、上诉，最终有可能拖至2017年中期才会获得最终结果。
显然，苹果在第一次对决中获得了胜利，因为其掌控了一些智能触摸手机底层的专利技术，有较大的话语权来实现禁售、赔偿等行为。但是，虽然获得了赔偿，但实际上并未从根本上影响三星旗舰手机的销售，所以我们可以把苹果和三星大战看作是“牵制战”，而非真正要完全灭了对手。
前车之鉴，我们应进行深刻反思。在全球经济一体化的浪潮中，在WTO的游戏规则面前，除了宏观的审视之外，我们更需要技术性思维，充分把握直至灵活运用规则，最大限度的谋求国家利益、企业利益。
3、 企业发展中侵权与反侵权对抗的意义
回避设计具有的确是企业知识产权策略中避免侵权发生的重要措施，同时也可能是代价最小的一条竞争捷径，因此，特别是对于后来者而言，回避设计往往是其后发制人的一个重要手段，值得充分关注和重视。另一方面，了解回避设计的策略和特点对知识产权人也有重要的启发意义，权利人可以通过研究潜在竞争者的回避设计策略和特点，找出其中的趋势，审视和检验自己的知识产权保护策略，查漏补缺，组成更为严密的知识产权保护网，以更好地保护自己的知识产权。
三、专利回避设计亦矛亦盾攻防策略分析
虽然会有人利用回避设计实现某种不正当目的，但专利回避设计自身却并非不劳而获巧取豪夺的帮凶，就如刀可以成为杀人凶器也可以方便生活是同样道理。专利侵权有时并不是对被侵权产品或技术的简单复制，而是侵权者尽管已经对发明或设计做了一定程度的变形，却仍落入权利人专利权的保护范围，此时专利回避失败。权利人充分的考虑被回避的可能性而侵权人相应的考虑不足。所以，可以说专利不仅可以阻止简单的仿冒，还可以打击有能力对其技术做一定程度变更的竞争者，它既可以帮助恶意规避者实现某种企图，也可以帮助真正权利人获得更佳的保护范围。因此，它既是权利人手中的盾，也是竞争者掌中的矛。盾坚还是矛利，就看谁更认真考虑专利回避设计的实施。双方一场专利攻防战就在深入研究专利回避设计中展开。
从权利人的角度而言，专利的回避设计也非常重要，一位日本知识产权学者认为，评估专利价值有三个因子：该专利被无效的可能性；该专利被回避设计的可能性；该专利对于市场许可的可能性。可以看出，他认为可否被回避设计对于专利的重要性，可以与专利能否成立(被无效的可能性)、专利是否有市场价值(被许可的可能性)相提并论，因为我们知道一个可以被轻易地实现回避设计的专利，只能属于爱的奉献，将自己辛苦攻关的技术成果公开拱手让人。促进先进技术的应用，为社会做出了不可磨灭的贡献。但作为专利权人却是最大的失败者。
从竞争者的角度来看专利的回避设计，正如前面提到的，竞争者并不都是仿冒者，他们也可能对专利进行了一定的回避设计，但是有些却仍然侵权，这就是回避设计中度的问题，这个度的底限就是专利侵权的判定，而其上限则是成本，即设计成本和制造成本。一项成功的回避设计必须满足两个条件，即在专利侵权判定中不会被判为侵权，这是法律上的要求，也是底限；在商业竞争中不至于因成本过高而失去竞争力，这是商业上的要求，也是回避设计对技术改动程度的上限。但从本质上来说，回避设计还是一种研发活动，没有对本技术领域的一个较广和较深的技术认识，是无法做好回避设计的，因此，回避设计的前提是三方面人员的通力合作，即专利、技术和市场人员的合作。
四、专利回避设计的实施
（一）专利回避设计前确认保护范围
专利回避设计的第一步是搞清所要回避的专利保护范围的大小。在此过程中，首先要确认的是专利的有效性，如果专利权因为未交费，或已过保护年限，或已被无效掉而不复存在，则回避设计就没有必要了。在核实专利有效的前提下可以进一步分析其权利要求，找出其保
护范围最宽的权项进行分析，结合说明书和相关审查过程中的往来文件，确认该权利要求字面的真实含义，以及其等同物的范围。经过这样的分析，可以整理出该最宽权利要求包含的几个必要技术特征。这样就提供了一个比对基准，来检验将来的回避设计是否满足底限要求，若回避设计方案不包括整理出来的所有必要技术特征，就可以认为是满足了这一底限。值得提及的是，这种技术特征的比对不仅仅是字面上的，还应考虑其等同物，当然，这也是比对的难点所在，这些就是侵权判定理论中提到的字面侵权原则、等同原则以及禁止反悔原则在回避设计中的应用。
（二）专利回避设计评估
在确定了授权专利保护范围的基础上，如果考虑到回避设计的复杂程度和成本，还可以对专利的实际范围做一个评估，即对比现有技术，查核该专利是否有不当授权的情况，再基于评估核实后的专利范围做回避设计，这有可能大大减小回避设计的技术难度和成本投入。
当然，这样做存在着一定的风险，如果不能准确评估就有可能导致侵权。
上述过程是在专利回避设计中就如果避免侵权而言，反过来权利人也应该未雨绸缪同时考虑被规避的可能性，从各个环节入手尽量扩大权利保护范围，以其人之道还治其人之身。
（二）专利回避设计之矛
确定了专利保护范围之后，就可以进入回避设计的设计过程了，在此过程中，回避设计方法大致有以下几种：
第一，直接突破专利中技术问题的回避设计。这种回避设计，只是通过专利文件了解了新产品的性能指标或技术方案解决的技术问题，在此情况下的设计，一般来说完全不同于专利中的技术方案，也不存在侵权的问题。但是，另起炉灶的研发费用可能会较大，研发周期也相对较长。专利文件仅起到提示竞争者创新的作用，竞争者对其利用程度不高。
第二，迂回借鉴专利文件中背景技术的回避设计。专利文件的背景技术部分往往会描述一种或多种相关现有技术，并指出它们的不足之处；审查员也会指出最接近的现有技术；而且，有些国家的专利文件中还会指出与该专利相互引证的专利文献。因此，借助于与该专利相近的技术文献，完全有可能通过对现有技术以及其他专利技术的改进，组合形成新的技术方案，来回避该专利。这样的回避设计利用了专利文件的信息，在此基础上创造出了不侵犯该专利权的回避设计方案，值得注意的是，在此过程中要注意避免对其他涉及的专利构成侵权。
第三，参考组合专利文件中发明内容和具体实施方案的回避设计。专利的保护范围以权利要求为准，其具体实施方案中可能提供了多种变形和技术方案；其发明内容部分可能揭示了完成本发明的技术原理、理论基础或发明思路。然而其权利要求却未必能精准地概括上述这些
具体实施方案；其技术原理、理论基础或发明思路也未必只对应其权利要求中的技术方案。这样，就有可能通过上下两个方面进行突破，一方面，寻找权利要求的概括疏漏，找出可以实现发明目的，却未在权利要求中加以概括保护的实施例或相应变形；另一方面，可以通过
应用发明内容中提到的技术原理、理论基础或发明思路创造出不同于权利要求保护的技术方案。
第四，借鉴专利审查相关文件的回避设计。根据禁止反悔原则，专利权人不得在诉讼中，对其答复审查意见过程中所做的限制性解释和放弃的部分反悔，而这些很有可能就是可以实现发明目的，但又排除在保护范围之外的技术方案，所以如果能获得这样的信息，回避设
计就事半功倍了。
第五，借鉴专利权利要求的回避设计。这种回避设计是采用与专利相近的技术方案，而缺省至少一个技术特征，或有至少一个必要技术特征，与权利要求不同。同样，这里的权利要求也应当理解为字面及其等同解释。这是最常见的回避设计，也是最与专利保护范围接近
的回避设计。这种方法技术上的难度相对较大，同时也应当把握好回避设计下限的度的问题。这里的关键点在于找出权利要求各技术特征中最易缺省或替代的技术特征，也就是突破口，这需要有丰富的技术设计经验。
最后，从成本的角度来考虑回避设计问题。一方面，以上提到的几种回避设计不同程度地借鉴了所要回避的专利技术，从这个角度而言，回避设计节约了成本和时间；但另一方面，先一步研究者的专利技术往往是专利权人经过研究比较得出的最优方案，而回避设计则通
常是牺牲设计成本或性能指标的产物，从这个角度而言，回避设计是不经济的。当然，判断的基准是对市场的估测和成本的分析。竞争者所能做的就是尽早对发现的需要回避的专利进行回避设计，避免前期无谓的研发和生产投入。对已经侵权的技术或产品进行变更设计，虽
然可以避免进一步侵权，但其前期的投入以及前期的侵权行为造成的损失都无法挽回了，这也表明了研发开始前进行专利检索的重要性。对于因技术上或成本上的原因，无法进行成功回避设计规避专利权的情况，仍有必要和可能做一定程度的回避设计，这种回避设计虽然是“知其不可而为之”，但仍有机会降低竞争者的被诉风险和损失。这样的设计可以是增加专利权利人辨识侵权产品以及取证的困难度的设计，以及降低被认定为恶意侵权的可能性的设计。
五、综述
成功地回避设计会迅速增强竞争者的竞争力，改变技术劣势不利局面。同时，专利申请或持有者也可以通过对回避设计的研究，将其上升为一种专利保护策略的战略技巧，来杜绝专利保护的漏洞。但在这场专利攻防战中，最终的结果可以预测。随着知识产权重视程度和司法保护力度，权利人盾会越来越坚，而回避设计成功率会日益降低。因此注重自主知识产权的创造和累积，才是知识产权策略中的根本，才可以在市场竞争中长盛不衰。
戴森网红卷发棒的专利可以绕过去吗？
最近，戴森在美国发布一款名为Airwrap的卷发器。
这款卷发器一改传统卷发器的样式，采用回旋气流技术实现自动卷发。消费者只需要将一缕头发放到卷发器旁边，卷发器产生的气流能够自动将头发吸附到卷发器上旋转几圈后完成卷发。
Airwrap发布后迅速火爆全球社交媒体，在微信朋友圈上也很快刷屏，还未进入中国市场，就已经吊足了消费者的胃口。
戴森的Airwrap除了用作卷发棒之外，还可以转换接头变成直发器、吹风机，全套的价格约550美元，约合人民币3800元。价格显然要比传统的卷发器和直发器贵上一大截，但消费者的热情如此之高，相信一定能够大卖。
戴森官方称这款卷发器已经研制了6年，有103位工程师参与设计，研发费用高达2400万英镑，约合2.2亿人民币。
为防止竞争对手模仿，戴森在专利布局上也下足了功夫，从卷发棒、直发器接头到内部电机一共申请了几十个专利家族，两百多件专利申请，目前已经有约100多件专利获得授权。光卷发棒的接头就有18个专利家族，100多件专利申请。
Airwrap最核心的技术就是利用回旋气流的卷发棒，其实原理并不复杂。关键的部件是卷发棒的出气口形成一定的角度，这样多个出口喷出的空气刚好形成一个回旋，然后将一缕头发放到卷发棒旁，这些回旋的气流就会带动头发旋转。
这些专利中，最重要的发明是优先权为2014年3月20日的发明，美国专利公开号是US20150265023A1。这个专利在中国申请了发明和实用新型，在英国、日本、新加坡已经获得了授权，授权的权利要求1如下：
一种用于手持式器具的附件，其特征在于，该附件包括体部，体部具有壁、在壁的一个端部处的流体入口和穿过壁的流体出口，其中流体出口包括沿壁延伸的至少一个槽，且其中至少一个槽由壁的第一端部和壁的第二端部的重叠而形成。
核心部件卷发棒是空心管体，表面上开有多个缝隙，热空气从开口进入，然后从这些缝隙出去，但是这样并不能形成旋转气流，最多算是开有多个缺口的吹风机，本质上与吹风机没有区别，如下图所示。
而该发明的巧妙在于出风口两边做成上下错落重叠的样式，如下图所示：
图片
这样空气从缝隙中出来是就会有一个偏向角度，空气被导向到管壁上，在管壁上形成柯恩达效应，从缝隙中出来的气流像是吸附在管壁上，每条缝隙中出来的气流都像是被管壁吸附，整体上就形成了围绕管壁的旋转气流。
当用一缕头发靠近这个旋转气流时，旋转气流就像一个微型龙卷风一样将头发卷起来，因为旋转气流是持续的，头发就会缠绕成一圈又一圈，最后完成卷发。
目前与这件发明最接近的现有技术是1991年申请的公开号为CN1061901A的中国专利申请，以及1998年提交的公开号为US5868148A的美国专利申请。CN1061901A这件专利在英国、美国都进行了申请，主要技术方案是带吹干功能的卷发器，这种卷发器也是空心管体，管体表面也有缝隙作为气流出口。但这个缝隙只是一般的出风口，对气流并没有导向作用，从缝隙出来的气流不能吹到管壁，径直吹向远方，形成不了有效的柯恩达效应，卷发棒周围不能形成旋转气流，也就没有自动卷发的效果，只是在实践中的效果如何还有待检验。
上图中的卷发器已经与本发明比较接近，关键发明点还是不同，但CN1061901A还有一处非常接近的地方是管体是组合式的，由几个重叠的管状体组成，可以改变粗细，如下图所示：
这个形状已经与戴森卷发棒的核心发明点的结构基本一致了，但是CN1061901A这种重叠的结构目的是改变粗细，而且在使用状态下并不是这种情况，也无法形成旋转气流。
US5868148A的主要内容是一种具有导风叶片的吹风机，基本结构与本发明也类似，管状体表面形成缝隙吹出气流，而且在缝隙口设置了导向件，这样看似能够形成旋转气流，但未公开本发明中的重叠状出风口，目的也不同。
所以这两件最接近的对比文件都缺少让从缝隙吹出来的气流形成柯恩达效应，形成围绕管壁的旋转气流的特征。在吹风机领域也有利用柯恩达效应的在先技术，但是能否用来与这两篇对比文件结合挑战本发明的创造性，估计是这件专利在其他国家能否授权或无效的争辩点。
那这件专利的权利要求可以规避吗？
这件发明的核心在于通过旋转气流实现自动卷发，其实US5868148A已经暗示了可解决的方案，让缝隙气流形成柯恩达效应的关键在于吹出的风需要导向到管壁。本发明的技术方案是通过重叠的端面实现，但US5868148A的结构不重叠也能达到类似的效果。
当然如果对发明进行改劣就有更多的可行方案了，毕竟在先技术的结构已经非常接近，绕过“重叠”这个特征即可，不像功能性限定的权利要求那么难规避。
此外，今天看到有公众号宣称这款卷发器实际效果不理想，笔者看了那个视频，可能使用方法也有问题。这种旋转气流卷发，最好结合发胶、摩丝等定形产品，至少要保证头发是潮湿的，因为形成柯恩达效应的是气流，并不是头发。不是网上解释的通过柯恩达效应将头发吸到卷发棒上的，柯恩达效应是指气流吸附在管壁形成旋转气流，自动卷发棒再利用这种旋转气流将头发吹到卷发棒的，一根根的散发肯定会被风吹乱的，自然效果不佳，或许将来有一款能够自动加蒸汽、发胶的自动卷发器就更方便了。
小米公司与专利侵权的道德绑架
专利权的财产权属于完全的法定权利，借鉴在先技术和回避现有专利而采用类似的设计，不在道德讨论的范畴，相反专利立法的本质就是通过对于技术一定范围、一定区域和一段时间的保护，换取权利人向社会贡献出技术成果，让他人借鉴，避免重复研究，促进技术发展。从专利的排他权中获得商业利益和鼓励社会采用借鉴该专利技术是专利制度相辅相成的两面。
小米公司最近发布了一款空气净化器，其低廉的价格和众多的功能，立即引起了广大消费者的关注，在同行也引起了极大的非议，有人指出小米的空气净化器涉嫌抄袭日本制造商百慕大的设计，一些知识产权行业人士也在站出来指责小米涉嫌抄袭，有违道德。
笔者进行了专利检索，目前和小米空气净化器直接相关的一篇专利，是在中国申请的外观设计（申请号：CN201330116830），从该外观设计公布的视图看，与小米的空气净化器有几分相似，但根据目前的外观设计侵权标准，似乎很难界定为侵权，笔者在此不想讨论外观设计的侵权标准，如果小米涉嫌侵权，相关企业应该向法院提起诉讼，这完全是企业自身的事情。但一些知识产权从业人员认为小米即使不侵权，这种与别人专利产品类似的设计也是违背道德的。
对此笔者不敢苟同，故借题讨论下，企业借鉴他人现有的设计和技术，在不侵权的情况下，是否是违背道德的？
道德是个哲学概念，想定义还真不容易，姑且认为是人们共同生活及其行为的准则和规范。借鉴和回避他人专利技术，采用类似的设计，在不侵权的情况下，是否违法人们共同生活及其行为的准则和规范。
专利权比道德的产生要晚得多，包括为人身权和财产权两部分，人身权主要包括发明人的专利署名权，根据洛克的劳动价值学术，这点和传统权利没有太多区别。知识产权的财产权部分完全不同于传统的财产权。传统的财产权更趋同于一种自然权利，就如物权，人类在共同生活的长期历史过程中，自然地认同了这种权利，无论是根据劳动价值学术，还是人类出于实用主义，共同缔结了一种无形的契约，认同对方的劳动成果。侵犯物权的行为不但违法法律，也是不道德的，如果一国法律没有关于物权的规定，侵犯物权的行为也会受到道德的约束，因为这是伴随人类文明产生的一种自然权利，凝结着他人劳动成果的物权是不可侵犯的。
专利权的财产权却有所不同，它并不是在人类共同生活中形成的长期共识，而更多的是各国政府为了促进科技的发展，而制定的一种“政策”，各国政府通过本国经济发展的需要和具体情况，不断调整专利保护的广度和深度，是一种完全由法律确定的权利，如果法律写多少专利权利就有多少权利，甚至有时国家还会废除专利法，认为科技创新都不该获得专利权，这也不会是一种不道德的行为。
专利权是一种百分之百的法定权利。这明显区别于建立在自然权利基础之上的生命权、物权，如果一国法律随意践踏生命权和物权，社会上广泛存在着轻视生命权和物权的行为，这样的法律就是恶法，这样的社会也不道德的社会。
显然，借鉴在先的专利，采用类似的设计，只能受到法律的约束，而不在道德讨论的范围内，这是一种合理利用专利制度法律的行为，也是促进科学发展的行为，如果觉得法律这种规定不足以促进本地区的科学发展，完全可以制定更严格的法律，而不应该给专利借鉴行为套上道德的标签。但是对于借鉴的公司，如果声称自己是这项技术的第一发明者或者原创，那么这个就有点侵犯专利权的自然权利了，类似于在别人的文章署上自己的名字。
专利法应该鼓励利用在先的专利技术，回避现有的专利，甚至采用类似于现有专利又不侵权的技术，这样才会促使人们用专利去保护成果，也能促进人们广泛借鉴别人的成果，促进技术的进步和社会的发展。这也是专利制度的本质所在，利用专利制度保护创新者的成果，通过一定范围、一定区域和一段时间的排他权去换取权利人向社会公开技术成果，进而让他人能借鉴相应的技术，避免重复研发，促进技术的发展。
小米公司如果没有专利侵权，善于利用专利制度、善于利用在先技术和回避现有专利，是一种值得鼓励的行为，不应该进行道德绑架，这不在道德讨论的范围，也是法律鼓励的行为。
实施变劣技术方案不侵权专利案例之戴森科技
当某技术方案比专利技术方案技术效果差，该某技术方案可以称为变劣技术方案。
典型案例
戴森技术有限公司（简称：戴森公司）与科沃斯机器人有限公司（简称：科沃斯公司）的专利侵权诉讼案
涉案专利名称：手持式清洁设备
涉案专利号：ZL200780027328.0
涉案专利权人：戴森技术有限公司
无效决定：维持有效
三份裁判文书
1、中华人民共和国江苏省苏州市中级人民法院（2010）苏中知民初字第00344号民事判决书
2、中华人民共和国江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第12341号民事判决书
3、中华人民共和国最高人民法院（2016）最高法民申2653号民事裁定书
戴森科技的授权专利独立权利要求
“一种手持式清洁设备，包括主体、脏空气入口、清洁空气出口和旋风分离器，该旋风分离器位于从空气入口到空气出口的空气流动路径中用于从空气流中将脏物和灰尘分离，该旋风分离器沿大致竖立方向设置，其中主体包括主体的上部和下部之间的把手，该上部承装马达和风扇单元，脏空气可以通过该马达和风扇单元而被抽入到设备中，下部限定主体的大致是平面的基部表面，下部承装电池单元，其在使用中为马达供电，其中，主体的大致是平面的基部表面和旋风分离器的大致是平面的基部表面一起形成设备的基部表面，以用于将设备支撑在一表面上，其中，主体的基部表面位于旋风分离器的基部表面的平面中，且其中马达和风扇单元和电池单元布置在主体的基部表面的上方。”
图片
简要通俗版权利要求
该权利要求技术方案包括五个元件：主体、旋风分离器、马达、风扇单元和电池单元，主体和旋风分离器分别设定基部表面，马达、风扇单元和电池单元构成组合X，组合X位于主体的基部表面的上方。
引发的问题：该权利要求保护范围包括组合X位于旋风分离器的基部表面的上方吗？
三级法院的判决均是：该权利要求的保护范围不包括组合X位于旋风分离器的基部表面的上方。
一审法院判决依据
“首先，关于涉案专利权利要求1中“主体”范围的界定，从权利要求1的表述，无法得出主体范围可以延伸至旋风分离器一侧，这也可以从涉案专利附图尤其是将主体以截面显示的附图4及说明书的实施例中得到印证。其次，权利要求中“主体的上部承装马达和风扇单元”及“主体下部承装电池单元”表明马达、风扇及电池必须放置于主体中，故“马达和风扇单元和电池单元布置在主体的基部表面的上方”中的“上方”应解释为主体范围内的上方，而不包括旋风分离器一侧。
经比对，被诉产品的马达及风扇均位于旋风分离器一侧的上方，故缺少涉案专利独立权利要求1中“主体的上部承装马达和风扇单元”及“马达和风扇单元和电池单元布置在主体的基部表面的上方”这两个技术特征，未落入涉案专利权利要求保护范围，不构成侵权。”
二审法院判决依据
“本案中，被诉产品“风扇、马达布置在旋风分离器的正上方”与涉案专利权利要求1“马达和风扇单元布置在主体的基部表面的上方”这两者在技术效果上具有明显的差异：涉案专利将风扇、马达布置在主体的上部，主体下部承装电池单元，中间通过把手连接主体上部和下部，由于上部的风扇和马达以及下部的电池单元在整个设备中的重量都较大，因此在使用时，由于风扇和马达距离把手的水平距离较近，因此具有降低或消除风扇和马达对使用者手腕施加的力矩、减缓使用过程中手腕的紧张和疲劳的有益技术效果；
而被诉产品将风扇和马达设置在旋风分离器的正上方，与主体的基部表面和把手存在一定的水平偏距，这样的布置方式使得风扇和马达距离把手的距离较远，加大了风扇和马达对使用者手腕施加的力矩，容易使得手腕紧张和疲劳。
由此，因被诉产品“风扇、马达布置在旋风分离器的正上方”与涉案专利权利要求1“马达和风扇单元布置在主体的基部表面的上方”这两技术特征具有明显不同的技术效果，故该两技术特征不能认定为等同特征。事实上，被诉产品的风扇和马达的布置方案较之于涉案专利明显属于变劣的技术方案，如要将这种变劣的技术方案也通过等同侵权认定纳入到专利权的保护范围，则明显有违专利法“推动发明创造的应用、促进科学技术进步”的立法宗旨。
再审裁定依据
“旋风分离器并非是主体的组成部分，其是与主体并列并沿大致竖直方向设置。在此基础上，涉案专利权利要求1明确了三个与基部表面有关的概念：主体的基部表面、旋风分离器的基部表面和设备的基部表面,其中主体的基部表面和旋风分离器的基部表面应当是两个独立的实体表面，且二者均属于设备的基部表面。相应地，主体的基部表面的上方和旋风分离器的基部表面上方应指代不同的空间区域，但均属于设备的基部表面的上方所指代的空间区域。
因此，如果将“主体的基部表面的上方”解释为“包括主体的基部表面侧（斜）上方在内”，那么“主体的基部表面侧（斜）上方”亦可以定义为在“旋风分离器的基部表面上方”，更可以定义为“设备的基部表面的上方”，这必然使得权利要求的保护范围变得模糊不清。”
实施变劣技术方案可以不侵犯专利权，前提是具备怎样的权利要求解释能力？
在本案件中就涉及到了文义解释、等同解释、说明书和附图用于解释、审查意见答复的禁止反悔原则解释、权利要求清楚的解释等。
将变劣技术方案申请专利其实也是一种专利策略，因为变劣技术方案同样是可以实施的，可能是劣在使用体验和效率，但市场是有多样化需求的，将变劣技术方案申请专利并授权则能保护属于自己的市场。
这也是虽然戴森代表手持吸尘器，但我国市场仍然有无数手持吸尘器产品的原因，当然，这些厂商无法去侵占属于戴森所定位的市场，不然就会成为专利侵权被告，如科沃斯、小狗电器和追觅科技。