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撰写是基础,尤其是实施例。
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议专利申请文件撰写中的“傻”
在撰写专利申请文件的过程中,需要代理师对技术方案进行充分的理解,并在如何保护方面进行巧妙的构思,从而为申请人争取尽可能大的权益。上述过程需要代理师发挥聪明才智,但有的时候,代理师需要反其道而行之,在如何进行表述上要适当的“傻”一些,从而确保对所理解的技术方案做到清楚、准确的保护。
本文所述的“傻”是指,在撰写申请文件,尤其是权利要求时,应该抛弃“自作聪明”所导致的“自以为是”,而是应以“傻傻”的态度,去审视一下相应的文字表述是否能够充分的表达出预期想要表达的含义,还要审视一下,相应的文字表述是否会被理解为预期之外的其他含义。第一个审视主要是要看发明点是否能够被充分、清楚地表达出来,而第二个审视则主要是看相应的表述是否存在歧义。
下面我们结合案例,来对上述内容加以具体解释。
发明人提出了一种信号调整方法。现有技术中,为了确保收发设备间功率的稳定,需要分别检测发送端发出信号的功率以及该信号经过滤波器后的功率,如果经过滤波后的功率相对于信号发出时发生变化,则需要对信号进行调整。现有技术的问题在于需要对两路信号分别进行功率检测,实现复杂。本发明的技术方案中,无需对两路信号分别进行检测,而仅对滤波后的信号加以检测,获取该信号的两个参数值A和B(为了描述方便,本文以参数A和B替代具体的参数名称),结合A和B的情况,确定是否需要对信号进行调整。
当然,如何针对A和B的情况来进行调整,是本发明的发明点,代理师也在说明书中进行了描述。为了能够更好的体现“傻”的作用,我们在这里先不对该内容加以具体说明。
我们看一下针对该方案所撰写的一个独立权利要求。
1、一种信号调整方法,其特征在于,包括:
对经过滤波器后的发射端信号进行检测,得到参数A和参数B;
比较参数A与参数A阈值范围,获得参数A变化,以及,比较参数B与参数B阈值范围,获得参数B变化;
如果参数A变化与参数B变化成反比,则进行对信号的调整。
不知读者对该权利要求所体现的内容如何理解,笔者看过该权利要求后,对于该权利要求所保护的方案是这样理解的:
在该方案中,首先检测得到参数A和参数B,然后获得参数A以及参数B的变化趋势,如果参数A的变化趋势和参数B的变化趋势相反,例如,参数A变大而参数B变小,则进行信号的调整。
估计读者结合上述权利要求的文字表达,也可能会得到类似的理解吧。但实际所要保护的方案却不是这样的。实际上,该权利要求所要保护的方案是:
获得参数A和参数B后,判断参数A和参数B是否分别在其阈值范围内,如果均不在该阈值范围内,则进一步判断参数A和参数B与其阈值范围的关系。如果参数A小于其阈值的下限,而参数B大于其阈值的上限,或者,参数A大于其阈值的上限,而参数B小于其阈值的下限,则进行信号调整。
我们能够看出,通过字面所理解的内容和实际要保护的内容有很大的偏差,造成这一问题的原因就在于代理师在撰写权利要求的过程中,过于“聪明”了,没有以“傻”的态度来审视自己所撰写的内容。
在该权利要求中有两个关键术语,一个是“变化”,另一个是“成反比”,代理师预期以这两个术语所表达出的含义与读者根据这两个术语所直接得到的信息之间存在很大的差异,由此导致了上述问题的出现。究其原因,可能有以下两点:
第一、代理师由于在撰写申请文件之前,已经对技术方案有了充分的理解,因此,往往会存在一种先入为主的观念。代理师会以其已经理解的技术内容,去解读权利要求的相应表述。在本案中,代理师会认为,“变化”就是指的参数A在其阈值范围之外的情况,而所谓的“成反比”就是参数A和参数B一个在其阈值的上限之上,而另一个在其阈值的下限之下。这种想当然的理解,是所谓“聪明”的表现,但代理师忘记了作为读者的审查员、法官尤其是公众,可能并不会那么“聪明”,他们不会或者难以在充分把握本发明技术方案之后,再去解读权利要求的相应表述,此时,就会带来如上所述的问题。
第二、在实务中,发明人往往会在技术交底材料中,采用其行业内的简称或者习惯术语来描述某一技术特征,而这样的描述往往是不准确的,甚至是会造成错误理解的。例如本案中的“变化”和“成反比”。如果代理师对这样的术语不加以研究,不用“傻”的态度去分析这样的表述是否存在问题,而是直接照搬发明人的表述,也同样会造成上述表述问题的出现。
如果我们在撰写权利要求时,能够有针对性的“傻”一些,则能够一定程度上避免上述问题的出现。
1、我们在撰写权利要求时,要力求权利要求文字本身所体现的内容就是充分、清楚的,不要将某一特征的具体含义寄希望于通过说明书来加以解释。也就是说,我们在撰写时,要“傻”一些,对于文字表述,仅仅根据文字表述本身,采用“一就是一,二就是二”的理解方式来加以解读,而不要在解读某一特征的过程中,将代理师对于方案已经理解的内容也添加到其中。上述例子中,对于“参数变化”以及“成反比”这两个特征,如果我们能够按照上述方式来解读,就会发现这两个特征并不能够承载代理师原本所要表达的含义:
采用“变化”这一表述,仅仅能体现出参数值本身发生变化这一含义,并不能包括判断参数是否在阈值范围之内,以及当判断得到参数在阈值范围之外时,则确定参数发生了“变化”这些含义。
采用“成反比”这一表述,也仅仅只能传达出数学意义上多个数值之间成反比关系这一含义,而对于本发明中,参数A和参数B一个大于其阈值范围最大值,另一个小于其阈值范围的最小值这一特定的判断结果,则无法通过“成反比”这几个字充分的传达出来。
由此,我们能够得知上述表述不足以充分的表达原本要表达的含义,应该采用其他表述方式来更为详细、准确的对技术特征加以描述。
2、对于发明人提供的技术材料中的特定术语,我们也要谨慎加以使用。如果该术语在本领域来说属于有确定含义的惯用术语,且不会和通常的理解产生矛盾,那么,可以采用该特定术语。相反,如果该术语是一种简称、俗称,这种简称、俗称并未得到业内的广泛认可,或者是,该术语所表达的含义和通常含义不同,则要避免使用该术语,转而采用更为具体、清楚的方式来加以表述。
在上述例子中,有关“成反比”很有可能是发明人在研发过程中,针对不同参数分处不同区间这一情况的一种简称,该简称仅仅是在该特定研发过程中才被使用,没有证据能够证明这种简称是该技术领域公知的、确定性的称谓。况且,该“成反比”的表述,在通常意义上的理解也和本发明中所要表达的含义不同,此时,就不应采用这一特定术语来描述相应的技术特征了。对于“变化”这一术语,借助上述方式分析,也同样能发现类似问题。
综上所述,在撰写权利要求时,我们要以常人的眼光(或者可以说是以“傻傻”的眼光)、用挑剔的方式来审视我们在权利要求中的表述。
一方面,所谓的常人是指还未充分掌握本发明技术方案的人,由于他们还未理解技术方案,因此,仅仅会从权利要求文字表述本身去理解相应的技术方案,不会将技术方案中对于该特征进一步解释的信息添加到该文字表述中去。如果我们能够以常人的视角来审视相应的表述方式是否准确,就能确保以当前文字含义本身即可充分、准确的表达该技术方案的实际内容,从而避免由于对方案已经理解所带来的先入为主的影响。
另一方面,所谓的常人也和本领域技术人员不尽相同。尽管《审查指南》中的相关规定中多次提及对于技术方案的理解以本领域技术人员能够理解为准,但笔者认为,首先本领域技术人员本身就是一个难以界定的范围,在该范围难以界定的情况下,我们的表述到底是不是本领域技术人员能够准确理解的也就难以确定了。稳妥起见,我们还不如将标准定的更为严格一些,在撰写的时候,就以常人对于文字表述的通常理解,去审视当前的表述是否就是实际想表达的含义,从而避免后续可能由于表述歧义所带来的保护范围被误读的问题。
此外,如果我们在撰写权利要求时,就能以常人能够读懂的标准去撰写,无疑会使得权利要求本身更为通俗易懂,而要达到通俗易懂往往需要对方案有更为透彻的把握,透彻的把握需要排除掉一些具体内容的限定,由此,这样的撰写方式,甚至能够起到扩大保护范围的作用。
所谓以挑剔的方式来审视相应的表述,指的是我们在撰写权利要求的过程中,要审视一下相应的表述是否还会有别的含义。挑剔的方式其实就是一种批判的态度。我们在撰写过程中不能总是那么“聪明”,总觉得自己这也是对的,那也是对的,或者认为这个表述就应该这样理解啊,不可能有别的理解。这样会导致无法发现相应的问题,而这些在撰写过程中没有发现的问题,很有可能在无效过程中被无效请求方所发现,到那时候再做补救,往往就太晚了。因此,我们在撰写时,要丢掉“聪明”,“傻傻”的想一想这样的表述是不是充分,会不会存在歧义,这样,才能尽早发现问题,撰写出高质量的权利要求。
议专利申请文件撰写中的“纯”
撰写专利申请文件,专利代理师要充分理解发明人提供的技术方案,然后以“傻傻”的态度来雕琢专利申请文件的文字表达(具体如何“傻”,可以参考本公众号《议专利申请文件撰写中的“傻”》一文)。在方案理解和文字表达之间,则需要代理师的“纯”发挥作用,构建保护范围恰当、能够为专利申请人争取尽可能大利益的保护范围。如果我们能够做到又“纯”又“傻”,且在这条路上持之以恒,则撰写出的专利申请文件的质量会越来越好,专利代理师的撰写水平也会越来越“聪明”。
本文所提到的“纯”并不是我们通常意义上所理解的纯洁、单纯,而是一种思维上的纯,是纯粹的“纯”。
一、逻辑主线中的“纯”
对于一个专利申请而言,存在一个逻辑上自圆其说的思路,我们称之为逻辑主线。
逻辑主线包括:现有技术、现有技术缺点、本发明的发明目的、本发明的技术方案以及本发明的有益效果。上述五个要素,通过以下方式形成一个主线:通过对现有技术进行分析,得出现有技术缺点;本发明所要解决的技术问题与现有技术缺点相对应;本发明的技术方案要能够解决所述现有技术缺点、实现所述发明目的;通过对本发明技术方案的分析得出本发明的有益效果。在逻辑主线中,现有技术缺点是基础,而对于本发明技术方案如何解决现有技术缺点则是整个逻辑主线中最为重要的部分。
那么,“纯”应该如何结合逻辑主线发挥作用呢?
在理解技术方案以及撰写申请文件的过程中,当面对纷繁复杂的信息时,代理师应当明确方向、排除其他信息的干扰,将注意力放到本发明所要解决的一个技术问题、以及解决该问题所必需的必要技术特征上来。这样的“纯”,特指思考方向上的纯,是在把握主线的过程中排除掉枝杈内容的影响。利用这样的“纯”,有助于代理师掌握本发明的实质,更有助于代理师撰写得到一个保护范围较大的独立权利要求。
我们通过案例来进行说明。
发明人发明了一种洗浴用品包装瓶,参见下图。
该洗浴用品包装瓶包括吸盘1、瓶体2、上盖3、出液口4、压缩装置5和吸液软管6。橡胶吸盘1设置在塑料瓶体2的底部,塑料瓶体2呈圆锥体状;吸液软管6设置在瓶体2的内部,其一端与出液口4相连,另一端置于塑料瓶体2的底部并靠近瓶壁的一侧,出液口4设置在上盖3上;压缩装置5设置在塑料瓶体2和上盖3之间。整个瓶体呈圆锥体状。在安装时,将塑料瓶体2通过橡胶吸盘1吸附在墙体上,待橡胶吸盘1和墙体之间的空气全部排出即可使用;在拆卸时,用力把橡胶吸盘1从墙体上拔起即可。
仔细分析后我们会发现,该包装瓶存在以下特点:1、具有吸盘;2、吸附的位置是在墙体上;3、吸液软管一端置于瓶体的底部;4、具有压缩装置且出液口向下。
毫无疑问,如果我们将上述技术特征都写到独立权利要求中去,会使得保护范围偏小,为了避免出现这一问题,需要“纯”发挥作用。
我们首先应该将技术问题纯粹化。对于这个方案,发明人会提及现有技术中洗浴用品包装瓶存在使用不方便的问题,但从专利意义上来说,这个“不方便”是一个不纯的问题,或者说,是一个掺杂了杂质的问题。针对这样的问题,我们需要对其加以提“纯”,明确问题的确定含义、提纯后,我们可以得知,“不方便”这一问题包括以下几个不同方面的内容:
1、洗浴用品包装瓶容易倒。
2、洗浴用品过多的情况下,洗浴用品无处放置。
3、洗浴用品中的洗浴液无法完全用尽。
4、不能很方便的通过单手挤出洗浴液。
在提“纯”后我们会发现,这些问题的方向是各不相同的,对应的必要技术特征也会有很大差别,我们需要和发明人明确,到底哪个问题是其最想解决的问题,从而确定逻辑主线中的技术问题。有了明确的技术问题,方可沿着该问题出发,去有针对性的分析发明人所提供的整体技术方案,去掌握该技术方案的实质。
在明确了逻辑主线中的技术问题后,我们就应该目不斜视,抛开优选实施例中其它特征的干扰,仅围绕着该技术问题,“纯纯”的去确定技术方案中哪些特征和解决该技术问题之间存在必然的逻辑关系。这是对必要技术特征的提“纯”过程。通过该过程,可以寻找得到解决该技术问题的必要技术特征,为构造保护范围合理的独立权利要求做好准备。
上述思路,重点强调的是从技术问题出发,而不是从技术方案出发。从技术方案出发,我们往往会觉得这也是本发明方案的必不可少的一部分,那也是必不可少的一部分,从而造成一些非必要技术特征也被错误的认定为必要技术特征。如果我们能够从技术问题出发去审视技术方案,甚至暂时性的忽略掉整体的优选实施例,将目光聚集在寻找和上述技术问题具有必然逻辑联系的技术特征上,则会很大程度上避免上述问题的出现。
例如,如果所确定的技术问题为洗浴用品包装瓶无处放置的问题,那么,我们就应该从该问题出发来审视技术方案,由此可以得出,在该发明中,其解决思路是将包装瓶从放置于平台上转变为放置在墙体上,至于吸液软管的放置位置、压缩装置是否存在、出液口的方向等,显然都不是从解决无处放置这一问题出发所能得到的特征,它们和解决放置问题之间也不存在必然的逻辑联系,因此,不是我们把握逻辑主线时所关注的重点,更不应该作为必要技术特征来限定独立权利要求的保护范围。
甚至,如果我们的提纯程度足够高的话,还会发现,只要包装瓶被设置于墙体上就可以了,至于是通过吸盘的方式,还是通过粘接方式;是通过可拆卸的方式,还是通过固定的方式,都不会影响该思路的实现,对于这些内容的限定都是没有必要的。由此我们对技术方案的本质把握的更为纯粹,所获得的权利要求的保护范围也就更大,我们甚至不经意的还对技术方案进行了扩充(例如,将设置于墙体的方式扩充为固定连接)。
对于其他问题的分析也是类似,如果我们所关注的问题是容易倒的问题,那么,从这一问题出发,仅能得到的是吸盘这样的用于稳定包装瓶的特征,而对于吸附位置等其他特征,除非掺杂了其他的要求,是不能从这一问题出发所直接得到的。我们同样可以得出,为了解决包装瓶容易倒的问题,类似于吸盘这样的固定装置属于必要技术特征,至于这个吸盘吸附在什么地方,并不是主干的要素,不是逻辑主线中的重点,不应该作为对于独立权利要求范围加以限定的特征出现。
对于洗浴用品无法完全用尽以及单手挤出的问题,读者也可参考上述方式自行进行分析。
二、从属权利要求中的“纯”
说到从属权利要求中的“纯”,我们首先要从从属权利要求的作用说起。从属权利要求作为对独立权利要求保护范围的进一步限定,由于其在进一步限定的过程中,增加了新的技术特征,因此,在无效程序中,在独立权利要求不具备新颖性或创造性的情况下,权利人可以将某一从属权利要求作为新的独立权利要求,基于该从属权利要求中进一步限定的技术特征,去争辩该从属权利要求具有新颖性或创造性,从而增加整个专利申请的稳定性。
此时,我们所面对的情况是:如果从属权利要求中所限定的特征过多,则在将该从属权利要求作为独立权利要求时,相对于原来的独立权利要求来说,会损失较多的保护范围。由此,我们在撰写从属权利要求时需要注意,尽可能的在一个从属权利要求中少做限定,使得该从属权利要求的保护范围也尽可能的大,从而构造一个逐层保护的权利要求体系。
明确了上述原则后,在撰写从属权利要求时,“纯”就可以发挥作用了。
“纯”在撰写从属权利要求时所发挥的作用可以概括为“一从权一特征”。具体来说,就是在一个从属权利要求中,仅仅包括对某一个方面进行限定所对应的特征,而对于和这个方面无关的特征,则在该从属权利要求中不予限定。
我们举例来说明。
在某一发明中,独立权利要求为:
1、一种数据处理方法,该方法包括:
步骤A:接收数据;
步骤B:判断该数据是否符合预先设定的描述标准,如果是,则执行步骤D,否则,执行步骤C;
步骤C:将所述数据转换为符合所述描述标准的数据;
步骤D:将数据进行存储。
从属权利要求2为:
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤B包括:
步骤B11:判断所述数据是否符合描述标准A,如果否,则执行所述步骤C,如果是,则执行步骤B12;
步骤B12:判断所述数据是否符合描述标准B;如果否,则执行所述步骤C,如果是,则执行所述步骤D;
其中,在判断得到所述数据不符合描述标准A时,所述步骤C的转换具体为将数据转换为符合描述标准A的数据;在判断得到所述数据不符合描述标准B时,所述步骤C的转换具体为将数据转换为符合描述标准B的数据。
通过该从属权利要求2,限定得到了本发明的某一具体实施例。但如果我们以“纯”的视角来分析该从属权利要求,就能发现该权利要求2存在问题。
在该权利要求2中,具体限定了三个方面的特征:
第一方面,也是最容易观察到的,该从属权利要求2限定了描述标准具体为什么样的标准,也就是限定了描述标准的内容具体为A标准以及B标准;
第二方面,在该从属权利要求2中,还限定了在判断是否符合描述标准时,需要采用两个标准(标准A和标准B)共同加以判断,也就是说,标准A和标准B是“且”的关系,而非“或”的关系;
第三方面,该从属权利要求2除了限定了需要采用两个标准进行判断,还进一步限定了需要先进行标准A的判断,然后再进行标准B的判断,也就是说,其限定了采用不同标准进行判断的执行顺序。
由于该从属权利要求2限定了这三个方面的特征,导致该从属权利要求的保护范围相对较小。设想一下,如果在无效程序中,独立权利要求1难以维持,当我们把从属权利要求2作为新的独立权利要求1时,上述三个方面的特征均作为限定保护范围的必要技术特征,缺一不可,由此导致新的权利要求1的保护范围一下缩小了很多。而作为可能的侵权一方,假设其在描述标准判断过程中,仅仅判断是否符合标准A或标准B,而不是对两个标准均进行判断;或者,其是先进行标准B的判断,而后再进行标准A的判断,那么,从字面上来看,均不构成对新的独立权利要求1的侵权。
如果我们在撰写从属权利要求之前,首先以“纯”的视角来确定该从属权利要求到底要保护哪一方面的特征,并在撰写该从属权利要求时,排除其他方面的影响,仅体现和该方面直接对应的特征,则会很大程度解决上述问题。
在本案中,我们可以通过如下方式来撰写从属权利要求。
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述描述标准为:标准A或标准B。
3、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述描述标准为:标准A和标准B。
4、根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤B包括:
步骤B11:判断所述数据是否符合描述标准A,如果否,则执行所述步骤C,如果是,则执行步骤B12;
步骤B12:判断所述数据是否符合描述标准B;如果否,则执行步骤C,如果是,则执行步骤D;
其中,在判断得到所述数据不符合描述标准A时,所述步骤C的转换具体为将数据转换为符合描述标准A的数据;在判断得到所述数据不符合描述标准B时,所述步骤C的转换具体为将数据转换为符合描述标准B的数据。
可以看出,修改后的权利要求4与原权利要求2相同,但在该权利要求4之前,还有相对于该权利要求4范围更大的两个权利要求(权利要求2和3)。在无效的过程中,如果权1不能成立,则我们可以首先将权利要求2作为新的独立权利要求,此时的保护范围是:在进行标准判断时,既可以用标准A进行判断,也可以用标准B进行判断。如果权利要求2也不能成立,则我们还可以进一步缩小保护范围,将权利要求3作为新的独立权利要求,如果该权利要求3还不成立的话,我们此时可以再退到权利要求4,此时的保护范围才是原来权利要求2的保护范围。由此,我们利用“纯”形成了从属权利要求有层次的保护体系。
针对之前的包装瓶的案例,我们也可有类似的借鉴。
假设我们以解决洗浴用品无处放置问题作为本发明所要解决的技术问题,那么,相应的独立权利要求中,通过连接部件将包装瓶设置于墙体上就应该属于必要技术特征。我们在撰写从属权利要求时,应当考虑本发明方案在其他方面的改进,逐个针对不同方面的改进来撰写从属权利要求。例如,针对洗浴液不能完全用尽的问题,可以撰写从属权利要求2,由于解决该问题仅需要吸液管一端置于瓶体的底部即可,因此,我们只需要对此特征加以限定,而是否具有压缩装置、出液口是否向下,这些特征不是和洗浴液不能用尽这一问题所对应的特征,因此,无需在该从属权利要求中予以体现。
与之对应的,对于解决单手操作这一方面的问题来说,我们只需在另一个从属权利要求3中体现出液口向下以及压缩装置这一特征,而对于瓶体的形状、吸液管的位置,则无需限定。这样处理后,如果在无效过程中,范围最大的独立权利要求无法成立,我们可以有选择的将权利要求2或者权利要求3作为新的独立权利要求,而不至于一下将出液口朝下设置、压缩装置、吸液管的位置、甚至瓶体形状均作为限定体现在新的独立权利要求中,避免权利要求的保护范围在无效过程中一下损失过大。
专利代理师能写出“创造性”?我该不该信?
专利想获得授权,必须具有新颖性和创造性。说简单点就是专利申请中的权利要求所涉及的技术方案相对于现有技术必须有足够大的区别。
代理师在撰写权利要求的时候,有一个最基本的操作:上位概括。一旦进行上位概括之后,其中的技术方案相对于现有技术中的区别就变小了。
举个例子:
申请人想申请的专利是一个水杯上有个牛,并且利用了牛的谐音,最终呈现在水杯上的装饰物为:Happy 牛 Year!其中的牛是立体的。
如果专利代理师不进行概括,那么权利要求就是:
一种水杯,其特征在于,所述水杯上设置有“Happy 牛 Year”,其中,所述“牛”是立体的。
但是这样的权利要求保护范围不大,很容易被规避,如果一个水杯上印制有“牛 Year 牛 Luck”就不侵权了。
此时,专利代理师就会进行概括:
一种水杯,其特征在于,在所述水杯上设置有字符宣传语,其中,所述字符宣传语中至少包括一个十二生肖动物,所述字符宣传语利用所述动物的谐音组成祝福语,所述动物为立体造型。
这样的权利要求能够涵盖“Happy 牛 Year”以及“牛 Year 牛 Luck”,其保护范围大了。
这个代理师是个好代理师!因为其扩大了专利的保护范围。
审查员检索到一个现有技术,该现有技术中涉及到一个水杯,该水杯上印制有“鼠你beautiful”,鼠是立体的。
此时,我们来看一下上述哪个权利要求相对于该现有技术区别大。
第一个权利要求区别是:“Happy 牛 Year”与“鼠你beautiful”;
第二个权利要求则完全涵盖了现有技术,跟现有技术一点区别都没有。
所以,从这个地方就可以看出,经过专利代理师加工的技术方案,其保护范围得到扩大,但是其跟现有技术的区别却变小了,也就是说,创造性肯定是变低的!
因此,正常情况下,专利代理师只能把创造性写低,甚至写没!专利代理师写出创造性只是一个伪命题。
专利代理师另一个工作就是权利要求的层层布局,还是以“Happy 牛 Year”为例,我写一个体现层层布局的权利要求书:
- 一种物品,其特征在于,在所述物品上设置有字符宣传语,其中,所述字符宣传语中至少包括一个十二生肖动物,所述字符宣传语利用所述动物的谐音组成祝福语,所述动物为立体造型。
- 根据权利要求1所述的物品,其特征在于,所述字符宣传语其中包括的字符为以下至少之一:中文字符、外文字符。
- 根据权利要求2所述的物品,其特征在于,所述外文字符为英文字符。
- 根据权利要求1至3中任一项所述的物品,其特征在于,所述动物为动物形象和/或文字表示的动物。
- 根据权利要求1至3中任一项所述的物品,其特征在于,所述动物为能用一个汉字描述的动物。
- 根据权利要求5所述的物品,其特征在于,所述动物为以下至少之一:鼠、牛、羊、蛇、马、猴、鸡、狗、猪、龙、驴。
- 根据权利要求6所述的物品,其特征在于,所述动物为牛的情况下,所述字符宣传语为:“Happy 牛 Year”或“牛 Year 牛 Luck”。
- 根据权利要求1至3中任一项所述的物品,其特征在于,所述物品为容器。
- 根据权利要求8所述的物品,其特征在于,所述物品为水杯。
- 根据权利要求9所述的物品,其特征在于,所述字符宣传语设置在所述水杯的杯体上或杯盖上。
大家注意啊,把上述权利要求任意组合,能够得到保护范围最小的技术方案(即与现有技术区别最大的技术方案)就是申请人交底书中给的技术方案:在水杯上的装饰物为:Happy 牛 Year!其中的牛是立体的。该技术方案的创造性是最大的,而代理师所写的其他技术方案的创造性都小于该技术交底书中的方案。如果技术交底书的原始技术方案都因为创造性问题无法授权,那么,代理师所写的权利要求都无法获得授权。
因此,专利代理师只会把创造性越写越小!不会把创造性写大!
可能有人会说,代理师还有一个工作就是扩充技术方案啊。大家仔细想想,我一个不做技术十几年的人,我还能扩充啥技术方案?我特别喜欢一句广告词:我不生产水,我只是大自然的搬运工。申请人连水都不给我,就让我生产农夫山泉,对不起,我只能尿了。
这也算一种扩充或者扩展吧,而且这种扩充或扩展授权概率极高,这是因为审查员能够检索到的都是水,哈哈哈。不过,拿到授权固然好,但是这已经不是申请人原始想保护的技术方案了。
如何写出骗过审查员的创造性?
在之前的小文中,我的观点是:专利代理师写不出创造性。但是,迫于生计,专利代理师又必须写出创造性,如果依靠编方案来提高创造性对于代理师来说是比较困难的,那么能不能依靠文字的力量,让审查员“感觉”我们的方案有创造性呢?
首先,我们来看一下,一个技术方案是否具有新颖性和创造性是不是一个客观事实?我感觉是一个客观事实。还是以如下技术方案为例:一个水杯上有个牛,并且利用了牛的谐音,最终呈现在水杯上的装饰物为:Happy 牛 Year!其中的牛是立体的。
我们假定在个技术方案在专利申请之前确实曾经公开出现过,也就是说,这个技术方案是现有技术无疑,其肯定没有新颖性和创造性,这是一个客观事实。
但是,审查员是以检索结果为准的,如果审查员检索不到,那该技术方案就具有新颖性和创造性。如果无效宣告请求人也检索不到,那这个专利在授权之后也是稳定的。再推论一下,如果全体人类都检索不到,那全体人类都会认为这个技术方案有新颖性和创造性,即使客观事实是这个方案没有新颖性和创造性!
推论下去会发现一个可怕的结论:事物是否客观存在完全取决于人的主观意识,人意识不到的就是不存在的。对于这个世界而言,其仅仅是几十亿人加上数不清的动物所意识的世界,如果所有的这些意识都是错的呢?就好比,事实是上面的技术方案没有新创性,而全体人类认为它有新创性!
所以,简单而言,如果我们的撰写能够让审查员检索不到或者让审查员放弃检索,那么,我们的技术方案就可以获得授权,如何实现?很简单,权利要求不说人话。
下面的权利要求是我之前写的:
- 一种物品,其特征在于,在所述物品上设置有字符宣传语,其中,所述字符宣传语中至少包括一个十二生肖动物,所述字符宣传语利用所述动物的谐音组成祝福语,所述动物为立体造型。
下面我来写一个不说人话的权利要求:
- 一种物品,其特征在于,所述物品上设置有线条构成的第一部分,其中,所述线条包括以下至少之一:规则曲线、不规则曲线、直线,所述线条部分或全部突出于所述物品的表面或者与所述物品的表面保持水平,所述第一部分中的部分线条指示出第一物体,其中,所述第一物体用于指示于地支相配以人出生年份,所述第一物体的线条突出与所述物品的表面,所述第一部分按照预定语言的读音用于刺激人体激素分泌,其中,所述人体激素包括以下至少之一:多巴胺、内啡肽、血清素。
大伙儿自行看一下,上面的权利要求究竟是什么意思。
审查员拿到这样的一个权利要求,很有可能就放弃了检索的欲望了,考虑到必须发第一次审查意见通知书,我们再在权利要求书中写几个多项引用多项的从权,满足一下26.4的发文需要,这样或许我们就能顺利拿到授权。
这里也存在赌的成分,就是赌审查员不看说明书。
最后,我问大伙儿一个问题:您相信这个世界是虚拟的吗?
向外国申请专利的保密审查的解读
专利法原先规定,中国单位或个人将其在国内完成的发明创造向国外申请专利的,应当先向国务院专利行政部门申请专利,委托其指定的专利代理机构办理。
新专利法规定,任何单位或个人将在中国完成的发明或实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。违反规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。
这里区别很多,细节特别需要注意,变化包括:第一,任何单位和个人,这一点包括了外国公司在中国完成的发明创造,比如IBM公司都是以总公司的名义申请专利,但其技术内容可能是在中国的某个实验室里完成的,新规定将这一种情况也包括在想国外申请专利的保密审查范围内。第二,发明和实用新型,这一点很容易理解,外观设计再重要也不至于害怕泄露技术秘密,因此无需进行保密审查,所以新规定只要求发明和实用新型向国外申请时需要事先进行保密审查。第三,向外国申请前必须先经过保密审查,在保密审查通过之后才能向外国提出申请。第四,增加了针对中国同族专利的罚则,原先的规定没有罚则,也就是中国单位未经保密审查即自行向国外申请专利并不会受到任何处罚,专利法实行20年以来只有一个单位因此条款而遭殃,但直接原因是违反了保密法而被处以刑事处罚,并不是因为专利法而受罚。
2009年新专利法之前从来没有过这样一个规定,因此在操作上还有很多细节大家都不是很清楚。
1、请求书
新版的发明专利请求书在第20栏增加了保密请求,在第24栏增加了向外国申请专利保密审查请求书,新版的实用新型专利请求书在第17栏增加了保密请求,第20栏增加了向外国申请专利保密审查请求书。
这两栏要注意,对于向外国申请专利的请求书,多出这样一份请求书并不会延长专利审批时间,而且专利局代办处可以直接决定受理这样的专利申请,不会给申请人带来麻烦。但是保密请求那一栏轻易不要勾选,一旦勾选上,专利代办处就不能决定是否受理了,必须将专利申请转给专利局,然后按照保密审查的标准程序进行处理后才能决定是否受理,这会耽误很多时间。
2、外国申请专利保密审查的请求方式
有三种请求方式。
(1)准备直接向外国专利局提交申请的保密审查请求方式
直接向外国专利局提出申请,或者直接向国际专利局提交国际专利申请,都应该事先向中国专利局提出保密审查请求,同时附具对技术方案的详细说明。这种方式是最差和最不方便的一种方式。
因为中国是管不了外国的专利的,所以如果向外国申请专利之前不在中国专利局申请保密审查并不会影响外国专利的授权。此条款的威慑性在于,如果未经中国专利局进行保密审查,在该项专利申请在中国申请专利的时候,会不被授权。或者由于专利申请数量太多,在审查授权的时候审查员没有意识到该项专利申请违反了此条款,但在无效宣告程序中这一条是新增加的无效理由,任何人可以因此条款而宣告该项专利无效。
于是,如果有人因此条款而宣告专利无效,专利权人必须提供提出过保密审查请求的证据。如果在保密审查请求中附具的技术方案与授权的方案的表述方式不大相同,就有可能被复审委认定为没有经过保密审查,从而被宣告无效,潜在危险很大,所以说这一种方式是最不可靠的。
(2)向中国专利局提交专利申请的同时请求保密审查
这种方式提交保密审查只需要多出来一份“向外国申请专利保密审查请求书”1份即可。这种请求审查的方式,其审查的文本就是该项专利申请的申请文本。
(3)直接向中国专利局提出PCT国际申请
这种情况就视为同时提出了保密审查请求,而且收到正式的国际受理通知就视为通过了保密审查。若是收到不进入国际检索的通知,则是被驳回。
3、同族专利的罚则
上面已经说了,中国专利局不能管到外国专利的授权,但如果有人违反此条款向外国申请专利,中国专利局能做的事情是该项专利再想在中国申请同族专利,则一律不予授权。对于专利申请来说,这已经是最重的惩罚了,申请专利不就是为了授权嘛,如果不能授权,这一项技术几乎相当于白研究了。
之所以设置如此严重的惩罚,目的就在于极力强调在中国完成的研究成果向国外申请专利必须经过保密审查。这一点对想向国外申请专利的申请人是个严重警告,警告申请人这一条是绝对必须遵守的,不可以有任何疏忽。试想,仅仅因为忘记了这么一个形式上的审查而导致在中国不能授权,这是多大的损失。
说这个保密审查仅仅是个形式上的审查是有道理的,从这个条款开始实行到现在,总计只有3件专利申请因此条款而被拦截,这个比例之低可想而知,要求进行保密审查的有几万件,仅仅3件被扣下。
4、审查通知书和时间
该项请求不需要任何请求费。
新实施细则规定申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的,可以就该项发明或者实用新型向外国申请专利。申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密决定的,可以就该项发明或实用新型向外国申请专利。
上面出现了4个月和6个月两个期限,让人看起来比较迷惑。其实很简单,事情的由来是这个样子滴。保密审查员进行审查之后,有两种结果,第一种是通过了保密审查,可以向外国申请专利,第二种涉嫌应该保密的,需要进一步审查。于是,第一个期限4个月指的是对于第二种涉嫌应该保密的,审查员应该在4个月内作出保密审查通知,告知申请人需要做进一步的保密审查。而第一种情况,则审查员可以不下发任何通知书,对于申请人来说,只要4个月内没有任何通知书下来,就算作通过审查了。
上述的第二种涉嫌应该保密的,申请人收到保密审查通知后,审查员继续进行审查,审查的结果仍然分成两种,第一种是不需要保密,可以向外国申请专利。第二种是需要保密,不能向外国申请专利。于是,第二个期限6个月就指的是对于这里第二种最终决定需要保密,不能向国外申请专利的,审查员应该在6个月内向申请人发出需要保密决定。对于这里第一种最终决定不需要保密的,审查员可以不下发任何通知书,对于申请人来说,6个月到期后没有下发任何通知书,就算作通过审查,可以向外国申请专利了。
在实际操作中,审查指南实际上对实施细则做出了变通规定。实施细则规定在4个月或者6个月内什么也没收到,就视为已经通过了保密审查,可以向外国申请专利了。但鉴于人们对什么也没收到觉得不太放心,很不习惯,审查指南的变通规定是,无论是否通过了保密审查,专利局都一定会下发一个通知书,告知申请人是否通过了保密审查,是否可以向外国申请专利了。
5、实际所需时间
审查指南规定的4个月和6个月,实际上不需要这么久。按照目前的保密审查的申请数量,一般2个月之内就能得到结果。这个时间是有弹性的,如果将来要求保密审查的专利申请数量增多,则时间必然会延长。但无论如何,专利法细则规定了4个月和6个月,则不会超过这个时间。
What
国家知识产权局:正全面开展专利审查提质增效工作,全力压减审查周期。在申请数量持续增长的情况下2020年上半年发明专利审查周期20.3个月,实用新型审查周期6.4个月
,整体稳中有降。凡符合《专利优先审查管理办法》申请条件的可按照相关规定请求优先审查。
申请专利应该从何入手-十个零起点小问答
1.什么技术可以申请专利?
中国专利有三种类型:发明、实用新型和外观设计。
发明和实用新型是保护技术方案的。什么样的技术是受到保护的呢。很简单,就是能在产业上被应用并在一定程度上能够复制的技术。
技术分为两种:社会科学和自然科学。社会科学是规范人类行为的,这种不能得到专利保护。例如:一种阶梯税收方法,虽然这种方法使用APP来实现,但是,其本质仍然是对社会行为的规范,其利用的APP并没有对软件技术做出改进,因此,不能得到专利的保护。如果对软件技术做出了改进,那么这种改进其实是一种与税收无关的技术,也可以应用到其他APP上,此时就可以申请专利。
也并不是所有的自然科学都可以申请专利。例如,发现了勾股定理,这种发现没有应用到产业上就不可以得到专利保护。如果是利用了勾股定理提高了车架的稳定性,则该车架或车架的生产方法可以得到专利的保护。
外观设计保护的是一种工业设计,例如:一个杯子的造型,或者一个带有图案设计的杯子。当然,为了跟商标有区分,杯子上的图案设计不能是起标识作用的。
2.未出产品的想法可行否?
我国实行的专利法中,采用的是先申请制,即谁先向专利局递交了专利申请,那么该专利就是谁的。在这种制度下,越早提交对申请人越有利。
企业在做项目的时候,应该是在项目启动时就开始着手进行专利申请的工作,此时,虽然项目还没有最终完成,但是,对于已经讨论出的方案就可以申请专利了。
同理,发明家自己在申请专利的时候,也应该采取尽早申请的原则,在自己想法出现的时候,就可以考虑着手进行专利申请。如果等到最终的产品成型再进行专利申请,那可能会贻误专利申请的时机。
所以,专利申请应该越早启动越好。
在专利法的规定中,专利中要求保护的技术必须能够实现。需要注意的是,这里并不是说一定要造出产品才能算实现,而是说只要在原理上能够实现就能申请,也就是说,这些技术构思只要在技术上是行得通的,那就可以申请专利。
申请专利确实要公开比较多的技术内容,让审查员觉得专利中涉及的技术能够实现。不过,如果技术涉及到技术秘密需要保留的话,那在申请过程中就要注意撰写方式了。
3.他人专利上改进可行否?
专利申请文件作为一种公开的文件,所有人都能够在专利局的网站上看到。专利申请文件公开的目的就是让后人能够借鉴先人的技术,站在先人的基础上进行创新,从而促进技术的进步。
因此,在别人专利的基础上进行改进,不会侵犯别人的专利权。侵犯专利权指的是,如果我们按照别人的专利生产出产品,这时候是侵犯专利权的。但是,如果只是根据该专利进行了技术改进,目的是为了申请专利,这是不会侵犯别人的专利权的。
需要注意的是,我们能看到的专利文件都是公开的文件,那么这些公开的文件就是现有技术,专利保护的是创新的技术,所谓创新是指跟现有技术不但要有区别,而且区别还要足够大。因此,我们在基于别人专利进行改进的时候,如果改动的地方不够大,很有可能会让审查员认为创新性不足,最终驳回我们改进的专利申请。
综上,基于别人的专利进行改进是可以申请专利的,这不会侵犯在先专利权人的任何权利,只不过需要注意:改进要足够大,这样才有可能获得新的专利授权。
4.专利申请的费用是多少?
专利申请包括两部分费用:(1)专利代理的费用,这个就好比是房屋中介收取的中介费。(2)国家知识产权局收取的费用,我们称之为官费。
不同的机构收取的不同代理费,不同的专利类型收取的费用也不同,一般来说:
发 明 3500到10000多元不等;
实用新型 1500到4000多元不等;
外观设计 500 到2000多元不等。
收费的多少取决于代理机构的大小以及技术方案的难度。
官费在国家知识产权局收费表有公布,目前费用如下:
发明申请阶段总计:3450元
实用新型和外观设计申请阶段总计:550元
如果符合专利费用减缓的话,一个申请人可以减掉85%,具体可以见费用减缓方法。
这样计算下来,减缓后发明申请阶段官费只有500多元,实用新型和发明只有不到100元,费用开销的大头是代理费用。
发明的费用大概是实用新型费用的几倍,外观设计最便宜,可以根据实际情况选择不同的类型。
5.发明实用新型有啥区别?
专利保护两类:一类为方法,例如生产飞碟的方法;一类为产品,例如一种飞碟。产品可以分为两类:一类是产品有形状和构造,并且形状构造发生变化之后肉眼看得见,例如一种火箭;一类是产品无形状构造,例如软件,或者有构造但人类看不见,例如保护组成成分的药品。
对于上述的内容,发明均保护。实用新型仅仅保护能被肉眼看见的改变了形状和/或构造的产品。如果一个产品中包括软件的改进,那该改进是没有形状构造的,则不能申请实用新型。
因此,能申请实用新型的就一定能申请发明,能申请发明的不一定能申请实用新型。
发明最长保护期限是20年减去审查时间;实用新型最长保护期限是10年减去审查时间。
发明的审查经过两个审查过程,第一个是用来查明显笔误等低级错误的初步审查,第二个是用来检查创新程度是否足够的实质审查。因此,其审查时间大概是1.5年到3年,这个时长也跟申请人运气相关。实用新型的审查只有一个审查过程即初步审查,因此,其审查时间大概是几个月吧。
6.首次申请为啥至关重要?
首次申请是指申请人将一个技术方案作为专利申请首次递交到国家知识产权局。
如果申请人发现该申请文件存在错误或者漏洞,在专利制度上有很多补救的机会,例如:主动修改、被动修改、要求优先权、分案申请等等。这就给很多申请人带来了误解,认为首次申请的撰写质量不重要。这其实是错误的观点。
上述的各种补救机会均有一个大的前提条件,那就是必须以首次申请文件的内容为基础来进行,也就是说后续申请人无论采取哪种补救措施,其补救的内容都是逃不脱首次申请的内容框架的。
我见过很多申请人,在首次申请之后,为了弥补申请文件中的漏洞采用了各种各样的补救手段,这些手段一方面无法做到真正的补救,另一方面也产生了更多的专利申请,这些专利申请之间的关系错综复杂,稍不留神就会导致致命的错误。
因此,虽然专利申请是先申请制,但是,在不需要跟竞争对手抢申请日的情况下,申请人还是应该留有足够的撰写时间,争取在首次申请的时候,就递交一个完美的专利申请文件,这对于后续的专利策略的使用至关重要。
7.专利侵权和授权的关联?
发明和实用新型专利申请文件有两大部分:权利要求书和说明书。这其中最重要的是权利要求书。因为权利要求决定了一个专利被侵权和被授权可能。
假设一个技术方案是铜做成的水杯,利用了铜在热水中释放有利身体健康的金属电子的特性,该水杯具有了养生效果。
权利要求如下:
一种水杯,使用铜制成,并且带有杯盖。
此时,有人发现铝也具有同样的性质,使用了铝做成了一个水杯。由于产品要包括权利要求中的所有技术特征才侵权,该铝水杯没有包括铜,也没有包括杯盖,因此不侵权。为了使权利要求涵盖的保护范围更加广一些,可以写成:一种水杯,使用金属制成。
此时,铝水杯侵权。但是,如果现有技术中有一种银质的水杯,那么该权利要求就涵盖了现有技术,即跟现有技术比创新不够,不能获得授权。从上面两个例子可以看出,如果需要范围大保护力度广,则权利要求少写字,如果需要获得授权则权利要求多写字,这需要平衡。下面就写一个合适的:一种水杯,使用在水中释放电子的金属制成。
检索是不是必须要做的?
检索必须要做。
而且,应该在您有初步想法的时候就开始检索。我遇到过一些发明家,他会跟我说,他的产品在市场上是没有的。专利讲究的是在现有技术中是没有的,市场只是现有技术的一个方面而已,很有可能该技术已经发表过论文,或者已经申请过专利,但由于其他原因而没有生产上市。
因此,在进行创新的时候,一定要先进行检索,一方面可以保证自己创新的内容不落入别人专利的保护范围;另一方面也可以确定哪些技术在申请专利之后是有可能获得授权的。
专利检索可以在国家知识产权局网站进行:国知局检索平台; 或者也可以使用其他的商业检索平台,例如吉江数据。
检索的使用也很简单,可以输入专利的申请号、专利的文献号、关键词等。关键词可以选择技术特征,也可以选择效果特征,可以选择上位概念,也可以选择下位概念。总之一句话,会使用淘宝检索商品就会使用检索引擎检索专利。
需要注意的是,专利的用词有时候不统一,如果检索不到,则可以换几个说法再试试。例如手机可以换成移动终端或者智能设备等等。
9.自己能否写好专利文件?
一个成熟的专利代理师,我认为大概需要三年左右的时间,一般撰写500件左右的案子之后才能趋近于成熟。
发明人即使在学习了专利撰写课程之后,几乎也无法上手写自己的专利。因此,找一个专业的专利代理还是很有必要。
那为什么我建议发明人学习专利撰写课呢?
这是因为,即使发明人无法自己撰写专利,也应该知道什么样的专利是好的,什么样的专利是不好的。对于自己审核代理人所撰写的专利申请文件是很有帮助的。
就好比是,一个美食家不一定需要会做美食,但是,必须知道什么样的美食是好吃的,当然,如果知道美食是怎么做出来的,那这个美食家就能更好的品鉴和选择美食了。
如果您不是为了从事专利代理这一行,我也不建议将专利申请撰写研究的过于深入,因为这会耽误您大量的时间。将专业的事交给专业的人做,是比较经济的做法。
如果您的技术比较复杂,专利代理人无法理解,或者您不相信专利代理人能够理解,那您可能还需要花一些必要的时间,让代理人稍微跟您学习一下该技术,这种技术的沟通是非常必要的。
如何判断代理合适与否?
虽然我不想明说,但是,专利代理确实是一个良心活。对于一个老的专利代理人来讲,其偷点懒写的稍微含糊一点,一般人是看不出来的。
大的代理机构有好的代理人,但是,如果申请量小的话,申请人基本不会被重视,自然也就不会有好的代理人给小申请人写案子。小代理机构也有好的代理人,但是,可能不好的代理人更多。不过,大代理机构倒是流程会比小代理机构规范好多。
因此,对于小申请人来说,找代理机构不如找代理人。一个合适的代理人对于专利申请来说是至关重要的。这就好比是婚姻一样,一看缘分,二看自己的眼力。眼力再好,遇不到合适的也不行;缘分再好,不会挑也不行。缘分的问题我解决不了,我相信您看到这段话,就是有缘人。眼力的问题我可以帮您提高:
- 一看代理人的领域,一个电学代理人能不能写药品案子?能。这就好比是让一个挖鸡眼的大夫去给您做双眼皮,能不能做,当然能,只要您不怕就行。
- 二看代理人的态度,真诚二字足够,这个就需要您自己去体会和了解了。反正多聊聊天是没有坏处的。
祝您顺利,如果实在找不到,记得考虑一下我。
“美国麻将”引发争议,网友提问该图案能否申请专利?
笔者看到评论中有人问:创新个麻将图案,能申请专利?
发明和实用新型这块儿肯定是不能的,但麻将牌的外观到是可以考虑申请外观设计专利,将创新的部分,也就是正面的图案申请为外观设计专利,势必要审查其新颖性。可实际上这种专利就算申请成功了,其意义也不大,毕竟申请费用是一笔支出,而每年都要交相关保护费,如果专利卖不出去的话,那么这些钱就白交了。
那么麻将的打法能申请专利吗?
当然……不能!根据我国专利法第9条、第25条,游戏方法、计算方法等不属于专利保护的范围。
既然如此,给麻将桌改造一下总可以了吧?
自然是可以的,甚至已经有公司将他们发明的麻将桌给申请为专利了。
最早在专利文献中提到麻将的是法国CITY OF PARIS EXPORTATION-IMPORTATION 公司,于1925年申请了“一种用于麻将游戏的折叠桌”。想不到吧,我国麻将在这么早的时候就已经被外国人玩起来了。
有了手动折叠的桌子,自动安排麻将的设备还会远吗?
在上世纪70年代,日本申请了大量有关麻将的专利,其中KATAJIMA IWAZOU(个人)在1979年5月申请了“发送自动安排麻将的设备”,同年9月13日ISHIDA SANGYO KK公司申请了名为“自动麻将设备”和“自动麻将桌”的2件专利。
若要说我国何时才在这方面进行发明,那得是改革开放过后,在自动麻将机传入了中国之后,申请人倪建华于1998年围绕自动麻将机的叠推机构、整列定位、洗牌送牌机构申请了3件专利。
而这也是我国最早关于麻将机的专利申请。
虽说比外国晚了许多,但自1985年我国设立专利法后直到现在,我国有关麻将的专利申请就有6000多件,已经是麻将第一大申请国了。
说起来,专利保护与打麻将有很多相似之处呢。
麻将和牌的要诀在于“
跟上家、盯对家、挡下家
”,即尽量不让他人和牌的基础上,让自己和牌。而在专利保护过程中,我们需要做的是利用情报跟踪来关注在先的专利权,以此防范竞争对手,避免“点炮”,同时争取尽可能大且稳定的保护范围,为竞争对手设置障碍,早早让达到让自己“和牌”的目的。
这么一看,是不是更能理解专利保护了?
How
AI专利撰写及注意事项
涉及到集成电路的电路发明专利的撰写和侵权诉讼
摘要:
因为代理好几个涉及到集成电路的电路结构的发明专利侵权案件,结合我之前也写过不少电路类的专利,把专利撰写与侵权诉讼两者的实践经验结合在一起,再参考一些专利样板和判例,对于电路发明的处理更有进步。案例检索发现,从1985年到现在,关于电路的发明和实用新型专利的侵权诉讼案件,可能不超过100件,也许很多撤诉,所以没有判决书,但至少说明了这类案件之稀少。电路专利,在技术上识别难度确实有点高啊,普通律师仅仅是能看懂权利要求写的是啥,就算厉害了。
一、集成电路是什么?
二、电路专利该怎么写?
2.1最简单的写法
2.2中庸的写法
2.3高级的、真正的写法
三、电路发明的侵权诉讼处理步骤
第一,获得侵权的产品。
第二,针对这个电路板,复原其真正的电路图。
第三,依据复原的电路图,划分电路图中的功能模块,验证是否与专利的权1相同。
第四,不得不花的鉴定费,可真的是价格不菲。
四、总结
====我是正经的分割线====
一、集成电路是什么?
涉及到集成电路的电路发明专利,指的是权利要求的主要技术内容是一个电路结构,虽然在独权中一般不会写集成电路的内容,但实际电路(也就是实施例中)中包括集成电路(IC,Integrated Circuit Chip)。所谓集成电路就是芯片,就是这种焊在电路板PCB上的黑色方块块,里面实质上是一个很复杂的电路,实现某种特定功能,能够以很小的体积代替很大一片电路。
二、电路专利该怎么写?
就是上面这个电路图的样子,有电阻、电容、电感、二极管、MOSFET,加上IC等一堆电子元件焊接在电路板上形成的电路。这种电路专利该怎么写?
哲学一点地说,世界上一切专利都是一种写法,就是元素与元素之间的连接关系。第一步:元素,是分解成元素,第二步:属性,是就每个元素描述其属性,第三步:关系,是说明各个元素之间的关系。根据这三个步骤,电路专利有三种写法,质量依次提升,难度依次增大,对专利代理人的技术理解力和专利撰写能力逐次提高。
撰写电路专利的第一步,必须是把整体电路按照功能模块分解。例如一个激活电路,可以分解为1.触发电路、2.采样电路、3.定时电路、4.控制电路和5.保护电路,这就是分解成五大功能模块。这案例是我编的,与实际电路是否符合并不重要。电路元素的名称虽然构成了限定,但根本地还是看要具体的元素属性是如何描述的。
撰写电路专利的第二步,是描述每个电路元素的属性,这个时候就出现了不同的写法。
2.1最简单的写法
最简单的写法就是描述每个电路元素里面的电子元件的连接关系即可,例如:触发电路1包括电容C1、C2和C3,电阻R1、R2和R3,集成电路IC1、IC2、IC3,二极管D1、D2和D3;然后C1的正极连接D1的正极,C2的负极连接D3的正极,IC1的第一接脚连接于C3的负极……只要把每个元件的两端各自连接于谁描述清楚,专利就写完了。以此类推,2.采样电路、3.定时电路、4.控制电路和5.保护电路都这么写,专利搞定。
这种写法,基本上不用动脑,但是也没那么容易,我这里的举例只有12个电子元件,如果有几十个电子元件,这种写法虽然不费脑子,但是很费眼睛,在电路图上挨个找到每个电子元件的连接关系,还挺累的,很容易错漏。
这种写法适合电路结构不算太复杂的技术方案,而且保护范围也仅仅能保护到一丝不苟地完全复制专利的技术方案的侵权行为,模仿者只要稍微更改一下电路图,就不侵权了。实际上,实现同样功能的电路,有无数种设计方案,规避侵权很容易。
2.2中庸的写法
中庸的写法是加上功能性限定,起码看起来是扩大了保护范围。在权1用功能性限定来描述每个元素的属性,然后在从权撰写具体每个电路元素的电子元件结构。
同样是上面的案例,就要这么写:
权1.一种激活电路,包括触发电路、采样电路、定时电路、控制电路和保护电路,其特征在于:所述触发电路用于触发控制信号,所述采样电路用于采集触发电路的电压信号,所述定时电路用于在设定期限内中止运行,所述控制电路用于驱动所述触发电路,所述保护电路用于在所述采样电路采集到过载信息时中止触发电路。
权2……权7……
权8引权1,其特征在于:触发电路1包括电容C1、C2和C3,电阻R1、R2和R3,集成电路IC1、IC2、IC3,二极管D1、D2和D3;然后C1的正极连接D1的正极,C2的负极连接D3的正极,IC1的第一接脚连接于C3的负极……
这种写法适合一切电路专利的撰写,而且看起来很高大上,功能性限定的保护范围,感觉是很大的。然而,我们做专利诉讼的应该都知道,在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(一)和(二)中,功能性的技术特征的内容是被确定为描述该功能或效果的具体实施方式以及等同的实施方式。
一旦被告律师提出这一点,有可能使本来看起来很高大上的权利要求1的保护范围,变成了与第一种最简单的写法的保护范围没有区别。怎么办?
2.3高级的、真正的写法
哲学一点地说,世界上一切优秀专利都是同一种写法,就是准确地体现出与现有技术之间的区别技术特征,同时准确地体现出该区别技术特征的作用。
同样是前面2.2举例的权1.一种激活电路,一个真正的专利代理人应该首先搞清楚,触发电路、采样电路、定时电路、控制电路和保护电路,这五个电路里,谁是现有技术,谁是区别特征,这个区别特征有什么作用。
一个正常的激活电路,只要有触发电路、采样电路和控制电路这三个部分,就可以实现常规的触发控制功能,但本专利的发明人增加了定时电路和保护电路,目的是延长电路的使用寿命,因为通过定时电路提高人体免疫力(我在胡扯,你看出来没有?),通过保护电路降低过载对整个电路的损耗,具体的原理是:叽里呱啦一堆。所以,真正的专利大概要这么写:
权1.一种激活电路,包括触发电路、采样电路和控制电路,其特征在于:还包括定时电路和保护电路,所述定时电路分别连接于所述控制电路的控制端和保护电路的输入端,所述保护电路的输出端连接于所述触发电路的输入端。
也可能是这么写:
权1.一种激活电路,包括触发电路、采样电路和控制电路,其特征在于:还包括定时电路和保护电路,所述定时电路将定时信号传输给控制电路,所述保护电路根据采样电路的信号控制所述触发电路。
这只是举例,讲清楚思路,具体写法不用太纠结。这两种写法哪个更正确,不存在绝对意义上的答案。前者是直接描述结构,后者是功能限定
,原则上来说,我一般建议都是后者写法,无疑是更好一些,功能限定的写法即便只是理论上保护范围更大,也比直接缩小了保护范围更好。至于功能性限定的问题?你以为所有的律师和法官,都知道功能限定是什么东西嘛,遇到两个不懂的,你就赚到了,这个概率并不低。
三、电路发明的侵权诉讼处理步骤
涉及到电路的发明专利,侵权诉讼到底是好打,还是不好打?我倾向于认为,挺好打的。专利保护有四大敌人,1稳定性,2规避性,3可视性,4确定性,我后面会写这篇文章。从专利律师的角度来说,3可视性是最重要的问题,因为1稳定性、2规避性和4确定性,那都是撰写专利的专利代理人的责任。由此可见,我真的觉得,奶奶的,写一个发明专利可能要五六千代理费,但是打一个发明专利侵权官司可能要五六万代理费,赔偿额可能要五六十万。但是一个五六十万的生意,支付五六万的业务成本,几乎完全靠五六千的服务水平决定成败。试问专利权人,从未想过这事办的心虚不心虚吗?
我之所以认为电路专利还挺好打的,是因为一般来说,取证容易,只要不是固定在一个大机器里面的电路板,普通的电路是比较容易通过公开渠道购买到的。我觉得最难打的官司第一是超大型机器,只能通过法院证据保全的形式查封机器来取证,这种情况下机器不在原告的控制之下,连比对侵权的时间都不够充分。第二就是工艺方法专利,你怎么证明一个动态的方法与你撰写的方法发明专利的文本相互对应,说服法官的难度可想而知。
电路专利的侵权诉讼的难度,主要体现在理解技术的难度上,不是法律操作上的难度,也不是专利法理论上的难度。
电路发明的侵权诉讼的处理步骤,包括如下几步。
第一,获得侵权的产品。
也就是PCB印刷电路板,或者包括这个电路的机器设备。这与普通的专利诉讼没有任何区别,无论是自行购买、公证购买还是证据保全。
第二,针对这个电路板,复原其真正的电路图。
或者通过别的渠道获得该产品的电路图,例如被告的客户那里,或者被告网站上公开某款型号的电路图。单纯通过技术手段反向工程,通过电路实际结构,来复原电路图,这个技术难度极大,但并非不可能。
这一点是至关重要的,体现了与普通的专利侵权诉讼截然不同的一点。普通的侵权诉讼,拿出来产品就可以开始与权利要求的技术特征逐个对应了,但是电路专利是不可能的。我怀疑双方律师和法官看了这个电路板,连二极管、电阻和电感都不见得分辨得出来,电容大概比较容易看出来,因为多数都是圆柱形的,集成电路大概比较容易看出来,反正都是黑方块。
有的案件,原告直接买个产品就甩给法院,让法院看侵不侵权,这简直是玩弄法院。
第三,依据复原的电路图,划分电路图中的功能模块,验证是否与专利的权1相同。
以我编造的前述激活电路为例,你如何证明电路图上包括触发电路、采样电路、控制电路、定时电路和保护电路,并且各个电路之间的相互关系也与权1描述的一模一样?
这个时候,集成电路不得不出马了。以现在集成电路技术的发达程度,似乎不存在没装集成电路的电路板了,这可不是刚开始学初中物理的时候,电池、灯泡和单刀开关就可以构成电路回路的时代了。集成电路基本上是每一个电路的功能核心,你知道了集成电路的功能,基本上就知道了整个电路的功能,因此能以集成电路的功能描述为依据,论证整个电路的功能模块的构成。
任何一个集成电路(IC)都有一个型号,一般就印刷在集成电路的表面上,这个型号代表了其功能、外部尺寸、封装结构、内部逻辑功能、可用于的电路。集成电路=芯片=IC。我在百度上搜“常用集成电路”,搜出来一个AN6612,再用百度搜索AN6612,搜到它的说明书,这是个松下公司生产的电机控制电路。
对于一个律师来讲,了解集成电路也没太大用处,预计也没人爱看。我提及AN6612,仅仅是用于告诉你:如果你发现一个电路板,你根本不知道它是个什么作用和结构,你只要找到黑色的那个集成电路板,看到上面的型号,然后在百度上搜这个型号,你就可以知道这个型号的集成电路是做什么用的。由此,你就知道了这个电路板是做什么用的。在了解这些内容的基础上,再划分功能模块,验证与权1的功能模块是否对应,就变得容易多了。集成电路的说明书,本来就应该是原告证据中的一员。
第四,不得不花的鉴定费,可真的是价格不菲。
上述一二三只是我告诉你原告如何判断被告的电路是否侵权,但是在法庭上,把原告的这些描述发给法官,法官依然是不理不睬的。因为,一面之词,不足采信。电路类的专利,99%只能通过知识产权司法鉴定机构先作出鉴定报告,然后靠着这个鉴定报告,原被告与法官再来谈是否侵权的问题。
鉴定报告,可以是原告先做一个(在原告不差钱的情况下),先给法官加强印象,然后在庭审中,由法官主持下,再做一个原告、被告一起指定鉴定机构的鉴定报告。鉴定费一般比律师费贵多了,因为律师费存在竞争,鉴定费没得竞争,原告必须给,说多少就是多少,不给就相当于败诉。当然,原告胜诉的话,鉴定费妥妥滴被告掏钱。
四、总结
感觉我写的意犹未尽,好多东西没写到位似的。不想那么多了,就是工作总结而已,我随便写写就好了,你随便看看就好了。
我一直感觉我是专利界第一个写微信公众号的人,第一篇文章发表在2013年12月12日,竟然快7年了,但是目前为止我的公众号上也就30多篇。有时候我觉得应该加大宣传,有时候我觉得蹭热点太low。
不想那么多了,关键是保持特色呀,我写的都是我做的,我并不是一个媒体工作者,我是专利代理师和专利律师。
关于电路发明专利侵权诉讼的三个细节补充
第○、前言
前一篇文章涉及到集成电路的电路发明专利的撰写和侵权诉讼》点击进入,就是在侵权诉讼步骤的第三步,依据复原的电路图,划分电路图中的功能模块,验证是否与专利的权1相同,这一步骤写得不够详细。我总感觉要再写一点东西。就是,怎么才能根据一个电路图,判断出来这个电路图是否具有权1所声称的电路功能模块以及相互关系呢?我思来想去,从技术上阐述这个问题是不可能的,因为凡是看这篇文章的人,预计99%基本都不懂电路,懂电路的人,都是极其专业的电子类工程师,有什么闲心去看个关于专利诉讼的文章呢。我只能说从方法论上谈一谈。最省事的办法,最不差钱的办法,就是直接进去第四步,花钱做鉴定就好了,鉴定机构自然会出具一个是否侵权的鉴定意见,鉴定费预计跟正常应该收的律师费差不多。我所谈的,都是就差钱的做法。
第一、与技术人员的沟通极度重要
想都不用想,原告或者被告的技术人员的参与是必须的,因为代理律师不可能具有足够的技术能力去理解一个电路发明专利,即便是像我这样的做了十几年专利代理人的律师,我也依然不可能独立依靠自己的技术能力,去充分理解专利文件和涉案产品的电路图。具体要怎么沟通呢?面对面沟通,开会啊。有一些进展马上面谈。面对着电路板实物、面对着电脑看电路图、面对着电脑看专利文件;一边听技术人员讲解,一边记录,听得懂听不懂没关系,先不求甚解,一股脑记下来,这就是做专利代理人的优势了,我经常听各种自己搞不懂的技术方案,回去念好几遍还得查资料,才搞得懂。就此,我还有个经验。谁懂这个电路,并不是当事人的企业里面随便找个技术人员就能搞懂这个技术的,因为技术的分类很细致,不见得擅长这方面,你一定要准确地找到对应的这个人。真的,如果企业里面随意找到一个技术部负责人就跟你研究起来,你问他半天,发现他什么都不懂, ̄□ ̄||,尴尬到底是谁设计了这个电路,这个很重要,准确地找到这个人,并不容易。总经理都可以跳槽,股东都能分裂,技术人员跳个槽还算个事嘛。更何况,一个复杂的电路图,不见得是一个人搞定的。
第二、专利说明书中的技术原理极度重要
在专利的侵权比对中,权利要求的技术特征与说明书中的技术效果、其实同等重要。这就跟创造性的判断一样,只有在对比文件中同时包括了相同的技术特征,而且相同的技术特征也具有相同的技术效果的前提下,这篇对比文件才能够在评价创造性中发挥作用。侵权判断几乎也遵循这样的原理,表面上是全面覆盖原则,只要涉案产品包括了涉案专利的权1的全部技术特征就行了,但是对于电路专利来说,区区一个特征“保护电路”,如何证明这个电路是用来“保护”的,这完全是个功能问题,必须在理解技术方案的前提下来判断是否具有“保护”功能,所以需要阅读说明书中的对应的“保护电路”是个什么样的“保护”,说明书中的技术原理方面的描述当然会构成对权1的保护范围的限定。所以我说,电路类的发明专利,从撰写的角度来说,技术原理非常重要,从某种程度上也决定了专利的保护范围;从诉讼的角度来说,看得懂技术原理究竟是怎么回事也很重要,决定着能否进行侵权比对。
第三、集成电路的说明书中的功能描述极度重要
还是以我虚构的案例为例,用我第三种高级写法的权1为例。权1.一种激活电路,包括触发电路、采样电路和控制电路,其特征在于:还包括定时电路和保护电路,所述定时电路分别连接于所述控制电路的控制端和保护电路的输入端,所述保护电路的输出端连接于所述触发电路的输入端。或者:权1.一种激活电路,包括触发电路、采样电路和控制电路,其特征在于:还包括定时电路和保护电路,所述定时电路将定时信号传输给控制电路,所述保护电路根据采样电路的信号控制所述触发电路。实际情况是,法官手里有实际产品的电路图,就是这样:
然后我们用于侵权判断的是电路图,就是下面这样的电路图,因为没办法直接使用电路板去做侵权比对。
我们的目标当然是在电路图上,把权1限定的五个电路功能模块都标记出来,实现与权1的相互对应。
就是这样:
于是,显而易见的问题就来了,凭什么某个部分的局部电路,就可以叫做触发电路?作为法官而言,一堆的电容电阻二极管构成的电路,到底是用作触发,还是用作整流,还是用作采样,还是用作定时,还是用作控制,天知道。还有,各个电路功能模块之间的关系是否如权1所述的关系“所述保护电路根据采样电路的信号控制所述触发电路”,这又是怎么判断的呢?这个时候,就体现出来集成电路的说明书的作用了。这才是,我为什么写电路发明专利的诉讼中,非要把集成电路作为文章名称硬塞进来的原因。每个集成电路的datasheet(也就是说明书)的结构都是完全固定的,估计应该是当年仙童fairchild半导体确定的结构吧。其中对于验证是否侵权,最重要的是两个部分,一个是芯片本身的内部逻辑图,结合其功能描述,就能判断这个芯片的功能,由此,使用这个芯片的电路当然也具有类似的功能;一个是芯片的应用电路图,就是安装了这个芯片的电路图必须整体上基本符合这个使用环境图电路。还是以AN6612为例,打开“AN6612_datasheet.pdf”,里面概述的功能说明、内部逻辑图、应用电路图如下所示。
第四,总结
补充的这些细节的意思,就是我们需要面对着“专利说明书+电路板+电路图+芯片的说明书”,与技术人员一起面对面地聊,才能解决问题。
浅谈几种方法系统类专利撰写技巧
随着专利法及审查指南部分内容的修订,有些专利的撰写方式也在随之变化。例如,因2017年审查指南针对涉及计算机程序的专利的相关规定的调整,笔者就经历了一次撰写习惯的改变。
标题中提到的方法系统类专利大多数都是和计算机程序相关的,所以其基础写法基本都离不开涉及计算机程序的专利的常规撰写方式。但是,如果需要涉及到系统,由于专利中的“系统”可能指实体装置的组合,也有可能指虚拟模块的组合,所以在写法上其实是有区别的。不过,无论如何,撰写出来的专利都是需要基于原始技术方案的,所以,更具体而言,应该是针对不同的技术方案,撰写技巧可能各有不同,但原则都是以更合理的方式对技术方案进行专利保护。
下面笔者将就三种方法系统类专利的撰写技巧进行介绍。
第一,技术方案可以理解为一个软件。
这是比较典型的计算机类案件,该程序,或者说方法的执行主体应为一台计算机装置,具体可以为手机、服务器、工控机、单片机和智能家电处理器等。为了将来便于专利侵权调查取证,通常采用单侧撰写的方式,也就是让方法权要各步骤的主语或默认主语均为该计算机装置。
具体写法可以示例为:
1、一种XX方法,其特征在于,包括如下步骤:
获取…A…;
处理…B…;
发送…C…。
在2017年修改审查指南之前,很多人会先写5条方法权要,再写5条对应的系统(装置)权要,或者说虚拟装置权要。示例为:
6、一种XX系统(装置),其特征在于,包括:
获取模块,用于…A…;
处理模块,用于…B…;
发送模块,用于…C…。
由于此类系统(装置)权要实质上保护的还是方法,从某个角度来看,有些“凑数”嫌疑,且在实际操作中,存在不利于专利权人确认侵权标的物等情况。在各种作用因素下,推动了对审查指南的修改,从而更加与欧美接轨。因此,随之出现了比较典型的四套权要写法,在保留上述全部方法权要及虚拟装置独权的基础上,增加实体装置权要及存储介质权要。示例为:
9.一种XX装置,其特征在于,包括存储器和处理器;所述存储器,用于存储计算机程序;所述处理器,用于当执行所述计算机程序时,实现如权利要求1-7任一项所述的XX方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有计算机程序,当所述计算机程序被处理器执行时,实现如权利要求1-7任一项所述的XX方法。
上面提到的就是涉及计算机程序的专利的比较常规的撰写方式,其中的命名、引用方式都可以根据情况进行相应调整。
此时,如果该技术方案的核心虽然为计算机程序,但并不是说什么计算机装置都能运行这个程序,而是需要配合一些外设。例如,在工业控制领域,这其中需要一些特定的传感器、图像采集装置等,或者该图像传感装置的安装方式也有一定讲究,此时可以进一步去撰写一套实体系统权要。示例为:
11、一种XX系统,其特征在于,包括如权利要求9所述的XX装置以及Y、Z,其中,所述Y、所述Z与所述XX装置的连接/位置/配合关系为……。
需要注意的是,每一条权利要求都应该是一个完整的技术方案,也都应该能解决特定的技术问题。为了便于专利侵权调查取证以及特征认定等,尽量采用单侧撰写以及方法、结构特征区分的方式,但是,如果一个完整的技术方案需要多侧撰写或者需要方法、结构特征混合,那也不用拘泥于上述常规的撰写方式。
第二,技术方案可以理解为一套流水线。
一套流水线包括多个实体装置,各个实体装置的作用互不相同,但只有将它们组合后,才能成为一个可以解决问题的完整技术方案。此时,可能就不适用于单侧撰写方式了,不妨先写一套系统权要,再写一套对应的方法权要。
具体写法可以示例为:
1、一种XX系统,其特征在于,包括:
上料装置,用于…A…;
传送装置,用于…B…;
加工装置,用于…C…;
下料装置,用于…D…。
6、一种XX方法,其特征在于,包括如下步骤:
上料装置…A…;
传送装置…B…;
加工装置…C…;
下料装置…D…。
虽然两套权要的核心内容基本一致,但是不同于前文的第一种情况,第二种情况中的两套权要分别保护了具有不同功能的各装置所组成的流水线以及基于该流水线的运行方法,所以基本上就没有“凑数”特性了。
不过,需要注意的是,由于此种多侧撰写方式会导致在专利侵权调查取证过程中存在一定困难,因为,但凡被调查人所实施的方案中不包括其中某一个执行主体,或者说技术特征,那有可能就不侵权了。所以,对于例如多端通信类的技术方案,笔者还是建议采用一定的撰写技巧写为单侧形式,具体可参见本文《基于西电捷通诉索尼案浅谈通信领域专利撰写策略》。从这篇文章也可以看到,第一种情况和第二种情况其实是有相通之处的,采用一定的技巧,甚至可以相互转换。但是,下面说的第三种情况可能就无法转换了。
第三,技术方案可以理解为必须依赖于硬件改动的软件。
第一种情况中的权11也体现了硬件改动,但这些硬件主要是信息采集装置,或者说是计算机装置的输入端装置,并不影响软件最终的执行效果。但是,如果上述硬件是计算机装置的输出端装置,或者说软件的直接作用、控制对象,那就不能继续使用第一种情况的撰写方式了。
例如,一种涉及空调系统的技术方案,一方面从硬件角度,增加了一个位于蒸发器和冷凝器间的支路,该支路有一个电磁阀和一个电子膨胀阀,另一方面,从软件角度,控制方法主要就是基于现有的一些传感器参数去控制上述电磁阀和电子膨胀阀,以实现例如更好地化霜或除湿等效果。此时,应该如何去布局权利要求呢?
首先需要写一套结构或系统权要。独权需要包括解决技术问题所必需的技术特征,这其中肯定有新加的硬件,但为了使技术方案是完整的,该写的现有技术也得写。同时,还要注意上位化等问题。
如果这样一条系统独权是完整的且可以解决相应的技术问题,那再去撰写其从权相对就比较容易了。但如何保证其是完整的且可以解决相应的技术问题呢?这就需要和方法独权一同构思了,而不是像上文第一种情况和第二种情况一样,可以把二者分开。
上面提到,新的软件,或者说新的控制方法的控制对象就是新增加的电磁阀和电子膨胀阀(或者上位概念),那方法独权也是要体现这些特征的。换言之,系统独权和方法独权的核心特征是要相互呼应的。
具体写法可以示例为:
1、一种空调系统,包括具有蒸发器和冷凝器的循环回路,其特征在于,还包括设置于所述蒸发器和所述冷凝器之间的旁通支路,所述旁通支路包括电磁阀(1)和节流装置(2)……。
4、一种空调系统控制方法,其特征在于,基于如权利要求1-3任一项所述空调系统,包括如下步骤:
获取A;
当所述A……时,控制打开电磁阀(1),并调整节流装置(2)的开度为……。
例子给的比较简单,但基本思路应该都体现出来了。对于实际技术方案的结构特征和方法特征,还有很多撰写注意事项,在此就不赘述了。
可以看到,第三种情况基本上就不能通过一些撰写技巧与第一、二种情况切换了。
需要注意的是,为了便于理解,笔者给的例子都不是很复杂,但在实际操作中,代理师面对的技术方案可能就复杂多了。不过对于既需要写方法,又需要写系统的专利,将技术方案按照上述思路进行拆解,最终还是应该可以找到相对最适合的撰写方式的。
不过,再次强调一下,一定不要拘泥于形式。因为即使对于方法系统类专利,也有可能存在不同于上述三种情况的其他情况,所以此时还是要回到技术方案本身去分析。但是,对于代理师而言,需要不断积累自己的经验,这样即使在遇到一个全新的技术方案时,也能从自己的知识库中找到比较合适的处理方式。
创造性答辩“三步法”与申请文件的撰写技巧
由“公牛”专利侵权案浅谈专利撰写与修改
在2019年3月4日开庭的、公牛集团涉嫌未经许可使用通领科技的两项专利的专利侵权案中,涉案专利分别为专利号ZL201010297882.4的发明专利和专利号ZL201020681902.3的实用新型专利。
两项专利中的发明专利要求保护一种支撑滑动式安全门,该发明专利的独立权利要求如下:
- 一种支撑滑动式安全门,设置在插座的上盖内侧或者转插板的上盖内侧,其特征在于:
所述的上盖,设有至少一对插孔;
在每一对插孔的内侧设有一个滑块,所述的滑块的外侧对应上述两个插孔的位置设有两个斜面,两个斜面向同一方向倾斜,在每个斜面的较低一侧各设有一个贯穿该滑块的滑块窗口;所述的滑块内侧设有一个凸出该侧表面的支撑轴,该支撑轴平行于上述斜面,并对应设置在上述两个斜面之间的部位;该滑块具有一个头端和一个尾端,该头端对应于该斜面较高部分朝向的一端,该尾端对应于该斜面的较低部分朝向的一端;在该滑块的斜面位置固定有滑块贴片,该滑块贴片由金属制成;
在每个滑块的内侧设有一个盖板,所述的盖板外侧与上述滑块内侧设置的支撑轴接触,所述的盖板上对应于两个插孔设有两个贯穿的盖板窗口;
该滑块与上盖之间连接有弹性元件,该弹性元件的弹力作用方向朝向该滑块的头端方向;
该滑块的尾端的内侧与外侧均设有止挡面,该上盖内侧对应于该滑块外侧的止挡面设有一个上止挡筋,该盖板外侧对应于该滑块内侧的止挡面设有一个下止挡筋。
设置有支撑滑动式安全门的插座如下:
审查员在审查过程中引用的对比文件1中的插座如下:
有上述两个图看,两个插座的主要区别在于:该滑块与上盖之间连接有弹性元件,该弹性元件的弹力作用方向朝向该滑块的头端方向(滑块整体向一个方向平移);该滑块的尾端的内侧与外侧均设有止挡面,该上盖内侧对应于该滑块外侧的止挡面设有一个上止挡筋,该盖板外侧对应于该滑块内侧的止挡面设有一个下止挡筋(增加阻力)。
在审查意见答复过程中,在独立权利要求中添加的特征是:在该滑块的斜面位置固定有由金属制成的滑块贴片。基于该特征,该发明专利所要解决的是:由于滑块与插头多次摩擦导致滑块易损坏的问题。为了增加滑块的耐磨性,在滑块的斜面位置固定由金属制成的滑块贴片似乎是比较常规的设计。那么,添加该特征的考虑是什么呢?个人推测是:减少案件被驳回的风险。
在添加该特征之后,即使其他特征都覆盖,下面两种方案不会对该发明专利造成侵权:
1)在滑块的斜面位置上没有固定的滑块贴片;
2)在滑块的斜面位置上固定有非金属制成的滑块贴片。
可见,修改后的该发明专利使得专利权人的竞争对手可以采用多种方式进行侵权规避,导致专利权人的经济损失。
为了更好地实现专利的价值,在专利的撰写和答复过程中需要留意哪些问题呢?
首先,在撰写时考虑对要保护的技术方案进行适当的扩展。
以该专利的滑块贴片为例,说明书中记载了设置滑块贴片的目的是“以增强滑块2的耐磨性,从而提高产品的机械寿命”,那么,这里很容易推断出:除了金属以外,滑块贴片也可以由其他的耐磨材料(耐磨复合材料等)制成,只要耐磨性能好于滑块,均能起到增强滑块的耐磨性,提高产品的机械寿命的目的。
因此,将该发明专利中关于滑动贴片可以限定为:滑块贴片3,为非必要组件,滑块贴片3的耐磨系数高于滑块2的耐磨系数,可以由耐磨系数高于滑块的耐磨系数的材料制成(中位描述,说明滑块贴片的特点),上述材料可以是金属(如不锈钢)或者复合材料……
其次,选择审查意见的答复策略要适当。
对于不同案件,审查意见的答复策略也不尽相同,不能一概而论,以下仅从个人角度讨论答复时需要注意的事宜。
对于审查意见,答复的方案有两种,直接争辩或者修改后争辩。如果权利要求1与对比文件1的区别明显,且区别特征不是本领域的常规手段,则可以考虑通过直接争辩的方式进行答复。否则,即使进行OA1答复,也可以考虑通过添加与发明点相关、且不是本领域常规设计的特征,并基于添加的特征或者添加的特征与原有特征的结合(如能产生意想不到的技术效果)进行答复,以避免无意义的答复导致拉长审查周期。
例如,对于上述发明专利,个人认为可以先尝试通过直接争辩的方式进行OA1答复。如果审查员不认可,再考虑通过添加特征的方式进行后续答复。例如,添加的特征可以是“在该滑块的斜面位置固定有滑块贴片,该滑块贴片的耐磨系数高于该滑块的耐磨系数”。
总而言之,对于专利申请,无论是撰写还是答复,都要以严谨的态度对待,保证专利保护范围的合理性。毕竟,谁又能预见今天撰写答复的案件,不是明天下一个“10亿”专利侵权案的涉案专利呢。
专利布局之——火力布局
经过大量的专利代理和专利诉讼实践,我们认为,只有形成具有攻击力的专利组合,才能发挥出最大威力。我们应该多从诉讼的角度,以终为始地进行专利布局。
一、处处设防——组合专利优于单一专利
二、层层设防——大范围优于小范围
二、专利火力布局
专利作为一种排他权,最终是要用来上战场的。我们不妨以军事的眼光来看专利布局,在此,提出一种“专利火力布局”的概念,供大家参考。
爆破组专利:
威力大,炸得开,说明书臭长、权1范围巨宽、权要数量巨多,罩得住被控侵权产品,能无效在后专利,有无数关键区别特征能在说明书、实施例里面找到。
如果说明书要200页以上,权要数量在50个以上,谁也不敢提无效,用它去无效别人就会特好使。
爆破组专利的窍门:新产品制造方法专利,举证责任倒置
突击组专利:
能钻进去控制住。只要战端一开,用爆破组中的某一专利先起诉,被告一举证据,就能根据对方主动披露的证据,利用突击组专利再发动一批针对性强的诉讼。目的是粘住、拱进去。
突击组专利一定要保护范围宽、独权多。
火力组专利:
火力组专利:为对方设备、产品、半成品、包装物等,做进攻性布局,实用新型、外观设计等类型充分运用,布局在其他主体名下。
在集团诉讼白热化时,当预备队投入战斗,争取在最后决战阶段将敌人压垮。
三、总结
专利布局就是有组织有预谋地搞专利,专利布局要做到处处设防+层层设防。在专利布局中,我们要构建好专利组合中的爆破组、突击组、火力组 ,发挥出专利组合的最佳优势。
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文源:老彭侃知产
作者:马德刚 环球律师事务所律师
彭文波 集佳长沙分公司专利代理人 律师(本文仅代表作者本人立场,与作者单位无关)
如何避免非正常申请专利的行为?
国家知识产权局于2021年1月27日印发了《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》(国知发保字〔2021〕1号),以下简称《通知》,强调了要“严厉打击非正常专利申请相关行为”。非正常申请专利的行为是如何产生的?有哪几种类型?他们共同点是什么?只有对非正常申请专利的行为进行深入的了解,才能够避免非正常申请专利的行为。
我们知道,中国在2010年已超过美国成为全球最大制造国。直到 2012 年我国劳动力人口数量首次出现下降,并在之后连续六年,以每年三四百万的速度逐年递减。人口红利正在系统性消失,制造成本的快速上升,一些制造业为了追求廉价劳动力已向印非等地转移。中国需要在专利制度方面加快改革,以推动中国创造的发展实现经济的转型升级。
要想推动中国创造的发展,其方式之一就是给相应个人、单位提供诸多税收、补贴等优惠政策进行鼓励,而专利数量成为判定个人、单位能够获得这些优惠最简单粗暴的指标。个人、单位为了获得优惠政策而竭力追求专利数量。一些地方将专利申请数量作为部门工作考核的依据之一,推出对申请人和相关代理机构进行资助或者奖励、甚至出现以行政指导等方式向地方、企业和代理机构等摊派专利申请量指标,相互攀比专利申请数量。一些申请人利用专利申请骗取高新技术企业等国家各类优惠政策。这些都体现着中国存在专利整体质量不高,个人、单位片面追求专利数量,创新程度不足的现实。
中国要改变这种局面,就必须改变此前的一些做法。为了切实推动我国从知识产权引进大国向创造大国转变,那必须从追求数量向提高质量转变,要完成这种转变就必须要全系统深入开展专利质量提升工程。要完成这项工程,两个工作目标首当其冲,即“加强对专利申请相关支持政策的规范”、“严厉打击非正常专利申请相关行为”。因为这两个工作目标对激励和保护创新、促进知识产权高质量发展等起到了重要作用。
那如何算是“非正常申请专利的行为”?《通知》里面共列举了十一种,在申请专利时要尽量避免,不可逾越红线。我们逐件进行剖析下。
①同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请;
例如:专利1申请的权利要求为一种用于洗内衣的洗衣机,其特征在于包括A和B。专利2申请的权利要求为一种用于洗袜子的洗衣机,其特征在于包括A和B。专利1和专利2就属于明显相同的专利申请,他们对社会的贡献都在于“A和B”。如果同日申请,审查员可能这两件专利均无法驳回,申请人会获得两件专利的授权。假如企业要获得某种优惠政策,需要竭力授权10件专利,那企业只需要同日提交多件内容明显相同的专利申请,专利3为一种用于洗外套的洗衣机,专利4为一种用于洗牛仔裤的洗衣机等等。虽然企业只研发创造和向社会贡献了1件技术方案,却获得了原本应该给社会贡献10件技术方案的企业应得的优惠政策。原本只需要一个专利“一种洗衣机,其特征在于包括A和B。”就可以对创新做好保护,企业偏偏提交多件内容明显相同的专利申请。虽然企业获得了优惠政策,但其做出的实质贡献只有1件专利,多件内容明显相同的专利申请质量低下,纯属为了追逐数量而不是为了创新保护,这势必无法鼓舞各企业去研发创造,从而导致企业无法提高创新能力。
②同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请;
例如:专利1申请的权利要求为一种洗衣机,其特征在于包括外壳和转筒,所述转筒竖向设置。专利2申请的权利要求为一种洗衣机,其特征在于包括外壳和转筒,所述转筒横向设置。专利1和专利2就属于明显抄袭现有技术的专利申请。当然,这样的专利大概率是授不了权的,因为不符合新颖性的要求,也没有对社会贡献任何技术方案。但是,有的地方只要申请了专利就能够获得奖励,所以申请人不遗余力的去交多件明显抄袭现有技术的专利申请,去获得大量的资助。首先,这类专利没有对社会贡献任何技术方案,专利质量低下,追求申请数量获得大量资助,也无法获得任何创新保护;其次,这些专利申请只会导致审查资源的浪费,占用公共资源。
③同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请;
例如:专利1申请的权利要求为一种洗衣机,其特征在于包括A和B,A和B采用螺栓紧固。专利2申请的权利要求为一种洗衣机,其特征在于包括A和B,A和B采用螺钉紧固。专利1和专利2就属于部件简单替换的专利申请。有的研发人员为了快速评定职称,不愿意去研发创造,只对原来技术方案作了简单修改,获取大量的专利申请。这些简单的替换对于本领域人员都是可以预见的,多出的专利并没有对社会新增贡献。但是,为了快速获得职称评定,所以申请人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请。这类专利质量低下,对社会没有新增任何贡献,为追求申请数量获得职称评定资格,也不求对创新保护。真正投入研发创造的研发人员却无法获得对应的职称资格,最终出现劣币驱逐良币的现象,有碍创新能力的提高。
④同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请;
例如:专利1申请的权利要求为一种铜基形状记忆合金,包含1% ~3% (重量) 的锌和1% ~2% (重量) 的铝,余量为铜。1% ~3% (重量) 的锌和1% ~2% (重量) 的铝为申请人编造的成分含量,根本无法实现相应效果。为了避开现有技术,获得专利授权,拿到补助,申请人故意申请了实验数据或者技术效果明显编造的专利1。由于审查员没有找到对比文件,有可能会给该专利进行授权。这类专利质量低下,公开的假数据、假方案,不仅不利于其他企业的创新,反而可能误导其他企业,浪费更多的研发成本。这类专利不仅对社会没有任何贡献,只是为追求授权数量,更没有创新保护可言。
⑤同一单位或者个人提交多件利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩的专利申请;
例如:申请人没有经过设计创造,直接利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩,提交多件外观设计。获得多件外观设计专利授权后,虚假对外宣传夸大研发能力。由于是电脑随机生成,很可能和其他人的设计不同而获得授权,但其实质并没有进行设计创造。由于没有任何的设计创造,对企业的创新能力并没有获得提高。而且扰乱了公平竞争的市场秩序。大量低质量的专利充斥着市场,驱逐着真正做设计研发的企业。
⑥帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第①项至第⑤项所述类型的专利申请。
例如:专利代理机构明知申请人有第①项至第⑤项所述类型的专利申请,不仅不劝导,甚至协助其进行相关代理申请。获得更多的代理费、资助以及案件申请量。专利申请的时候需要撰写很多的材料,比如说明书、权利要求书等,需要有一定的格式要求,同时都必须要按照专利审查指南的要求写,尤其是对权利要求书的撰写更具有专业性。这些都需要专业而且经验丰富的代理师来帮助其完成,不仅节省时间还可以对创新保护更完善。如果专利代理机构有意而为之,这必然违背专利代理机构自身应有的社会责任,同时导致低质量的专利申请暴增,占用社会资源,不利于推动中国创造的发展。
⑦单位或个人故意将相关联的专利申请分散提交;
例如:专利1申请的权利要求为一种输水管道,其特征在于A。专利2申请的权利要求为一种洗衣机,其特征在于包括输水管道,输水管道具有特征A。“特征A”为对社会做出贡献的技术特征。专利1和专利2符合单一性,可以合并申请,但申请人为了获得更多的专利授权,故意将相关联的专利申请分散提交。一般情况下,作为理智的人不会这么做,因为会浪费大量的专利申请与维护费用。由于有专利补贴的存在,导致专利申请的成本甚至低于补贴,这样分散提交申请,反而申请人能够获得更多补贴收益。企业只为追求专利数量,骗取补贴,钻政策漏洞,不利于自身创造能力的提升,而且还占用财政资源。
⑧单位或个人提交与其研发能力明显不符的专利申请;
例如:企业为从事机械制造的企业,却申请了大量的生物制药、化工的专利。自身并没有专利可申请,但为了获得某种政策优惠,委托他人提交大量专利。但由于被委托人的专业限制,杜撰了大量和该企业不相关的专利申请。这类专利申请与企业研发能力明显不符,极大可能是委托他人进行胡编的专利,为了追求专利数量,不惜胡编,专利质量低下,更无创新保护可言,使企业怠于研发创新。
⑨单位或个人异常倒卖专利申请;
例如:一些企业属于无参保人员、无实缴资本、无研发经费的“三无”空壳公司,却拥有大量自己申请的授权专利,领域广泛,而且以异常倒卖专利申请为主。有的企业通过该类异常倒卖交易进行牟利和洗白。还有的企业有授权专利的需求,但没有自身的专利,只能通过购买专利来快速解决。“三无”空壳公司根据这个市场需求,杜撰大量授权专利专门买卖获取利益。这类专利由于没有经过研发,可能只是某一个想法就拿去申请专利,虽然获得了授权,但并没有对企业的创造能力进行提升。由于该类企业目的只是为了倒卖授权专利,其专利质量低不言而喻,更无创新保护的想法。大量胡编的专利,有害于中国创造的发展。
⑩单位或个人提交的专利申请存在技术方案以复杂结构实现简单功能、采用常规或简单特征进行组合或堆叠等明显不符合技术改进常理的行为;
例如:专利1申请的权利要求为一种垃圾桶,其特征在于,所述垃圾桶的盖被杠杆驱动打开;所述杠杆被滑轮组驱动;所述滑轮组被减速器驱动。申请人只是为了避开现有技术,获得专利授权。原本垃圾桶的盖只需要简简单单被杠杆驱动打开即可,申请人却通过了一系列省力机构进行简单堆叠驱动,以复杂结构实现简单功能。这类专利以复杂结构实现简单功能,和创造是反其道而行的,只是为了获得专利授权,专利质量低,妨碍企业创新。
⑪其他违反民法典规定的诚实信用原则、不符合专利法相关规定、扰乱专利申请管理秩序的行为。
第⑪条属于兜底条款,难免会有一些明显属于“非正常申请专利的行为”没有落到前十条列举的情形,确保“非正常申请专利的行为”被无遗漏打击。
通过对上述十一种类型的梳理,我们可以分析出“非正常申请专利的行为”的三个特点。
特点1.专利质量低
专利质量低损害公共利益、妨碍企业创新。我们知道专利法立法宗旨之一就是“为了保护专利权人的合法权益”,这种保护能够鼓励专利权人积极投入精力和成本,完成发明创造。“专利质量低”的风气盛行,导致真正有创新意识的企业无法获得创新保护。申请人花了心血的发明创造得不到授权,即便授权也容易被轻易无效掉,即使没有被无效,由于保护范围过窄,授权的专利也无法打赢官司,使专利权人的合法权益无法得到充分保护,打击了申请人进行发明创造的积极性,妨碍企业创新,损害公共利益。原本专利制度通过对专利权人的合法权益予以保护,给予他们的发明创造在一定期限内的特权,专利权人才愿意积极公开发明创造,保护才愿意公开,公开才予以保护。发明创造公开后,其他人就可以减少不必要的重复研究,就有更多的精力去开发新的发明创造。然而,为了专利授权,一些实验数据或者技术效果明显编造的专利申请被公开,假数据、假方案,不仅不利于其他企业的创新,反而可能让其他企业浪费更多的研发成本。
特点2.盲目追求数量指标
盲目追求数量指标严重扰乱行政管理秩序、浪费公共资源。“内容明显相同的专利申请”、“明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请”、“不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请”、“利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩的专利申请”,“故意将相关联的专利申请分散提交”这些只会导致审查资源的浪费,严重扰乱行政管理秩序、浪费公共资源,积极投入创新、科学合理布局专利的企业和个人得不到应有的激励,全社会专利申请的战略布局意识和质量意识低下,真正高质量的专利得不到有效审查,同时大量无用的专利充斥着数据库,增加了企业创新的成本,最终出现劣币驱逐良币的现象。
特点3.不以保护创新为目的。
不以保护创新为目的,破坏专利制度。各种“异常倒卖专利申请”,以骗取资助奖励为目的,使原本是为了鼓励发明创造,推动发明创造的应用,现在都拿来买卖低质量专利,赚快钱,骗取资助奖励,导致企业无法提高创新能力,无法促进科学技术进步和经济社会发展,有违专利制度。
最后,为了避免非正常申请专利的行为,在专利申请时,如果是盲目追求数量指标、不以保护创新为目的的低质量专利,代理机构应当劝说申请人不要去申请,申请人也应当将精力集中在创新研发上,不能为一时的短期利益抛弃长期发展的机会。笔者相信根据《通知》里“加强对专利申请相关支持政策的规范”、“严厉打击非正常专利申请相关行为”得到强力实施,一定能够推动我国从知识产权引进大国向创造大国转变,专利行业也将一片欣欣向荣。
专利申请和无效实务通课—专利人必修,快速提升专利实务水平
专业水平只能在实务工作中提高,实务经验只能在处理实际案件中积累。
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大岭先生推出了《专利申请和无效实务通课》,通过24节视频课程,以讲解专利复审委的指导案例集《以案说法——专利复审、无效典型案例指引》(以下简称《案例指引》)中的真实案例的形式,将自己十多年的实务经验全盘托出,就为了大家快速有效的提升专利实操的能力。
课程优势:
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每一节课都分为以下三部分:
Part I:首先明确课程目标,都为非常具体的问题,例如如何进行新颖性答辩?如何判断商业模式是否属于专利客体?
Part II:详细讲解本课涉及的专利法法条和专利审查指南的相关规定,然后结合《案例指引》中的真实案例阐释如何在实际工作中适用这些规定,同时,以Tips的形式,总结和分享专利实务工作的技巧和操作方法。
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如果是大岭IP公众号的读者,就应该明白,大岭不是一个理论派,大岭也不是一个专家,但是,大岭自诩擅长将复杂的事情简单化,大岭热衷于让所有的人看的懂,听得明白。我希望大家学习之后,对专利法的理解会更加通透。
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由于是按照《案例指引》设计的课表,所以课程涉及专利申请、复审和无效所有的核心法条、证据和流程,完整覆盖发明、实用新型和外观设计的实务工作。跟着大岭学一遍,知识盲点全扫遍。
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这个就是我吹牛的,大岭本身是个非常有趣的人,但是,大岭每次一开讲,就沉醉在自己的专业领域里而不可自拔,给大家讲的段子有点少,抱歉抱歉,但是,我希望你也能和我一起沉浸在专业里,体会到乐趣。
教材
- 《专利审查指南》
- 《以案说法-专利复审、无效典型案例指引》
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课程计划
第01课:专利的客体
- 课程导言;2. 专利法第2条所称的发明创造;3. 根据专利法第5条不授予专利权的客体;4. 根据专利法第25条不授予专利权的客体
第02课:计算机、生物医药等特殊领域的专利客体 - 计算机领域的专利客体;2. 生物医药领域的专利客体
第03课:现有技术 - 现有技术的认定;2. 公开方式;3. 典型案例
第04课:新颖性 - 新颖性的审查原则;2. 对比文件公开内容的认定
第05课:新颖性判断的常见情形 - 简单的文字变换;2. 下位概念与上位概念;3. 惯用手段的直接置换;4. 数值和数值范围;5. 参数、用途或制备方法等特征
第06课:抵触申请、优先权和宽限期 - 抵触申请;2. 优先权;3. 重复授权;4.新颖性的宽限期
第07课:创造性 - 创造性;2. 确定最接近的现有技术
第08课:发明实际解决的技术问题 - 发明区别特征的确定;2. 发明实际解决技术问题的确定
第09课:现有技术的技术启示 - 概述:“三步法”的第三步 ;1. 没有公开区别技术特征 ;2. 手段相同,作用不同 ;3. 没有考虑区别特征之间的关系;4. 发现不了技术问题 ;5. 预期不到技术效果;6. 不同对比文件工作原理不同,结合存在障碍;7. 不属于公知常识
第10课:其他影响创造性的因素 - 几种不同类型的发明创造性的判断;2. 其他因素对判断创造性的影响;3. 判断创造性应当注意的问题
第11课:实用性 - 实用性的判断;2. 缺乏实用性的典型情形
第12课:第一次答疑课 - 专利客体:究竟如何判断计算机算法专利是否属于专利客体?2. 现有技术:互联网公开作为现有技术证据应该注意什么?3. 新颖性:新颖性比对时,如何认定是和“一个技术方案”单独比对?4. 创造性:发明的技术问题与实际解决的技术问题的区别
第13课:说明书公开不充分 - 充分公开的判断;2. 充分公开与实验数据
第14课:权利要求不清楚 - 权利要求保护范围的确定;2.权利要求应当清楚
第15课:权利要求不支持 - 权利要求应当以说明书为依据;2. 判断权利要求支持考虑的因素;3. 几种特殊情形的支持问题;4. 独立权利要求应当记载必要技术特征
第16课:修改超范围 - 修改的要求;2. 修改的依据;3. “直接地、毫无疑义地确定”的判断
第17课:单一性 - 单一性的要求;2.特定技术特征的认定;3.特殊领域的单一性
第18课:第二次答疑课 - 专利法的体系;2. 专利申请文件的撰写;3. 课程学习方法
第19课:复审、无效的证据 - 举证;2.质证和证据的认定
第20课:复审的程序 - 驳回决定是否符合法定程序?2. 对驳回理由的审查;3. 复审委依职权的审查
第21课:无效的程序 - 无效宣告的审查原则;2.无效宣告的审查程序
第22课:外观设计的基本要求 - 外观设计专利的基本概念;2.外观设计专利的保护客体;3.图形用户界面的产品外观设计
第23课:外观设计实质相同的判断 - 外观设计实质相同或明显区别判断的主体和客体;2.外观设计相同或实质相同的判断基准;3.外观设计相同或实质相同的判断方式
第24课:外观设计明显区别的判断 - 外观设计明显区别的判断;2.外观设计与在先权利的冲突
第25课:课程总结 - 专利法的体系;2.审查指南专利无效部分的修改;3. 专利无效的经验分享
专利申请文件的撰写
作者:王宝筠 专利工坊
我会以连载的方式,讲解如何进行申请文件的撰写,该部分内容针对权利要求和说明书的撰写分别展开进行介绍。
对于权利要求的撰写,会首先结合一个简单的案例,讲解权利要求撰写的基础知识,尤其强化对于逻辑主线的理解。之后,会利用所讲解的基础知识,对相应案例进行评价,通过分析案例中的问题,将基础知识中的相应内容落实到实际的案例中。
对于说明书的撰写,会首先介绍说明书撰写的整体原则;之后,针对专利法的相关规定,就说明书应达到的“清楚”、“完整”、“支持”分别结合案例进行说明;最后,针对说明书中的各个部分,结合案例逐一讲解相应的撰写要求。
虽然专利代理工作中所涉及的技能众多,但是我并不想讲解过多所谓的技巧,因为不论是对于新人而言还是对于有一定经验的你来说,掌握很多的技巧,而且把这些技巧有针对性的应用于合适的工作内容上去,本身就是一项十分困难的事情。我相信一招鲜吃遍天,而且从我从事专利代理工作的实践来看,只要掌握好最为重要原则,并且把它用精用透,是能够做好专利代理工作的。为此,我会反复强调两点内容,一是逻辑主线,二是工作态度。
逻辑主线是理解方案、撰写权利要求乃至答复审查意见中的重要武器。逻辑主线能够帮助你掌握清楚本发明的核心发明点,排除干扰、紧扣核心的去理解方案,从而以核心发明点为依据来确定专利的保护范围,以及利用核心发明点来寻找答复审查意见的答复突破口。
工作态度则是代理师能否成为一个优秀代理师的核心要素。严谨、认真的工作态度,以及对案件的高标准要求,是推动代理师不断进步的内因,相比于代理机构或者申请人对于代理师案件的质检、审核等外因推动,这种内因推动力更强,是成为一个优秀代理师的核心要素。你会发现,在后续的讲解中,虽然不会单独辟出章节来讲解工作态度,但这一内容却是贯穿始终的。
好吧,我们先来看一下什么是逻辑主线。
线由点构成,构成逻辑主线的“点”包括:现有技术、现有技术缺点、本发明的发明目的、本发明的技术方案以及本发明的有益效果。这五个点以如下方式在逻辑上相互连接形成逻辑主线:
从现有技术出发,通过分析推导得出现有技术缺点;针对现有技术缺点提出本发明的发明目的;利用本发明的技术方案,解决现有技术缺点、实现发明目的;最后,结合对本发明技术方案的分析、推导,得出本发明的有益效果。
逻辑主线所体现的是发明人发现问题、解决问题的过程,其本质在于抽取出专利申请的核心发明思路。一个逻辑主线,应该是对于一个专利申请的高度概括,多数情况下,完全可以基于逻辑主线以一句话来概括一个专利申请的技术方案。这种概括能够做到将纷繁复杂的技术方案简单化,更为实际的作用则在于通过“概括”来掌握“核心”,从而围绕“核心”来构造专利申请的保护范围。
我们还不难发现,在讲解逻辑主线的过程中,反复在强调“分析、推导”。由此可见,逻辑主线也是一个针对专利申请的思考过程的体现。有无针对本发明技术方案的思考,正是能否产出一个优秀专利申请文件的根本决定因素。我们强调逻辑主线,也是希望代理师能够通过厘清逻辑主线的过程,来进行更多的思考,掌握本发明技术方案的核心,从而以核心为根本,并结合核心进行适度扩充,为客户争取一个尽可能宽的保护范围。相反,忽略了逻辑主线,则有可能导致对本发明的理解停留在“拍脑袋”的层面,对于技术方案的理解模棱两可、含含糊糊,这样,不但无法撰写出优秀的专利申请文件,也不利于专利代理师的业务能力提升。
那么,逻辑主线对于撰写专利申请文件有何作用呢?我们以一个模拟案例来说明。
假设发明人提出了一个有关椅子的技术方案,据发明人介绍,该椅子的创新点包括以下三点:
1、现有的椅子,只能为使用者提供座位,然而,在较大的会议室中,往往并没有提供办公桌,人们在会议过程中,常常需要进行文字记录,现有的椅子由于没有提供一个可供使用者书写的平台,导致使用者往往只能将书写本放在腿上进行记录,给使用者带来了不便。为此,发明人提出在椅子的右侧扶手处安装一个可以翻转打开的写字板。在椅子仅被作为座位使用时,该写字板处于收起状态,而当需要进行书写时,可以将该写字板翻转、打开,以便为使用者提供用于书写的平台。当然,在现有技术中,也存在椅子上具有写字板的情况,但是,其写字板是固定死的,这样设置的写字板虽然可以方便使用者书写,但由于写字板占据了座椅前部的空间,造成人们坐下以及离开时十分不便,另外,由于写字板不能被折叠收起,也会造成对座椅移动以及收纳的不方便。
2、现有的椅子,靠背部分透气性差,导致人们在夏天久坐之后,会感到后背很热,影响了使用者的使用体验。为此,发明人所提供的椅子中,其后背部分具有一系列规则分布的小孔,通过多个小孔实现良好的通风效果,避免散热体验差的问题。
3、对于一个较大的会议室而言,其往往是多功能的。有时该会议室被用作会议,而有时该会议室则可能会被用于进行瑜伽课、节目彩排等用途。在用作后者的用途时,需要将会议室中的椅子聚集起来,以便腾出相应的空间。发明人发现,现有的椅子并不具备轮子这样的移动部件,这导致人们往往需要花费很大的气力来移动椅子。有的练瑜伽的女同事抱怨说,每次练瑜伽之前都要花很大的力气来移动椅子,自己的瑜伽练得不怎么样,但是手臂肌肉却明显加强了。为此,发明人提出在椅子的四个椅腿的底部均增加轮子,以方便人们移动椅子。
此外,从整体上来说,发明人所提供的椅子的主体框架是不锈钢材质,座椅的椅背采用有弹性的软塑料材质,扶手和椅座处则采用硬塑料材质。
对于这样一个新型的椅子,发明人提出希望获得专利保护。假设发明人针对该椅子所提出的三个改进点均不属于现有技术,那么,我们该如何来保护这个椅子呢?
我们不妨看几个练习过程中所产出的权利要求。
版本一:
1、一种椅子,其特征在于,包括:椅腿、椅座、椅背、扶手以及轮子。
版本二:
1、一种办公座椅,其特征在于,包括:
可折叠的办公桌板;
底部有可以动的滑轮;
软性通风的座椅靠背。
版本三:
1、一种多功能椅子,其特征在于,包括:
滑轮、支架、底座、书写板、靠背、扶手;
所述滑轮安装于所述支架底部;
所述底座安装于所述支架的上部;
所述靠背与所述底座连接;
所述书写板与所述支架连接;
所述扶手与所述支架与所述靠背连接。
在版本一的权利要求中,限定了椅子包括椅腿、椅座、椅背、扶手以及轮子。这个权利要求中体现出了本发明的第三个改进点,即,椅腿上安装有轮子这个改进点,但问题是,为什么其他两个改进点,也就是扶手安装有写字板以及椅背具有通孔的特征就不在权利要求中进行限定了呢?
对于版本一中未写明其它两个发明点的情况,代理师会解释说:我感觉椅腿上有轮子就是这个发明的核心改进点,其它的改进点并不重要。但问题是,作为专利代理师不能仅凭感觉就将某一个改进点作为核心发明点,而将其他改进点作为次要发明点,这种主次关系的确定关系到权利要求的保护范围,需要和发明人沟通后才能予以确定。而本案中,发明人所提供的材料中,并未提及哪个改进点是主要、哪个改进点是次要,在此情况下,主观的断定某一个改进点是核心发明点,既不严谨更不可靠。
让我们回到逻辑主线,来讲解如何利用逻辑主线来确定这个方案的专利保护范围。
由之前对于逻辑主线的介绍可以发现,逻辑主线中的现有技术缺点是联系现有技术和本发明的核心枢纽。正是对应于现有技术缺点,才提出了本发明的发明目的,相应的,本发明的技术方案也是针对该现有技术缺点而提出的一种解决方案。可以这样说,逻辑主线中,从单个要素的角度来说,现有技术缺点最为重要,因为“现有技术缺点”是整个逻辑主线的源头和基础,决定了逻辑主线后续的走向。
如果说“现有技术缺点”是逻辑主线中最为重要的点的话,那么,本发明的技术方案如何解决现有技术缺点这一逻辑分析过程则是逻辑主线中最为重要的逻辑链条,运用好这个逻辑链条不但有助于我们准确的理解专利申请的技术方案,更对于撰写专利申请文件时确定一个尽可能宽且合理的独立权利要求保护范围,至关重要。
从构成上讲,独立权利要求中应当仅仅包括必要技术特征,而不应包括非必要技术特征。所谓必要技术特征,是指那些对解决的技术问题而言必不可少的技术特征,这种“必不可少”体现出必要技术特征应该是和技术问题之间存在必然逻辑联系的技术特征。这种必然逻辑联系类似于一种逻辑上的因果关系,即,正是因为采用了某一技术特征,才使得技术问题得以解决,或者说,某一技术问题的解决依赖于采用某一技术特征才能实现。更通俗一点来讲,如果某一技术特征是为了解决技术问题而特定提出的,那么,该技术特征和技术问题之间具有所谓的必然逻辑联系,而如果某一技术特征并不是为解决某一技术问题所提出的相对应的技术手段,那么,该技术特征就和技术问题之间并不存在所谓的必然逻辑联系。“必然的逻辑联系”是从技术问题出发通往必要技术特征的必经之路,能否正确到达必要技术特征的彼岸,技术问题则是尤为重要的。现有技术缺点不同,导致后续所得到的逻辑主线完全不同,相应的所确定出的必要技术特征也就完全不同。由此,在采用逻辑主线来确定独立权利要求的必要技术特征时,首要的工作就是要准确的确定出逻辑主线中的现有技术缺点。
对于逻辑主线中的现有技术缺点,一个最基本的要求是,该现有技术缺点应该 “唯一”。现有技术缺点越多,对应解决该缺点所需要的必要手段也就越多,从而导致独立权利要求中的必要技术特征也就越多,独立权利要求的保护范围也就越小。由此,我们应该将本发明所要解决的技术问题的数量限制为一个,这样,只需针对这一个问题来确定必要技术特征,从整体上减少独立权利要求中所包括的特征数量,从而达到减少“限定”、扩大保护范围的目的。或者也可以这样理解,对于一个发明创造而言,其改进动机可能有多个,但必然存在一个主要的改进动机,和该主要改进动机对应的则是该发明创造的核心发明点。我们所需要做的是从发明创造的众多技术手段中,寻找到其核心发明点,而在多个现有技术缺点中确定出唯一的一个现有技术缺点,则是寻找核心发明点的前提条件。
明确了逻辑主线的起点,也掌握了逻辑主线中现有技术缺点和必要技术特征之间所具有的必然逻辑关系之后,就可以初步来确定独立权利要求的必要技术特征了。
我们仍然以上述“椅子”的案例来说明。
针对上述案例中的“椅子”,我们首先要确定的是逻辑主线中的现有技术缺点。按照之前所指出的那样,该现有技术缺点应该仅为一个。在该案例中,对应于相应的改进点,作为现有技术的椅子具有三个缺点。第一个缺点是椅子不能提供书写空间;第二个缺点是椅背部分的散热效果差;第三个缺点则是椅子移动不灵活。针对这三个缺点,我们当然不能一股脑的将这三个缺点全都定位逻辑主线中的现有技术缺点,而是首先应当和发明人确认,哪个缺点是本发明最主要解决的现有技术缺点,或者说,哪个缺点是提出本发明技术方案的最主要动机。我们假设发明人确认“不能提供书写空间”是本发明最主要要解决的技术问题,而另两个现有技术缺点则是本发明考虑进一步优化的需要所额外解决的技术问题。此时,我们就可以以“不能提供书写空间”作为逻辑主线的起点,利用逻辑主线来确定必要技术特征了。
显然,对于解决“不能提供书写空间”这一问题而言,椅背上具有用于散热的通孔并不是解决该问题的技术手段,不应被定为必要技术特征。类似的,用以解决移动性问题的轮子也并非是必要技术特征。而在椅子的扶手上安装有可以书写的写字板,则是针对书写空间问题所对应提出的解决手段,属于解决该技术问题的必要技术特征。在确定了本发明逻辑主线中的唯一的一个缺点后,围绕该缺点所确定的独立权利要求中,仅具有上述三个改进点中的一个,该权利要求相比于具有三个改进点的独立权利要求而言,“限定”的数量少,从而使得该独立权利要求的保护范围更大。
当然,结合散热效果差、移动不方便这两个问题,也存在其各自对应的逻辑主线,基于这些不同的逻辑主线所确定出的独立权利要求的保护范围也是各不相同的。
我们假设以解决书写问题为逻辑主线,继续来对独立权利要求的撰写进行分析。
我们之前提到过,这个独立权利要求中仅包括写字板这一个改进点,但问题是,这个改进点到底应该如何写?在发明人所提供的技术交底书中,明确了写字板安装于椅子的右侧扶手上,且安装的方式不是和扶手固定连接,而是采用一种可以使得写字板翻转打开的活动连接。那么,上述交底书中所介绍的连接位置、连接关系是否也应该在独立权利要求中加以体现呢?这个时候,逻辑主线又能派上用场了。
对于写字板安装在右侧扶手上这一技术特征,其具有一处特殊的限定,即,将写字板的安装位置限定为右侧扶手。结合之前的分析我们知道,只有当一个限定属于解决技术问题必不可少的技术特征时,该限定才属于必要技术特征,而是否属于必要技术特征,一个重要的衡量标准即为本发明所要解决的技术问题,也就是逻辑主线中的现有技术缺点。将写字板安装于哪一侧扶手上,并不是针对解决书写问题所提出的解决手段,写字板的安装位置和解决书写问题之间并没有必然的逻辑联系。由此,即使发明人给出的材料中明确写字板安装于右侧扶手上,我们在撰写独立权利要求时,也应该利用逻辑主线确定出“右侧”的限定并非是一个必要技术特征,不应该在独立权利要求中体现。那么,不限定安装于“右侧”,独立权利要求应该如何撰写呢?这里,有两种可能的写法。
写法一:在所述椅子的左侧扶手或右侧扶手安装有写字板;
写法二:在所述椅子的扶手处安装有写字板。
相较而言,我们更推荐第二种写法。第一种写法中,包括了写字板安装于“左侧”或“右侧”的两种情况,因此,并没有将安装位置单独的限定为某一处,由此不会出现位置限定所导致的保护范围不必要受限的问题。第二种写法则更为直接,其没有对安装于哪一侧扶手进行描述,由此同样没有对安装位置进行特别的限定。这样看来,似乎第一种写法和第二种写法在保护范围上的结果是一样的,那么,为何还推荐第二种写法呢?
原因在于权利要求还有简洁这一要求。第一种写法直观上来说,描述的内容更多,在保护范围相同的情况下,当然采用第二种写法更为简洁,从这个角度来说,第二种写法是更优的一种写法。第一种写法中额外描述的内容,则有可能使得阅读者的关注点分散,无法集中关注本发明的发明点。在第一种写法中,由于其描述了写字板安装于扶手的哪一侧,因此,阅读该权利要求的读者可能会误认为安装在哪一侧也是本发明的发明点之一。或者,就算阅读者没有进行上述的误认,那么,在权利要求中既包括发明点,也包括现有技术限定的情况下,现有技术的限定过多,也会导致发明点被淹没于众多的现有技术中,从而使得发明点不突出,造成阅读者不能很快掌握权利要求中本想体现的发明点。这会导致阅读者不能一目了然的理解该权利要求的核心所在,增加了权利要求的理解难度。
解决了写字板安装于哪一侧扶手的问题,我们再来看是否有必要在独立权利要求中限定写字板打开方式的问题。
在该案例中,发明人所发明的椅子的写字板是可以以翻转的方式来打开的,那么,这一写字板的翻转打开的设置方式,是否应当作为必要技术特征在独立权利要求中进行限定呢?
如果将现有技术的缺点定为现有的椅子不能提供书写功能,那么,写字板的打开方式和能否提供书写功能之间并无必然的逻辑联系,在这样的情况下,不应将发明人所提供的材料中提及的写字板活动连接于扶手上作为必要技术特征体现于独立权利要求中。
但在该案中,发明人提供的写字板活动连接于扶手上,是针对现有技术所存在的缺陷提出的特定方案。在现有技术中,是存在扶手上固定连接有写字板的椅子的,只不过,这样的椅子由于写字板固定位于椅座的上方,造成使用者进出不便,为此,发明人提出了将写字板活动连接于扶手上的方案,从而使得在使用者需要进出时,可以通过活动连接将写字板收起到扶手的侧部,方便使用者进出。如果是这样的情况,则有必要将写字板和扶手之间的活动连接关系作为必要技术特征体现在独立权利要求中了。相反,如果在独立权利要求中并不限定该活动连接关系,则一方面会缺少解决技术问题的必要技术特征,另一方面,该独立权利要求的保护范围也会涵盖现有技术,显然是无法获得授权的。由此,对于一个技术方案,我们应该清晰、准确的确定逻辑主线。例如,上述案例中,我们就不应该笼统的将逻辑主线中的现有技术缺点确定为不能提供书写功能,而是应该结合现有技术的情况,将该逻辑主线的现有技术缺点确定为:现有技术无法在方便使用者进出的情况下,为使用者提供书写功能,而非笼统的无法提供书写功能。从以上分析可见,在确定逻辑主线的过程中,对于现有技术有较为全面的了解是十分必要的。这种对于现有技术的了解,需要我们和发明人进行有效的沟通,也需要我们进行适度的现有技术检索来达成该目标。例如,上述案例中,即使发明人并不知道现有技术中已经存在固定连接有写字板的椅子,当我们通过检索发现现有技术中已经存在这样的椅子时,则应该如上文介绍的那样,在独立权利要求中限定写字板和扶手之间是活动连接。当然,查新检索是一个无法穷尽的工作,不可能通过查新检索就能够将所有和本发明相关的现有技术都检索出来,我们所能做的是针对本发明的发明点所在做尽可能充分的检索,从而尽可能的发现有可能影响本申请新颖性、创造性的现有技术文献,并在撰写专利申请文件时做好提前的应对。
由此,我们结合技术交底书中的内容所确定的逻辑主线,仍然有可能会在和发明人就技术方案进行沟通后,或者是在进行了相应的现有技术检索后,进行相应的调整。这样调整后的逻辑主线,才是一个准确的逻辑主线。由此可见,和发明人进行充分沟通,对于撰写专利申请文件来说是至关重要的。这里总结一个不太严谨的结论:那些和发明人没有进行过电话或者邮件沟通就撰写出的专利申请文件,肯定不是一个好的专利申请。
对于逻辑主线,除了可以依据和发明人沟通以及现有技术的检索结果进行调整之外,还可以结合对技术交底书中的适度扩充来进行相应的调整。例如,在本案中,写字板这一限定内容明确了“板”的功能是“写字”。但不难发现,将“板”的功能仅仅限缩于“写字”不必要的限缩了该专利申请的保护范围,不论是本领域技术人员还是普通使用者,完全可以将写字板的功能转变为放置阅读的书籍、歌片或者是在就餐时放置餐具。因此,在该专利申请的独立权利要求中,不应该将板限定为“写字板”,而是应该进行相应的上位,例如置物板,从而谋求一个尽可能大的保护范围。此时,该专利申请的逻辑主线也要进行相应的调整,现有技术缺点也就不应仅仅局限于无法提供书写功能,而是应该调整为和独立权利要求相对应的上位的缺点,例如可以表述为:现有技术的椅子无法在方便使用者进出的前提下,为使用者提供能够用来放置物品的功能。此时,“写字板”发生了地位上的变化,其作为“置物板”的下位,仅仅是该方案的一个下位的实施方式而已。
进一步来说,对于“置物板”这一概念,还可以进行进一步的上位。原因在于,“置物板”这一描述中仍然存在“板”这一限定。对于“板”而言,很有可能将其理解为“平板”。如果这一理解成立,那么,“板”的限定就构成了不必要的限定,他人完全可以采用并非平面形态的部件来实现置物,而这样的实现方式有可能并不在“置物板”文字表达的保护范围内。由此,有必要将“置物板”这一描述进一步上位为“置物部件”,从而消除“板”所有可能带来的不必要限定的风险。当然,这样的进一步的上位有“走火入魔”之嫌,在上位方面还是要把握好度,过度的上位一方面有可能使得权利要求的表述过于晦涩,从而造成权利要求的不清楚;另一方面,也有可能会导致上位出的权利要求过多的超出发明人的技术方案。这种上位的度的把握,需要凭借专利代理师的业务经验来完成,当然,作为专利申请人,也应做好这种度的把握,不应无限度的要求专利代理师进行技术方案的扩充与上位。
基于上述的分析,我们或者可以得出针对该椅子的一个独立权利要求,具体如下:
1、一种椅子,其特征在于,该椅子包括:椅腿、椅座、椅背和扶手,在所述扶手上安装有可以翻转打开的置物板。
针对这个独立权利要求我们还有一些问题要分析。
首先,要提到一个“划界”的问题。在权利要求中,存在“其特征在于”这样的特定表述,该表述的作用在于将权利要求中的现有技术与发明点进行区分。“其特征在于”之前的内容,为本发明和现有技术相同的内容,也被成为“前序”,而在“其特征在于”之后的内容,则是本发明相对于现有技术的贡献所在,也被称为“特征部分”。进行这样划界的意义在于,方便审查员以及公众能够通过这样的划界来掌握本发明的贡献所在。但对于撰写而言,进行这样的划界则要谨慎。
谨慎划界的原因在于,不排除会出现划界错误的情况,这种划界错误会误将本发明的发明点划分到前序部分中,从而在性质上将其错误的界定为属于现有技术。例如,有的时候发明人会告知专利代理师其技术方案中的某某技术特征属于现有技术,但发明人对于“现有技术”的认知可能并不准确,其有可能将仅在其公司内部使用(并不构成专利法所要求的“公开”)的技术也当成是现有技术,此时,如果专利代理师将该技术特征划分的前序部分去,则无形当中减少了该权利要求中能体现出的和现有技术的区别所在,这实际上是由于撰写问题导致了权利要求创造性被错误的降低。当然,也不排除专利代理师自身对于技术方案理解不到位,从而导致错误的将某些发明点认定为是现有技术的情况,如果基于这种错误的理解来进行划界,也会造成上述同样的问题。由此,对于“划界”问题一定要慎重,只有当你能够非常明确的确定某一技术特征确实属于专利法意义上的现有技术时,才有必要将其划分到前序部分去,如果对于该特征到底属于现有技术还是发明点并不能够完全确定,则务必不要将其划分到前序部分中去。
需要注意的是,很多专利的权利要求是没有进行划界的。一方面,划界与否并不是专利能否获得授权的实质性条件,另一方面,对于难以进行划界的技术方案,例如一些方法,也是允许不进行划界的。
除了有关划界的问题外,针对这个权利要求的疑问还有可能在于,我们为什么还要将椅腿、椅背这样的现有技术特征写到独立权利要求中呢?是不是在独立权利要求中仅写明本发明的发明点就可以了呢?答案是否定的。在权利要求所包括的技术特征中,当然包括本发明的发明点,但也可以包括现有技术的特征,这些特征共同构成对权利要求的限定,使得权利要求所保护的技术方案成为一个完整的技术方案。在权利要求中描述现有技术的特征并非错误,相反,如果在权利要求中仅仅描述发明点,则该权利要求可能会由于缺少一些现有技术的特征,从而并不能构成一个完整的技术方案。那么,现有技术的特征在独立权利要求中要描述到什么程度呢?例如,在上述所撰写的独立权利要求中,为什么不写椅腿和椅座之间的支撑框架,这样会不会导致其所保护的方案并非是一个完整方案呢?
对于现有技术特征的描述程度问题,要基于权利要求的主题所能披露出的技术信息来进行考虑。如果阅读者能够基于权利要求的主题,自然而然就能确定该主题中所应包括的技术特征,则由于该“主题”的存在,在这样的技术特征属于现有技术时,可以不在权利要求中予以限定。例如,当权利要求的主题是照相机时,如果其改进仅仅在于快门,在快门的改进和镜头并无关联的情况下,在独立权利要求中可以并不限定出该照相机包括镜头,因为本领域技术人员甚至普通公众在看到“照相机”这一主题后,已经能够知晓该照相机包括“镜头”了,或者说,“照相机”这一主题已经使得该权利要求中包括了“镜头”这一内容,无需再重复进行限定了。相应的,如果权利要求的主题并不能使得阅读者基于该主题就能确定出某一现有技术的特征包括在该主题中,则仍然应该在权利要求中对于该现有技术的特征予以限定,从而确保权利要求所要保护的方案是一个完整的技术方案。
除了上述考虑之外,独立权利要求中是否描述某一现有技术的特征(前提是该特征确实属于必要技术特征),也要基于从属权要求的引用需要来进行考虑。例如,在上述案例中,由于我们后续会在从属权利要求中进一步限定椅腿上安装有轮子,为了在从属权利要求中方便的引出“轮子”这一特征,我们有必要在独立权利要求中将该“轮子”所在的椅腿首先予以记载,以便于在后续的从属权利要求中,能够以独立权利要求中已经存在的“椅腿”为引用基础,进一步限定在该“所述椅腿”上进一步安装有轮子。相反,如果在独立权利要求中并不描述“椅腿”,则在后续的从属权利要求进行进一步限定时,则会造成引用基础的缺乏,不太容易引出进一步限定的特征。当然,对于上述案例来说,即使在独立权利要求中并不描述椅腿,在从属权利要求中也可以不采用“所述椅腿进一步包括轮子”这样的表述方式,而是可以采用“所述椅子的椅腿上进一步包括轮子”这样的表述方式,由于“椅子”在之前的独立权利要求中是已经存在的,因此,“所述椅子”仍然是在独立权利要求中找到引用基础的,但此种处理方式仅为个案的特例,并不是所有案件都能够适用这种方式来解决引用基础的问题的。
在独立权利要求中描述的现有技术特征的多少,还涉及一个直观感受的问题。在我们所讨论的现有技术特征都是必要技术特征的情况下,如果在独立权利要求中描述过多的现有技术特征,则有可能将本发明的发明点淹没于众多的现有技术特征中,造成本发明的发明点不够突出。这使得该专利申请的阅读者,例如专利申请公司的审核人,难以在感官上基于权利要求的文字表述迅速掌握该案的发明点,给有针对性的审核制造了困难。当然,从表述方式上来说,这种过多的现有技术特征的描述也使得独立权利要求的表达不够简洁。相反,如果在独立权利要求中描述很少的现有技术特征甚至不描述现有技术特征,则有可能造成该独立权利要求中文字限定的内容很少。由于限定越少则保护范围越大,当审查员看到这样仅具有很少限定内容的独立权利要求时,直观上的感受是该权利要求所要求的保护范围过大,不应对其进行授权。审查员的这一直观的感受会影响到该专利申请的新颖性、创造性等审查中,而一旦审查员最初得出专利申请不应获得授权的结论,后续进行扭转则需要有充足的理由和证据。这无形中增加了专利申请获得授权的难度。
我们接着来看撰写出来的独立权利要求。
1、一种椅子,其特征在于,该椅子包括:椅腿、椅座、椅背和扶手,在所述扶手上安装有可以翻转打开的置物板。
前文中我们分析了在确定独立权利要求中的必要技术特征时,应该依据于逻辑主线中的现有技术缺点来进行。其实,必要技术特征的确定还有另外一个确定标准,这个标准就是该权利要求的主题,我们也称之为本发明的基本概念。在确定相应的技术特征是否为必要技术特征时,要从基本概念的角度来考虑该技术特征是否为该基本概念所必需包括的技术特征,还是并非如此,如果是前者,则该特征为必要技术特征,如果是后者,则该技术特征则为非必要技术特征。
回到我们这个案例中,基于基本概念来审视所撰写出的独立权利要求,貌似也没有什么问题啊。不论是椅背、椅腿还是椅座,都是椅子这一基本概念所必需包括的技术特征,貌似基本概念这一工具在该案例中发挥不了什么作用啊。
实则不然,具体如何发挥作用,还请关注后文讲解。
前文谈到了基本概念的问题,我们继续来分析基本概念对于撰写独立权利要求的作用。
在考虑基本概念时,除了要考虑技术特征和基本概念之间的关系外,还要考虑基本概念本身是否设定的合适,是否当前所设定的基本概念本身对权利要求的保护范围进行了不必要的限制。
例如,在上述案例中,以椅子作为基本概念,无形当中使得该权利要求的保护范围仅仅能够局限于椅子这一具体形态,那么,是否也有其它实现形态能够同样实现本发明的发明思路呢?在讲解这一内容之前,我们先对何谓“凳子”达成一个共识:所谓“凳子”和椅子的区别仅仅在于其没有靠背。在这一共识下我们再去审视当前所撰写的权利要求,就自然能够发现问题了。
由于该权利要求的基本概念是椅子,而凳子又和椅子不同,因此,该权利要求自然不能在文字上将凳子的实现方案也保护进来;而凳子和椅子的区别又仅仅在于是有无靠背,凳子也完全可以具有扶手,并在其扶手上安装可以翻转打开的写字板,因此,他人完全可以以凳子作为实现形态来实现本发明的核心思路,而这样的实现方式并不落入我们所撰写的权利要求的文字保护范围中。由此,针对于权利要求的基本概念,我们应该考虑其是否进行了不必要的限缩,或者,除了当前的基本概念之外,是否还有和其类似的基本概念能够同样实现本发明的发明思路。在本案中,由于之前分析的“凳子”的存在,我们就不应当将权利要求的基本概念仅仅限缩于是“椅子”。
那么,在凳子和椅子都能实现本发明的发明思路的情况下,我们应该怎么办呢?上位啊!
我们要针对“椅子”和“凳子”这两个下位层面的基本概念,通过概括得到一个上位层面的基本概念。这就到了考验撰写者文字表达能力的时候了。
比如,有人会概括出“乘坐装置”这一上位概念,但问题是,“乘坐”给人的感觉是应用于交通工具中的,这有可能造成权利要求保护范围的限缩;也有人将椅子和凳子概括成为“坐的装置”,这样的上位概念直接但文学性差。现在所知道的比较好的上位概念是“坐具”,这样的上位概念既包括了椅子和凳子的共性“坐”,文学性又较好,是当前已知的较好的上位结果。至于这样的上位结果是如何产生的,有可能只能靠语文的积累以及感觉吧。进行了这样的上位后,不论他人是以椅子还是以凳子,甚至是以其他什么别的方式来实现本发明的发明思路,只要从主题上来说其所实现的方案是一个能够用来供人“坐”的装置,则都会落入本发明独立权利要求的文字保护范围之内了。当然,这样进行基本概念的上位后,权利要求中的“椅腿”、“椅座”、“椅背”都要进行适应性的修改。
首先,这些限定中所包括“椅”的字样自然都要进行改变,如果仍然用“椅”来描述具体的限定,那么之前在基本概念的层面的上位就没有意义了。其次,对于“椅背”来说,其就不再是必要技术特征了,因为当坐具是凳子时,完全可以没有椅背,从这个角度来说,坐具这一基本概念并不必然包括椅背这一特征,该特征不应作为必要技术特征限定于独立权利要求中了。
既然已经在扩大保护范围上做了这么多,我们不妨朝着“走火入魔”的方向再进一步。我们可以想一想,“腿”是不是该坐具实现的唯一方式?简单来说,如果这一坐具并不具有那种细长的“腿”的支撑结构,而是采用类似于墩子的形态来实现对于坐具的支撑,是不是也可以呢?由此,我们就不应该在独立权利要求中限定是椅腿了,可以考虑将其上位为“支撑部件”。
经过上述分析,我们之前的权利要求可以修改为如下的权利要求:
1、一种坐具,其特征在于,该坐具包括:支撑部件、扶手,在所述扶手上安装有可以翻转打开的置物板。
好吧,既然已经“走火入魔”了,那我们就朝着这个方向再继续前进一下。我们可以想象一下,在“坐具”上所设置的板,完全可以并不用于放置物品,而是可以用来支撑人体的胳膊,此时,将板限定为“置物”板,某种程度上也构成了对保护范围的限缩。我们可以考虑将“置物板”中的“置物”这一限定去掉,将其上位为“平板”。但是,平板中的“平”限定了其表面应为平面,也构成了对保护范围的不必要限缩,可以将其修改为“面板”。
但“面板”是不是会有问题呢?这里涉及一个是否存在歧义的问题。面板有可能会被理解为显示器中的显示面板,这种面板显然并非是我们所要保护的。这样的歧义的存在,使得后续权利要求的保护范围有可能会出现难以准确确定的情况。为了消除上述问题,简单粗暴的处理方式是我们可以对“板”不进行任何的限定,即,在权利要求中直接表述在扶手上进一步设置有板,但这样的表述文学性稍差。结合“板”所起到的放置物品、支撑手臂的作用,我们或者可以结合其在支撑方面的共性,上位得到“支撑板”这一上位概念。这种表达不但文学性更好一些,而且能够通过支撑板的表达,直接和申请文件中所声称的“进一步提供支撑功能”这一发明目的相对应,从而更好的体现整个申请文件的逻辑性。
修改后的权利要求如下:
1、一种坐具,其特征在于,该坐具包括:支撑部件、扶手,在所述扶手上安装有可以翻转打开的支撑板。
我们可以进一步来分析一下这个权利要求是否存在问题。
例如,其描述的是在扶手上安装有“可以翻转打开的”支撑板。那么,如何理解“可以翻转打开”呢?
如果从我们的技术方案来看,这一翻转打开指的是支撑板和扶手之间的关系,即,该支撑板在处于收起状态时,位于其所安装的扶手的侧方,由此并不妨碍人们对于座椅的常规使用;而在需要利用该支撑板起到支撑作用时,则通过将该支撑板从位于扶手侧部的收起状态,通过翻转的方式将该支撑板翻转到座椅使用者腿部上方,从而方便使用者进行物品放置或支撑手臂。但“可以翻转打开”这一表述,真的就能体现上述内容吗?从文字上来看,这一表述是否会有其他的理解呢?
从文字直接体现的内容来看,所谓“翻转打开”完全可以理解为是该支撑板自身的翻转打开。在这一理解下,支撑板自身可能处于折叠的状态,该折叠的状态使得其所占空间变小,而通过翻转的方式,则能将折叠的置物板变成打开的状态,从而使得其形成能够用于放置物品的平面。这样的“翻转打开”是置物板自身的翻转打开,并非是置物板和扶手之间的“翻转打开”,而依据于文字的表述,将“翻转打开”理解为置物板自身的翻转打开似乎也并非没有道理,甚至从文字的表达上来看,更为正确一些。由此,采用“翻转打开”这样的表述,会导致歧义的出现,从而导致权利要求保护范围的不准确。基于此,我们应对“翻转打开”这一表述方式进行修改。
我们可以基于支撑板所处的收起、打开这两个状态,来描述支撑板和扶手之间的“翻转打开”关系。尝试修改后的权利要求可以如下:
1、一种坐具,其特征在于,该坐具包括:坐具底部支撑部件、扶手,在所述扶手上安装有支撑板;
所述支撑板与所述扶手之间为活动连接,在所述支撑板处于收起状态时,该支撑板通过所述活动连接被置于所述扶手的侧部;在所述支撑板处于打开状态时,所述支撑板通过所述与扶手间的活动连接,从扶手侧部翻转、打开至所述坐具使用者腿部的上方。
需要注意的是,上述修改后的权利要求中,将原先描述的“支撑部件”修改为“坐具底部支撑部件”。进行这一修改的原因在于:原先的权利要求中,对于支撑部件也存在描述不准确的地方,该支撑部件到底是支撑谁的,例如,到底是用于支撑这个坐具的呢?还是类似于支撑板来支撑放置物品的呢?在权利要求中没有进行清晰的限定。我们应该将支撑部件明确为坐具底部支撑部件,从而界定该支撑部件是用于支撑坐具而非用于支撑其他对象的支撑部件。
当然,这一权利要求可能还有需要修改的地方,但基于当前的认识,我可能只能写出当前这一版本的权利要求了。正如人无完人一样,权利要求也没有一个完美的权利要求,基于撰写者的技术理解能力、文字表达能力,同样的技术方案会呈现出迥异的权利要求。撰写出更高质量的权利要求需要撰写者具备更好的业务能力,也需要撰写者花费更多的时间、心血去钻研,以便力图得到一个尽可能完美的权利要求。可以说,在追求完美权利要求的道路上,只有过程没有终点。
对于“椅子”这一看似简单的方案,我们讨论了其独立权利要求的撰写,其中,我们进行了大量的上位工作,将原先具体化的下位的“椅子”上位为了“坐具”,将椅腿这一具体形态上位为了坐具底部支撑部件。这样的上位能够扩大保护范围,但是,通过这样的上位已经将原先发明人所提供的具体化的方案“概括”化了。用发明人的话来说,“我自己的方案已经找不到了”。由此,我们还需要对独立权利要求的范围进行限定,撰写相应的从属权利要求,从而体现出发明人所提供的具体的技术方案。所撰写的从属权利要求,一方面要针对之前所进行的上位进行“细化”从而限定出发明人最初提供的下位概念,另一方面,则还要考虑针对独立权利要求的方案进行特征上的“增加”,从而形成技术内容更为充实的保护范围。
从属权利要求的撰写,后文继续讲解。
从属权利要求的撰写
从属权利要求从性质上来说是对其所引用的权利要求的进一步限定,通过这种限定,得到一个相较于所引用权利要求来说保护范围偏小的保护范围。
我们来看一个例子。
例如,在独立权利要求1中,在其保护的方法中,其所限定的是采用“交通工具”这一上位概念来实现某一步骤,此时,通过“交通工具”这一上位概念概括得到了一较宽的保护范围。在该方法的某一具体实施方式中,可以采用汽车来作为交通工具实现该方案,则在从属权利要求中可以通过对“交通工具”这一上位概念予以限定,将其限定为是“汽车”这一下位概念,从而得到由“汽车”所限定的一个新的保护范围,相对于其所引用的独立权利要求来说,这一新的保护范围当然是偏小的。
那么,既然从属权利要求的保护范围偏小,为什么还要撰写从属权利要求呢?
原因之一在于通过从属权利要求增强整个专利的稳定性。正如我们之前分析的那样,在独立权利要求中仅仅包括必要技术特征,这使得独立权利要求的保护范围在各个权利要求中是最大的,但也导致了独立权利要求的稳定性较之其他权利要求来说要低一些。通过对现有技术进行检索,很有可能发现和独立权利要求所保护的方案相同或相类似的现有技术,从而使得该独立权利要求有可能因为新颖性、创造性的问题而无法获得专利权。此时,如果能够通过从属权利要求对独立权利要求进行进一步的限定,则能够使得从属权利要求在独立权利要求的基础上,进一步具备独立权利要求中所不具备的下位技术特征或新增加的技术特征,使得从属权利要求所保护的方案和现有技术相同或相类似的可能性降低,从而增提升权利的稳定性。
通过从属权利要求所进一步限定出的技术特征越多,则该从属权利要求的稳定性越强,但保护范围会进一步变小。由此,在撰写从属权利要求时,应该把握好保护范围和稳定性之间的尺度,做到针对一个技术方案形成有层次的保护体系。在独立权利要求限定出一个较大的保护范围的情况下,不要通过某一个从属权利要求就直接限定得到一个保护范围很小的技术方案,这样虽然稳定性变强了,但是会导致一旦出现独立权利要求稳定性出现问题的情况下,仅有这个保护范围很小的从属权利要求可用,从而出现保护范围层面“一退到底”的不利局面。这一问题我们会在从属权利要求撰写分析中再进行详细的分析。
从从属权利要求增强专利权稳定性的角度来考虑,在从属权利要求中要尽可能限定那些对于所要保护的技术方案在新颖性、创造性方面存在贡献的技术特征,通常来说,一个技术方案中的发明点的具体下位以及和发明点具有紧密联系的技术特征,是从属权利要求中需要进行进一步限定的技术特征。
撰写从属权利要求的另一个原因在于,通过从属权利要求体现本发明的具体实现形态,从而在侵权判定过程中,能够借助于从属权利要求直接对应具体的侵权方案。基于之前的分析可以发现,为了扩大保护范围,我们在独立权利要求中删除了非必要技术特征,并进行了相应的上位。由此使得独立权利要求并不具备某些具体实现过程中的技术特征且阅读起来略显晦涩。这样的独立权利要求尽管能够在保护范围上覆盖具体的实现方式,确定相应的方案构成侵权,但判定过程不够直接,且独立权利要求的晦涩表述也增加了侵权比对的难度。如果能够通过一个或者多个从属权利要求,以进一步限定的方式将专利所对应的具体实现方案体现出来,则会使得专利侵权判定的难度得以降低。由此,我们有必要针对专利申请所要保护的具体技术方案,尤其是针对侵权过程中所可能采用的具体实现方案,以从属权利要求的方式将其限定出来。这是撰写从属权利要求的第二个原因所在。
对于上述两个撰写从属权利要求的原因而言,以撰写从属权利要求的必要性来分析,第一个原因属于必选项,而第二个原因则属于可选项。也就是说,出于确保权利稳定性的考虑,有必要通过从属权利要求对独立权利要求的方案进行进一步的限定,当然,这种进一步的限定应该是对发明而言具有创造性贡献的;而如果某一从属权利要求中进一步限定出的技术特征纯粹属于现有技术的特征,撰写该从属权利要求的作用仅仅在于对应可能的具体侵权形态,那么,当权利要求整体项数已经过多(例如超过10项)的情况下,撰写这样的从属权利要求只可能会增加申请费用,没有必要再撰写此种类型的从属权利要求了。
从属权利要求可以分为两个部分,一个部分称为引用部分,另一个部分为限定部分。引用部分通过引用其它权利要求的方式,将所引用权利要求的全部技术特征引用到该从属权利要求中,限定部分则体现出该从属权利要求所包括的进一步限定的内容。
针对从属权利要求,从实务的角度讲我们有三个要求,分别是:
要明确从属权利要求和所引用权利要求之间的是“细化”还是“增加”;
从属权利要求所保护的应该是一个完整的技术方案;
以及,从属权利要求应当满足一从权一特征的要求。
我们分别来对这个要求来进行介绍。
1、从属权利要求和所引用权利要求之间的关系。
对于从属权利要求而言,明确其和所引用的权利要求之间的关系是十分重要的,这种关系的确定,能够帮助我们将从属权利要求“回引”到其所引用的权利要求中去,从而判断其是否能够通过“回引”构成一个我们所想保护的技术方案。
所谓“回引”,是指基于从属权利要求的记载,将该从属权利要求中所进一步限定的技术特征带回到其所引用的权利要求中,从而以所引用的权利要求为基础,进一步的基于这样的“带回”,来确定出该从属权利要求所要保护的技术方案。由此,如何“带回”就显得十分重要了。如果出现了“带回”的错误,那很有可能导致从属权利要求所限定出的方案是一个错误的技术方案或者并非我们实际想保护的技术方案。明确“细化”还是“增加”的意义恰恰在于,对于这种“带回”予以规范化的处理,使得从属权利要求中所限定的特征能够被正确的回引到其所引用的权利要求中,形成我们所要保护的技术方案。甚至,明确“细化”还是“增加”还能帮助我们通过分析从属权利要求来发现独立权利要求是否存在问题,这是后话,我们会在后续的案例分析中予以讨论。
所谓的“细化”是指对于所引用权利要求中的某一技术特征,针对该特征进一步限定出其下位的技术实现,此时,所限定的技术特征为上位的技术特征,而针对该上位特征所细化出的技术特征为下位的技术特征,这种技术特征间的上下位关系构成了我们所说的“细化”关系。例如,在独立权利要求中采用交通工具这一上位概念,则在从属权利要求中,可以对该交通工具予以下位,从而将交通工具这一上位概念细化得到“汽车”这一下位概念,从而以“细化”的方式完成对于所引用的独立权利要求的进一步限定。
对于“细化”的从属权利要求,可以采用特定的撰写形式,从而方便识别该从属权利要求与所引用权利要求之间的关系,进而方便进行回引。该撰写形式为:在从属权利要求的限定部分中,首先明确限定对象,然后,以“包括”、“为”或者“是”这样的表述方式来体现该从属权利要求是一个用以“细化”的权利要求,之后,再写出针对限定对象的限定结果,即针对上位概念所需限定出的具体下位实现。这样的“细化”的从属权利要求的表现形式可以是如下样式的:
2、根据权利要求1所述的方法(产品),其特征在于,所述“限定对象”包括:限定结果。
当然,这样的撰写形式只是为了方便清晰的进行限定以及回引所推荐的一种撰写形式,法律上并无此种要求,如果能够做到准确限定以及清晰回引,当然也可以采用其他的撰写形式来撰写这种“细化”的从属权利要求,例如,直接在从属权利要求的限定部分中写出细化后的下位概念,只不过,这样的撰写方式导致从属权利要求出现问题的概率会大一些,因为这样的撰写方式并没有在文字上将限定对象和限定结果相对应,而这恰恰是我们针对“细化”从属权利要求所特别要关注的。
所谓的限定对象和限定结果相对应,要求限定结果和限定对象之间应该的确为上下位关系。不应在针对某一限定对象的限定结果中出现和该限定对象之间不存在上下位关系的限定结果,如果出现这一情况,则可能导致该从属权利要求无法将限定结果回引到对应的所引用的权利要求中去,从而无法准确确定出一个所要保护的技术方案。
有关限定对象和限定结果的对应问题,我们会在介绍完“增加”关系后,一并通过例子予以说明。
所谓“增加”是和“细化”相对应的另一种限定关系,其是指针对所引用的权利要求而言,额外添加技术特征,该额外添加的技术特征和所引用的权利要求中的各个技术特征之间并无上下位关系,而是一个和这些技术特征之间处于并列地位的新增加出的技术特征。“增加”关系的从属权利要求,在其权利要求中一般通过“还包括”或“进一步包括”这样具有附加含义的表述来表达“增加”关系,在“还包括”或“进一步包括”之后,体现出其所附加出的技术特征。“增加”关系的权利要求的表现形式通常为:
2、根据权利要求1所述的方法(产品),其特征在于,该方法(产品)进一步包括:附加技术特征。
对于“增加”关系的从属权利要求需要注意的是,其所增加出的技术特征,在性质上来说是一个对于实现发明目的来说可有可无的技术特征。由于增加出的技术特征与所引用的权利要求中的技术特征之间是一个并列关系,在独立权利要求中的技术特征为解决技术问题的必要技术特征的情况下,在从属权利要求中所进一步增加出的并列地位的新的技术特征自然也就应该为非必要技术特征了,也就是说是一个对于实现发明目的来说的“可有可无”的技术特征。“可有可无”意味着“没有”这一技术特征也能实现发明目的,其强调的是增加出的技术特征的有无对于实现发明目的而言并无影响,这和“细化”所得到的下位技术特征是不同的。对于细化的从属权利要求而言,其所细化出的非必要技术特征是一个可替代的非必要技术特征,而对于增加的从属权利要求而言,其所增加出的非必要技术特征是一个可删除的非必要技术特征。
明确“增加”的这一性质,有利于我们核对从属权利要求的撰写是否妥当,甚至能够帮助我们验证独立权利要求中是否缺少必要技术特征。
我们以一个例子来说明一下上述的“细化”和“增加”。
假设针对如何从北京到达上海,我们提出的一种新的方法。区别于现有技术中采用步行的方式,本发明采用交通工具实现从北京到上海。此处只是为了举例方便,因此,我们姑且不论这个方法是否属于专利保护客体以及是否满足新颖性、创造性的要求,只是看针对该方法的权利要求撰写。针对该方案,我们或者可以撰写这样的独立权利要求。
1、一种从北京到达上海的方法,其特征在于,该方法包括:
步骤A:起床;
步骤B:采用交通工具从北京向上海行进;
步骤C:到达上海。
其中,该权利要求1中的步骤A仅仅是为了针对从属权利要求的举例方便,将该方案限定为其必须是以“起床”作为开始,对于该技术特征是否确实为必要技术特征,读者可以不必过于在意。
在该发明中,发明人提供了几种具体实现形式,其中包括:采用自驾车的方式从北京到上海;乘坐长途车从北京到上海;乘坐高铁从北京到上海;骑摩托车从北京到上海;骑自行车从北京到上海;甚至骑马从北京到上海。
假设这些具体的实现形式也是现有技术中没有的,那么,在我们针对这些具体形式进行上位后,当然有必要针对这些具体实现形式以从属权利要求的方式将其限定出来。由于这些具体实现形式和“交通工具”这一上位概念之间属于上下位关系,因此,应当采用“细化”的从属权利要求将这些下位的具体技术实现限定出来。按照我们之前的讲解,细化的从属权利要求应当明确限定对象,即“交通工具”,然后再针对该限定对象限定出具体的限定结果。由此,可以撰写如下的从属权利要求。
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述交通工具包括:私家车。
通过限定对象的明确,并基于“细化”的引用关系,能够通过回引得到权利要求2所要保护的技术方案,即:起床,驾驶私家车从北京向上海行进,以及到达上海。
可以注意到,上述“细化”的从属权利要求中,是针对“交通工具”这一名词进行限定,这样的限定当然可行,但对于初学者来说,我们还是建议在方法的从属权利要求中要针对动作也就是权利要求中的动词进行细化。原因在于,如果对于名词进行细化的话,有可能会错误的将“解释”作为“细化”。所谓解释,是针对独立权利要求中某一特征的进一步阐述说明,这样的阐述说明和解释的对象之间是一种“相等”的关系,并非所谓的“上下位”关系。这样所撰写出的从属权利要求,其保护范围和所引用的权利要求一致,没有起到保护范围进一步限定的作用,并非真正的从属权利要求。例如,在独立权利要求中描述拼音输入的匹配准确率,撰写该独立权利要求时,代理师担心匹配准确率描述可能不清楚,由此,在从属权利要求中对匹配准确率进行“解释”,将其解释为“基于拼音转换得到符合用户预期的汉字候选项的概率”,从而撰写出如下的从属权利要求:
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述匹配准确率包括:
基于拼音转换得到符合用户预期的汉字候选项的概率。
在“概率”体现的是转换结果满足用户预期的盖然性的情况下,这一从属权利要求中所“限定”出的内容,实际上就是对独立权利要求中“匹配准确率”的解释而已,该从属权利要求和所引用的独立权利要求之间,在保护范围上并没有区别,由此,该从属权利要求并没有起到对独立权利要求保护范围进一步限定的作用,是一个浪费了的从属权利要求。
当然,如果在该方案的具体实现中,可以采用词频即转换后的中文候选项的出现频率来作为匹配准确率,且又不排除还可以采用其他方式作为匹配准确率,那么,此时“词频”就是“匹配准确率”的一个下位概念,在从属权利要求中将“匹配准确率”进一步“细化”为包括词频,就能实现对独立权利要求保护范围的进一步限定,从而达到从属权利要求本应起到的作用。
除了避免“解释”之外,针对方法权利要求以“动作”为对象进行“细化”,也能够更为方便的实现回引,从而能够更为清晰的确定从属权利要求是否能够构成所要保护的技术方案。例如,上述举例中,从属权利要求2中将“交通工具”具体“细化”为“私家车”,但是,如果基于这样的限定对象和限定结果的对应关系,简单的将“交通工具”这一上位概念替代为“私家车”,回引出的技术方案中的第二步则会变成:采用私家车从北京向上海行进。尽管这一表述也是能够被理解的表述,但是作为方法权利要求中的动作特征而言不够严谨,改成“驾驶私家车从北京向上海行进”则能够体现出对于私家车的使用是一种“驾驶”的使用,而非别的使用,从而使得权利要求更为清晰。在限定结果是“驾驶私家车”这一动作特征的情况下,与之对应的限定对象自然也应该是一个动作特征,即,应该以“采用交通工具从北京向上海行进”作为限定对象,这样才能做到限定对象和限定结果的对应,也能够使得从属权利要求能够更为清晰的通过回引构成所要保护的技术方案。
当然,针对方法权利要求中的动作特征进行“细化”并不绝对,在权利要求撰写技能较为熟练、能够避免从属权利要求仅为“解释”的情况下,当然可以针对名词特征进行“细化”,而且,在所引用的权利要求中多个需要下位的特征中,仅仅是其中的名词需要下位时,为了避免从属权利要求过于繁琐,也应该针对这些多个特征中的名词进行“细化”,我们后面会结合具体案例来讲解此问题。
那么,针对上述案例中提及的多个不同的下位的“交通工具”,是不是就应该类似的采用从属权利要求2的方式撰写多个从属权利要求呢?实际并非如此。在撰写从属权利要求时,我们仍然要考虑从属权利要求的保护范围,做到有层次的构建从属权利要求的保护体系,避免出现从属权利要求一退到底的情况。
例如,针对上述案例中提到的“私家车”、“长途车”、“高铁”、“摩托车”、“自行车”、“马匹”这些具体的交通工作,我们应当分析这些交通工具是否具有相应的共性,从而得到对应的中位概念,在从属权利要求中首先对独立权利要求的上位概念细化为中位概念,然后再逐步的进一步限定得到最终的下位概念,从而构建一个由上位、中位、下位所形成的保护范围的层次体系,做到针对该技术方案的有层次保护。例如,“长途车”、“高铁”可以上位出“公共交通工具”这一中位概念,对应的“私家车”、“摩托车”可以上位出“私人交通工具”这一中位概念。由此,在撰写从属权利要求时,可以以如下结构形式来形成保护体系:
权利要求1是以交通工具限定出的技术方案。
从属权利要求2引用权利要求1,其将“交通工具”限定为“公共交通工具”。
从属权利要求3引用权利要求2,其对“公共交通工具”限定为“长途车”。
从属权利要求4引用权利要求2,其对“公共交通工具”限定为“高铁”。
从属权利要求5与权利要求2属于并列关系,引用权利要求1,其将“交通工具”限定为“私人交通工具”。
从属权利要求6引用权利要求5,其对“私人交通工具”限定为“私家车”。
从属权利要求7引用权利要求5,其对“私人交通工具”限定为“摩托车”。
当然,在实际撰写中,也可以考虑将权利要求3和4合并为一项权利要求,以“或”的方式来直接限定出“长途车”和“高铁”。此处的举例只不过是为了方便体现从属权利要求的保护层次。
按照如上方式撰写从属权利要求有何好处呢?
最主要的好处在于形成了中位的保护范围,这增加了权利要求的保护层次,使得在保护范围最大的独立权利要求受到攻击而无法保住时,能够基于不同层次的从属权利要求形成一个逐步限缩的多层保护体系,从而避免出现在独立权利要求无法保住的情况下,只能一退到底到最小保护范围的情况。例如,在上述案例中,当以交通工具所限定的独立权利要求1,在无效宣告程序中由于新颖性或创造性问题而无法继续维持有效时,如果从属权利要求直接限定的是“长途车”“高铁”这样的最为具体的下位概念,那么,在将这些下位概念所限定的从属权利要求作为新的独立权利要求后,即使能够维持权利有效,但无形当中造成权利要求的范围损失过大,即,直接从“交通工具”这一上位一退到底到“长途车”、“高铁”这样的下位,而对于“飞机”这一实现方式来说,至少在字面上就不再落入修改后的权利要求的保护范围内了。相反,如果我们能够针对“长途车”、“高铁”上位出“公共交通工具”这一中位概念,则即使在无效宣告程序中我们被迫退到“公共交通工具”所限定的保护范围,仍然能够将“飞机”这一具体实现方式保护在内,从而没有过多的损失保护范围。相应的,只有在“公共交通工具”也被现有技术公开的情况下,我们才会进一步退到“高铁”、“长途车”这样的具体下位,通过这样的方式,实现了在无效宣告阶段逐层后退,从而实现了有层次的保护。
在从属权利要求中进行中位概括,除了有层次保护的考虑之外,还有一个现实的原因是我们通常无法穷尽的罗列所有下位概念,由此,需要我们针对多个下位概念的共性概括出一中位概念,从而通过该中位概念将我们所未曾想到的、但也具有相关下位概念共性的技术方案也保护进来,例如上述案例中的“公共交通工具”、“私人交通工具”就是如此。通过这些中位概念,将我们并未在从属权利要求中所限定的“飞机”、“自行车”等下位概念也保护进来。
引申出去,在针对多个下位概念进行概括时,其概括是有方向的。针对独立权利要求,是围绕解决现有技术缺点的解决手段,即发明点所进行的概括,该概括所得到的上位概念一方面要具有各个下位的共性,另一方面,该共性的体现应该能够达到足以能够解决现有技术缺点、实现发明目的的要求。而对于从属权利要求的中位概括,则也应围绕着发明点进行相应的中位概括,因为只有这样的中位概括才能是对本发明技术方案的新颖性、创造性提供贡献的概括,反之,如果是脱离开发明点所进行的中位概括,则尽管也能体现多个下位的共性,但对于从属权利要求提高权利要求整体稳定性这一作用来说并无贡献。
好吧,结合上述案例我们讲解了有关“细化”的从属权利要求,我们后续再来讲解“增加”的从属权利要求如何撰写。
从属权利要求的撰写
从属权利要求从性质上来说是对其所引用的权利要求的进一步限定,通过这种限定,得到一个相较于所引用权利要求来说保护范围偏小的保护范围。
我们来看一个例子。
例如,在独立权利要求1中,在其保护的方法中,其所限定的是采用“交通工具”这一上位概念来实现某一步骤,此时,通过“交通工具”这一上位概念概括得到了一较宽的保护范围。在该方法的某一具体实施方式中,可以采用汽车来作为交通工具实现该方案,则在从属权利要求中可以通过对“交通工具”这一上位概念予以限定,将其限定为是“汽车”这一下位概念,从而得到由“汽车”所限定的一个新的保护范围,相对于其所引用的独立权利要求来说,这一新的保护范围当然是偏小的。
那么,既然从属权利要求的保护范围偏小,为什么还要撰写从属权利要求呢?
原因之一在于通过从属权利要求增强整个专利的稳定性。正如我们之前分析的那样,在独立权利要求中仅仅包括必要技术特征,这使得独立权利要求的保护范围在各个权利要求中是最大的,但也导致了独立权利要求的稳定性较之其他权利要求来说要低一些。通过对现有技术进行检索,很有可能发现和独立权利要求所保护的方案相同或相类似的现有技术,从而使得该独立权利要求有可能因为新颖性、创造性的问题而无法获得专利权。此时,如果能够通过从属权利要求对独立权利要求进行进一步的限定,则能够使得从属权利要求在独立权利要求的基础上,进一步具备独立权利要求中所不具备的下位技术特征或新增加的技术特征,使得从属权利要求所保护的方案和现有技术相同或相类似的可能性降低,从而增提升权利的稳定性。
通过从属权利要求所进一步限定出的技术特征越多,则该从属权利要求的稳定性越强,但保护范围会进一步变小。由此,在撰写从属权利要求时,应该把握好保护范围和稳定性之间的尺度,做到针对一个技术方案形成有层次的保护体系。在独立权利要求限定出一个较大的保护范围的情况下,不要通过某一个从属权利要求就直接限定得到一个保护范围很小的技术方案,这样虽然稳定性变强了,但是会导致一旦出现独立权利要求稳定性出现问题的情况下,仅有这个保护范围很小的从属权利要求可用,从而出现保护范围层面“一退到底”的不利局面。这一问题我们会在从属权利要求撰写分析中再进行详细的分析。
从从属权利要求增强专利权稳定性的角度来考虑,在从属权利要求中要尽可能限定那些对于所要保护的技术方案在新颖性、创造性方面存在贡献的技术特征,通常来说,一个技术方案中的发明点的具体下位以及和发明点具有紧密联系的技术特征,是从属权利要求中需要进行进一步限定的技术特征。
撰写从属权利要求的另一个原因在于,通过从属权利要求体现本发明的具体实现形态,从而在侵权判定过程中,能够借助于从属权利要求直接对应具体的侵权方案。基于之前的分析可以发现,为了扩大保护范围,我们在独立权利要求中删除了非必要技术特征,并进行了相应的上位。由此使得独立权利要求并不具备某些具体实现过程中的技术特征且阅读起来略显晦涩。这样的独立权利要求尽管能够在保护范围上覆盖具体的实现方式,确定相应的方案构成侵权,但判定过程不够直接,且独立权利要求的晦涩表述也增加了侵权比对的难度。如果能够通过一个或者多个从属权利要求,以进一步限定的方式将专利所对应的具体实现方案体现出来,则会使得专利侵权判定的难度得以降低。由此,我们有必要针对专利申请所要保护的具体技术方案,尤其是针对侵权过程中所可能采用的具体实现方案,以从属权利要求的方式将其限定出来。这是撰写从属权利要求的第二个原因所在。
对于上述两个撰写从属权利要求的原因而言,以撰写从属权利要求的必要性来分析,第一个原因属于必选项,而第二个原因则属于可选项。也就是说,出于确保权利稳定性的考虑,有必要通过从属权利要求对独立权利要求的方案进行进一步的限定,当然,这种进一步的限定应该是对发明而言具有创造性贡献的;而如果某一从属权利要求中进一步限定出的技术特征纯粹属于现有技术的特征,撰写该从属权利要求的作用仅仅在于对应可能的具体侵权形态,那么,当权利要求整体项数已经过多(例如超过10项)的情况下,撰写这样的从属权利要求只可能会增加申请费用,没有必要再撰写此种类型的从属权利要求了。
从属权利要求可以分为两个部分,一个部分称为引用部分,另一个部分为限定部分。引用部分通过引用其它权利要求的方式,将所引用权利要求的全部技术特征引用到该从属权利要求中,限定部分则体现出该从属权利要求所包括的进一步限定的内容。
针对从属权利要求,从实务的角度讲我们有三个要求,分别是:
要明确从属权利要求和所引用权利要求之间的是“细化”还是“增加”;
从属权利要求所保护的应该是一个完整的技术方案;
以及,从属权利要求应当满足一从权一特征的要求。
我们分别来对这个要求来进行介绍。
1、从属权利要求和所引用权利要求之间的关系。
对于从属权利要求而言,明确其和所引用的权利要求之间的关系是十分重要的,这种关系的确定,能够帮助我们将从属权利要求“回引”到其所引用的权利要求中去,从而判断其是否能够通过“回引”构成一个我们所想保护的技术方案。
所谓“回引”,是指基于从属权利要求的记载,将该从属权利要求中所进一步限定的技术特征带回到其所引用的权利要求中,从而以所引用的权利要求为基础,进一步的基于这样的“带回”,来确定出该从属权利要求所要保护的技术方案。由此,如何“带回”就显得十分重要了。如果出现了“带回”的错误,那很有可能导致从属权利要求所限定出的方案是一个错误的技术方案或者并非我们实际想保护的技术方案。明确“细化”还是“增加”的意义恰恰在于,对于这种“带回”予以规范化的处理,使得从属权利要求中所限定的特征能够被正确的回引到其所引用的权利要求中,形成我们所要保护的技术方案。甚至,明确“细化”还是“增加”还能帮助我们通过分析从属权利要求来发现独立权利要求是否存在问题,这是后话,我们会在后续的案例分析中予以讨论。
所谓的“细化”是指对于所引用权利要求中的某一技术特征,针对该特征进一步限定出其下位的技术实现,此时,所限定的技术特征为上位的技术特征,而针对该上位特征所细化出的技术特征为下位的技术特征,这种技术特征间的上下位关系构成了我们所说的“细化”关系。例如,在独立权利要求中采用交通工具这一上位概念,则在从属权利要求中,可以对该交通工具予以下位,从而将交通工具这一上位概念细化得到“汽车”这一下位概念,从而以“细化”的方式完成对于所引用的独立权利要求的进一步限定。
对于“细化”的从属权利要求,可以采用特定的撰写形式,从而方便识别该从属权利要求与所引用权利要求之间的关系,进而方便进行回引。该撰写形式为:在从属权利要求的限定部分中,首先明确限定对象,然后,以“包括”、“为”或者“是”这样的表述方式来体现该从属权利要求是一个用以“细化”的权利要求,之后,再写出针对限定对象的限定结果,即针对上位概念所需限定出的具体下位实现。这样的“细化”的从属权利要求的表现形式可以是如下样式的:
2、根据权利要求1所述的方法(产品),其特征在于,所述“限定对象”包括:限定结果。
当然,这样的撰写形式只是为了方便清晰的进行限定以及回引所推荐的一种撰写形式,法律上并无此种要求,如果能够做到准确限定以及清晰回引,当然也可以采用其他的撰写形式来撰写这种“细化”的从属权利要求,例如,直接在从属权利要求的限定部分中写出细化后的下位概念,只不过,这样的撰写方式导致从属权利要求出现问题的概率会大一些,因为这样的撰写方式并没有在文字上将限定对象和限定结果相对应,而这恰恰是我们针对“细化”从属权利要求所特别要关注的。
所谓的限定对象和限定结果相对应,要求限定结果和限定对象之间应该的确为上下位关系。不应在针对某一限定对象的限定结果中出现和该限定对象之间不存在上下位关系的限定结果,如果出现这一情况,则可能导致该从属权利要求无法将限定结果回引到对应的所引用的权利要求中去,从而无法准确确定出一个所要保护的技术方案。
有关限定对象和限定结果的对应问题,我们会在介绍完“增加”关系后,一并通过例子予以说明。
所谓“增加”是和“细化”相对应的另一种限定关系,其是指针对所引用的权利要求而言,额外添加技术特征,该额外添加的技术特征和所引用的权利要求中的各个技术特征之间并无上下位关系,而是一个和这些技术特征之间处于并列地位的新增加出的技术特征。“增加”关系的从属权利要求,在其权利要求中一般通过“还包括”或“进一步包括”这样具有附加含义的表述来表达“增加”关系,在“还包括”或“进一步包括”之后,体现出其所附加出的技术特征。“增加”关系的权利要求的表现形式通常为:
2、根据权利要求1所述的方法(产品),其特征在于,该方法(产品)进一步包括:附加技术特征。
对于“增加”关系的从属权利要求需要注意的是,其所增加出的技术特征,在性质上来说是一个对于实现发明目的来说可有可无的技术特征。由于增加出的技术特征与所引用的权利要求中的技术特征之间是一个并列关系,在独立权利要求中的技术特征为解决技术问题的必要技术特征的情况下,在从属权利要求中所进一步增加出的并列地位的新的技术特征自然也就应该为非必要技术特征了,也就是说是一个对于实现发明目的来说的“可有可无”的技术特征。“可有可无”意味着“没有”这一技术特征也能实现发明目的,其强调的是增加出的技术特征的有无对于实现发明目的而言并无影响,这和“细化”所得到的下位技术特征是不同的。对于细化的从属权利要求而言,其所细化出的非必要技术特征是一个可替代的非必要技术特征,而对于增加的从属权利要求而言,其所增加出的非必要技术特征是一个可删除的非必要技术特征。
明确“增加”的这一性质,有利于我们核对从属权利要求的撰写是否妥当,甚至能够帮助我们验证独立权利要求中是否缺少必要技术特征。
我们以一个例子来说明一下上述的“细化”和“增加”。
假设针对如何从北京到达上海,我们提出的一种新的方法。区别于现有技术中采用步行的方式,本发明采用交通工具实现从北京到上海。此处只是为了举例方便,因此,我们姑且不论这个方法是否属于专利保护客体以及是否满足新颖性、创造性的要求,只是看针对该方法的权利要求撰写。针对该方案,我们或者可以撰写这样的独立权利要求。
1、一种从北京到达上海的方法,其特征在于,该方法包括:
步骤A:起床;
步骤B:采用交通工具从北京向上海行进;
步骤C:到达上海。
其中,该权利要求1中的步骤A仅仅是为了针对从属权利要求的举例方便,将该方案限定为其必须是以“起床”作为开始,对于该技术特征是否确实为必要技术特征,读者可以不必过于在意。
在该发明中,发明人提供了几种具体实现形式,其中包括:采用自驾车的方式从北京到上海;乘坐长途车从北京到上海;乘坐高铁从北京到上海;骑摩托车从北京到上海;骑自行车从北京到上海;甚至骑马从北京到上海。
假设这些具体的实现形式也是现有技术中没有的,那么,在我们针对这些具体形式进行上位后,当然有必要针对这些具体实现形式以从属权利要求的方式将其限定出来。由于这些具体实现形式和“交通工具”这一上位概念之间属于上下位关系,因此,应当采用“细化”的从属权利要求将这些下位的具体技术实现限定出来。按照我们之前的讲解,细化的从属权利要求应当明确限定对象,即“交通工具”,然后再针对该限定对象限定出具体的限定结果。由此,可以撰写如下的从属权利要求。
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述交通工具包括:私家车。
通过限定对象的明确,并基于“细化”的引用关系,能够通过回引得到权利要求2所要保护的技术方案,即:起床,驾驶私家车从北京向上海行进,以及到达上海。
可以注意到,上述“细化”的从属权利要求中,是针对“交通工具”这一名词进行限定,这样的限定当然可行,但对于初学者来说,我们还是建议在方法的从属权利要求中要针对动作也就是权利要求中的动词进行细化。原因在于,如果对于名词进行细化的话,有可能会错误的将“解释”作为“细化”。所谓解释,是针对独立权利要求中某一特征的进一步阐述说明,这样的阐述说明和解释的对象之间是一种“相等”的关系,并非所谓的“上下位”关系。这样所撰写出的从属权利要求,其保护范围和所引用的权利要求一致,没有起到保护范围进一步限定的作用,并非真正的从属权利要求。例如,在独立权利要求中描述拼音输入的匹配准确率,撰写该独立权利要求时,代理师担心匹配准确率描述可能不清楚,由此,在从属权利要求中对匹配准确率进行“解释”,将其解释为“基于拼音转换得到符合用户预期的汉字候选项的概率”,从而撰写出如下的从属权利要求:
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述匹配准确率包括:
基于拼音转换得到符合用户预期的汉字候选项的概率。
在“概率”体现的是转换结果满足用户预期的盖然性的情况下,这一从属权利要求中所“限定”出的内容,实际上就是对独立权利要求中“匹配准确率”的解释而已,该从属权利要求和所引用的独立权利要求之间,在保护范围上并没有区别,由此,该从属权利要求并没有起到对独立权利要求保护范围进一步限定的作用,是一个浪费了的从属权利要求。
当然,如果在该方案的具体实现中,可以采用词频即转换后的中文候选项的出现频率来作为匹配准确率,且又不排除还可以采用其他方式作为匹配准确率,那么,此时“词频”就是“匹配准确率”的一个下位概念,在从属权利要求中将“匹配准确率”进一步“细化”为包括词频,就能实现对独立权利要求保护范围的进一步限定,从而达到从属权利要求本应起到的作用。
除了避免“解释”之外,针对方法权利要求以“动作”为对象进行“细化”,也能够更为方便的实现回引,从而能够更为清晰的确定从属权利要求是否能够构成所要保护的技术方案。例如,上述举例中,从属权利要求2中将“交通工具”具体“细化”为“私家车”,但是,如果基于这样的限定对象和限定结果的对应关系,简单的将“交通工具”这一上位概念替代为“私家车”,回引出的技术方案中的第二步则会变成:采用私家车从北京向上海行进。尽管这一表述也是能够被理解的表述,但是作为方法权利要求中的动作特征而言不够严谨,改成“驾驶私家车从北京向上海行进”则能够体现出对于私家车的使用是一种“驾驶”的使用,而非别的使用,从而使得权利要求更为清晰。在限定结果是“驾驶私家车”这一动作特征的情况下,与之对应的限定对象自然也应该是一个动作特征,即,应该以“采用交通工具从北京向上海行进”作为限定对象,这样才能做到限定对象和限定结果的对应,也能够使得从属权利要求能够更为清晰的通过回引构成所要保护的技术方案。
当然,针对方法权利要求中的动作特征进行“细化”并不绝对,在权利要求撰写技能较为熟练、能够避免从属权利要求仅为“解释”的情况下,当然可以针对名词特征进行“细化”,而且,在所引用的权利要求中多个需要下位的特征中,仅仅是其中的名词需要下位时,为了避免从属权利要求过于繁琐,也应该针对这些多个特征中的名词进行“细化”,我们后面会结合具体案例来讲解此问题。
那么,针对上述案例中提及的多个不同的下位的“交通工具”,是不是就应该类似的采用从属权利要求2的方式撰写多个从属权利要求呢?实际并非如此。在撰写从属权利要求时,我们仍然要考虑从属权利要求的保护范围,做到有层次的构建从属权利要求的保护体系,避免出现从属权利要求一退到底的情况。
例如,针对上述案例中提到的“私家车”、“长途车”、“高铁”、“摩托车”、“自行车”、“马匹”这些具体的交通工作,我们应当分析这些交通工具是否具有相应的共性,从而得到对应的中位概念,在从属权利要求中首先对独立权利要求的上位概念细化为中位概念,然后再逐步的进一步限定得到最终的下位概念,从而构建一个由上位、中位、下位所形成的保护范围的层次体系,做到针对该技术方案的有层次保护。例如,“长途车”、“高铁”可以上位出“公共交通工具”这一中位概念,对应的“私家车”、“摩托车”可以上位出“私人交通工具”这一中位概念。由此,在撰写从属权利要求时,可以以如下结构形式来形成保护体系:
权利要求1是以交通工具限定出的技术方案。
从属权利要求2引用权利要求1,其将“交通工具”限定为“公共交通工具”。
从属权利要求3引用权利要求2,其对“公共交通工具”限定为“长途车”。
从属权利要求4引用权利要求2,其对“公共交通工具”限定为“高铁”。
从属权利要求5与权利要求2属于并列关系,引用权利要求1,其将“交通工具”限定为“私人交通工具”。
从属权利要求6引用权利要求5,其对“私人交通工具”限定为“私家车”。
从属权利要求7引用权利要求5,其对“私人交通工具”限定为“摩托车”。
当然,在实际撰写中,也可以考虑将权利要求3和4合并为一项权利要求,以“或”的方式来直接限定出“长途车”和“高铁”。此处的举例只不过是为了方便体现从属权利要求的保护层次。
按照如上方式撰写从属权利要求有何好处呢?
最主要的好处在于形成了中位的保护范围,这增加了权利要求的保护层次,使得在保护范围最大的独立权利要求受到攻击而无法保住时,能够基于不同层次的从属权利要求形成一个逐步限缩的多层保护体系,从而避免出现在独立权利要求无法保住的情况下,只能一退到底到最小保护范围的情况。例如,在上述案例中,当以交通工具所限定的独立权利要求1,在无效宣告程序中由于新颖性或创造性问题而无法继续维持有效时,如果从属权利要求直接限定的是“长途车”“高铁”这样的最为具体的下位概念,那么,在将这些下位概念所限定的从属权利要求作为新的独立权利要求后,即使能够维持权利有效,但无形当中造成权利要求的范围损失过大,即,直接从“交通工具”这一上位一退到底到“长途车”、“高铁”这样的下位,而对于“飞机”这一实现方式来说,至少在字面上就不再落入修改后的权利要求的保护范围内了。相反,如果我们能够针对“长途车”、“高铁”上位出“公共交通工具”这一中位概念,则即使在无效宣告程序中我们被迫退到“公共交通工具”所限定的保护范围,仍然能够将“飞机”这一具体实现方式保护在内,从而没有过多的损失保护范围。相应的,只有在“公共交通工具”也被现有技术公开的情况下,我们才会进一步退到“高铁”、“长途车”这样的具体下位,通过这样的方式,实现了在无效宣告阶段逐层后退,从而实现了有层次的保护。
在从属权利要求中进行中位概括,除了有层次保护的考虑之外,还有一个现实的原因是我们通常无法穷尽的罗列所有下位概念,由此,需要我们针对多个下位概念的共性概括出一中位概念,从而通过该中位概念将我们所未曾想到的、但也具有相关下位概念共性的技术方案也保护进来,例如上述案例中的“公共交通工具”、“私人交通工具”就是如此。通过这些中位概念,将我们并未在从属权利要求中所限定的“飞机”、“自行车”等下位概念也保护进来。
引申出去,在针对多个下位概念进行概括时,其概括是有方向的。针对独立权利要求,是围绕解决现有技术缺点的解决手段,即发明点所进行的概括,该概括所得到的上位概念一方面要具有各个下位的共性,另一方面,该共性的体现应该能够达到足以能够解决现有技术缺点、实现发明目的的要求。而对于从属权利要求的中位概括,则也应围绕着发明点进行相应的中位概括,因为只有这样的中位概括才能是对本发明技术方案的新颖性、创造性提供贡献的概括,反之,如果是脱离开发明点所进行的中位概括,则尽管也能体现多个下位的共性,但对于从属权利要求提高权利要求整体稳定性这一作用来说并无贡献。
好吧,结合上述案例我们讲解了有关“细化”的从属权利要求,我们后续再来讲解“增加”的从属权利要求如何撰写。
下面我们来分析从属权利要求的第三个要求,也是比较容易混淆的一个要求,即“一从权一特征”。
所谓“一从权一特征”还真不能顾名思义的去理解,这一说法实际上是一个简称,准确的含义应该是在一个从权中只能限定一个方面的特征,只不过这一准确含义的内容较长,我们才采用了“一从权一特征”这一简称。
为什么先要澄清不要“顾名思义”呢?原因在于不要误认为一从权一特征的要求是在一个从权中只能针对一个特征进行进一步的限定。这其实不是这一要求的本意。实际上,在一个从权中进行两个或者多个特征的进一步限定,如果这些特征是针对一个方面的相互关联的进一步限定,那么仍然是满足一从权一特征的要求的。我们以之前分析的从属权利要求2,来分析一从权一特征这一要求。
该从属权利要求2的内容如下:
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述采用交通工具从北京向上海行进包括:从北京出发,骑车向上海行进;
在所述起床之后,该方法进一步包括:上厕所、补给以及休息。
在该从属权利要求中,尽管通过“细化”和“增加”进行了两个特征的进一步限定,但是由于这两个特征之间存在必然的依存关系,这两个特征配合在一起方能共同构成针对骑行这一方面的限定(上厕所等是配合骑行的必要手段),因此,该从属权利要求仍然是满足一从权一特征的要求的。
相反,在如下的从属权利要求中,就不满足一从权一特征的要求了。
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤A和步骤B之间进一步包括:洗漱以及上厕所。
可以发现,在该从属权利要求中,限定了几个方面的内容:
首先,其进一步增加了洗漱和上厕所两个动作,在洗漱和上厕所之间并无必然逻辑联系的情况下,用“以及”的方式将这二者罗列出来,使得该从属权利要求中不仅进一步限定了洗漱以及上厕所的动作内容,还进一步限定了这两个动作需要兼具。对于动作内容以及动作数量这两方面的进一步限定,使得该从属权利要求已经不能满足一从权一特征的要求了;
进一步的,该从属权利要求中还限定了上述动作是在步骤A和步骤B之间执行的,在这些动作并非必须在这一时序位置执行的情况下,该从属权利要求额外进行的执行时序方面的限定,构成了该从属权利要求的第三方面的限定。这更使得该从属权利要求不满足一从权一特征的要求。
那么,问题是为什么要满足一从权一特征的要求呢?
这和从属权利要求的保护范围有关。我们或者可以认为,每一个从属权利要求都是一个用以解决某一方面问题的方案,这和我们之前所讲解的独立权利要求只针对一个技术问题类似。如果出现针对多个方面的限定,那么,和独立权利要求的情况类似,该从属权利要求的保护范围也会由此变小。
做到了一从权一特征的要求,会使得从属权利要求自然形成一个有层次的保护体系。在每个从属权利要求都是一个保护范围尽可能大的从属权利要求的情况下,自然使得多个从属权利要求能够形成一个有层次的保护体系。
我们利用解决问题唯一的思路,也可以进行“一从权一特征”的分析。例如,权利要求2的内容如下:
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤A和步骤B之间进一步包括:洗漱以及上厕所。
我们可以利用和之前讲述的针对独立权利要求的分析方式来进行分析。即,针对该从属权利要求确定其所要解决的技术问题,并结合该技术问题确定该从属权利要求中所进一步限定的特征是否都有必要在该从属权利要求中进行限定。
从所要解决的问题出发我们可以发现,该从属权利要求中所要解决的问题是两个问题,即洗漱以及上厕所这两个各自独立的问题。我们之前讲解过,对于独立权利要求而言,为了让其保护范围尽可能大,其所要解决的问题应为一个问题,由此才能基于该一个问题确定出仅对于解决该问题而言必不可少的必要技术特征,从而以这些必要技术特征来获得一个尽可能大的保护范围。针对从属权利要求同样如此。如果从属权利要求所要解决的问题是两个甚至多个,那么,在该从属权利要求中所需进一步限定的特征就会相应的变多,由此会导致该从属权利要求的保护范围被错误的限缩。因此,对于从属权利要求,也应只针对一个附加的所要解决的问题,来确定该从属权利要求中所需进一步限定的特征,而不应针对多个附加的所要解决的问题来撰写该从属权利要求。所谓的“一个附加的所要解决的问题”当然对应方案的某一特定方面的解决方案,这也正是我们所说的“一从权一特征”中的针对“一个方面”来撰写从属权利要求。
当然,也可能出现在撰写从属权利要求时,我们预期是针对一个方面来进行进一步的限定,但是却在撰写该从属权利要求的过程中错误的将一些并非和该“方面”相关的内容也体现在该从属权利要求中的情况。解决这一问题,可以采用和确定独立权利要求中是否存在非必要技术特征类似的方式来进行。例如,上述从属权利要求中,即使“洗漱和上厕所”能够被界定为是用以解决人体清洁这一唯一的问题,但是,将“洗漱和上厕所”限定在起床之后出发之前,对于该解决该问题而言并无必然的逻辑关系,由此并无必要在该从属权利要求中进行这方面的进一步限定。通过这样的分析,同样可以得出该从属权利要求不满足“一从权一特征”的结论。
至此大家或者可以理解,从属权利要求其实是独立权利要求的进一步延伸,在撰写从属权利要求时,可以采用和独立权利要求相同的分析方式来确定该从属权利要求中所应进一步限定出的特征。即,首先明确该从属权利要求所要解决的某一个而非多个附加所要解决的技术问题,然后针对该一个技术问题来确定解决该从属权利要求中所必需进一步限定出的技术特征。这实际上就是我们所说的“一从权一特征”的要求。
以和独立权利要求相同的处理方式来确定从属权利要求中所应进一步限定的技术特征,和从属权利要求所能起到的作用是相匹配的。尽管在申请文件撰写阶段,从属权利要求处于一个从属的地位,但是在后续的专利审查、无效宣告程序中,当独立权利要求无法继续成立的情况下,从属权利要求是有可能或者需要变成独立权利要求的。在从属权利要求会发生如此身份改变的情况下,我们自然应按照其身份改变后的角色(即独立权利要求)的撰写要求来撰写从属权利要求了。
综上所述,我们对从属权利要求有三个方面的要求,一是要明确所谓的进一步限定关系,即到底是“细化”还是“增加”,以便基于明确的限定关系来实现针对进一步限定的特征的回引;二是每一个从属权利要求都应该是一个完整的技术方案;三是“一从权一特征”,即每个从属权利要求只针对一个方面进行进一步的限定。
在对从属权利要求的撰写要求进行如上介绍后,我们再回到之前所给出的“椅子”这一案例,分析一下针对该方案如何来撰写从属权利要求。
我们之前所撰写的“椅子”的独立权利要求为:
1、一种坐具,其特征在于,该坐具包括:坐具底部支撑部件、扶手,在所述扶手上安装有支撑板;
所述支撑板与所述扶手之间为活动连接,在所述支撑板处于收起状态时,该支撑板通过所述活动连接被置于所述扶手的侧部;在所述支撑板处于打开状态时,所述支撑板通过所述与扶手间的活动连接,从扶手侧部翻转、展开至所述坐具使用者腿部的上方。
我们应该注意到,在“发明人”所提供的材料中,提及其椅子所具有的特点包括:
1、具有可以翻转打开的写字板,且在该写字板上具有杯槽和笔槽。该写字板安装于椅子的右侧扶手上。
2、该椅子的靠背上具有一系列规则分布的小孔,以便于进行通风散热。
3、该椅子的椅腿底部安装有轮子,以便于移动该椅子。
我们仍然基于之前的假设,即上述特点均为现有技术中并不存在的技术特征,那么,结合这些特征我们如何来撰写从属权利要求呢?
一般来说,我们可以首先针对核心发明点来撰写相关的从属权利要求。所谓核心发明点是指用以解决逻辑主线中现有技术缺点的本发明的创新点所在,也就是独立权利要求中和解决现有技术缺点之间具有因果关系的核心改进点。在上述案例中,有关活动连接的“写字板”,即权利要求1中所述的活动连接的“支撑板”是本发明的核心发明点,由此,我们先针对该技术特征来撰写相应的从属权利要求。
2、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,所述支撑板包括:安装于右侧扶手上的写字板,所述写字板具有杯槽和笔槽。
这个从属权利要求有什么问题呢?我们逐一来对比一下我们之前所提及的从属权利要求的三个要求。
首先,从“限定关系”来看,该从属权利要求2以“包括”的字样体现出该从属权利要求是一个针对上位特征进行“细化”的从属权利要求,其在“包括”之前明确了限定对象为“支撑板”,在“包括”之后给出了具体的下位限定结果。从限定对象和限定结果是否相互对应来分析,在限定结果中只具有写字板这一支撑板的下位,并未出现不在“支撑板”上位概括范围之内的其他技术特征,由此,上下位特征之间相互对应,“细化”的限定关系清晰,通过该限定关系能够将从属权利要求2中所进一步限定的特征回引到权利要求1中,构成一个我们所要保护的技术方案。由此可见,该从属权利要求2在限定关系方面没有问题。
其次,我们从每一个从属权利要求都是一个完整技术方案的角度来分析。该从属权利要求2通过将“支撑板”下位为“写字板”,这一下位并不需要其他技术特征的进一步配合,从技术上来分析,该从属权利要求2所要保护的技术方案是完整的。
最后,我们分析一下该从属权利要求是否满足“一从权一特征”的要求。应该注意到,该从属权利要求2限定了多个方面的内容。其一方面将“支撑板”下位为“写字板”,另一方面强调“写字板”上具有杯槽、笔槽,还限定了杯槽和笔槽需要兼具,最后还限定了该“写字板”特定的安装于右侧的扶手上。该从属权利要求限定了四个不同方面的特征,并不满足一从权一特征的要求,导致该从属权利要求的保护范围偏小。例如,仅具有杯槽的写字板就不在该从属权利要求所进一步限定的保护范围内。我们应当对该从属权利要求2进行拆分,得到如下的多个从属权利要求。
2、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,所述支撑板包括:写字板。
该从属权利要求2中仅仅将支撑板限定为写字板,没有包括其他方面的进一步限定,由此满足了一从权一特征的要求。进一步的,考虑写字板上进一步所具有的杯槽或笔槽,我们可以采用从属权利要求3来限定。
3、根据权利要求2所述的坐具,其特征在于,所述写字板包括:具有杯槽和笔槽中的至少一种的写字板。
该从属权利要求3中仅是提及写字板进一步所增加的杯槽和/或笔槽,并未强调杯槽和笔槽一定是同时具备,因此也是符合一从权一特征的要求的。需要注意的是,该从属权利要求3引用的是权利要求2,原因在于其所引用的“写字板”只是在权利要求2才首次出现,为了保证引用有出处,该权利要求3只能引用权利要求2,而针对有关安装位置的从属权利要求就并非如此了。
对于“写字板”的安装位置,其可以安装于右侧扶手上,这可能是一种优选的手段,假设安装于右侧扶手上是一个能够对技术方案创造性带来贡献的手段,那么,我们有必要针对此种下位的实现方式来撰写从属权利要求4。
4、根据权利要求2所述的坐具,其特征在于,所述在扶手上安装有支撑板包括:在右侧扶手上安装有所述写字板。
问题是,该从属权利要求4为何不引用权利要求3而是引用权利要求2呢?
显然,如果该权利要求4引用权利要求3,则其保护范围需要以权利要求3所限定的保护范围为基础再进行进一步的限定,在权利要求3中本身就限定了“杯槽”、“笔槽”的情况下,如果权利要求4引用权利要求3,则会使得该权利要求4所保护的方案中需要首先具备写字板上具备杯槽、笔槽,然后再满足安装于右侧扶手这一条件。这使得该从属权利要求4的保护范围偏小。对于从属权利要求而言,从保护范围的角度考虑,如果能够往前引用就尽可能的往前引用,也就是说,要尽可能的引用那些保护范围大的权利要求。当然,也可以从另一个角度来考虑。权利要求4中所限定的安装位置,和权利要求3中所限定的杯槽、笔槽之间并无必然的逻辑联系,在此情况下,我们没有必要特别的选出权利要求3作为权利要求4的引用对象,而是可以考虑是否可以再以更大保护范围的权利要求作为引用对象。
那么,上述从属权利要求4为何引用权利要求2而不引用权利要求1呢?这其实和权利要求3的情况相类似。正是因为在权利要求4中出现了“所述写字板”,而“写字板”只是在权利要求2中才第一次出现,为了确保引用有出处,权利要求4才引用了权利要求2。但是,我们应该注意的是,从属权利要求4只不过是对安装位置的限定,至于安装的到底是上位概念的“支撑板”还是下位概念的“写字板”,其实和安装位置并无关系,我们其实可以不必在该从属权利要求4中特别限定是写字板的安装位置,而是针对权利要求1中的支撑板的安装位置进行限定,这样就能够实现引用权利要求1了。我们完全可以这样来撰写从属权利要求4。
4、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,所述在扶手上安装有支撑板包括:在右侧扶手上安装有所述支撑板。
需要注意的是,上述的权利要求3和4是严格按照我们之前所讲解的“细化”权利要求的撰写方式来撰写的,其首先描述限定对象,之后用“包括”体现是“细化”关系,最后再体现限定结果。这样的撰写方式虽然严谨,但有时不免啰嗦,在撰写者能够确保从属权利要求可以正确回引的情况下,完全可以采用较为简洁的方式来撰写上述从属权利要求,例如可以将权利要求3和4修改如下。
3、根据权利要求2所述的坐具,其特征在于,所述写字板进一步具有杯槽和笔槽中的至少一种。
4、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,在右侧扶手上安装有所述支撑板。
上述的权利要求2、3、4均是对坐具中的支撑板所进行的限定,这三个从属权利要求可以被看作有关针对支撑板进行进一步限定的一套从属权利要求。
接下来,我们可以撰写和椅背通风孔有关的另一套从属权利要求。
我们继续撰写和椅背通风孔有关的另一套从属权利要求。
发明人所提供的材料中,提及椅背上具有一系列规则分布的通孔。
结合我们之前的分析,有关孔的分布形态是否为“规则”并非必然的要求,即使我们在从属权利要求中进一步限定出椅背上具有通孔,也没有必要限定其分布方式。加上此种限定,只会限缩该从属权利要求的保护范围,实际上,这也是一种一从权多特征的体现。
但上述问题其实还不是有关椅背上具有通孔的从属权利要求首先要面对的问题,首先要面对的问题是有关“椅背”的引用出处的问题。
由于我们在独立权利要求1中将椅子上位为“坐具”,而坐具不一定包括椅背(在坐具是凳子的情况下),因此,我们首先需要将“坐具”下位为“椅子”,然后再以椅子为基础引出椅背上具有通孔的技术特征。我们或者可以撰写出如下的从属权利要求5。
5、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,所述坐具为椅子,所述椅子的椅背上具有散热孔。
如果散热孔的均匀分布也是能够对该方案的创造性提供贡献的技术特征,那么,可以考虑再撰写如下的从属权利要求6。
6、根据权利要求5所述的坐具,其特征在于,所述散热孔在所述椅背上均匀分布。
如上的权利要求5和6构成了对散热孔进行限定的一套从属权利要求,我们还可以针对椅腿上安装有轮子的特点,再撰写一套从属权利要求。
对于轮子这一技术特征,应该注意到其是为了解决移动不方便所提出的技术改进,而解决移动不方便的问题当然并不限于采用“轮子”作为解决手段。假设可以采用滑轨、滚珠同样可以实现移动的效果,那么,我们在从属权利要求中就不应只是进一步限定具有轮子,而是应该进行相应的上位。我们或者可以撰写出如下权利要求7。
7、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,在所述坐具底部支撑部件的下方进一步安装有移动部件。
该从属权利要求7为一个“增加”关系的从属权利要求,这一关系用“进一步”这一表述予以体现。对于发明人最初所提供方案中提及的轮子,该从属权利要求7结合轮子以及其替代方案进行了上位,上位得出“移动部件”这一上位概念,从而在发明人原有提供方案的基础上扩大了保护范围。
对于在椅腿上安装轮子这一方案而言,其属于发明人原始提供的技术方案,该方案很有可能也是侵权产品的具体实现形态,基于此,我们仍有必要在从属权利要求中对该方案予以体现,我们或者可以撰写如下的权利要求8。
8、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为椅腿,所述移动部件为轮子。
需要注意的是,有关轮子的安装位置也可能存在多种情况。常规情况下,轮子会安装于各个(例如四个)椅腿的底部;但也存在这样的情况,只在四个椅腿中的两个椅腿的下部侧方安装轮子,在需要移动椅子时,只需要将没有安装轮子的椅腿抬起,使得椅子倾斜,实现具有轮子的椅腿上的轮子能够和地面相接触,从而满足拖动椅子移动的需要。我们在权利要求8中对于在几个椅腿上安装轮子并未限定,上述提及的不同情况,可以在如下的从属权利要求9和10中予以限定。
9、根据权利要求8所述的坐具,其特征在于,在所述椅子的每个椅腿的底部安装有所述轮子。
10、根据权利要求8所述的坐具,其特征在于,在所述椅子的多个椅腿中的两个椅腿的下部侧方安装有所述轮子。
结合权利要求8、9、10,我们可以回顾一下从属权利要求中引用部分的作用。
对于权利要求8而言,其对于底部支撑部件以及移动部件进行了细化,但并未体现这些细化的下位特征之间的连接关系,也就是说,并未在该从属权利要求中限定轮子和椅腿之间的连接关系。我们之前讲过,对于一个产品而言,既要限定其组成还要限定连接关系,那么,从属权利要求8是否缺少组成间的连接关系,从而不是一个完整的技术方案呢?
应该认识到,从属权利要求8引用了权利要求7,在权利要求7中限定了“底部支撑部件的下方进一步安装有移动部件”这一连接关系的情况下,权利要求8中通过对于权利要求7的引用也将该连接关系引用到权利要求8中,在“轮子”和“椅腿”这样的下位的特征不会导致连接关系也需要进行相应的下位的情况下,权利要求8中已经具备了轮子和椅腿之间的连接关系,从而使得该从属权利要求8是一个完整的产品权利要求。
或者也可以这样考虑,对于权利要求8而言,其仅仅是针对产品中组成的细化,这样的细化不会导致连接关系也需要进行相应的细化,由此,我们只需要对相关的组成进行细化即可,无需再将已经出现于从属权利要求7中的连接关系重复描述了。
类似的思路,我们可以来分析一下从属权利要求9和10。
从属权利要求9和10分别是对轮子安装于哪些椅腿上这一连接关系来进行细化,但其所引用的从属权利要求8中,文字上并未直接体现轮子和椅腿之间的连接关系,这是否会导致从属权利要求9和10的引用无出处呢?
不难发现,尽管在从属权利要求8中并未直接以文字的方式体现上述连接关系,但通过对于权利要求7的引用,权利要求8中实际上已经包括了上述连接关系,在从属权利要求8中存在这样的连接关系的情况下,从属权利要求9和10对权利要求8的引用就不会存在引用无出处的问题了。
实际上,上述所撰写的从属权利要求9和10只不过是为了讲解上述内容方便所撰写出的权利要求,从保护范围的角度来考虑,从属权利要求9和10并不应该引用从属权利要求8。
原因在于,到底是在所有的椅腿上安装移动部件还是仅在其中的两个椅腿上安装移动部件,和移动部件到底是不是轮子之间并无必然的逻辑联系,也就是说,在移动部件是滑轨、滚珠的情况下,同样可以实现将其安装在全部椅腿或部分椅腿上。由此,从属权利要求9和10不应在从属权利要求8的基础上进行进一步的限定,其完全可以再“往前引”,引用首次出现移动部件的从属权利要求7。由此可以撰写出如下的权利要求。
7、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,在所述坐具底部支撑部件的底部进一步安装有移动部件。
8、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为椅腿,所述移动部件为轮子。
9、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为椅腿,在所述椅子的每个椅腿的底部安装有所述移动部件。
10、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为椅腿,在所述椅子的多个椅腿中的至少两个椅腿的下部侧方安装有所述移动部件。
撰写至此,不知道你发现没有,这个从属权利要求9和10的“所述椅子”很是扎眼啊,即使这两个从属权利要求回引到权利要求7,进一步的再回引到权利要求1,你都找不到“椅子”这一“所述”的目标。由此,会导致这两个从属权利要求出现引用无出处的问题。
怎么克服这一问题呢?哈哈,大家可以想一想。考验代理师认真钻研的工作态度的时候到了。
上一次我们讲到,如下的从属权利要求9和10的“所述椅子”很是扎眼,即使这两个从属权利要求回引到权利要求7,进一步的再回引到权利要求1,你都找不到“椅子”这一“所述”的目标。由此,会导致这两个从属权利要求出现引用无出处的问题。
7、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,在所述坐具底部支撑部件的底部进一步安装有移动部件。
8、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为椅腿,所述移动部件为轮子。
9、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为椅腿,在所述椅子的每个椅腿的底部安装有所述移动部件。
10、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为椅腿,在所述椅子的多个椅腿中的两个椅腿安装有所述移动部件。
不知针对这一问题,你想到什么解决方案了没有。
克服这一问题,简单粗暴的办法是将这两个从属权利要求中的“所述椅子”的字样删掉,但针对这一问题,如果可以再仔细想想,或者能够得到一套更好的从属权利要求。
例如,为了克服“所述椅子”无出处的问题,我们是不是可以改为“所述坐具”呢?这倒是可以解决引用无出处的问题了,但是,“所述坐具的每个椅腿”显然是前后不对应的。坐具是一上位概念,椅腿是一下位概念,其表达了腿是椅子的腿,而不能是凳子的腿。这样的兼具上位和下位概念的表述,逻辑上是跳跃的,让人感觉不舒服。
进而,我们可以思考一下,是不是只能是椅子才能采用“腿”这一底部支撑方式呢?当然并非如此。简单来说,凳子当然就可以采用腿来作为底部支撑部件,只不过,这个时候的“腿”不能被称为“椅腿”罢了。
综合上述两点思考,我们是不是可以在从属权利要求9和10中,先将所述坐具底部支撑部件限定为支撑腿(没有限定到底是椅子腿还是凳子腿),然后再针对支撑腿来限定到底是全部安装还是部分安装有移动部件。
分析至此,我们可以发现,除了从属权利要求9和10具有上述所分析的问题外,从属权利要求8中也存在将底部支撑部件局限于“椅”腿的情况,这样的限定也导致了该从属权利要求的保护范围不必要的缩小了。
如果我们乐于思考、勤于思考,还能进一步思考得出,即使将“腿”不再局限于“椅腿”,也不一定仅能在“腿”上来安装轮子,完全可以在墩子这样并不具有“腿”这一支撑形式的坐具的底部来安装轮子,同样可以实现该发明的技术方案。也就是说,在从属权利要求8中仅仅想限定出移动部件是轮子的情况下,没有必要一定与之配合的限定出底部支撑部件为“腿”这一支撑结构。
结合上述的思考,从属权利要求8、9、10可以修改如下(为了方便对照,也将权利要求7列出):
7、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,在所述坐具底部支撑部件的下方进一步安装有移动部件。
8、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述移动部件为轮子。
9、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为支撑腿,所述移动部件安装于全部所述支撑腿的底部。
10、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为支撑腿,所述移动部件安装于部分所述支撑腿的下部侧方。
在上述例子的权利要求撰写过程中,从轮子到滑轨、滚珠的改变、从安装于四个椅腿到只安装于两个椅腿的改变,从椅腿到凳子腿的改变,从腿到墩子支撑部分的改变,表象上是文字表述的改变,实质上是在针对发明人所提供的技术方案进行扩充。这种扩充实际上所考虑的是,是否可以将发明人所提供技术方案中的某一技术手段进行替换,达到相同或类似的技术效果。多个替代技术手段的得出,可以帮助我们基于原手段和替代手段上位得到一上位的技术手段,从而获得更大的保护范围,另一方面,有可能所得到的替代手段本身也是对方案能够起到创造性贡献的手段,这也会进一步提高权利的稳定性。有关针对技术方案的扩充,后续会结合案例进行更为详细的说明。
我承认,上述所进行的扩充以及权利要求的多次更改中,有一些内容已经有些走火入魔,这里并不是要求所有的案件都要以如此的标准和思路来撰写权利要求,只是想说明撰写出一个好的权利要求其实是是要付出心血的(写给客户听的啊),也是没有止境的(写给代理师听的啊)。我们应该在发明人所提供的材料的基础上,不断思考、不断自我否定、不断琢磨,方能撰写出一个当前阶段基本满意的权利要求。
比如,针对上述的权利要求8、9、10,我们可以考虑调整一下他们的顺序,并增加相应的引用关系,从而形成如下的一套从属权利要求(同样为了查阅方便,我们将从属权利要求7也予以列出):
7、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,在所述坐具底部支撑部件的下方进一步安装有移动部件。
8、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为支撑腿,所述移动部件安装于全部所述支撑腿的底部。
9、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为支撑腿,所述移动部件安装于部分所述支撑腿的下部侧方。
10、根据权利要求7或8或9所述的坐具,其特征在于,所述移动部件为轮子。
为何这么改呢?因为这样修改能够通过从属权利要求的引用关系直接体现出更多的我们所要保护的技术方案。
当从属权利要求10引用了7或8或9的情况下,既能够将移动部件是轮子的情况在该从属权利要求中直接体现,还能够将部分以及全部支撑腿的底部安装有轮子的情况在该从属权利要求中体现。而对于未进行顺序调整前的那一套权利要求来说,其并没有通过从属权利要求间的引用关系直接体现出后者的情况。
那么,不进行上述的顺序调整,仅仅是增加相应的引用关系是不是也可以呢?比如,如下的一套从属权利要求:
8、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述移动部件为轮子。
9、根据权利要求7或8所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为支撑腿,所述移动部件安装于全部所述支撑腿的底部。
10、根据权利要求7或8所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为支撑腿,所述移动部件安装于部分所述支撑腿的下部侧方。
在这一套从属权利要求中,针对权利要求9和10分别增加了对权利要求8的引用,从而也能够将既具有轮子同时又是安装于全部或部分支撑腿底部的情况予以保护。但这样的一套从属权利要求却出现了上位概念向下位概念来回引的问题。
具体而言,从属权利要求9和10引用权利要求8,在权利要求8中已经将移动部件下位为了轮子,但是在权利要求9和10中所采用的表述却是移动部件这一上位表述,这样的引用关系不免使人感觉混乱。
在进行了上述的一系列撰写、修改后,我们或者可以得出如下的一套权利要求。
1、一种坐具,其特征在于,该坐具包括:坐具底部支撑部件、扶手,在所述扶手上安装有支撑板;
所述支撑板与所述扶手之间为活动连接,在所述支撑板处于收起状态时,该支撑板通过所述活动连接被置于所述扶手的侧部;在所述支撑板处于打开状态时,所述支撑板通过所述与扶手间的活动连接,从扶手侧部翻转、展开至所述坐具使用者腿部的上方。
2、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,所述支撑板包括:写字板。
3、根据权利要求2所述的坐具,其特征在于,所述写字板进一步具有杯槽和笔槽中的至少一种。
4、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,在右侧扶手上安装有所述支撑板。
5、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,所述坐具为椅子,所述椅子的椅背上具有散热孔。
6、根据权利要求5所述的坐具,其特征在于,所述散热孔在所述椅背上均匀分布。
7、根据权利要求1所述的坐具,其特征在于,在所述坐具底部支撑部件的下方进一步安装有移动部件。
8、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为支撑腿,所述移动部件安装于全部所述支撑腿的底部。
9、根据权利要求7所述的坐具,其特征在于,所述坐具底部支撑部件为支撑腿,所述移动部件安装于部分所述支撑腿的下部侧方。
10、根据权利要求7或8或9所述的坐具,其特征在于,所述移动部件为轮子。
这一版本不能说完美,但是确实是经过思考、打磨后的产物。
对了,针对椅子这个案例,我们之前一共给出了三个版本,我们只是对版本一进行了非常简单的分析,我们是不是还要回过头来看看这几个版本啊?
实际上,你要是真正掌握了我们前面讲的内容,这几个练习得到的版本就已经没有必要看了,或者说,已经入不得您的法眼了。
我们还是再看看吧,算作查漏补缺。
版本一:
1、一种椅子,其特征在于,包括:椅腿、椅座、椅背、扶手以及轮子。
版本一中,我们之前分析了有关逻辑主线方面的问题,还需要注意的是,在该权利要求中,并没有体现出新增加的轮子和其他部件的连接关系。在缺乏这一连接关系的情况下,怎么解读这个权利要求就是个问题了。
善意的解读当然会将轮子安装于椅腿上,但你怎么能保证别人都善意呢?别人完全可以基于该权利要求的文字记载,将轮子解读为安装在椅背、扶手上啊。你可能会说,这样的理解太恶意了吧,但在没有通过文字对相应内容进行准确限定的情况下,你并没有充足的理由来禁止他人这样理解啊。反之,他人甚至能够基于这样的理解来指出你的权利要求不清楚或者得不到说明书的支持。
当然,你也可能会说,我可以采用说明书来解释权利要求啊,在说明书中已经记载了轮子是安装于椅腿的情况下,基于说明书的解释,该权利要求自然也是将轮子安装于椅腿上了啊。采用说明书来解释权利要求当然是可以的,但问题是,我们不能把权利要求的问题都寄希望于通过说明书的解释来加以解决。采用说明书解释权利要求,很多情况下是在权利要求本身不清楚的情况下进行的,但我们为什么要让权利要求不清楚呢,直接把权利要求写清楚难道不香吗?
有关连接关系的进一步的问题是,椅座和椅腿以及扶手是不是也要限定出他们的连接关系呢?
这个连接关系倒是可以在权利要求中不予体现。原因在于,这些内容属于纯粹的现有技术内容,而这些名词已经隐含了相应的连接关系,由此,仅仅描述这些现有的组成并不会导致连接关系的缺失。而在轮子是本发明改进点的情况下,这种“改进”的性质使得轮子安装于何处是一个未知的要素,其和其他部件的连接关系也不能通过“轮子”这一表述隐含的予以体现了。
版本一中还有一个问题是椅座这个特征要不要写。
出于技术方案完整性角度来考虑,椅座确实是椅子中不可缺少的必要技术特征,但即便如此,该特征也无需在独立权利要求中体现。这其实在我们之前的分析中已经有所涉及。在权利要求的主题是椅子的情况下,自然隐含了椅座这一特征,我们即使不写椅座也不会导致该权利要求方案不完整。当然,如果椅座是后续从属权利要求的引用对象的话,我们就可以考虑将椅座在独立权利要求中予以体现了。
其实,不写椅座还有一个考虑,当我们把椅子上位为坐具的情况下,对椅座怎么上位呢,这其实不太好解决。综合各方因素,在我们所撰写的权利要求中,并没有体现椅座或者与之对应的上位概念。
版本二:
1、一种办公座椅,其特征在于,包括:
可折叠的办公桌板;
底部有可以动的滑轮。
软性通风的座椅靠背。
版本二中,首先映入眼帘的就是“办公”啊,如果你比较好的掌握了之前所讲的内容,哪怕你没有达到走火入魔的状态,只是对权利要求的保护范围有些许敏感,你都会发现这个“办公”属于不必要的限定。
在该权利要求的特征部分中,“可折叠的办公桌板”存在歧义。到底是什么样的可折叠?是发明人提及的收起、展开,还是字面意义上也能对应的使得办公桌板变大变小的折叠?这样的多种解读导致该权利要求保护范围不清楚。另外,办公桌板是个什么鬼?是办公桌的板吗?我们没有办公桌啊,这是不是也是一个问题?
特征部分中第二部分是“底部有可以动的滑轮。”这是原汁原味的原始版本。这里面的“句号”是明显的形式错误啊。这个形式错误的问题一定要注意!
作为代理师,你写出的申请文件千万不能让人一眼就挑出形式错误,千万不能让审核人、指导老师出现这样的感受:怎么又出形式错误了啊,这小子爱犯形式错误的毛病又被我逮住了。
相反,如果你能做到只被挑形式错误,那就比较好了。我现在审核案件,基本上就只能挑形式错误了。因为他们写的都挺好,都比我好,我只能关注于是否有形式错误了,这种情况是我乐于见到的。作为新人,如果你的案子做到了让你的老师只能挑形式错误,那么你离出师就不远了。
这个“底部有可以动的滑轮”还有很多问题。首先,这个底部到底是谁的底部。其次,既然已经是轮子了,那么,为什么还要说这个轮子可以动呢?是很细致的想到了轮子也可以是那种固定不动的轮子,所以特别予以排除吗?我估计他没有想的那么细;还是“可以动”实际上是“可移动”,又出现了一次形式错误?不论是哪种情况,都是有问题的。最后,这里面提及滑轮,这一表述是错误的。本发明的方案在椅子底部的轮子,并非滑轮。采用滑轮这一表述,日后在专利无效过程中,无效请求方很可能找出物理教科书来说明滑轮到底是一个什么部件,从而将本发明的方案解读为一个很怪异的样子。要说滑轮中的“滑”是用以说明椅子如何移动的,也是错误的啊。我们的椅子是通过轮子在地面的滚动而移动的,并非是通过滑动来移动的,这一解读也不正确。
该权利要求中的最后一个特征是“软性通风的座椅靠背”。首先,这个“软性”就是非必要的限定,其次,对于通风这一所要达到的目的而言,本发明的技术方案是采用通风孔来实现的,而在该特征中,只有效果的描述并没有对应的技术手段。
版本三:
1、一种多功能椅子,其特征在于,包括:
滑轮、支架、底座、书写板、靠背、扶手;
所述滑轮安装于所述支架底部;
所述底座安装于所述支架的上部;
所述靠背与所述底座连接;
所述书写板与所述支架连接;
所述扶手与所述支架与所述靠背连接。
版本三中,主题中的“多功能”是不必要的描述,我们在主题中只需要写明主题本身就可以了,没有必要再加上例如效果、功能等的不必要限定,这些内容要么啰嗦且没有用处、要么会不必要的限缩权利要求的保护范围。
版本三中的其他问题我们之前都或多或少的讨论过,该版本中的其他问题就留给读者自己去分析吧。
通过针对“椅子”的分析以及练习,我们基本上将独立权利要求以及从属权利要求的撰写要求进行了较为具体的讲解,后续,我们会进一步结合国内知名公司的真实案例,对上述所讲解的内容再做重申,以便读者能够结合案例对上述要求进一步加深理解,做到真正加以掌握(其实吧,实际上不通过较多的案件撰写实践是达不到真正掌握的)。
我们一起努力吧。
前期更新的速度太快了,我们后续结合真实案例的连载会间隔相对长一些的时间再推出,谢谢大家。
结合案例对权利要求的分析
该案为一种实现彩色回铃音的方法及系统,在其说明书中描述,在现有技术中如果采用智能网的方式来实现彩色回铃音业务,需要对智能网中的业务控制点,即SCP进行改造,此种针对智能网中现有设备的改造使得彩铃业务的推广受到技术上的束缚。在现有技术中,还存在以改造归属位置寄存器(HLR)和端局MSC/VLR的方式来实现彩铃业务,这种改造的问题在于需要对HLR以及全网中众多的MSC/VLR进行改造,改造量大。
本发明针对现有技术的缺点,提出了一种新的实现彩色回铃音业务的方法和系统。从系统的角度来说,本发明新增加了一个信令处理系统(SPS)设备,该新增加的SPS设备连接于移动交换中心(GMSC/MSC)与HLR之间,这两个设备之间的信令交互经由该SPS来进行。具体如下图所示。
在进行上述系统改造后,本发明采用这一系统,采用如下流程来实现彩色回铃音业务。
其中,801到804这四步为一组步骤,这组步骤中首先由主叫用户的MSC/GMSC向HLR发出一SRI消息,该消息的目的在于从HLR处获得被叫用户的路由信息,以便根据该信息寻找到对应的被叫用户,以最终实现主被叫用户之间建立通信连接以及通话。在步骤801中,基于信令路由的配置,主叫所发出的SRI消息首先到达新增加的SPS设备。该SPS设备基于该消息中所携带的被叫用户的号码,判断被叫用户是否为签约了彩铃业务的用户,如果是,则将该SRI消息中的主叫用户的地址信息更改为SPS的地址信息,以便HLR在针对所述SRI消息返回响应消息时,能够基于修改后的地址将该响应消息首先返回到所述SPS设备。在步骤802中,SPS将SRI消息发送到HLR,HLR根据该消息中所携带的被叫用户号码,获得被叫用户的路由信息,并将该路由信息携带于SRI的响应消息中返回给所述SPS设备(即步骤803)。本发明的关键点在于在SPS收到SRI响应消息后,将该响应消息中所携带的被叫用户的路由信息更改为彩铃中心(即图中的“AIP”)地址,并将进行该更改后的SRI响应消息发送给主叫GMSC/MSC。
上述步骤可以理解为是一个主叫从HLR获得被叫用户路由信息的过程,只不过,一旦当被叫用户是彩铃用户时,新增加的SPS设备会采用彩铃中心地址这一假的被叫用户路由信息,来替代HLR所返回的真实的被叫用户路由信息,从而实现对主叫用户的“欺骗”。
那么,为什么要进行这样的“欺骗”呢?原因在于要想实现彩铃业务,必须要建立主叫用户和彩铃中心之间的连接。正是基于上述的欺骗,使得主叫能够基于被欺骗后的地址信息向彩铃中心发起呼叫。这一呼叫过程在步骤805至807中予以体现。
在步骤805中,由于主叫GMSC/MSC并不会判别所谓SRI响应消息中所携带的地址信息到底是不是真实的被叫用户路由信息,因此,其会基于SRI响应消息中所携带的彩铃中心地址(假的被叫用户路由信息)构建一条发往彩铃中心的IAM消息。该消息首先经过SPS设备。需要注意的是,此时SPS设备将该消息中所携带的假的被叫用户路由信息(即彩铃中心的地址)更改为真实的被叫用户路由信息。其中,真实的被叫用户路由信息是该SPS设备在收到HLR所返回的SRI响应消息时所记录的。进行这样的“更改”的目的在于使得后续彩铃中心能够基于真实的被叫用户路由信息实现对被叫用户的寻呼。这一寻呼过程在步骤807中予以体现,即AIP基于真实的被叫用户路由信息向被叫用户T_MSC发送IAM消息。
在步骤808到810中,在T_MSC收到IAM消息后,寻呼相应的被叫用户。寻呼到相应被叫用户之后,T_MSC向AIP发送地址全消息(ACM),AIP再向主叫侧的MSC/GMSC发送ACM消息。之后,当被叫用户还未摘机应答时,彩铃中心向主叫用户播放彩色回铃音,当被叫用户摘机应答后,则建立主被叫之间的话路,实现二者之间的通话。
针对该技术方案,我们来看一下可能撰写出的如下独立权利要求,并做相应的分析。
版本一:
1、一种实现彩色回铃音业务的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
信令处理系统SPS接受由主叫侧GMSC/MSC发来的请求,并判断被叫用户是否登记彩铃业务;
若所述SPS判断被叫用户登记了彩铃业务,修改请求中的信息,发送给HLR;
所述SPS接收从所述HLR发回的消息,并更改消息中的信息,发送给所述主叫侧GMSC/MSC;
所述SPS接收从所述主叫侧GMSC/MSC发来的呼叫信息,更改所述呼叫信息内容,并将更改后的呼叫信息发送给放音中心,使放音中心能够寻找到被叫用户并将被叫用户所在的MSC发送的ACM发送给主叫侧GMSC/MSC,然后向主叫用户播放被叫用户定制的彩铃音。
版本一的第一个问题在于上位过狠,这首先使得该独立权利要求本身难以符合“清楚”的要求。
例如,其在第一步中指出,SPS接受由主叫侧GMSC/MSC发来的请求,至于是何种请求并未进行限定。
从之前的技术方案介绍中可以得知,只有在“请求”是获得被叫用户路由信息的请求时,才能基于该请求获得被叫用户的路由信息,进而才能基于对所获得的被叫用户路由信息的修改,使得主叫GMSC/MSC向彩铃中心发起呼叫。如果是别的请求,则不能实现后续的一系列处理步骤。
在版本一的独立权利要求中,在对“请求”没有清晰界定的情况下,HLR基于该“请求”所获得的信息是什么信息也就无法明确,也就无法从原理上说明为何对这一信息进行修改后,能够使得更改后的呼叫信息发送给放音中心,从而使得这一方案在整体上并非是一个清楚的技术方案。相应的不清楚的问题还出现在权利要求中“修改请求中的信息”、“更改消息中的信息”等内容中,读者可以类似的进行分析。
上述“不清楚”问题的出现,背后对应的是对于“上位”的误解。这种误解体现为认为上位就是删除定语,基于这种误解所进行的“上位”,是见到定语就想删,这种针对定语不分青红皂白的斩尽杀绝,是我们所说的上位过狠的表现之一,而这种上位过狠的结果是,其所得到的并非是上位概念,而是一个“模糊”的结果。
结合我们之前的讲解可以发现,一些情况下,我们对于多个下位概念所进行的上位的确是通过将下位概念中的定语予以删除来实现的。例如,之前提及的椅子的例子,对于支撑板安装于左侧扶手、右侧扶手、两侧扶手这样三个下位概念,我们的上位方式是将哪一侧的定语删掉,从而得到安装于扶手这一上位概念。由此,有人可能会认为,所谓的上位就是将特征中的相应定语删掉,也就出现了上述案例中,将“获得被叫用户路由信息的请求”这一技术特征“上位”为“请求”这样的做法。
殊不知,删除定语只是上位的表象,并非是上位的本质。从思维的角度来说,上位并不是一个“删掉”的思维方式,而是一个“抽取”共性的思维方式,只不过,在抽取出的共性中并不包括某些以定语形式出现的个性内容而已。简单的删除掉定语,脱离了上位的本质,更有可能因为其简单粗暴的处理方式,使得所得到的结果是一个“模糊”的内容。
例如,我们之前针对安装于左侧扶手、右侧扶手、两侧扶手这样的技术特征进行上位,得到扶手这一上位概念,表象上来说,我们是删掉了哪一侧扶手这一定语,但实质上是抽取了这三者的共性,即都是安装于扶手上。由于哪一侧并非是共性而只是下位概念中的个性内容,因此,在抽取共性的时候没有被抽取出来。同时,我们所抽取出的“扶手”这一共性内容,本身也满足最基础的“清楚”的要求,因此,这样的通过抽取共性所进行的上位是合理的。
由此,我们在上位的时候要注意,不要以删掉定语的思维方式来进行上位,更不能以一股脑的删掉所有定语的方式来进行上位的操作。举个不恰当的例子,在椅子的案例中,我们总不能出于“上位”的考虑,将扶手“上位”为“手”吧,支撑板安装于“手”上显然是不清楚的。同样,在“彩铃”案例中,简单的将“获得被叫用户路由信息的请求”这一表述中定语删掉,得到“请求”这一所谓“上位”概念,实质上所得到的并非是上位概念,而是一个模糊的内容。
实践中,对于如上所述的“请求”这样的过狠的“上位”,有代理师会说,我有说明书以及从属权利要求的多个下位来解释这个上位啊,因此,这个“上位”是清楚的啊,你看从属权利要求或者说明书不就明白了吗?
这其实还是混淆了“下位”和“解释”的关系。
我们所说的下位,是在上位概念本身清楚的情况下,将该上位概念所包括的其中一种下位概念体现出来,这种“下位”不是用来解释上位的,而是用来限定一个较小的保护范围的。下位存在的意义并不在于使得上位概念清楚,你也不要寄希望于通过下位来使得上位概念清楚。由此,你自然就不能通过下位来解释上位,从而实现上位概念的清楚,而是应该确保上位概念本身就是清楚的。例如,上述扶手的例子,我们并不是通过安装于左侧、右侧或者两侧扶手这些下位概念来“解释”什么是安装于扶手上。安装于扶手上本身就是清楚的,无需也不应该通过这些下位概念来“解释”。而在“彩铃”的案例中,如果上位概念仅仅采用“请求”,那么,这一概念本身就是不清楚的,即使在从属权利要求中将该请求“下位”为“获得被叫用户路由信息的请求”,该“下位”概念也起不到对“上位”概念进行解释的作用,从而使得该“上位”概念本身仍然是不清楚的。
总结来说,我们所做的上位,是一个抽取多个下位概念共性的上位概括,并不是一个简单的删除掉相应定语即可实现的模糊化处理,实践中,一定要将“上位”和“模糊”区分开,如果你“上位”的结果是一个模糊不清的内容,那么就算限定再少,也不是一个正确的“上位”。
其实,一个好的权利要求,应该让阅读者在“不听、不看、不想”的情况下就能准确的把握其所要保护的技术方案。所谓“不听、不看”是指不去听代理师对该方案的讲解,不去看说明书中对于本发明方案的详细介绍,仅仅通过权利要求的文字记载就能把握其所要保护的内容。“听和看”意味着要引入权利要求文字记载之外的其他内容,如果需要借助于这些外在的内容才能使权利要求是清楚的,那么想必该权利要求本身或多或少就已经是不清楚的了。有关“不想”的内容,重点强调逻辑连贯,我们后续会进行介绍。
当然,这种上位过狠,有可能是基于对“上位”的错误理解而出现的,也有可能是对方案理解不到位所导致的。代理师有可能对于方案的技术实现只是做到了“知其然”而没有做到“知其所以然”,只看到了技术实现的表象,忽视了技术特征对方案实现的作用,从而误认为采用其它下位特征也可以实现该方案,如此进行了错误的上位。
例如在“彩铃”的案例中,代理师很有可能就没有意识到只有在请求是获得被叫用户路由信息的请求时才能实现本发明的方案,其可能将该请求只是笼统的理解为是一个请求消息,忽视了该请求的实质内容和实现本发明方案之间的关系,从而得出只要是“请求”都能实现本发明技术方案的结论。形象的来说,代理师对于如下附图的理解,是局限于不同主体之间的消息传递的,也就是说,只理解到了谁向谁发送什么消息,而对于发送消息的目的是什么,发送这一消息和实现本发明的发明目的之间是何关系,则没有进行进一步的研究。这种对于技术方案的理解,停留在了方案技术实现的表面,只是知道这个方法要进行什么样的步骤,但并不知道为何要执行该步骤。
这种理解只能被称为“知其然”的理解。对于重现方案来说,“知其然”的理解可能就够了,但如果落实到权利要求的撰写,我们需要决定相关技术特征是否为必要技术特征,是否需要或者能够对相应技术特征进行上位,这种“知其然”的理解就不够了。准确来说,专利层面的理解技术方案应当是一个知其然也知其所以然的理解。我们不但要知道方案实现本身是什么样的,还要知道这个方案为什么要这样实现,如此才能使我们真正掌握技术方案的实质,为撰写专利申请文件做好准备。
当然,“上位”过狠除了会带来如上分析的“不清楚”的问题之外,更为直接的问题是保护范围过宽的问题。所谓上位是指对多个存在共性的下位概念进行上位概括,从而得到上位概念。要进行上位,前提是应该存在上位的基础。
所谓上位的“基础”,是指要有下位概念的支持方能进行上位。如果存在多个下位概念,或者存在一个下位概念但不排除或者很容易想到该下位概念的等同实现方式,那么就存在了上位的“基础”;反之,则不存在上位的“基础”。在上述案例中,主叫侧GMSC/MSC发来的请求就是获得被叫用户路由信息的请求,而且,只有是该请求,才能使得后续步骤得以执行进而实现本发明的技术方案,因此,该请求就是获得被叫用户路由信息的请求,针对该请求而言,并无其他实现可能。在此情况下,我们就不应也不能对“获得被叫用户路由信息的请求”进行上位了。不能因为我们前面讲了要尽可能大的获得一个保护范围,就针对任何技术特征不加区分的都进行“上位”,这样的不加区分的“上位”,过狠了。而一旦“上位”并不具有上位基础,“上位”的内容自然得不到说明书的支持,这会使得“上位”出的内容最终也无法成立。这种不具有上位的基础也进行上位,是上位过狠的第二个通常表现。
例如,在上述案例中,不明确是何种“请求”实际上包括了各种请求的情况,而实际上,只有请求是获得被叫用户路由信息的请求时,才能实现该技术方案。再例如,不明确“更改消息中的信息”是何种信息,那么,这一信息就包括了所有可能的信息,而实际上,只有将消息中所携带的被叫用户路由信息更改为彩铃中心的地址才能实现本发明的技术方案。以上种种都导致了所谓的“上位”的权利要求包括了不能实现的技术方案,这使得该独立权利要求的保护范围过宽,会基于其包括了不能实现的技术方案而出现无法得到说明书支持的问题。
讲完了上位过狠的问题,我们再来看一下所谓的独立权利要求中不同特征之间的逻辑联系问题。
上一次讲了上位过狠的问题,我们再来看一下独立权利要求中不同特征之间的逻辑联系问题。
所谓逻辑联系是指独立权利要求中的各个技术特征之间要相互依存,或者可以这样说,独立权利要求中某一技术特征的结果要能被其他技术特征用到,直到通过各个技术特征的联系,最终实现该独立权利要求所对应的技术主题。
我们以上述的逻辑联系要求来分析一下版本一的独立权利要求中所限定的各个步骤。版本一的独立权利要求如下:
1、一种实现彩色回铃音业务的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
信令处理系统SPS接受由主叫侧GMSC/MSC发来的请求,并判断被叫用户是否登记彩铃业务;
若所述SPS判断被叫用户登记了彩铃业务,修改请求中的信息,发送给HLR;
所述SPS接收从所述HLR发回的消息,并更改消息中的信息,发送给所述主叫侧GMSC/MSC;
所述SPS接收从所述主叫侧GMSC/MSC发来的呼叫信息,更改所述呼叫信息内容,并将更改后的呼叫信息发送给彩铃中心,使彩铃中心能够寻找到被叫用户并将被叫用户所在的MSC发送的ACM发送给主叫侧GMSC/MSC,然后向主叫用户播放被叫用户定制的彩铃音。
其中,在步骤的第三段中描述了“所述SPS……, 并更改消息中的信息,发送给所述主叫侧GMSC/MSC”,该特征的结果之一在于更改消息中的信息,但从该步骤之后的描述可以发现,并没有哪个步骤在文字上体现出利用所述“更改”后的结果,从而使得该“更改”成为一个逻辑上孤立的技术特征。这样的逻辑上的孤立对应两种结论:
一是该技术特征在逻辑上的孤立说明了其和独立权利要求中的其他技术特征之间并无关联。此种并无关联使得在没有该孤立的技术特征的情况下,并不会影响其他技术特征的实施,由此,该孤立的技术特征是一个对技术实现而言可有可无的技术特征,其属于非必要技术特征,不应在独立权利要求中予以限定。
二是该孤立的技术特征实际上在技术上并非孤立,而是和其他技术特征之间存在关联关系。只不过在独立权利要求中并未记载或未写明此种关联关系而已,这种未记载或未写明使得独立权利要求缺少必要技术特征或存在不清楚的问题。
版本一的独立权利要求正好对应上述第二种结论。对于消息中信息的更改,更为准确的来说,步骤803中将SRI响应消息中所携带的被叫用户路由信息更改为彩铃中心地址,当然是和其他步骤之间存在逻辑联系的。后续步骤,也就是步骤805,要利用所更改的彩铃中心地址向彩铃中心发起呼叫。只不过,这一“利用更改后的彩铃中心地址”的内容并未在独立权利要求中予以体现,从而使得该独立权利要求缺少必要技术特征。具体可参考如下附图:
图片
类似的问题还可以在版本一的独立权利要求中发现:
1、一种实现彩色回铃音业务的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
信令处理系统SPS接受由主叫侧GMSC/MSC发来的请求,并判断被叫用户是否登记彩铃业务;
若所述SPS判断被叫用户登记了彩铃业务,修改请求中的信息,发送给HLR;
所述SPS接收从所述HLR发回的消息,并更改消息中的信息,发送给所述主叫侧GMSC/MSC;
所述SPS接收从所述主叫侧GMSC/MSC发来的呼叫信息,更改所述呼叫信息内容,并将更改后的呼叫信息发送给彩铃中心,使彩铃中心能够寻找到被叫用户并将被叫用户所在的MSC发送的ACM发送给主叫侧GMSC/MSC,然后向主叫用户播放被叫用户定制的彩铃音。
权利要求1的黑体字部分记载了“SPS修改请求中的……,发送给HLR”,然而,HLR接收请求这一结果在独立权利要求1中的后续步骤中并未用到,由此使得该技术特征成为了一个孤立的技术特征。通过分析可以发现,该技术特征并非是非必要技术特征,只有在HLR收到“请求获得被叫用户路由信息的请求”后,才能根据该请求去获得被叫用户的路由信息,进而才能执行后续的将真实的被叫用户路由信息修改为假的被叫用户路由信息(彩铃中心地址)的步骤。
然而,在版本一的独立权利要求中,既没有明确“请求”是何请求,也没有明确HLR基于该请求来获得信息以及什么样的信息,这些不明确使得最初SPS发送给HLR的“请求”,成为了一个在该独立权利要求中的孤立的技术特征。但经过上述分析可以发现,此种“孤立”其实是由于缺少上述本应存在于独立权利要求中的记载所导致的,这使得该独立权利要求缺少必要技术特征,或者也可以这样说,这种对于相关内容记载的缺失,使得该独立权利要求成为了一个不清楚的权利要求。
逻辑上联系,使得独立权利要求中的各个技术特征紧密关联。我们要注意的是,在不会导致表述啰嗦的情况下,这种关联性要以文字表达出来。所表达出的逻辑关联,要能够使得独立权利要求(从属权利要求其实也是如此)能够在阅读者“不想”的情况下,也能够迅速的理解技术方案,并且确定出相应技术特征是该权利要求中所应存在的技术特征。
所谓的“不想”,是指不用去想为什么存在这个技术特征,或者说,能够通过文字表达,带着阅读者跟着代理师的思路,来理解权利要求所保护的方案。如果我们能够将各个技术特征之间的逻辑联系都以文字准确表达出来了,那么,自然就不需要阅读者再去琢磨到底在权利要求中为什么存在这个特征了。而逻辑上的联系,也能使得权利要求中技术特征始终是沿着一个逻辑脉络来进行的。当我们用文字表达将逻辑联系体现出来时,自然也就将这样的逻辑脉络呈现给了阅读者。阅读者在阅读权利要求时,只需要沿着我们文字所表达的逻辑脉络,依次去理解权利要求中所包括的内容即可,无需再自行理清权利要求的逻辑脉络,从而节省了阅读者的这一思考过程。这一逻辑脉络的作用,尤其在方法类权利要求中体现的更为明显,原因在于,方法中各个技术特征多为动作,而不同动作之间具有先后时序时,通过将动作间的逻辑关系予以明确,则能将不同时序的各个动作以一个逻辑脉络连接为一个整体,方便阅读者在该逻辑脉络下依次理解方法权利要求中的各个动作。进而,更为细致的去利用这种逻辑关系,甚至还有可能发现方法权利要求中所存在的时序上的不必要的限定。例如,在方法权利要求中,步骤A的动作结果在步骤B中没有被用到,而是在步骤C中被用到了,在步骤A、B、C存在先后时序关系限定的情况下,我们就可以产生怀疑,既然在步骤B中没有用到步骤A的结果,而是在步骤C中才被用到,那么,产生步骤A结果的动作是不是就可以不在步骤A中来执行,而是也可以在步骤B中来执行啊。如果得到确定的结论,则我们就可以相应的修改权利要求的时序限定,例如,将步骤A和步骤B放到一起来描述,消除二者之间的时序关系方面的限定。
体现特征间的逻辑联系,就意味着要用文字表达出来。不要将本就存在的逻辑联系隐含在模糊的表达中,让阅读者自己去想,或者通过说明书的相关内容去进行解释。这实际上是将客观上存在的逻辑联系,以代理师主观的认识以及由此所进行的撰写操作,而人为的消灭了。例如,上述我们分析的“所述SPS……修改请求中的信息,发送给HLR;”,以及“所述SPS接收从所述HLR发回的消息,并更改消息中的信息,发送给所述主叫侧GMSC/MSC;”,就是这样的问题。
当然,还要注意,体现逻辑联系,不能以啰嗦为代价。这主要是指,特征间的逻辑联系可能以多种方式出现,我们要注意不要在权利要求中以不同的方式来重复表达这种逻辑联系。
例如,在上述案例中,对于版本一的独立权利要求我们可以简单修改如下:
1、一种实现彩色回铃音业务的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
信令处理系统SPS接受由主叫侧GMSC/MSC发来的请求,并判断被叫用户是否登记彩铃业务;
若所述SPS判断被叫用户登记了彩铃业务,修改请求中的信息,发送给HLR,HLR获得被叫用户路由信息后,将该信息通过响应消息发回给所述SPS;
所述SPS接收从所述HLR发回的消息,并更改消息中的被叫用户路由信息,发送给所述主叫侧GMSC/MSC;
所述主叫侧GMSC/MSC接收所述SPS更改信息后的所述消息,向所述SPS发送呼叫信息;
所述SPS接收从所述主叫侧GMSC/MSC发来的呼叫信息,更改所述呼叫信息内容,并将更改后的呼叫信息发送给彩铃中心,使彩铃中心能够寻找到被叫用户并将被叫用户所在的MSC发送的ACM发送给主叫侧GMSC/MSC,然后向主叫用户播放被叫用户定制的彩铃音。
上述权利要求中,黑体字部分的表述体现了技术特征间的逻辑关系。其中,“HLR……将该信息通过响应消息发回给所述SPS;”,体现出了和后续步骤,也就是“SPS更改消息中的信息”的逻辑联系。也就是说,只有在HLR将被叫用户路由信息返回给所述SPS,才能使得SPS对该信息进行修改。但是,这一逻辑联系的文字表达有些啰嗦了。既然在“HLR……将该信息通过响应消息发回给所述SPS;”已经体现了HLR向SPS发送响应消息的含义,该内容已经使得HLR的处理能够和后续的SPS的处理建立起逻辑联系,这种逻辑联系已经通过“发回给所述SPS”这一文字表述体现出来了。由此,我们也就没有必要再在后续步骤中描述“所述SPS接收从所述HLR发回的消息”这一“接收”动作了。上述的“发回”和“接收”在文字表达上体现了两次我们所需要的逻辑联系,而在动作内容上来说,这两个动作内容又是一致的,这样的表达使得权利要求的表述有些啰嗦。
类似的问题还出现在:
所述主叫侧GMSC/MSC接收所述SPS更改信息后的所述消息,向所述SPS发送呼叫信息;
所述SPS接收从所述主叫侧GMSC/MSC发来的呼叫信息;
上述表述中同样也是针对“发送”、“接收”进行了重复的表达,使得整个表述啰嗦、不简洁。
当然,这种逻辑关系表达上的不简洁,并不一定是以“发送”、“接收”重复描述的形式来出现的。如果我们发现逻辑关系在权利要求中被重复表达,都应考虑是否有必要进行相应的删除。
版本一的权利要求中,第三个问题在于采用“结果”来进行限定而没有描述相应的技术实现,这其实也是导致上述所分析的缺少必要技术特征或不清楚的问题所在。
对于一个技术方案而言,其通过一系列的技术手段来达到某一技术效果,为了清楚的描述一个所要保护的技术方案,我们应该在独立权利要求中对构成该方案的技术手段来加以描述,如果仅描述相应的“结果”,则会导致技术手段本身的不清楚,进而影响权利要求整体上的“清楚”。
对于方法权利要求而言,技术方案是由动作这一技术手段构成的,为此,我们应该对方法中的各个动作本身进行清晰的描述,而不应寄希望于以“结果”的方式来反过来限定动作。如果纯粹以“结果”来限定动作,有可能造成动作本身的描述内容缺失,这种“结果”限定的方式并不是所谓的上位,而是一种不清楚的表达方式。
例如,在版本一的独立权利要求中:
1、一种实现彩色回铃音业务的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
信令处理系统SPS接受由主叫侧GMSC/MSC发来的请求,并判断被叫用户是否登记彩铃业务;
若所述SPS判断被叫用户登记了彩铃业务,修改请求中的信息,发送给HLR;
所述SPS接收从所述HLR发回的消息,并更改消息中的信息,发送给所述主叫侧GMSC/MSC;
所述SPS接收从所述主叫侧GMSC/MSC发来的呼叫信息,更改所述呼叫信息内容,并将更改后的呼叫信息发送给彩铃中心,使彩铃中心能够寻找到被叫用户并将被叫用户所在的MSC发送的ACM发送给主叫侧GMSC/MSC,然后向主叫用户播放被叫用户定制的彩铃音。
其描述了“所述SPS……更改所述呼叫信息内容,并将更改后的呼叫信息发送给彩铃中心,使彩铃中心能够寻找到被叫用户”这一内容。基于之前的技术讲解可以得知,SPS更改呼叫信息中的内容具体而言是要将其中的彩铃中心地址更改为真实的被叫用户路由信息,只有如此,才能使得后续彩铃中心能够基于真实的被叫用户路由信息寻找到被叫用户。
然而,在版本一的上述论述中,只是泛泛的指出更改呼叫信息中的内容,并未明确该内容是何内容以及修改为什么样的结果。之后,采用“结果”的方式对该“更改”予以限定,即,将该“更改”限定为能够“使彩铃中心能够寻找到被叫用户”所进行的“更改”。貌似这样的描述方式获得了一个很宽的保护范围,将所有可能实现上述“结果”的方式都囊括其中,但是,其并没有对更改这一动作本身进行清晰的介绍。对于本领域技术人员而言,其在看了上述的表述之后,只能知道要实现何种结果,但无法知道通过何种手段来实现该结果,从而使得该权利要求所记载的方案是一个对于本领域技术人员来说不清楚的技术方案。
这里,要对上位概括和结果式的限定加以区分。所谓的上位概括,其目标仍然是各个下位的技术实现,上位并非是将各个下位概念模糊化,而是要找出各个下位概念的共性所在,并基于此得到一个由该共性所限定出的技术实现。而所谓的结果式的限定,是将技术实现手段中本应具备的相应内容删除,仅仅描述技术实现后所带来的结果,用这一结果反过来解释缺失了相应内容的技术实现。结果式的限定造成技术手段的不完整、不清楚,这一不完整也不能通过“结果”的方式予以弥补。由此,“结果”式限定中的所谓“结果”,并非是技术手段本身,这样的“结果”式的限定,并不能带来所谓的上位,而只会带来不清楚的问题。
针对版本一,我们后续会分析“基本概念”以及“形式错误”这两个问题。
我们再来看版本一独立权利要求中的下一个问题,有关“基本概念”的问题。这是一个简单到十分容易被人忽略的问题,但这一问题却对权利要求的保护范围有很大的影响。
版本一的独立权利要求如下:
1、一种实现彩色回铃音业务的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
信令处理系统SPS接受由主叫侧GMSC/MSC发来的请求,并判断被叫用户是否登记彩铃业务;
若所述SPS判断被叫用户登记了彩铃业务,修改请求中的信息,发送给HLR;
所述SPS接收从所述HLR发回的消息,并更改消息中的信息,发送给所述主叫侧GMSC/MSC;
所述SPS接收从所述主叫侧GMSC/MSC发来的呼叫信息,更改所述呼叫信息内容,并将更改后的呼叫信息发送给彩铃中心,使彩铃中心能够寻找到被叫用户并将被叫用户所在的MSC发送的ACM发送给主叫侧GMSC/MSC,然后向主叫用户播放被叫用户定制的彩铃音。
在版本一的独立权利要求的最后,限定了向主叫用户播放被叫用户定制的彩铃音。这里涉及权利要求的基本概念的问题。
所谓权利要求的基本概念特指独立权利要求主题所对应的基本概念。在撰写独立权利要求时,我们要考虑主题的基本概念所必需涵盖的技术特征有哪些,在确定独立权利要求所应包括的必要技术特征时,要紧扣住基本概念,既不能缺失基本概念所应包括的技术特征,更不能超出基本概念所涵盖的技术特征的范畴,增加无谓的限定。
例如,对于彩铃业务而言,其所播放的彩铃可以是被叫用户所定制的,但完全也可能播放由系统默认设置的彩铃,此时,所播放的彩铃是一个无需被叫用户定制的彩铃。基于这一基本概念,我们在撰写独立权利要求时,就不应该将彩铃业务这一基本概念限缩于只能是播放被叫用户定制的彩铃,这和彩铃业务这一基本概念并不完全契合,增加了不必要的限定,限缩了保护范围。由此,在版本一中,只需在其限定的步骤最后描述“向主叫用户播放彩铃”就可以了。
对于基本概念,除了不能增加基本概念范畴之外的不必要限定外,还要求权利要求中的所有技术特征最终能够实现该基本概念。例如,对于实现彩铃业务的独立权利要求而言,最终要落到播放彩铃这一步,至此方能实现主题所对应的基本概念,达成“扣住”的目标。
引申出的问题是,如果基本概念所对应的内容很多,是不是需要将这些内容都体现在独立权利要求中呢?
应当注意,如果某一内容属于和发明点无关的现有技术,并且其不是和基本概念直接对应的内容或者是能够通过权利要求的主题得以隐含公开的内容,那么,出于权利要求撰写“简洁”的考虑,这样的内容可以在独立权利要求中不做描述。
例如,对于一个主题是照相机的产品权利要求而言,其基本概念是“照相机”,当其改进仅仅在于快门,而镜头和快门的改进并无关联的情况下,由于镜头与快门这一发明点无关,且基于“照相机”这一基本概念已经能够隐含公开包括镜头这一内容,此时可以在独立权利要求中不再体现镜头的描述。
再例如,对于上述案例而言,彩铃业务作为方法权利要求的主题,在该方法的实现中,尽管最终彩铃中心向主叫用户播放彩铃和发明点无关,但是由于该内容直接对应于“实现彩铃业务”这一基本概念,因此,即使其属于现有技术,还是应当将其体现在独立权利要求中。
针对上述案例,我们可以结合基本概念的要求想一下,该案例的技术方案中包括,在被叫用户摘机应答后,接通主被叫之间的话路,实现主被叫之间的通话,对于这一内容,是否有必要体现在独立权利要求中呢?
版本一的权利要求中还存在形式错误的问题。这个问题看似是小问题,但却有可能带来大的影响。
在该权利要求1的第一步中描述“信令处理系统SPS接受由……发来的请求”。这里的“接受”实际上是一个笔误,本应为“接收”。看似只是一字之差,但却有可能对保护范围的造成影响。
“接收”体现的是从另一方收到相关的内容,体现了一个不同实体间的消息传递过程。但“接受”就不一样了,其强调的是对于相应内容的肯定、承认。如果权利要求1中的表述是“接受”,那么直接体现的含义是SPS设备对于发来的请求的肯定,但实际上,该技术方案中并不涉及到对于请求的接受与否,进而,原本该步骤所想要表达的请求传递的含义,也不能通过“接受”直接的体现,充其量只能间接的去这样解读:在对于“发来的请求”进行“接受”的情况下,自然首先要先“接收”该请求。这样的解读尽管也能将“接收”的含义解读出来,但这毕竟是“间接”的解读,而非直接的、清楚的文字表达。在这个专利申请涉及到向国外申请时,问题会进一步的延伸。当进行中译英的翻译时,“接受”会被翻译为accept而非receive,二者含义显然不同。
上述的形式错误影响了权利要求的保护范围,但更为重要的是,一旦出现了形式错误,代理机构内部的老师、专利申请人的审核人员会基于这样的形式错误而对撰写该案的专利代理师产生不信任,信任一旦失去就很难重建,这将对专利代理师的实际工作带来很大的影响。他们会认为你工作态度不认真,对你和你完成的工作不放心。
说到工作态度的问题,我很庆幸能够在刚刚进入专利代理行业时遇到了非常好的老师。指导我的老师中,琦老师逻辑严谨、一针见血,往往一眼就能看出申请文件中的逻辑问题;玲老师春风细雨、和蔼可亲,对我写的申请文件中的各个问题都会全面、细致的审核,并给予耐心的指导。这些老师都有一个共同的特点,那就是工作态度极其认真、做事非常严谨。不论是对于技术方案的理解、申请文件的文字表达、权利要求中特征的取舍,他们都是精雕细琢,真正体现了代理工作的“良心”。
给我印象最为深刻的是王丽琴老师。王老师是老清华,指导我的时候虽然岁数挺大的了,仍然在审核我的案件前仔细阅读技术交底材料,在审核过程中认真阅读申请文件、仔细听我并不专业且又错误百出讲解。王老师看案子看的很细,细致到什么地步呢?当年我写好的一个案子,申请文件中的一个表述是英文缩写,而该英文缩写后面的“逗号”,我忘记切换输入法了,所以输入进去的就是一个英文格式的逗号,这一问题王老师都看出来了,并要求我进行修改。如此严谨的工作态度、认真踏实的工作作风,深深感动了我、帮助了我,使我后续的职业生涯受益无穷。在实质问题的审核上,王老师也能运用严谨的逻辑,将复杂问题简单化,高屋建瓴的给予我相应的指导。
正是这些老师的指导,使我掌握了逻辑主线和工作态度这两个我认为的专利代理工作中最重要的武器,在此感谢我的这些老师们!
我们说回工作态度的问题啊。如果一个专利代理师工作态度不认真,对于形式错误的问题不重视,放任自己出现形式错误,以此工作态度来工作,即使工作时间再久,也断无成为一个好的专利代理师的可能。
我记得我指导过一个专利代理师,这个代理师哪都好,方案理解快、沟通顺畅、逻辑严谨,唯独就是总是出现错别字这样的形式错误。我苦口婆心的和这个代理师做了多轮的思想工作,告诉他要认真,不要出现形式错误,出现形式错误有很严重的不良影响。这个代理师口头都表示接受了,可是还是出形式错误。我后来都想放弃他了。到了年终谈话的时候,我又很严厉的批评了这位代理师的工作态度问题,告诉他一定不能再出大量的形式错误了。这个代理师几乎声泪俱下了,说一定改正。扭头回来,你们猜怎么着?
他提交了一份工作总结给我,在工作总结里面说一定要改正形式错误的问题,结果在他这个总结里面还是一堆的形式错误。我拿着他的总结问他这怎么解释、怎么办?还是那样,他说他这次一定改!
不知是因为这次被羞臊到了、被触动了、还是太阳从西边出来了,他从这以后真的不怎么出现形式错误了。不但如此,他还以挑我的形式错误为荣、为乐。我很享受他如此做,更享受他克服了这一原本不难克服的短板,成为了一名优秀的专利代理师。
我希望能够通过上述真实、具体的例子,让大家认识到形式错误所折射出的工作态度问题的重要性。一定要保持认真、严谨的工作态度,才能做好专利代理工作,才能成为一个好的专利代理师。
我们后续对上述案例的版本二的独立权利要求进行分析。
想写好专利,先学习这几点
有人说,写专利申请文件就像二次发明创造,每一件写好的专利都是智慧的结晶。
工欲善其事,必先利其器。
一个专利代理人要想写好专利,必须对专利有深刻的认知。
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共计21部分内容,61节课,具体如下:
1.理解专利制度和授权基本要求
2.以专利思维理解及描述技术方案
3.权利要求的撰写
4.说明书及附图的撰写
5.案例1:申请全文撰写案例练习
6.案例1:申请全文撰写案例讲解
7.复杂案例的分析和撰写
8.权利要求的布局和保护角度
9.专利检索基础
10.技术交底的完善及说明书的扩展
11.案例2:复杂案例撰写练习
12.案例2:复杂案例撰写讲解
13.新颖性创造性的分析
14.新创性缺陷的答复修改
15.其他主要缺陷答复修改
16.案例3:修改答复案例练习
17.案例3:修改答复案例讲解
18.案例4:实际完整案例撰写一练习
19.案例4:实际完整案例撰写一讲解
20.案例5:实际完整案例撰写二练习
21.案例5:实际完整案例撰写二讲解
申请专利应该从何入
中国专利有三种类型:发明、实用新型和外观设计。
发明和实用新型是保护技术方案的。什么样的技术是受到保护的呢。很简单,就是能在产业上被应用并在一定程度上能够复制的技术。
技术分为两种:社会科学和自然科学。社会科学是规范人类行为的,这种不能得到专利保护。例如:一种阶梯税收方法,虽然这种方法使用APP来实现,但是,其本质仍然是对社会行为的规范,其利用的APP并没有对软件技术做出改进,因此,不能得到专利的保护。如果对软件技术做出了改进,那么这种改进其实是一种与税收无关的技术,也可以应用到其他APP上,此时就可以申请专利。
也并不是所有的自然科学都可以申请专利。例如,发现了勾股定理,这种发现没有应用到产业上就不可以得到专利保护。如果是利用了勾股定理提高了车架的稳定性,则该车架或车架的生产方法可以得到专利的保护。
外观设计保护的是一种工业设计,例如:一个杯子的造型,或者一个带有图案设计的杯子。当然,为了跟商标有区分,杯子上的图案设计不能是起标识作用的。
我国实行的专利法中,采用的是先申请制,即谁先向专利局递交了专利申请,那么该专利就是谁的。在这种制度下,越早提交对申请人越有利。
企业在做项目的时候,应该是在项目启动时就开始着手进行专利申请的工作,此时,虽然项目还没有最终完成,但是,对于已经讨论出的方案就可以申请专利了。
同理,发明家自己在申请专利的时候,也应该采取尽早申请的原则,在自己想法出现的时候,就可以考虑着手进行专利申请。如果等到最终的产品成型再进行专利申请,那可能会贻误专利申请的时机。
所以,专利申请应该越早启动越好。
在专利法的规定中,专利中要求保护的技术必须能够实现。需要注意的是,这里并不是说一定要造出产品才能算实现,而是说只要在原理上能够实现就能申请,也就是说,这些技术构思只要在技术上是行得通的,那就可以申请专利。
申请专利确实要公开比较多的技术内容,让审查员觉得专利中涉及的技术能够实现。不过,如果技术涉及到技术秘密需要保留的话,那在申请过程中就要注意撰写方式了。
专利申请文件作为一种公开的文件,所有人都能够在专利局的网站上看到。专利申请文件公开的目的就是让后人能够借鉴先人的技术,站在先人的基础上进行创新,从而促进技术的进步。
因此,在别人专利的基础上进行改进,不会侵犯别人的专利权。侵犯专利权指的是,如果我们按照别人的专利生产出产品,这时候是侵犯专利权的。但是,如果只是根据该专利进行了技术改进,目的是为了申请专利,这是不会侵犯别人的专利权的。
需要注意的是,我们能看到的专利文件都是公开的文件,那么这些公开的文件就是现有技术,专利保护的是创新的技术,所谓创新是指跟现有技术不但要有区别,而且区别还要足够大。因此,我们在基于别人专利进行改进的时候,如果改动的地方不够大,很有可能会让审查员认为创新性不足,最终驳回我们改进的专利申请。
综上,基于别人的专利进行改进是可以申请专利的,这不会侵犯在先专利权人的任何权利,只不过需要注意:改进要足够大,这样才有可能获得新的专利授权。
专利申请包括两部分费用:(1)专利代理的费用,这个就好比是房屋中介收取的中介费。(2)国家知识产权局收取的费用,我们称之为官费。
不同的机构收取的不同代理费,不同的专利类型收取的费用也不同,一般来说:
发 明 3500到10000多元不等;
实用新型 1500到4000多元不等;
外观设计 500 到2000多元不等。
收费的多少取决于代理机构的大小以及技术方案的难度。
官费在国家知识产权局收费表有公布,目前费用如下:
发明申请阶段总计:3450元
实用新型和外观设计申请阶段总计:550元
如果符合专利费用减缓的话,一个申请人可以减掉85%,具体可以见费用减缓方法。
这样计算下来,减缓后发明申请阶段官费只有500多元,实用新型和发明只有不到100元,费用开销的大头是代理费用。
发明的费用大概是实用新型费用的几倍,外观设计最便宜,可以根据实际情况选择不同的类型。
专利保护两类:一类为方法,例如生产飞碟的方法;一类为产品,例如一种飞碟。产品可以分为两类:一类是产品有形状和构造,并且形状构造发生变化之后肉眼看得见,例如一种火箭;一类是产品无形状构造,例如软件,或者有构造但人类看不见,例如保护组成成分的药品。
对于上述的内容,发明均保护。实用新型仅仅保护能被肉眼看见的改变了形状和/或构造的产品。如果一个产品中包括软件的改进,那该改进是没有形状构造的,则不能申请实用新型。
因此,能申请实用新型的就一定能申请发明,能申请发明的不一定能申请实用新型。
发明最长保护期限是20年减去审查时间;实用新型最长保护期限是10年减去审查时间。
发明的审查经过两个审查过程,第一个是用来查明显笔误等低级错误的初步审查,第二个是用来检查创新程度是否足够的实质审查。因此,其审查时间大概是1.5年到3年,这个时长也跟申请人运气相关。实用新型的审查只有一个审查过程即初步审查,因此,其审查时间大概是几个月
首次申请是指申请人将一个技术方案作为专利申请首次递交到国家知识产权局。
如果申请人发现该申请文件存在错误或者漏洞,在专利制度上有很多补救的机会,例如:主动修改、被动修改、要求优先权、分案申请等等。这就给很多申请人带来了误解,认为首次申请的撰写质量不重要。这其实是错误的观点。
上述的各种补救机会均有一个大的前提条件,那就是必须以首次申请文件的内容为基础来进行,也就是说后续申请人无论采取哪种补救措施,其补救的内容都是逃不脱首次申请的内容框架的。
我见过很多申请人,在首次申请之后,为了弥补申请文件中的漏洞采用了各种各样的补救手段,这些手段一方面无法做到真正的补救,另一方面也产生了更多的专利申请,这些专利申请之间的关系错综复杂,稍不留神就会导致致命的错误。
因此,虽然专利申请是先申请制,但是,在不需要跟竞争对手抢申请日的情况下,申请人还是应该留有足够的撰写时间,争取在首次申请的时候,就递交一个完美的专利申请文件,这对于后续的专利策略的使用至关重要。
发明和实用新型专利申请文件有两大部分:权利要求书和说明书。这其中最重要的是权利要求书。因为权利要求决定了一个专利被侵权和被授权可能。
假设一个技术方案是铜做成的水杯,利用了铜在热水中释放有利身体健康的金属电子的特性,该水杯具有了养生效果。
权利要求如下:
- 一种水杯,使用铜制成,并且带有杯盖。
此时,有人发现铝也具有同样的性质,使用了铝做成了一个水杯。由于产品要包括权利要求中的所有技术特征才侵权,该铝水杯没有包括铜,也没有包括杯盖,因此不侵权。为了使权利要求涵盖的保护范围更加广一些,可以写成: - 一种水杯,使用金属制成。
此时,铝水杯侵权。但是,如果现有技术中有一种银质的水杯,那么该权利要求就涵盖了现有技术,即跟现有技术比创新不够,不能获得授权。从上面两个例子可以看出,如果需要范围大保护力度广,则权利要求少写字,如果需要获得授权则权利要求多写字,这需要平衡。下面就写一个合适的: - 一种水杯,使用在水中释放电子的金属制成。
检索必须要做。
而且,应该在您有初步想法的时候就开始检索。我遇到过一些发明家,他会跟我说,他的产品在市场上是没有的。专利讲究的是在现有技术中是没有的,市场只是现有技术的一个方面而已,很有可能该技术已经发表过论文,或者已经申请过专利,但由于其他原因而没有生产上市。
因此,在进行创新的时候,一定要先进行检索,一方面可以保证自己创新的内容不落入别人专利的保护范围;另一方面也可以确定哪些技术在申请专利之后是有可能获得授权的。
专利检索可以在国家知识产权局网站进行:国知局检索平台; 或者也可以使用其他的商业检索平台,例如吉江数据。
检索的使用也很简单,可以输入专利的申请号、专利的文献号、关键词等。关键词可以选择技术特征,也可以选择效果特征,可以选择上位概念,也可以选择下位概念。总之一句话,会使用淘宝检索商品就会使用检索引擎检索专利。
需要注意的是,专利的用词有时候不统一,如果检索不到,则可以换几个说法再试试。例如手机可以换成移动终端或者智能设备等等。
一个成熟的专利代理师,我认为大概需要三年左右的时间,一般撰写500件左右的案子之后才能趋近于成熟。
发明人即使在学习了专利撰写课程之后,几乎也无法上手写自己的专利。因此,找一个专业的专利代理还是很有必要。
那为什么我建议发明人学习专利撰写课呢?
这是因为,即使发明人无法自己撰写专利,也应该知道什么样的专利是好的,什么样的专利是不好的。对于自己审核代理人所撰写的专利申请文件是很有帮助的。
就好比是,一个美食家不一定需要会做美食,但是,必须知道什么样的美食是好吃的,当然,如果知道美食是怎么做出来的,那这个美食家就能更好的品鉴和选择美食了。
如果您不是为了从事专利代理这一行,我也不建议将专利申请撰写研究的过于深入,因为这会耽误您大量的时间。将专业的事交给专业的人做,是比较经济的做法。
如果您的技术比较复杂,专利代理人无法理解,或者您不相信专利代理人能够理解,那您可能还需要花一些必要的时间,让代理人稍微跟您学习一下该技术,这种技术的沟通是非常必要的
虽然我不想明说,但是,专利代理确实是一个良心活。对于一个老的专利代理人来讲,其偷点懒写的稍微含糊一点,一般人是看不出来的。
大的代理机构有好的代理人,但是,如果申请量小的话,申请人基本不会被重视,自然也就不会有好的代理人给小申请人写案子。小代理机构也有好的代理人,但是,可能不好的代理人更多。不过,大代理机构倒是流程会比小代理机构规范好多。
因此,对于小申请人来说,找代理机构不如找代理人。一个合适的代理人对于专利申请来说是至关重要的。这就好比是婚姻一样,一看缘分,二看自己的眼力。眼力再好,遇不到合适的也不行;缘分再好,不会挑也不行。缘分的问题我解决不了,我相信您看到这段话,就是有缘人。眼力的问题我可以帮您提高:
- 一看代理人的领域,一个电学代理人能不能写药品案子?能。这就好比是让一个挖鸡眼的大夫去给您做双眼皮,能不能做,当然能,只要您不怕就行。
- 二看代理人的态度,真诚二字足够,这个就需要您自己去体会和了解了。反正多聊聊天是没有坏处的。
祝您顺利,如果实在找不到,记得考虑一下我。
隆天律丛∣浅谈专利撰写的前期准备工作和说明书撰写
引 言
随着中国专利制度的发展,专利保护在中国不断加强,越来越多的企业通过专利来保护自己的产品,专利成为企业参与市场竞争中不可或缺的一部分。
随着企业对专利的重视,企业对专利质量的要求越来越高,相应地,对专利代理师的要求也越来越高。为了适应企业越来越高的专利质量要求,笔者认为专利代理师在拿到企业提供的交底书、启动专利撰写后,需要完成和注意以下事宜。
(一)
技术方案客体的判断
为了避免在专利审查阶段被审查员认为存在客体问题,专利代理师在撰写申请文件之前,首先应该对交底书中的方案是否满足专利法规定的客体进行初步判断。特别是涉及商业方法、医疗诊断方法或者人为定义的规则的方案都可能存在客体问题。
若交底书中的方案存在客体问题,专利代理师要及时与企业的专利工程师进行沟通,以确定如何规避客体问题。
(二)
确定技术方案未使用公开或者其他方式公开
对于企业来说,专利申请需要一个周期。现在企业产品的更新换代较为迅速,特别是互联网企业,产品的更新换代周期很短,经常在很短的时间内更新一个新的版本。例如在疫情期间,在线会议能够很好地解决企业员工之间的会议需求,针对企业员工的会议需求,许多互联网公司迅速推出了各种可以在线会议的产品。在在线会议产品中增加“添加附件”和“添加会议纪要”等功能能够很好地提高会议效率。由于市场需要,该功能需要在在线会议产品尽早推向市场。这种情况下,专利代理师要有意识地和客户充分沟通产品新功能的上线时间,务必在新功能上线前提交专利申请。在需要的情况下,也可以先将相关技术方案提交作为优先权申请。论文发布和标准提案也是需要避免在专利申请提交前完成。
(三)
对技术方案进行查新检索
想要撰写出高水平的专利申请文件,专利申请前的查新检索尤为重要。所谓知己知彼,百战不殆。如果申请专利的技术是己,那么通过查新检索找到在先公开文献则是彼,只有将二者结合分析,方能明白真正的创新点在哪,创新程度有多高,便于为是否申请专利、申请何种类型的专利、获得多大保护范围提供决策支撑。
笔者建议,在撰写申请文件之前,专利代理师可以从以下几个角度进行检索。
1
针对发明人和申请人的在先专利申请进行检索
对申请人或者发明人的在先专利进行检索有以下效果:
1)快速、便捷地理解交底书中的背景技术。专利技术是一种走在前沿的技术,对于专利代理师来说,如何更快更好地了解到交底书中的背景技术,是开始一份专利申请文件撰写的重中之重。那么,查看申请人或者发明人的在先专利申请,则是了解专利交底书的背景技术的一条捷径。
通过对申请人或者发明人过往专利的检索,既能使得专利代理师尽快地了解交底书中的背景技术,又可以学习撰写在先申请文件的专利代理师的撰写思路,是专利新人学习专利撰写的一条捷径。
2)便于权利要求的布局,避免落入申请人或发明人在先申请文件的保护范围内。
一般来说,客户在进行项目研发时,技术的发展是递进式的。随着时间的演进,发明人会为解决同一技术问题提出不同的技术方案,每一个方案可能仅针对上一技术方案提出了一点点的改进。
针对上述情况,专利代理师更应该针对申请人或者发明人的在先申请文件进行检索,以确定在先申请的保护范围,以避免此次权利要求的布局落入在先申请文件的保护范围内。
2
针对本领域的在先专利进行检索
一般来说,在针对申请人或者发明人的在先专利申请检索完成之后,还应该针对本技术领域内的专利进行检索,尤其是竞争对手企业的专利进行检索。以更为准确地确定本方案的新创性和权利要求的布局。
除了上文中介绍的专利撰写的前期准备工作,对于专利撰写中说明书附图的制作和说明书的撰写也分享一些自己的处理方式。
(一)说明书附图的制作
说明书附图作为专利申请文件的一部分,其作用在于以图形补充说明文字部分的描述,使人能够直观地、形象化地理解发明或者实用新型的技术方案。附图的制作首先要注意如下一些形式问题:
1、附图不应适用工程蓝图、照片;
2、附图应使用制图工具按制图规范绘制;
3、附图应当用阿拉伯数字顺序编号排列;
4、附图的清晰度和大小应当保证图缩小到三分之二时仍清楚地分辨出图的细节;
5、同一零部件的附图标记应当前后一致,并且与说明书相同,附图中不应缺少说明书中提到的附图标记;
6、多页附图应当用阿拉伯数字连续编页码;
7、附图中除必要的关键词外,不得有文字注释,关键词应当使用中文,必要时用外文做出说明,可以将外文加括号注于中文的一侧;
8、结构框图、逻辑框图、工艺图应当在其框内标注出必要文字和符号;
9、同一附图中应采用相同比例绘制,为清除显示其中某一部分,可放一幅放大图。
笔者认为,专利代理师制作说明书附图在满足上述要求的同时,还应满足以下要求,以提高专利申请的撰写质量。
1)说明书附图中应该提供应用场景图。该应用场景图应该结合方案的具体应用场景制作,不要单纯的套用模板。
2)针对重点实施例能提供足够多的图进行支撑。专利代理师在撰写过程中要对各种可能的变形进行扩展。
3)一个实施例的步骤很少,例如只有两个步骤,在这种情况下最好结合其他实施例作图,以使该实施例丰满。
4)如果技术方案中涉及有可视化的产品,最好提供可视化产品图。若发明人没有提供可视化产品图,专利代理师可根据技术方案自己制作对应产品图。
5)以GUI制作标准制作可视化产品图。
(二)说明书的撰写
说明书的主要功能是清楚、完整地公开创造或实用新型,使所属技能领域的科技人员可以了解和施行该创造或实用新型。在专利撰写中规定,说明书应该满足以下要求:
1、清楚、完整地写明发明或实用新型的内容,不能隐瞒任何影响发明技术方案实现的实质性的技术要点。
2、说明书中要保持用词一致性。要使用该技术领域通用的名词和术语。
3、使用国家计量部门规定的国际通用的计量单位。
4、说明书中可以有化学式、数学式,说明书的附图应当附在说明书后面。
5、不能使用商业性宣传用语、意义不确切的语言,以地点、人名等命名的名称,商标、产品广告、服务标志等。不允许有对他人或他人的发明创造加以诽谤或有意贬低的内容。
6、涉及外文技术文献或无统一译名的技术名词时要在译名后注明原文。
笔者认为,专利代理师在满足上述要求的同时,还应满足以下要求:
1
不同的实施例要分开撰写
不同实施例之间最好分开作图、分开撰写,尽量不要杂糅到一起。这样在答复审查意见时,能够更快更好地找到支撑技术方案,便于答复。
2
针对第一次出现的名称要进行多层次解释
首先需要进行比较上位的解释,比如下定义式的解释;然后再进行较为具体的解释或者举例解释(在进行举例解释时,请注意扩展,例如交底书中提供的实例为电脑,可以考虑是否扩展为平板电脑、手机、可穿戴设备等)。
例如,针对区块链中目标交易的交易属性可以首先进行下定义式的解释:能够对区块链中目标交易进行描述的特征就是目标交易的交易属性,例如目标交易的交易名称、交易类型等可以对目标交易进行抽象描述的特征。
3
对技术方案进行多层次性解释
对方案进行解释时,首先要进行较为上位的解释,然后对该技术方案进行较为具体的解释或举例,最后再对该技术方案进行扩展(以避免该技术方案得不到说明书的支持)。
4
技术效果的描述
技术效果的描述要基于技术方案,是可以从技术方案中可以直接得到或者推导出的技术效果。
另外,若某个实施例的技术方案的新创性不高,笔者建议针对该实施例中的创新性较强的技术细节进行较为完善的技术效果的描述,以便在答复审查意见时提供较多的技术支撑。
以上就是笔者在专利撰写中,为提高撰写质量总结出来的一点心得体会,文中若有不当之处,还请大家多多批评指正,谢谢。
Experience
视点|浅议在专利撰写过程中对专利法第二十六条第四款的把握尺度
《中华人民共和国专利法》第二十六条第四款(A26.4)对于专利代理师来说,应该是一条很熟悉的法条。该法条规定:“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围
”。
该法条是笔者在进行实务撰写过程中用于衡量所撰写权利要求书、说明书的硬性标准之一。但是,把握到何种程度可以认为权利要求书清楚,是在实务过程中常常困扰笔者的一个问题。
若把握得过紧,可能会造成权利要求书、说明书不够简明,增加案件处理成本,甚至直接影响到专利的合理保护范围;
若把握得过松,在文件定稿阶段、实审阶段可能会增加与客户审核人、专利审查员之间的沟通、修改成本。
可见,权利要求是否清楚依然属于专利撰写的质量底线,是不容动摇的。但是如何把握好度也需要注意,一味过度注重清楚可能也不可取,需要结合专利生命的不同阶段对权利要求清楚的要求来综合考虑。
由于专利本身赋予的垄断权,在权利侵权过程中,权利要求是否清楚会直接影响到保护范围的认定和专利侵权认定。也是衡量权利要求针对A26.4的把握尺度的试金石。
接下来引出涉及权利要求清楚(A26.4)的两个专利侵权案例与大家一起探讨。
案例一
“防电磁污染服”案
”
该案例涉及一件实用新型专利(下简称涉案专利)的专利权纠纷,涉案专利的专利名称为“防电磁污染服”,专利权人为柏万清。
其发现成都难寻物品营销服务中心(下简称难寻中心)销售了上海添香实业有限公司(下简称添香公司)生成的疑似侵权产品(一种防辐射装)后。起诉难寻中心、添香公司对被诉侵权产品的生产、销售行为侵犯了涉案专利的专利权。
涉案专利的权利要求1包括:
一种防电磁污染服,包括上装和下装;服装的面料里设有起屏蔽作用的金属网或膜;起屏蔽作用的金属网或膜由导磁率高而无剩磁的金属丝或者金属粉末构成。
”
该案通过一审、二审、再审一直打到了最高院,在整个侵权争议过程中,焦点在于涉案专利权利要求1中“导磁率高”这一特征是否导致专利权保护范围不清楚上,这一认定会直接影响被诉侵权产品是否侵权。
首先普及一下导磁率,导磁率具有相对导磁率和绝对导磁率等概念之分,针对不同概念的导磁率,计算导磁率的计算方式也不尽相同。而且导磁率并非常数,会随着磁场强度的变换而发生变化。
在展开说明该案例之前,为了便于读者理解,先引出相关的另一条法条,《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款,该法条规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。可见,准确界定专利权的保护范围,是认定被诉侵权技术方案是否构成侵权的前提条件。
而在涉案专利的说明书中,完全没有记载导磁率在涉案专利技术方案中是指相对导磁率、绝对导磁率还是其他概念,也没有记载导磁率高所指的具体范围,也没有记载包括磁场强度在内的计算导磁率的客观条件。这就导致了专利权人通过说明书,无法清楚解释权利要求中的“导磁率高”。
专利权人虽然进一步引入了公知常识证据试图解释该特征,然而公知常识证据中对“导磁率高”这一特征的解释并不统一,在不同的场景下有着不同的定义区间,且含义非常宽泛。
最高院得出的结论是,由于根据涉案专利说明书以及专利权人柏万清提供的有关证据,本领域技术人员难以确定权利要求1技术特征“导磁率高”的具体范围或者具体含义,不能准确确定权利要求1的保护范围,无法将被诉侵权产品与之进行有实质意义的侵权比对。从而导致保护范围不清而无法进行侵权比对,被诉侵权产品不能被认定为侵权。
通过该案例可以看出,权利要求保护范围清楚是侵权判断的基础,如果权利要求书的撰写存在明显错误或者瑕疵,不能确定权利要求中技术术语的具体含义,无法准确确定专利权的保护范围的,则无法将被诉侵权技术方案与之进行有实质意义的侵权比对。
通过这个案例可以看出,权利要求书中特征、术语是否清楚在专利侵权阶段实际上非常重要,是用于界定专利保护范围的基础。权利要求能否清楚界定专利权人请求保护的技术方案、限定专利权的保护范围,直接影响到社会公众能否以合理的确定性了解专利权的便捷,从而有意识地避免专利侵权行为的发生。
由此可见,权利要求“清不清楚”是撰写阶段非常需要注意的问题。权利要求限定的保护范围不清楚,不仅会在撰写、授权阶段出现问题,还是宣告专利权无效的法定理由之一,甚至还可能导致人民法院在专利侵权诉讼中,做出因保护范围无法确定而认定不构成侵权的终审判决。
案例一结语
笔者认为,该案例中“导磁率高”这类问题,实际上是很多专利代理师在实务撰写过程中都会遇到的。发明人在交底书中或沟通中会提供一些术语、限定特征等技术信息,发明人在自身对本领域的理解高度上,可能理所应当的认为上述技术信息是非常清楚的,没有必要过多解释的。
如果专利代理师在沟通、理解技术方案时不具备敏感性,可能也会落入发明人的惯性思维中,潜意识的认为一些技术信息不需要过多解释就是清楚的。
然而,很多发明人对本领域的技术认知是远高于专利法所规定的“本领域技术人员”。根据《审查指南》第二部分第四章第2.2节关于“所属技术领域的技术人员”的教导,所属技术领域的技术人员被假定知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验的手段和能力,但他不具有创造能力。
也就是说,发明人认为清楚的技术信息,可能在本领域并不具有统一的认知。若不在权利要求书或说明书中对其进行适当的解释、说明、定义,可能会导致专利申请在后续授权、确权、侵权阶段遭遇A26.4的挑战。
一个成熟的专利代理师应当具备A26.4的敏感性,避免理所应当的惯性思维,在专利撰写过程中需要准确的定位到可能含义模糊的技术信息,例如形式上包含“高”、“低”、“强”、“弱”等含义不确定的技术术语,首先是要尽量避免使用这种不清晰的用词,其次在需要使用时,应在权利要求书或说明书中进行适当的解释、说明,避免出现案例一所面临的窘境,为客户带来不必要的损失。
IPCreator扩充:不打小抄/不大小超,一本/以本
案例二
“空转锁”案
”
该案例涉及一件实用新型专利(下简称涉案专利)的专利权纠纷,涉案专利的专利名称为“一种空转锁的装置”,上海坚固锁业有限公司(下简称坚固公司)享有涉案专利的独占使用权。坚固公司诉上海摩的露可锁具公司(下简称露可公司)未经许可生产、销售了涉案专利所保护的产品(被诉侵权产品)。
涉案专利的权利要求1为:
- 一种空转锁的装置:包含钥匙(1)、锁芯(4)、锁体(8),其特征是,所述锁芯(4)的一端供钥匙(1)插入,另一端设有旋转推进器(5),伸缩联动器(6)一端与旋转推进器(5)相邻,另一端设有伸缩杆,锁体(8)一端或锁体(8)外圆设有供伸缩联动器(6)向外伸出的通道(11),锁体(8)的外圆与外壳(2)的内圆之间装有阻尼弹簧(9)和定位钢球(10)或阻尼弹片(12)和定位凸台(13)。
”
该案也是通过一审、二审、再审一直打到最高院,在整个侵权争议过程中,焦点之一在于涉案专利权利要求1中的“伸缩联动器(6)”的含义。该伸缩联动器被确定为并非涉案专利申请日前本领域中已有的技术术语,是专利申请人自行创设的技术术语(下简称自定义术语)。
由于专利保护的是新的技术方案,为了满足描述新的专利技术方案的客观需要,是允许专利申请人在撰写专利申请文自定义术语的。但是,专利申请人在使用自定义术语时,也有义务在权利要求书或说明书中对该自定义术语进行清楚、准确的解释说明,以使得本领域技术人员能够清楚理解该自定义术语在方案中的含义。
相应的,在专利侵权时,可以通过权利要求书、说明书中相关解释来确定自定义术语的含义,若权利要求书、说明书未对自定义术语进行解释,则会结合说明书、附图中记载的与该自定义术语有关的背景技术、技术问题、发明目的、技术方案、技术效果等确定其含义。
然而,涉案专利在权利要求书、说明书中均未对“伸缩联动器”这一自定义术语进行定义或者解释,故为了确定涉案专利的实际保护范围,最高院只能综合考虑说明书、附图的相关记载来确定其含义。
看到这里,可能有读者会说,那是不是针对权利要求书所提及自定义术语实际上可以不解释,反正最终确定含义时还可以结合说明书、附图来确定。话虽如此,但是实际上权利要求书、说明书有解释和无解释,对确定自定义术语的含义范围可能会有很大的不同。
原因在于,说明书、附图即使写的再详细,也不可能涵盖权利要求书所保护技术方案的全部可能实现方式,更多的是一些可选的方案举例。如果未对权利要求书中自定义术语进行解释说明,将导致核定自定义术语含义的依据仅为举例性质的说明书、附图,很大可能会导致以此确定出的自定义术语含义与其实际含义有所不同,进而限缩了自定义术语的保护范围。
回到涉案专利,虽然其在说明书中举例说明了多种锁型下“伸缩联动器”的可能形态,但是并未对其进行概念性定义、解释。
最高院基于涉案专利说明书、附图,以及露可公司提供的锁具国家行业标准对“伸缩联动器”的含义进行了认定,认定结果并不利于专利权方,导致在侵权比对时,被诉侵权产品并不具备与该含义相关的部件,从而做出被诉侵权产品未落入涉案专利的保护范围的终审判决。
案例二结语
自定义术语在专利撰写实务过程中是很常见的情况,基本每个专利代理师在撰写专利申请文件时,都会基于交底书提供的信息或者自己总结概括的内容,在申请文件中写入自定义术语,这也是在描述新的技术方案中不可避免的撰写方式。
然而,不少专利代理师在对自定义术语进行定义时,尤其是在说明书中进行定义时,所采用的方式往往是“间接定义”方式。“间接定义”方式中比较常见的有举例式定义的方式,和下位定义上位的方式。
举例式定义的方式,顾名思义,就是通过举例来解释自定义术语,常见的句式是自定义术语A可以是A1、A2、A3,其中A1、A2、A3均为A的可能实现方式。然而,A肯定不仅仅只能是A1、A2、A3,也许还包括其他可能形式,光通过举例是无法穷尽的。这种方式导致在后续阶段需要清除A的含义时,可能只能局限到A1、A2、A3的情况,从而导致A的含义大大限缩。
下位定义上位的方式和上述方式实际上有些类似,但是不利影响更大,区别主要是下位概念可能是上位概念所在权利要求的从属权利要求中的内容。在说明书中解释上位概念时,直接就写出上位概念具体可以是下位概念。这种方式导致原本上位概念所布局的范围直接缺失,原本上下位概念通过不同权项划分的布局思路起不到作用。
上述“间接定义”方式貌似是在解释自定义术语,但是实质上并不是,这种撰写方式均会导致案例二中涉及的问题,即权利要求书、说明书中均未对自定义术语进行定义或者解释,从而在后续阶段限缩自定义术语的解释空间、丧失可能的回旋余地。
综上所述,专利代理师在进行日常撰写工作时,需要尤其注意自定义术语的解释,如果权利要求书中的自定义术语仅通过类似功能性限定的方式体现自身功能,那么在说明书中需要有合理的概括性解释作为支撑,而不能仅仅是举例性质的说明,以避免案例二对客户造成的不必要损失。
以上是笔者结合专利侵权案例,对在专利撰写过程中容易出现针对A26.4的实务问题的一点浅见,主要涉及权利要求书中含义模糊概念和自定义术语的可能不利后果和相应的处理、解决方案。肯定还是有考虑不周全、观点不成熟的地方,欢迎沟通、讨论。
与发明人沟通的四个关键思路——问题+方案→现有→规避
一、序言
专利代理人要遵循什么样的进化路线?
1 | 比如撰写→答审→复审→无效→诉讼→当老板,贯穿了整个专利生命周期。 |
不是谁都能当老板的,打工也没啥不好嘛,但是打工就必须要有诀窍啊。
本文就是讲个诀窍,绝对干货,可以让处于任何进化阶段下的专利代理人思考一下怎样与发明人沟通。
专利质量,三分之一决定于技术,三分之一决定于发明人与代理人的沟通,三分之一取决于专利代理人的水平。
本文讲的就是中间的这三分之一。
二、案例
最近有个案子,到大学面谈去。现场沟通了解技术方案的过程中,我突然有了一丝灵魂出窍的感觉,一个我在天上,看着另一个我与老教授侃侃而谈。天上的那个我,冷酷地看着下方的我的思维模式被专利思维束缚得这么严重。下方的我,自己都没意识到,不经意间遵循着几个完美的思路跟发明人说话。我顺其自然提出的若干个问题,都是遵循着相同的套路,感觉很有意思。为什么提这些问题,为什么按这样的顺序提问题,这就是与发明人沟通的关键思路。
净水器用于过滤水,地球人都知道。管路中必定留有水,会滋生细菌,于是发明人意图加入旁通的热风机为管路烘干,避免滋生细菌,这就是本案例的技术方案。举例而已,不要较真。文字+图纸,写的很清楚,老教授嘛,水平杠杠滴。
于是:
(1)问题:烘干管路;方案:管路旁通热风机。
这个方案太跌份了,太容易想到了,虽然我第一次看到这样的技术,还没有进行检索,但凭感觉也知道创造性不足。我问,创造性似乎不够,解决管路存水的问题就用热风吹来解决,一般人容易想到。是否有进一步的改进。老教授说,旁通热风机与水的管路需要密封,在进水的时候必须确保水流不会进入热风机,所以加阀门。
相对于第(1)项,有了一个较大的改进,创造性更进一步了,但是依然不足。再问:用阀门是很容易想到的事情,而且是必须设置阀门的,是否阀门的设置有特别之处?老教授说,不是只加一个阀门的,而是近管路的阀门与近热风机的阀门采用两个不同类型的阀门(具体类型省略)。
于是:
(2)问题:水的管路与旁通热风机的隔水问题;方案:设置两个不同类型的阀门。
看起来创造性已经差不多了,不同阀门的设置应该是有创造性的了,但技术方案有些单薄,是否能够继续深入提供更多的技术方案。我问,是否考虑到自动化的问题,比如自动启动烘干功能,节省人力;以及自动变换阀门通与断,避免因为忘记关阀门而发生危险。老教授大加赞赏说,是要加上自动控制问题,在两个阀门之间设置有湿度传感器,假如忘记关掉近管路的阀门,则湿度传感器在水流可能进入到热风机时,控制近热风机的阀门自动关掉。
于是:
(3)问题:避免水流倒灌热风机;方案:在两个阀门之间设置湿度传感器,控制近热风机的阀门的关闭。
同时,老教授说,湿度传感器不仅仅控制热风机的阀门,还可以控制管路的阀门,假如出现倒灌的危险,同时关掉管路进水阀门。
于是:
(4)问题:避免水流倒灌热风机;方案:在两个阀门之间设置湿度传感器,控制管路进水阀门的关闭。
同时,老教授说,还可以设置一个控制器,在用户使用完毕之后,自动开启热风机进行烘干,不需要用户手动启动热风机,这会很方便。
于是:
(5)问题:自动烘干;方案:设置用完之后自动启动热风机烘干的控制器。
这个时候应该说发明人和代理人双方都比较心满意足了,我体现了自己的价值,老教授也觉得搞了很多新技术。当然,实际案例不止这么简单,后面还有很多问题和方案没讲。不过,用不着了,思路已经很清楚了。
三、关键思路之问题和方案
根据上述五点,我已经当场写完权利要求书的草稿了,就直接标在老教授的纸件交底书上。权利要求书实际上就是技术方案,每条权利要求的技术效果实际就是解决了什么技术问题。
权利要求书如下:
1净水器,包括进水管路、热风机、水泵和阀门;
2安全措施:两个阀门2、4;
3安全措施:湿度传感器3控制阀门4;
4安全措施:湿度传感器3控制进水管路阀门;
5自动控制:控制器自动启动热风机。
将技术问题与技术方案对应起来就是:
权1:烘干问题,设置热风机;
权2:烘干问题+安全问题,设置阀门;
权3:烘干问题+自动安全问题,设置湿度传感器自动关闭阀门;
权4:烘干问题+根本安全问题,设置湿度传感器自动关闭进水阀门;
权5:烘干问题+自动启动问题,设置控制器自动启动热风机。
按照上面与老教授的沟通过程,以归纳法的思维演绎一下,得出一个具有通用意义的结论:
问题与方案是一一对应的,问题、方案与每一条权利要求也是一一对应的,问题与方案决定了每一条权利要求的创造性
。要想让每一条权利要求具有创造性,必须向发明人深入了解除了解决发明人认为的技术问题之外,更进一步解决了什么技术问题。例如本案例中,发明人以为自己只解决了烘干除菌的技术问题,但这个技术问题对应的技术方案创造性不高。进而,要挖掘更进一步解决的其他技术问题,这才有后面源源不断的新的技术问题和技术方案产生。
三、关键思路之现有
按照专利实审的思路而言,应该是先考虑现有技术,然后再考虑现有技术与本申请的技术方案的区别技术特征,进而根据区别技术特征来考虑实际解决的技术问题是什么,此时才存在技术问题与技术方案的一一对应关系。也就是,现有技术→问题+方案。
但是与发明人沟通时,无法按照这个顺序处理。原因是,作为代理人来说,事先没有接触该专利申请的方案,在没有进行检索的情况下,不可能知晓现有技术是什么。作为发明人来说,其不太理解专利法意义上的现有技术与他实际工作中的现有技术的区别,如果直接询问他现有技术是什么,他多半思路混乱。
作为代理人,主要功夫要花在沟通之后,自行进行现有技术检索上。但现场沟通机会难得,无论如何也要让发明人多说两句。因为当面沟通的信息量是最大的,而且反应及时,更关键的是,发明人透漏的现有技术一般是在网上或者专利数据库中根本查不到的,这些现有技术会使代理人更容易理解技术方案,使撰写更容易。
不要用现有技术的称谓向发明人提问,而应该问他,在本发明之前,本行业的其他公司是怎么做的;以及在本发明之前,本单位是怎么做的。在技术发展过程中,发生过哪些问题并逐渐解决的。
在与发明人沟通的过程中询问现有技术的问题,目的只不过是为了让代理人更了解该技术的来龙去脉,更熟悉该领域的技术发展情况,而不是以发明人提供的现有技术为基础去确定区别技术特征和实际解决的技术问题。
四、关键思路之规避
与发明人沟通的关键思路是:问题+方案→现有→规避
,也就是在与发明人沟通之后,基本确定权利要求的布局(技术问题和技术方案的对应关系)之后,要当面与发明人说清楚哪些方案可以被其他人规避的问题,从而在写专利之前就把权利要求的漏洞弥补。千万杜绝一个思想就是,代理人能够帮发明人弥补被规避的漏洞,那是不可能的。正常来说,一个专利代理人是不可能具备所有行业的知识的。一个专利代理人无论水平有多高,也必须在发明人的合作之下才能完成防止规避设计的任务。
怎样在专利提交之前就考虑防止规避的问题?不同技术领域的专利有不同的规避设计方式,我虽然有规避设计的经验,但着实没能力概括全部领域的规避设计方式。我能够提供的建议就是:
1、防止规避设计,应当以发明人为主。在权利要求布局完成之后,技术问题与技术方案的对应关系解决之后,要与发明人沟通是否有其他技术方案解决相同的技术问题,要让发明人去主想,由代理人补充。如果代理人对该领域的技术知识非常丰富,才有可能提出一些具体建议。
2、专利文件写完之后,才开始真正的防止规避设计。真正的防止规避设计应该是在专利文件完整撰写完毕之后,权利要求的内容固定之后才能开始规避设计,获得能够解决相同的技术问题但却不侵犯权利要求书的其他技术方案。这些新的技术方案,统统继续申请专利。
为什么很多发明人对专利制度充满了不信任感,对专利能够保护自己心灰意冷?主要原因是司法保护力度的问题,中国目前实行的是弱知识产权保护政策,国家战略如此,是没什么办法。次要原因是绝大多数专利质量确实不怎么样。提升专利质量的关键,就在于这第四个思路,如何进行防止专利规避的设计。对任何一个专利权人来说,这第四个思路才是最关键的问题。
五、总结
如果发明人给什么就写什么,只考虑完成专利文件的撰写,没想过每一条权利要求的技术问题和技术方案的对应与逐渐深入,逐条增强权利要求的创造性,则无论写多少年案子,都是60分以下的专利代理人。如果在与发明人的沟通过程中能考虑技术问题和技术方案的布局和逐步深入,就算是60分以上的专利代理人了(及格)。如果还能考虑现有技术的问题,针对现有技术进行充分的检索与发明人沟通,就算是70分以上的专利代理人了(良好)。如果还能考虑如何防止竞争对手规避专利权,在发明人原有的技术方案的基础上考虑更多的规避设计方案,那就是80分以上的专利代理人了(优秀)。至于90分(卓越)和100分(完美)的专利代理人那是不存在的。专利的价值与保护范围不是由发明人、代理人和审查员决定的,专利的价值由市场决定,专利的保护范围由法院的判决书决定。因此,只会写案子的专利代理人,最牛逼也就到80分为止了。
很少有发明人能一次性将应该提供的技术问题与技术方案描述清楚,越是重要和复杂的案件,越是需要与发明人当面沟通。在当面沟通的过程中需要聊哪些问题才能有助于写出高质量的专利文件,问题+方案→现有→规避,这四个关键思路应该是比较管用的了。
此外,本文也应当与我2010年写的文章《专利技术交底的几种形式~面谈第一,实物第二,图纸第三,文字第四》结合起来。
我曾经以为高端大气上档次的企业都可以写出来完美无缺的技术交底书,只要唰唰地丢给代理人,代理人就可以处理出完美无缺的专利申请文件。又经过了很多年,我才知道,这种思路是错误的。虽然有很多企业作为专利申请人能够提供完善的技术交底书,但发明人与代理人的矛盾是永远存在的,发明人的专利交底水平是永远也不可能达到代理人期望的程度的。一个案例是,在连续18年专利申请量排名世界第一的IBM公司,专利代理人仍然会被发明人搞得焦头烂额,不知道他们写的是什么东西。更重要的是,如果要为了专利质量而共同努力的话,面谈+实物+现场+文字+图纸的综合沟通方式是一个都不能缺的,仅仅文字+图纸的技术交底书的沟通形式,远远不够。
技术交底书这东西,其实是规模较大的代理机构搞出来用于机械化批量生产,提高劳动效率赚更多的钱的工具。技术交底书应该存在,但也仅仅应该作为技术沟通的一个载体而已,不应该当作技术沟通的全部。
理论上来说,专利文件应该像美国一样,每一件专利都要花费一个代理人几乎一个月的时间去撰写和修改,每一件专利都是一份精致的法律文件。
中国应该也能达到这么一天吧!
专利技术交底的几种形式~面谈第一,实物第二,图纸第三,文字第四
一件专利是否能够授权,以及授权后的价值有多大,是申请人和专利代理人双方面的原因。这就存在三方面的问题:第一,申请人的技术要具有一定的价值,第二,专利代理人一定要写得好,第三,申请人和专利代理人的沟通需充分而有效,这个沟通的过程就是专利技术交底。在申请人的技术已经完成,专利代理人已经确定的情况下,技术交底的过程将是决定该项专利申请的质量的最重要问题。
专利技术交底的过程,就是一个发明家将自己的技术讲给别人听,并且要别人听得懂的过程,一般来说有四种途径。根据这么多年的代理经验,我认为从交底的效果来说,常常是面谈第一,实物第二,图纸第三,文字第四。不过,这四种途径并不是孤立存在的,在一件专利的代理过程中,以上四种交底方式都有可能出现,只使用其中一种交底方式总是很难把自己的技术方案讲清楚。
(一)文字和图纸
四种交底方式中,文字交底的数量是最多的,这样做的好处是将技术内容固化在文字上,将文字交底提供给任何专利代理人都是相同的,不会因为申请人一时的兴起而产生变化。对于文字交底来说,经常出现的两个问题是,第一是将自己的技术效果写得太多,而技术方案写得太少。第二是不配合图纸,导致文字的表达能力大大下降。
申请人常常对自己的技术期望太高,倾向于认为自己的技术无所不能,于是喜欢在交底书里面详尽地描述其技术效果,对自己的技术方案却只字不提。例如,详细地说明现有的技术有怎样的缺点,说明了本发明的目的,说明了本产品如何使用,说明了本产品的功能如何完善和强大,甚至说了本产品如何受消费者欢迎(已经公开销售的产品不具有新颖性,不能授予专利权),但是丝毫没有提及本产品的工作原理,也没说本产品的部件构成。此时,就需要专利代理人重新联系申请人,了解上述所需的技术内容。
另一个问题是,申请人虽然做了比较详细的文字描述,然而很多具体的结构用文字是描述不清的。比如“固定架头10安装于靠近五通管50的架子,上端是具有中心螺孔11的平面架板12,该平面架板12下设有内具垂直向枢槽13的枢接座14”,单凭上述文字谁能明白固定架头、五通管、中心螺孔、平面架板、枢槽、枢接座的具体位置关系呢?因此,不仅要提交关于上述内容的对应图纸,而且在图纸上必须标明每个部件的附图标记,即哪个部件是10,哪个部件是50,哪个部件是11,诸如此类。
实际上,对于实用新型专利来说,附图是必须要提供的,否则国家专利局不会授予专利权。对于机械产品或者电学产品的发明专利来说,也常常是必须提供附图,否则单凭文字描述仍然不能准确界定专利的保护范围,国家专利局也不会授予专利权。
文字和图纸是相辅相成,不可分割的。只有生物化学类的方法或者产品专利有可能不需要图纸以外,其他的专利都是必须提供图纸的。
(二)实物
有些申请人会把产品实物整个交给专利代理人,也不提供图纸,也不提供文字,甚至也没有当面向专利代理人介绍该项产品怎么用,结构如何。这种产品一般都是结构上比较简单的,需要专利代理人自行研究产品的结构和用途,还需要自行绘制图纸,并写成文字。这种形式的技术交底对于申请人来说真是一推二六五的甩手掌柜,悠闲得很,但对于专利代理人来说则是非常考验其综合能力的案件。从实物中猜测申请人的技术方案,还需要摸索测量实物再绘制图纸,当然还需要检索现有技术与实物进行对比以准确估量该项产品的保护范围。
如果专利代理人的水平很高,经验丰富,一件看起来很简单的产品也能画得非常详细,写得非常到位。但是对于经验还不是太足的专利代理人来说,恐怕该项产品能否保护到位就比较难说了。
这种只有实物的专利我也写过几十件了,平心而论我是不太高兴的,因为无形中增加了专利代理人很多的工作量,绘制图纸是一件非常复杂而又繁琐的工作,幸好我本身也是做过机械工程师的,画图的本领那是相当高了,总是能按时完成,所以也总结了很多关于实物技术交底的专利撰写的技巧,尤其是绘制图纸结合文字撰写的技巧。另一方面,我倒是非常理解申请人提交实物的无奈和无助,因为提交实物的申请人多半是自己不太懂得绘图,也没有能力准备非常完善的文字交底书的。
所以,对于提交实物的技术交底,作为专利代理人最好的办法就是与申请人多打电话联系,或者尽可能地面谈,了解产品的结构和功能。
(三)面谈
文字和图纸虽然是最为普及的技术交底方式,然而还是具有一定的局限性。最大的问题在于,申请人很难掌握交底的尺度,常常会将本应该详细讲解的内容略而不谈,对申请专利用处不大的内容反而大谈特谈。鉴于此,我觉得非常有必要提升面谈的交底方式的重要性。
珠三角9城市的范围内我们所都可以到企业内了解专利申请的技术方案,因为这样会非常有助于专利代理人详尽地了解技术内容。对企业来说,这个技术交底的过程并不仅仅局限于本项专利,在专利代理人熟悉技术方案的过程中也会对企业的研发趋势做个了解,从而更容易为企业日后的专利申请提供一个专业的规划,附带也能对技术秘密和相关法律问题,以及专利运营等方面提供建议。对专利代理人来说,也能更好地为企业服务,增强与企业的联系,从而获得更多的业务,这是一个双赢的结果。
对于我来讲,这是我最为喜欢的技术交底方式。因为在没有专利代理人指点的情况下,申请人常常只能提供技术内容,却不能提供按照专利法的逻辑思路所需要的现有技术的缺点、本发明的目的、技术方案和有益效果这样一个完整的思维链条。我在与客户面谈的时候,首先请客户笼统地谈一下客户要申请的专利是做什么用的,然后就是我的提问时间,我会按照申请专利所需要的思路,直接询问最重要的内容,申请人所需要做的只是回答问题,这对申请人来讲明显是降低了技术交底的难度,而沟通的效果显然是更好。
针对不同的专利技术,需要向客户询问不同的问题。比如说,机械产品专利,就需要询问该产品的功能、每个部件的名称、各个部件之间的联系方式,并且必须提交图纸;电学产品专利,必须提供产品的信号传递路径、组件名称、组件联系方式、需要提交逻辑时序图,或者产品结构图,或者组件逻辑图,所述组件可能是实际存在的部件,也可能是实现该功能的某个模块;化学产品专利,必须提供各成分名称、比例、作用,而且必须提供一些实验数据以证实该产品的效果;对于工业生产方法专利,必须提供每道工序的顺序、操作手段、条件参数比如压力温度,以及所需材料等。这些问题,申请人自己难以掌握其应该透漏的程度,但在专利代理人一个问题一个问题的询问之下,申请人自然知道如何将这些问题描述清楚。
不过,面谈并不意味着不需要文字和图纸的交底方式,也不意味着不需要实物的交底方式,最佳的办法当然是四种交底方式同时使用。即,首先到企业内了解技术内容,查看欲申请专利的产品实物,或者欲申请专利的方法的实际操作情况,然后与该项技术的研发人员当面交谈,了解该技术的侧重点和具体内容,在此过程中由专利代理人详尽地告知申请人需要提供怎样的文字和图纸的交底书,哪些内容需要详细描述,哪些内容无需讲得太多。然后申请人再用一段时间提交完善的文字和图纸交底书,与此同时,专利代理人根据面谈和实物了解到的技术内容,进行详尽的技术检索,判断专利申请的保护范围。待申请人的文字和图纸交底材料送到之后,马上开始专利申请文件的撰写工作。在撰写的过程中,还需要与申请人不断的沟通了解,从而使代理工作更为到位。
企业应不应该申请与产品不相关的专利?
在国知局打击“非正常专利申请”的通知中,有一种非正常专利申请的行为是“单位或个人提交与其研发能力明显不符的专利申请”。
专利申请与研发能力明显不符,这个没有进一步解释。有人问到,如果企业申请布局了大量与产品无关的专利,是不是可能被认为是非正常专利申请?
这个问题只有国知局能够回答。
不过这在实践中的确是个问题。很多发明人在研发过程中会发现一些有价值的方案,但这些方案可能永远也不会用在自己的产品中,或者有些发明人就是天马行空自己想出的idea,甚至与公司的产品都不着边。比如生产电饭煲的企业,发明人提交了一项自行车的专利。对于这种发明,企业应该采取什么态度?
大多数企业的专利申请策略相对保守,申请的专利基本上都是围绕着自己的产品技术点,最多是相关技术点的衍生,专利申请不会脱离产品的范围。
但是也有企业采用相对开放的专利策略,即使与企业产品完全无关的专利,发明人的创意只要有价值,也可以申请专利。甚至有些企业为了鼓励发明人创新,允许发明人花一定比例的时间进行跨领域的研发,产生与公司商业战略上无关的发明。实际上只要发明具有潜在的价值,企业是可以申请的,这可以是性价比很高的投资,不过对于这种类型的专利,要更加注重专利本身的商业价值。实践中,企业如果对这方面的创意没有鼓励政策,发明人也不敢会提交相关的申请,与本职工作无关,会引起不必要的误解。
还有一些企业为减轻潜在的专利风险,往往也申请与自己产品无关的专利。这些专利与自己的产品无关,但是却和竞争对手的产品更加紧密。例如一项技术有几个方向,甲企业采用的是A技术路线,乙企业采用的是B技术路线。但是基础专利都在乙企业那里,这时候甲企业处于很大的专利风险中。这种情况在技术跟随者那里经常发生,后来者总是没有办法绕过基础专利。如果基础专利持有者不愿意许可,就会陷入被动。基础专利无论如何也绕不过去,如何降低专利风险,最好的办法只有反制了。想办法申请一些与自己产品可能无关,但与竞争对手的产品相关的专利,这样竞争对手拿基础专利起诉自己的时候,还可以有些武器进行反制。但是要掌握反制的武器也不容易,所以很多跟随的企业,才进到一个行业都比较慌,往往申请大量的专利,有些甚至与自己的产品无关,只是备不时之需。
上述两种情况实际上都是一种非正常专利申请行为,但也是常用的策略,希望这种情况不在政策规制的范围内。
写专利如何做到下笔如有神?一年写一座金山?
各位朋友,成为一个合格的专利写手需要什么能力?
我们从专利撰写的步骤来进行分析:
第一步,读懂技术;
第二步,将技术用文字表达出来;
第三步,将技术表达出的文字法律化。
其中,第一步需要技术功底,第二步需要文字表达能力,第三步需要对专利法的运用能力。
一个老代理为什么写的快:
常年读技术文献,所以第一步快;对于好多技术的文字表达已经固化在脑中,所以第二步快;技术的文字法律化已经轻车熟路,所以第三步快。
一个新代理人为什么写的慢?快的千篇一律,慢的各有不同。
所以找到自己慢的地方究竟在哪里,是所述三步中的哪步?
如果是第一步,提高的方式是每天多读技术文献,例如,每天在网上下载十篇自己领域的专利文件,在规定的时间内阅读完毕,规定的阅读时间每周递减。连续锻炼半年,第一步就可以基本解决。
如果是第二步,那就看见什么就写什么,每天至少写三个物件:例如,现有技术是耳机,本发明是耳麦,用技术语言表达出耳麦的特点。又例如:用技术语言表达出百事可乐和可口可乐的区别等等。
如果是第三步,那就多看我的课,多看好的权利要求。看权利要求的时候可以看大公司的专利申请,例如,软件的就看腾讯、阿里、百度等,通讯的就看华为、中兴等,机械就看三一重工、格力、美的等。看这些文件的时候,如果觉得那个专利代理公司写的好,就可以重点看这些专利代理公司的案件。
缺啥补啥,专利撰写不难,但是也不简单,只有多练习才能进步。正如卖油翁所说:无他唯手熟尔!
专利申请“一案两请”越来越“火”?如何掌握正确操作方式?
《专利法》第九条规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。
由此引出“一案两请”的概念,也就是说,在同时满足“同一申请人”、“同日(指申请日)”以及“同样的发明创造”三个条件的前提下,既申请实用新型专利又申请发明专利的这种情况通常被称为“一案两请”。
在一定程度上来说,“一案两请”看似是在“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定之外的“特例”。
笔者在工作中发现,近年来,已经有越来越多的国内和国外的申请人采取“一案两请”的方式进行专利申请。
经笔者结合工作经验简单总结,“一案两请”之所以能够得到国内和国外申请人的青睐,主要是因为其具有如下益处:
(1)众所周知,实用新型专利申请在提交后只经过初步审查,而不经过实质审查,因此相比于发明专利申请,实用新型专利申请的审查周期短,授权快,而且其在授权之后在行使权利方面与发明专利没有实质区别,因此采取“一案两请”的方式进行申请可以帮助申请人快速取得专利权以保障其权利行使。
(2)虽然实用新型专利申请授权快,但其保护期限相对较短,仅为10年(发明专利为20年)。如果申请人又想获得较长时间的专利保护,此时采取“一案两请”的申请方式就能够很好地解决利用单一的实用新型专利尽早地获得专利保护与保护期限短之间的矛盾。
(3)“一案两请”的申请策略为专利权的最终获得提供了双重保证。允许同样的发明创造申请两次,这使得最终获得专利权的可能性增加。
(4)有利于专利权的稳定性。同样的发明创造通过同时以实用新型申请和发明申请这两种方式进行申请,得到了两次审查机会,因而能够更好地克服申请文件中的缺陷,尤其是在后授权的发明专利因为在实质审查期间经过了新颖性和创造性等的审查和/或修改,从而使得最终获得的专利权更加稳定。
(5)“一案两请”为申请人提供多选择多层次的专利保护方式,为申请人确定最终的专利保护策略提供缓冲。先获得的实用新型专利权可以使申请人尽早地行使专利权,使得专利产品能够得到法律保护,更好地占领市场、尽快投入市场并获得法律保护。之后若申请人想获得更长的保护期限则可以选择放弃实用新型专利权而只保留发明专利权;但当然,若专利产品属于更新换代快的技术领域,则为了减少不必要的专利开支,申请人也可选择保留实用新型专利权而放弃发明专利权。而且,先行使的实用新型专利权也使得申请人能够在行使权利过程中发现专利权利要求撰写上的某些不合适的方面,能够对尚在审查的发明申请进行合理的修改,以获得期望的最终权利。
在此还需提醒申请人注意,由于当前实用新型专利申请数量较多,国家知识产权局对于实用新型的审查有从严趋势,对于同日申请发明和实用新型的案件,相应的发明申请的实质审查可能会延迟。
下面再来说说在专利申请阶段“一案两请”的具体操作方式。
《专利法》第四十一条第二款规定,同一申请人在同日(指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。
基于该条款,“一案两请”的申请人在提交发明专利请求书和实用新型专利请求书时,应当在两个请求书上都勾选表明“一案两请”的相应选项,如下图:
若未勾选,则按照专利法第九条第一款的规定处理。
《专利法》第四十一条第四款还规定,发明专利申请经审查没有发现驳回理由,国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。
申请人声明放弃的,国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定,并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。
申请人不同意放弃的,国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请;申请人期满未答复的,视为撤回该发明专利申请。
在实际操作中,在已经获得的实用新型专利权尚未终止的情况下,当审查员发现发明专利申请具有授权前景时,会发出审查意见通知书,通知申请人采取相应措施以避免重复授权。
此时,申请人通常可选择如下三种处理方式:
(1)放弃已获得的实用新型专利权。如果申请人选择放弃已获得的实用新型专利权,则应当在答复该发明申请的审查意见通知书的同时针对实用新型专利权提交由全体专利权人和代理人签章的《专利权放弃声明》,并声明放弃理由是为了克服重复授权的问题。实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。
(2)若申请人不想放弃已经获得的实用新型专利权,同时又想获得发明专利权,则可以对发明专利申请进行修改,以使其要保护的权利要求在保护范围上与已授权的实用新型专利的权利要求的保护范围区别开,从而避免重复授权。
(3)撤回尚未被授予专利权的发明专利申请,以保留实用新型专利权。
综上,对于申请人来说,为了最大限度地保障利益,可以采取“一案两请”的申请方式,而且只要最终避免重复授权的问题即可。
另外值得注意的是,由于PCT国际申请进中国国家阶段时只能以一件申请进行提交,而且在提交时只能选择以发明类型或者以实用新型类型进入中国国家阶段,因此“一案两请”的专利申请方式不适用于PCT国际申请,而只适用于依据巴黎公约提出的专利申请。
以上仅是笔者在工作中的一点实操经验,如有任何不妥之处,敬请指导。