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PCT…

Why

知识点!:PCT申请的一个好处——可以修改译文错误

通常,老板都是很忙的,老板认为啥事都是很简单的。老板作出PCT国际申请进入某个具体国的决定,往往都是很晚的,但老板往往觉得你干的很慢的。这样,就给翻译留下了较短的时间,这样,由于时间短,任务重,加上都是人干的活,难免翻译出错。

对于PCT申请,当发现进入国家的专利申请的翻译和PCT国际公布的意思不一样,发生了错译时,不要惊慌。PCT申请有这点好处,可以修改译文错误。

专利审查指南“3.1.5.8 改正译文错误“中规定:

”根据专利合作条约(参见条约第11条)的规定,国际申请在每个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。因此,由国际局传送给指定局或选定局的国际申请是具有法律效力的文本。以该文本为依据发现进入国家阶段时提交的译文存在错误的,在满足专利法实施细则第一百一十三条规定的条件下,允许改正译文中的错误。“

而且,专利审查指南”3.2.3.3 原始提交的国际申请文件的法律效“再次明确强调了:

”对于以外文公布的国际申请,针对其中文译文进行实质审查,一般不需核对原文;但是原始提交的国际申请文件具有法律效力,作为申请文件修改的依据。

对于国际申请,专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的权利要求书、说明书及其附图。“

专利法实施细则第一百一十三条是这么说的:

”申请人发现提交的说明书、权利要求书或者附图中的文字的中文译文存在错误的,可以在下列规定期限内依照原始国际申请文本提出改正:

(一)在国务院专利行政部门作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前;

(二)在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内。

申请人改正译文错误的,应当提出书面请求并缴纳规定的译文改正费。

申请人按照国务院专利行政部门的通知书的要求改正译文的,应当在指定期限内办理本条第二款规定的手续;期满未办理规定手续的,该申请视为撤回。”

所以从以上规定看,修改译文错误的时机还是挺多的,只要别等着专利局准备好了授权公布。

所以朋友们,有发现PCT国家阶段的译文错误,尽早修正吧,以及时止损。因为:

专利法实施细则第一百一十七条这么说:

”基于国际申请授予的专利权,由于译文错误,致使依照专利法第五十九条规定确定的保护范围超出国际申请的原文所表达的范围的,以依据原文限制后的保护范围为准;致使保护范围小于国际申请的原文所表达的范围的,以授权时的保护范围为准。“

遇有上一段划线部分情况的专利,授权前不改,就亏大了。

附录:

专利合作条约(PCT)第 11 条
国际申请的申请日和效力
(1) 受理局应以收到国际申请之日作为国际申请日,但以该局在收到申请时认定该申请符合下列要求为限:
(i) 申请人并不因为居所或国籍的原因而明显缺乏向该受理局提出国际申请的权利;
(ii) 国际申请是用规定的语言撰写;
(iii) 国际申请至少包括下列项目:
(a) 说明是作为国际申请提出的;
(b) 至少指定一个缔约国;
(c) 按规定方式写明的申请人的姓名或者名称;
(d) 有一部分表面上看像是说明书;
(e) 有一部分表面上看像是一项或几项权利要求。
(2) (a) 如果受理局在收到国际申请时认定该申请不符合本条(1)列举的要求,该局应按细则的规定,要求申请人提供必要的改正。
(b) 如果申请人按细则的规定履行了上述的要求,受理局应以收到必要的改正之日作为国际申请日。
(3) 除第64条(4)另有规定外,国际申请符合本条(1)(i)至(iii)列举的要求并已被给予国际申请日的,在每个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。国际申请日应认为是在每个指定国的实际申请日。
(4) 国际申请符合本条(1)(i)至(iii)列举的要求的,即相当于保护工业产权巴黎公约所称的正规国家申请。

What

PCT和巴黎公约有啥区别呢?

都是专利进入其他国家来进行申请的途径。2个不同的途径。

1、时间节点不同

巴黎公约在首次申请起12个内必须进入国家,否则就过期了。

在首次申请起12个内申请PCT,那就或得到从首次申请起30个月的时间用来进入其他国家。

2、PCT有国际检索报告,可以用来初步评价申请的新创性,然后决定是否继续。巴黎公约没有。

3、PCT有官费,大概1万多人民币,巴黎公约没有。

4、PCT可以基于国际公布的文本进行译文修改,巴黎公约没有。

5、PCT申请不了外观设计,巴黎公约可以(海牙协定可以)。

PCT不能进入的国家

随着一带一路,中国人的专利申请,越来越多的想进入那些平时在知识产权领域很少提及的国家。例如,有些人想通过PCT进入阿根廷,到30个月的时候一看,阿根廷并非PCT成员国,而只是巴黎公约成员国,错过了优先权时限。

所以,本文要了解一下非PCT成员国的巴黎公约成员国。如下:

阿富汗、安道尔、阿根廷!巴哈马、孟加拉、不丹、玻利维亚、布隆迪、刚果民主共和国、圭亚那、海地、梵蒂冈、伊拉克、牙买加、黎巴嫩、毛里求斯、尼泊尔、巴基斯坦!巴拉圭、萨摩亚群岛、苏里南、汤加、乌拉圭、委内瑞拉、也门。

以上国家只能在首次申请日起12个月的优先权期限内进入,不用用PCT途径哦。

PCT阶段——各类通知书含义说明

当申请人需要更多的时间确定要在哪些国家递交专利申请时,可以在本国优先权申请日起12个月内提交一件PCT专利申请,或者直接递交一件PCT申请。利用PCT途径提交专利申请方式简单,只需递交同一种语言,且更重要的是申请人可以利用PCT途径获得更多的时间(优先权日起30个月),对发明的经济价值和目标市场进行评估,从而更好的决定进入哪些国家/地区递交专利申请。

PCT国际阶段历程
在PCT国际申请阶段,我们会收到各类通知书。因有些通知书没有明确的答复期限,申请人有可能因为不理解通知书的含义而错过了补正或修改的机会。今天我们来看看一些常见的通知书的含义、用途及应对方法。
比较常见的几类通知书,包括受理局(Receiving Office)发出的受理通知书,标题上会带有PCT/RO…的字样,如RO105表;与国际检索相关(ISA-International SearchingAuthority)的通知书会有PCT/ISA…的字样,如ISA210(国际检索报告);国际局(International Bureau)一般会发出有PCT/IB…字样的文件,如IB301。

常见的受理局发出的RO类表格/通知书:

  1. 国际申请请求书(Request)-PCT/RO101表:如果是电子申请,就是我们在CEPCT上递交案子所填写的请求书,按照电子请求的要求填写即可;如果是纸件申请,则需要到国家知识产权局的PCT专栏下载RO101表,也可以到世界知识产权组织WIPO(World Intellectual PropertyOrganization)网站上的PCT-国际专利体系的“表格”处下载。
  2. 缴纳规定费用通知书(Notification ConcerningPayment of Prescribed Fees)-PCT/RO102表:一般在递交PCT申请后2周到1个月收到,如果102表规定了一个缴纳申请费的期限,则申请人可以根据这个期限及时完成缴费;如果受理局在发出102表时,申请人已经完成缴费,则表格上不会出现缴费期限,此时申请人可以核对缴纳的金额是否准确。
  3. 国际申请号及国际申请日期通知书(Notification of theInternational Application Number and of the International Filing Date)PCT/RO105表:收到RO105表,则说明这个PCT申请受理局已经确认国际申请号和申请日了,并且已经向国际局传送了申请材料。如果申请人之前没有在国内递交保密审查,RO105表可以视为PCT申请已经做了保密审查,申请人可以向国外申请专利。一般来说此表不需答复。
  4. 改正国际申请中缺陷的通知书(Invitation to CorrectDefects in the International Application)-PCT/RO106表:RO106表是改正PCT国际申请中缺陷的通知,一般是因为国际申请不符合形式要求(比如缺少专利代理委托书-POA、中英文地址不一致、附图不清晰等),此表格的答复期限为2个月。
  5. 在没有其他形式适用的情况下沟通的通知书(Communication in Cases forWhich No Other Form Is Applicable)-PCT/RO132表:收到这个表格,则是审查员在RO阶段无其他可适用表格时下达的通知(比如附图中有2个相同图号这类),就是说看到这个表格也可能是补正,这个表格下发后有可能会指明1个月的答复期限,也有可能没有明确的答复期限,申请人或委托的代理机构一定要仔细阅读分析。
    常见的国际检索ISA类表格/通知书:
  6. 检索副本通知书(Notification of Receipt ofSearch Copy)-PCT/ISA202表:收到国际检索副本的通知,并且国际检索单位应将收到检索副本的事实和收到日期迅速通知国际局、申请人和受理局(除非该国际检索单位本身就是受理局)。一般来说此表不需答复。
  7. 国际检索报告(International Search Report)-PCTISA210/国际检索局的书面意见(Written Opinion of theInternational Searching Authority)-PCT/ISA237表:根据《专利合作条约实施细则》第42条的规定,制作国际检索报告的期限应为自国际检索单位收到检索本(这个检索本指的就是ISA202表)起3个月,或者自优先权日起9个月,以后到期者为准。
    从检索结果看,国际检索报告和书面意见中可以看到检索得到的最相近的现有技术,以及对发明是否满足可专利性的评价,即对“新颖性、创造性、工业实用性”的推测性声明。申请人可以参考新创性的结果,进一步考虑是否要进入国家阶段。关于申请人应该如何通过国际检索报告和书面意见而决定下一步申请对策,七星天曾做过详细的分析。请见《如何解读PCT检索报告和其书面意见?》一文。

常见的国际局发出的IB类表格/通知书:

  1. 国际受理通知书(Notification of Receipt ofRecord Copy)-PCT/IB301表:国际局收到申请记录副本的通知,此时代表国际局受理了申请人递交的PCT申请。这个通知书收到的时间也在递交PCT国际申请后2周到1个月。一般来说此表不需答复。
  2. 优先权文件的提交、获取或传达的通知(Notification ConcerningSubmission, Obtention or Transmittal of Priority Document)-PCT/IB304表:IB/304表是与优先权文件传送相关的文件,申请人可以根据IB304表来判断国际局对优先权文件的获取是否完整。一般来说此表不需答复。
  3. 更改记录通知书(Notification of theRecording of a Change)-PCT/IB306表:自PCT申请日起至优先权日(无优先权的自国际申请日)起30个月,申请人可以做著录项变更(如代理机构变更、申请人变更、申请人地址变更等)。变更成功后,国际局会下发IB306表,申请人或代理机构需仔细检查IB306表中的变更内容是否和提交上去的变更请求完全一致,如不完全一致,可重新提交变更请求。
  4. 国际申请的通知书(Notice Informing theApplicant of the Communication of the International Application)-PCT/IB308表:告知申请人关于国际申请状况的两次通知,也就是说IB308表一共会收到2次,第一次是在优先权日(无优先权的自国际申请日)起18个月收到,第二次是在优先权日(无优先权的自国际申请日)起28个月收到。一般来说此表不需答复。
  5. 国际公布的通知书(Notification ConcerningAvailability of the Publication of the International Application)-PCT/IB311表:关于国际申请公布的通知,该通知书上会写明具体的国际公布号和国际公布日。一般来说此表不需答复。

WIPO:2020世界知识产权指标报告

2019年全球专利申请量为322.42万件,同比下降3%;工业品外观设计申请量为136.09万件,同比增长1.3%;植物品种申请量为2.14万件,同比增长7.8%。

2019年中国专利申请数量为140万件,位居世界第一,是专利申请第二大国美国申请量(62.15万件)的两倍以上。排在美国之后的是日本(30.8万件)、韩国(21.9万件)和欧洲(18.15万件)。这前5名的专利申请数量合计占世界总量的84.7%。中国作为知识产权强国,其专利申请量近24年来首次出现下降,主要原因是中国实行了旨在优化申请结构和提高申请质量的整体监管转型,从而导致其申请量有所下降。

2019年全球专利申请量前十名的国家还有德国(6.74万件)、印度(5.36万件)、加拿大(3.65万件)、俄罗斯(3.55万件)和澳大利亚(2.98万件)。其中,加拿大和印度的专利申请量都有所上升,而澳大利亚、德国和俄罗斯则出现下降。

2019年,亚洲专利申请量占世界总量的近三分之二(65%),这与2009年亚洲50.9%的占比相比增幅显著,主要得益于中国经济长期增长的推动。北美专利申请量仅略高于2019年世界总量的五分之一(20.4%),欧洲占比略超十分之一(11.3%)。非洲、拉美和加勒比地区以及大洋洲的份额合计占2019年全球总量的3.3%。

2019年美国居民向海外提交了23.6万件专利申请,在此方面继续保持世界领先。排在美国之后的是日本(20.68万件)、德国(10.47万件)、中国(8.43万件)和韩国(7.68万件)。

2019年全球有效专利增长了7%,达到约1500万件。美国拥有有效专利数量最多(310万件),排在其后的是中国(270万件)和日本(210万件)。美国超过一半的有效专利来自国外,日本国内的有效专利约占80%。

2019年全球约有1150万件商标申请,涵盖1520万个类别,同比增长5.9%,而且连续十年实现增长。其中,中国的申请数量最多,涵盖了约780万类;其次是美国(67.27万类)和日本(54.62万类)、伊朗(45.49万类)、欧盟(40.77万类)。在前20名中,2018年至2019年增长最快的是巴西、越南、伊朗、俄罗斯和土耳其,分别增长22.3%、19.3%、18.4%、16.5%和15.5%。亚洲占2019年所有商标申请活动的70.6%,占比高于2009年的38.7%。欧洲所占份额从2009年的36%下降到2019年的15.4%。北美占2019年世界总量的5.7%。非洲、拉美和加勒比地区以及大洋洲在2019年的合计份额为8.3%。2019年全球约有5820万件有效商标注册,比2018年增长了15.2%,其中仅中国就有2520万件,排名第一,其次是美国有280万件,印度有200万件。

How

可以向其他国家专利局申请PCT专利国际申请吗?

专利合作条约(PCT)实施细则第19条规定如下:

19.1 在哪里申请
(a) 除(b)另有规定之外,国际申请应按照申请人的选择,
(i) 向申请人是其居民的缔约国的或者代表该国的国家局提出;或
(ii) 向申请人是其国民的缔约国的或者代表该国的国家局提出;
(iii) 向国际局提出,而与申请人是其居民或者国民的缔约国无关。

(b) 任何缔约国可以与另一个缔约国或者任何政府间组织达成协议,规定为了所有或者某些目的,后一国的国家局或者该政府间组织代表前一国的国家局,作为前一国居民或者国民的申请人的受理局。尽管有这样的协议,为了条约第 15条(5)的目的,前一国的国家局应被认为是主管受理局。

(c) 结合按照条约第 9 条(2)所作的决定,大会应委托国家局或者政府间组织,作为大会指定国家的居民或者国民申请专利的受理局。这种委托应事先获得上述国家局或者政府间组织的同意。

然后,WIPO规定,国际申请可以通过下列方式向作为受理局的国际局直接提交:

  • 通过ePCT或PCT-SAFE或者EPO在线申请系统等方式电子提交,

  • 通过传真方式提交至(41-22) 910 06 10,或者(41-22) 338 70 60)(传输困难时),但是需要在传真日起14天之内寄交所传真申请的原件,

  • 通过邮寄方式提交,或者

  • 直接面交至WIPO总部。

由此可见,如果申请人是一个,并且是中国(某国)的国民且居民,那么只能向中国(某国)局或者WIPO国际局递交申请。

如果申请人是美国人、在中国有惯常居所(是居民),则可以向美国、中国或国际局递交申请。

如果申请人多于一个,那么根据PCT实施细则19.2:

如果有两个或者两个以上申请人,
(i) 只要接受国际申请的国家局是一个缔约国的或者代表一个缔约国的国家局,而且申请人中至少有一人是该缔约国的居民或者国民,则应认为已经符合本细则 19.1 的要求;
(ii) 只要申请人中至少有一人是某缔约国的国民或者居民,根据本细则 19.1(a)(iii),国际申请可以向国际局递交。

由此可见,如果有两个或者两个以上申请人,例如,一个中国人,一个美国人,则既可以选择中国局,也可以选择美国局作为受理局。当然也可以直接交到国际局了。

附录:

PCT条约第 15条(5)
(5) (a) 如果缔约国的本国法允许,向该国或代表该国的国家局提出国家申请的申请人,可以按照该本国法规定的条件要求对该申请进行一次与国际检索相似的检索(“国际式检索”)。
(b) 如果缔约国的本国法允许,该国或代表该国的国家局可以将向其提出的国家申请交付国际式检索。
(c) 国际式检索应由第16条所述的国际检索单位进行,这个国际检索单位也就是假设国家申请是向(a)和(b)所述的专利局提出的国际申请时有权对之进行国际检索的国际检索单位。如果国家申请是用国际检索单位认为自己没有人能处理的语言撰写的,该国际式检索应该用申请人准备的译文进行,该译文的语言应该是为国际申请所规定并且是国际检索单位同意接受的国际申请的语言。如果国际检索单位要求,国家申请及其译文应按照为国际申请所规定的形式提出。

  1. PCT条约第 9 条(2)

(2) 大会可以决定,允许保护工业产权巴黎公约缔约国但不是本条约缔约国的居民或国民提出国际申请。

PCT对单一性有什么要求?

要求是:一件国际申请应只涉及一项发明或者由一个总的发明构思联系在一起的一组发明(“发明单一性的要求”)。

发明单一性的要求被认为满足的情况:

在同一个国际申请中要求保护一组发明的,只有在这些发明之间存在着技术关联,含有一个或者多个相同或者相应的特定技术特征时,所述的发明单一性的要求才应被认为满足。

“特定技术特征”一词应指,在被要求保护的各个发明作为一个整体考虑时,其中每一个发明对现有技术作出贡献的技术特征。

发明单一性的确定不因撰写权利要求的方式而受影响:

在确定一组发明是否联系得能形成一个总的发明构思时,不应考虑这些发明是在一些独立的权利要求中被要求保护的,还是在一个单个的权利要求中作为选择项被要求保护的。

除另有规定以外,同一个国际申请中允许包括适当数目的从属权利要求,以便要求保护独立权利要求中要求保护的发明的特定形式,即使任何从属权利要求的一些特征本身可能被认为构成一项发明。

那么,在PCT国际阶段受到到单一性问题的通知书,该怎么办?有一下几种应对方式:

1、不作答复。那么国际检索单位就只针对首次提到的那组发明进行检索。

2、交费。一组发明对应一份检索费。在中国的PCT检索费是2100元。因此,申请人交几份2100元,检索单位就给检索几组发明。也可以有选择的交钱,让针对你感兴趣的、你指定的那几组发明进行检索。

3、提异议。在缴纳异议费和足额的检索费后,异议被受理并被三人合议组进行审查。如果经过审查同意申请人的异议,则退还检索费和异议费;如果部分同意,则不退异议费,退部分检索费(但全部进行检索);如果不同意申请人的异议,不退费,进行全部检索。参见ISA210表和212表。

PCT制度的进阶用法之——援引加入

假如你在优先权日期前递交了一份PCT申请,但是申请文件中有些项目或部分遗漏了,当你意识到的时候,已经过了优先权日[1]。那么可以考虑利用PCT中的“援引加入”的制度来弥补这个失误。

根据2007年4月1日生效的修改后的《专利合作条约实施细则》(下称“PCT细则”)的相关规定,申请人在递交国际申请时遗漏了某些项目或部分,可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入遗漏项目或部分,而保留原国际申请日。其中的“项目”是指全部说明书或者全部权利要求,“部分”是指部分说明书、部分权利要求或者全部或部分附图。适用的条件是:

1、 先申请中应包含这些遗漏的项目或部分(PCT 细则20.6)[2];

2、 申请人在递交国际申请的请求书中应包含关于援引加入的说明(PCT 细则4.18);

即,请求书中的下栏,在请求书中默认包含

3、 申请人应当在规定的期限内及时确认援引加入的项目或部分(PCT 细则20.6 和20.7)。该条款适用的期限为申请人递交国际申请之日起两个月或受理局发出改正通知的发文日起两个月(PCT 细则20.7)。

“援引加入”的制度主要是为了给申请人提供救济,如果满足以上条件,则可以继续维持原有国际申请日并享有优先权。然而,并不是每个国家都接受这样安排,PCT细则允许各个成员国对某些条款进行“保留”。

这些国家的专利局作为PCT受理局(RO),对援引加入进行了保留(不接受)[3]:

CU古巴、CZ捷克、DE德国、ID印度尼西亚、IT意大利、KR韩国、MX墨西哥。

这些国家的专利局作为PCT国家阶段的指定局(DO),对援引加入进行了保留(不接受):

CN中国(!)、CU古巴、CZ捷克、DE德国、ID印度尼西亚、KR韩国、MX墨西哥、TR土耳其[4]。

可见,中国作为PCT受理局接受援引加入,但是作为PCT指定局是不接受的[5]。

对于含有援引加入项目或部分的PCT国际申请,在进入中国国家阶段时,需要在请求书中的如下栏予以指明:

§如果选择了第一项或者没有指明,则国家知识产权局会认定申请人放弃援引加入内容,在递交的中文译文包含援引加入内容的情况下,国家知识产权局会发出补正通知书,要求删除援引加入内容。

§如果选择了第二项,则国家知识产权局会重新确定申请日,如果因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起十二个月的,同时还会发出视为未要求优先权通知书。

由此可见,由于有些国家的有所保留,PCT制度中的“援引加入”的适用存在一定的局限性和风险性。

最后,祝你永远碰不到需要用“援引加入”的情形。Safe Filing!

正文完

[1] 在优先权期限内也可以用援引加入,但有其他替代方案,例如撤回在先的PCT申请,重新交一份正确的。

[2]原文在这里:http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#_20_6_a

[3]对PCT细则20.3(a)(ii)和(b)(ii)、20.5(a)(ii)和(d)以及20.6的保留的内容如下:
细则20.3(a)(ii)根据细则20.6(a)确认,条约11条(1)(iii)(d)和/或(e)所涉及的项目是根据细则4.18通过援引加入的; 并且根据细则20.7,在适用的期限内做出说明。如果该期限届满迟于所要求的优先权日起12个月内,在这种情况下,受理局应通知申请人注意。
(b)(ii)条约11条(1)(iii)(d)或(e)所涉及的项目,根据细则20.6(b),则该项目将被认为在这一日,即受理局首次收到关于条约第11条(1)(iii)所列一个或多个项目的当天,认为已经包含在国际申请中,受理局应记录国际申请日将是满足条条约第11条(1)所有要求的日期,并且根据细则20.2(b)和(c)的规定处理。
20.5(a) (ii)根据细则20.6(a)的规定确认,遗漏部分根据细则4.18通过援引方式加入;
(d)根据(a)项通知的后续行为或者其他方面,涉及(a)项的遗漏部分,根据细则20.6(b),认为已经包含在收到据称的国际申请之日,即受理局首次收到条约11(1)(iii)所涉及的一个或者多个项目之日,受理局应记录国际申请日为作为满足条约第11条(1)的要求之日。并且根据细则20.2(b) 和(c)的规定处理。
20.6确认援引加入的项目和部分

[4] 见这里:http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

[5]中国专利审查指南对援引加入的规定是:
因中国对专利合作条约实施细则的上述规定作出保留,国际申请在进入国家阶段时,对于通过援引在先申请的方式加入遗漏项目或部分而保留原国际申请日的,专利局将不予认可。
对于申请文件中含有援引加入项目或部分的,
如果申请人在办理进入国家阶段手续时在进入声明中予以指明并请求修改相对于中国的申请日,则允许申请文件中保留援引加入项目或部分。
审查员应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书” (PCT/RO/114表) 中的记载为依据,重新确定该国际申请在中国的申请日,并发出重新确定申请日通知书。
因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起十二个月的,审查员还应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。
对于申请文件中含有援引加入项目或部分的,如果申请人在办理进入国家阶段手续时未予以指明或者未请求修改相对于中国的申请日,则不允许申请文件中保留援引加入项目或部分。 审查员应当发出补正通知书,通知申请人删除援引加入项目或部分,期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。申请人在后续程序中不能再通过请求修改相对于中国的申请日的方式保留援引加入项目或部分。

PCT制度的进阶用法之——优先权恢复

假如你在优先权日期前递交了一份PCT申请,但是优先权文本搞错了,当你意识到的时候,已经过了优先权日期;或者,想要递交PCT的时候,一疏忽发现已经过了在先申请的优先权日期,那么可以考虑利用PCT中的“优先权恢复”的制度来弥补这个失误。

根据2007年4月1日生效的修改后的《专利合作条约实施细则》(下称“PCT细则”)的6之二.3 由受理局作出的优先权恢复(a)规定:

如果国际申请的国际申请日在自优先权期限届满之日后,但是国际申请日是在自该日起两个月内,如果受理局根据本条细则(b)到(g)项的规定,且应申请人的要求,认为因未能在优先权期限内提交国际申请而请求恢复的理由满足了该局所适用的标准,受理局将准予恢复优先权,该标准是:

(i) 尽管已采取了适当的注意,但仍出现了未能满足期限的疏忽;

(ii) 或者 (ii) 非故意的。

每一个受理局至少应当选择适用上述一项标准,或者两项都接受。

“优先权恢复”的制度主要是为了给申请人提供救济,如果满足以上条件,则后续申请可以继续享有优先权。

我们知道,并不是每个国家都接受这样安排,PCT细则允许各个成员国对某些条款进行“保留”。

§作为PCT受理局(RO),这些国家的专利局对恢复优先权进行了保留(不接受):

BR巴西、CO哥伦比亚、CU古巴、CZ捷克、DE德国、DZ阿尔及利亚、GR希腊、ID印度尼西亚、IN印度、IT意大利、KR韩国、NO挪威、PH菲律宾。

§作为PCT国家阶段的指定局(DO),这些国家的专利局对由受理局作出的优先权恢复(PCT细则49之三.1)的效力进行了保留(不接受):

BR巴西、CA加拿大、CN中国、CO哥伦比亚、CU古巴、CZ捷克、DE德国、DZ阿尔及利亚、ID印度尼西亚、IN印度、KR韩国、LT立陶宛、MX墨西哥、NO挪威、PH菲律宾。

我们注意到LT立陶宛不同意国际阶段受理局作出的优先权恢复的效力,但是接受了指定局对优先权的恢复。不论如何,不论是作为受理局还是指定局,实质上立陶宛都是接受优先权恢复的。而且,另一方面,由于立陶宛,作为一个PCT不能直接指定进入的国家,需要等EP专利授权了才能在其国家生效,其对于优先权恢复会完全跟EPO的实践走,而EPO是接受优先权的恢复的*。

那么具体对于中国,作为受理局,这一条款适用的条件是:

(1)申请人在递交的国际申请的请求书中应当包含恢复优先权的要求;

(2)国际申请日在所要求的优先权日起14个月内;

(3)申请人需要说明在优先权期限内没有递交国际申请的原因(适当注意和非故意);

(4)受理局可以要求申请人提供相应证据或声明来支持其提交的原因说明;

(5)此外,申请人还需按照受理局的要求缴纳优先权恢复费,目前中国国家知识产权局作为受理局收取的费用是1000元人民币。

对于中国,作为指定局,是不接受优先权恢复的。

由此可见,由于有些国家的有所保留,PCT制度中的优先权恢复的适用存在一定的局限性和风险性。

最后,祝你永远碰不到需要用优先权恢复的情形。Safe Filing!

以下是参考的一些网页

http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html

http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html

http://www.wipo.int/pct/zh/texts/reg_des.html !!!

*感谢WIPO PCT Section LiLy Cao女士的无私帮助。

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12月1日起!申请人提交PCT申请可选择欧洲专利局作为国际检索单位

中欧两局专利合作条约国际检索单位试点项目即将启动

近日,中国国家知识产权局和欧洲专利局共同发布联合公报,宣布两局将于12月1日启动专利合作条约(PCT)国际检索单位试点项目。根据该项目,中国申请人提交的PCT申请将可以选择欧洲专利局作为国际检索单位。试点项目是两局全面战略合作不断深化的一个重要里程碑,将为中国申请人增加获取国际检索的途径,为申请人在欧洲获得知识产权保护提供便利。

该试点项目适用于以英文向中国国家知识产权局或世界知识产权组织国际局提交的PCT申请,第一年的最高申请总量为2500件,第二年为3000件。由欧洲专利局完成国际检索的申请将无需进行欧洲补充检索。

更多详细信息,请参考两局发布的联合公报。

PCT国际申请错过进入各国国家阶段期限的救济措施之五大局篇

◆ ◆ ◆ ◆PCT国际申请作为一个申请程序,最终想要获得保护需要相应启动办理各国国家阶段手续,在这一阶段,30/31个月的期限届满日对各位小伙伴来说显得尤为关键,需要牢记于心,提前做好准备工作。

但是,我们也理解各位小伙伴在做出最后决定之前有多种需要考虑的因素,甚至随着市场的变化,专利布局策略的调整,有时候会发现原本已经放弃进入各国国家阶段的PCT国际申请又需要重新再进行考虑,但是这个时候已经过了30/31个月进入的期限,这个时候我们是不是就直接放弃了呢?

本期节目我们拟选取各位小伙伴们在专利申请中考虑更多的五大局,即中美欧日韩五个国家/地区来探讨一下,如果期限已过,我们是不是还有其他措施:

韩国篇:PCT进入韩国国家阶段的期限是自最早的优先权起31个月内,如果错过该期限,没有任何后续救济措施。

这是我们把韩国列在开篇的原因,对于进入韩国的期限,请大家一定牢牢把握!

日本篇:PCT进入日本国家阶段的期限是自最早的优先权起30个月内,2011年根据专利法条约(PLT, Patent Law Treaty)就错过进入日本国家阶段期限引入了恢复机制。

具体来说,因为合理理由(日本专利法Art. 184-4(4)的规定)而错过进入期限,可以自合理理由消失之日起2个月起,最晚在进入日本期限届满之日起一年,提出恢复请求。但是实务操作中,这样的恢复非常非常困难。日本专利局目前对合理理由的审查标准非常严格,认为只有申请人在特定情形中采取了必要适当措施,但还是无法避免错过期限(例如,无法避免的系统错误或者无法预知的自然灾害)。对于特定情形中的必要适当措施的定义,日本专利局的说明并不是特别清楚,但是如果仅仅是因为人为错误导致的,专利局一般会认为不符合要求。在手续操作中,在提交恢复请求时,需要充分描述错过期限的合理理由。同时,需要提交一份具有说服力的解释,说明该合理理由,也就是说虽然在特定情形下采取了适当注意的措施,但是还是错过了该期限。

一般情况下需要日本现地事务所根据实务来代为准备具有说服力的恢复请求及说明,恢复请求的费用大概为800,000-1,500,000(约CNY48132-90247),但是即便在此情况下,也存在无法恢复成功的可能性。如果恢复不成功,还可以接着向法院申诉看能否进一步成功恢复,但是费用更高。

因而,日本的恢复手续除非万不得已,不建议使用。对于进入日本的期限,我们也得慎重把握。

中国篇:PCT进入中国国家阶段的期限是自最早的优先权日起30个月内,如果该期限已过,通过缴纳相应的宽限费用(CNY1000),可以最终延长至32个月内,也就是说申请人最晚可以在32个月期限内办理进入手续,提交相应的文件,缴纳相应的费用。

但是,需要注意引起高度重视的是,一旦32个月期限已过,就相应的PCT国际申请,申请人再没有办理进入国家阶段手续的机会。对于此32个月期限,不容错过!

EPO篇:PCT进入欧洲国家阶段的期限是自最早的优先权日起31个月内,提交时必须缴纳申请费,检索费,审查和指定国官费。

如果一件PCT在申请时,有指定欧洲专利局(EPO),EPO在31个月到期时未收到该申请文件,便会发出官方通知“ Loss of rights” (即权利失效通知,EPO FORM 1205N)。因为申请未进入EPO,没有指定的欧洲代理人及地址,“权利失效通知”通常会发到申请人提交PCT时记录的地址。如果申请人地址为中国境内,那么这个通知会发到该地址(PCT申请中中国地址不全或不正确会影响这个通知的接收)。“权利失效通知” 对未在优先权31个月内进入欧洲国家阶段,但仍有意向进入欧洲的申请人非常重要。自通知发文日起两个月内,申请人可以通过缴纳官方规定的费用,办理进入欧洲专利局手续。

这两个月利用的是EPO的继续处理程序(Further Processing,通常两个月),EPO的继续处理程序是EPO中可以付费延期的一个程序,对一些性质的绝限可以使用,通常延期的时间是两个月。
需要缴纳的相应官费

  1. 申请,检索,审查及指定国官费的150%;

  2. 如果权利要求15项,页数超过35而产生的超出官费部分也需支付150%;

  3. 第三年年费的150%;

  4. 向EPO提交“继续处理请求”及支付相应的费用 (继续处理的审查费+翻译费分别是255欧元,共计510欧元,约CNY3886)。
    由此可见,延迟进入欧洲国家阶段的官费一般来说比正常31个月期限内进入的官费多出近60%(EPO官费本身比较贵,继续处理请求需要缴纳的官费就更贵了)。但是对于31个月后仍有强烈意愿进入EPO的小伙伴们来说,利用EPO的继续处理请求,额外支付这60%的费用来赢得另外2个月的时间也是值得的。

美国篇:PCT进入美国国家阶段的期限是自最早的优先权日起30个月内,如果超过这一期限,我们仍然可以向USPTO提出REVIVAL请求。

这一手续需要提交STATEMTNT说明延迟进入是unintentional(非故意的),同时需要额外缴纳PETITION FEE 850美金(约CNY5700,小实体,大实体则为1700美金,约CNY11400)。

通常情况下,美国专利局审查员对于超期6个月的请求比较容易接受,但是我们也遇见过超期18个月仍然成功REVIVAL美国国家阶段申请。由此可见USPTO在这一请求上尺度相对比较宽松,如果已经过期,但是仍然想进入美国,我们建议在发现超期的第一时间可以及早进行尝试。综上,各位小伙伴可以了解到,对于五大局来说,相比较而言欧洲,特别是美国比较宽松,对于这两国在错过30/31个月期限之后,我们一定不要轻言放弃,最后还是有机会搭上最后一班车的。

PCT进入国家阶段后能变更申请人信息吗?

进入国家阶段后变更申请人信息

◆ ◆ ◆ ◆

专利申请提交完成,开心~~但是突然发现最重要的信息专利申请人可能需要变更,怎么办?相信大家对于中国申请的申请人变更手续不陌生,也不焦虑,毕竟在《专利审查指南》第一部分第一章6.7著录项目变更中有非常详细的介绍,只要根据相应的情况准备文件来办理就好。但是如果是海外申请该如何是好呢?

从手续和费用两个方面,就下列国家阶段进入手续完成后的的申请人变更为大家一一简单道来:

欧洲申请:

欧专局要求提供变更前及变更后申请人共同签署的转让协议(CONFIRMATORY DECLARATION OF ASSIGNMENT AND ACCEPTANCE),转让协议只能由CEO, President 或者 Director 签署,如不是由上述职位的人签署,需提供签字人有权代为签署的官方证明,如委托书等。转让协议只需提供电子版扫描件。需要缴纳官费100欧元(约762人民币)。

美国申请:

美国专利局要求提供变更前及变更后申请人共同签署的转让协议(Assignment)扫描件,如果变更后的申请人为新申请人则需要提供委托书。无需缴纳官费。

日本申请:

变更前申请人(转让人)签署转让协议(Assignment)并将证明文件原件递交至日本专利局,如果变更后的申请人为新申请人则需要提供委托书。需缴纳官费4200日元(约255人民币)。

韩国申请:

变更前申请人(转让人)签署转让协议(Assignment),只能由 President, CEO, Director 或者 Owner签署,另需提供转让人企业公证证明(CORPORATE NATIONALITY CERTIFICATE),原件且需公证,如果变更后的申请人为新申请人则需提供委托书。上述文件,韩国专利局均要求原件。官费为11000韩元(约66人民币)。

澳大利亚申请:

变更前及变更后申请人签署转让协议(Patent Assignment),并向澳大利亚专利局递交扫描件。无官费。

加拿大申请:

由变更前申请人(转让人)签署转让协议(Assignment),并向加拿大专利局递交扫描件。官费为100加元(约人民币510)。

巴西申请:

需由变更前及变更后申请人(转让人及受让人)签署转让协议(PATENT ASSIGNMENT AND TRANSFER DOCUMENT),另外还需要两名见证人共同签署,签署后的文件需要公证后并办理海牙认证(apostille)。由于目前中国不属于海牙协定的成员,海牙认证需要去香港办理,手续繁琐,也可以选择去巴西领事馆认证(consular legalization)作为海牙认证的替代手续。官费约为30美元(约202人民币)。如果变更后的申请人为新申请人则需要提供委托书。上述所有文件要求提供原件。

Reference

  1. 收藏!世界各国/地区/组织的知识产权管理部门官网汇总
  2. 专利PCT申请的那些事儿
  3. 你知道吗?这11个欧洲国家PCT无法直接进入!
  4. PCT申请能否作为优先权文件?
  5. PCT申请进入主要国家阶段费用预算
  6. PCT申请进入韩国国家阶段费用预算