Inventor
职务发明、奖励报酬…
Why
专利申请，以企业名义还是以个人名义？这里有套路吗？
【题记】专利申请的名义问题，也是有策略的，俗称“套路”。公司老板问你如何看待、使用及应对这个套路，你怎么回答？
江苏某公司，正在进行相关技术研发和专利申请的工作，公司老总关心的专利申请的申请人名义问题，我们给出如下分析意见，仅供参考。
按照中国法律规定以及一般公司的管理制度和原则，一项发明创造（研发成果）由公司的员工（一名到多名，职务不限）做出以后，该发明创造的知识产权应该归属于公司，而“发明人”为该员工（该员工即称为“职务发明人”）。具体即：就该发明创造申请专利的权利、专利申请权和专利权，均归公司所有；形式上体现在：在提交给专利局的专利申请文件以及公开/公告的专利文献的著录项目中（如下图），“申请（专利权）人”及“最终专利权人”栏目为公司全称，“发明（设计）人”栏目为该员工个人姓名。
（图：Innojoy专利检索分析系统的检索页面截图）
按照上述原则来进行理解和操作，是合法合规合理、比较通行的。不过从专利策略的角度看，这样操作的最大的问题是：在我们的专利公开后，他人特别是竞争对手，很容易在专利数据库通过申请（专利权）人的名称检索到该专利，可能直接或间接了解和掌握到我们的研发进展、研发成果、专利布局等情况（即便可能只是部分情况），从而为他所用：比如敏感的嗅到我们的战略发展方向、产品发展规划、从而调整他们的相关决策，比如他利用我们的专利技术方案进行进一步研发，比如他挑起某些争端（提起专利无效宣告），等种种可能，其实这些也是我们检索别家的专利的一些目的。
鉴于此，某些机构，一般是实力比较雄厚、专利策略运用娴熟的企业，会考虑先不用本公司的名义申请专利，而用个人名义，或者其他关联公司（机构）的名义。这里的个人可能是，公司法人代表或实际控制人（可俗称“老板”）及他们的亲属（有些时候我们看到老板的配偶）、公司高管、发明人、其他完全不相干的（但能够掌控的）个人。关联公司（机构），可能是该公司的母公司、子公司、合资公司、拥有共同股东（全部或部分股东相同）的公司、有协议控制关系的公司、或有交易往来的比较信任的公司，包括仅仅为了专利策略而单独注册的一个公司（股东可能一致或者用他人做股东）。
用个人或者关联公司名义申请专利，有如下的一些操作经验和问题。（注：这里主要是站在公司全体股东利益的角度来看待问题、给出意见的）。
用个人名义申请专利，用老板等的名义，如果老板比较知名或者很容易让别人找到，那么他人也可以很容易的想到尝试用老板的姓名（放在数据库的专利申请专利权人一栏）进行检索；同样，用发明人作为申请人，如果该发明人是技术牛人、已经发表不少文章或申请过不少专利（以公司名义），那么他人经过一些情报分析，也可能相对容易知道这件形式上以个人名义申请的专利可能就是我公司掌握的专利。如果用老板的亲属或其他完全不相干的人的名义，那就比较难发现；但同时注意，一方面，如果申请专利时使用的地址与我公司的地址一致或者在一个区域，那么别人也可以联想的到；二方面以这个个人名义申请的专利，与公司之前的专利风格和技术脉络如果非常一致的话，也可能会让别人联想的到。
用关联公司名义申请专利，特别有股权关系的，或者在公开宣传资料（如网站）上有介绍关联关系，或者公司字号一致，那么还是很容易被他人识别和检索到。
从法律及政策上讲，用个人或者关联公司名义申请专利的主要风险可能如下。一方面，对于该专利的处置是否完全可控？如在需要转让回来之时，是否可以非常容易得到该个人或关联公司的配合，转让手续是需要签字或盖章的，并且需要时间（两三个月的时间得准备）。在遇到到该专利产品实现大卖、专利价值得到跳跃式提升的情况下，专利是否能顺利转让回来，可能还存在一些微妙的关系，涉及到人性和利益考量。二方面，在公司涉及重要对外投融资或资产重组的情况下（包括质押融资、股权融资、上市融资、合作合资），在个人名下或者关联公司名下的专利是不纳入公司的资产，不利于外部对于公司的实力和价值以及合规性的评估。在股票公开上市发行（上市之前和上市之后）的情形下，还涉及到对公司技术方面职务发明创造问题的核查和信息披露，指的是如果将本归属于公司的职务发明创造，转为个人或者其他公司名义申请专利，是属于无形资产流失，即便公司与该个人之前有相关协议（如约定个人或其他公司有义务将专利无偿转让给公司等），仍然不能消除证监会和投资人对于公司运营是否合规的疑虑。
鉴于以上，我们进一步建议，如果公司基于不让竞争对手过早获知我公司专利的考虑，以个人或其他公司的名义申请专利，最好与该个人或其他公司签署一个协议，约定该专利的权利本属于公司所有、在公司有需要的时候应无偿立即转让给公司；同时注意一下上述的问题，以免起不到我们既定的目的。同时在需要做重大的投融资特别是上市动作之前，要留有足够的时间、提前去进行相关的转让手续。
另外，公司也可以根据商业动作的进程以及相关形势的判断，合理规划一下申请的名义以及专利公开和审查的时间，达到或部分达上述的目的。比如，如果我们不介意晚一点拿证，并觉得18个月的时间已经足够我们在市场上领先对手的话，那么也不妨就用公司名义申请专利，至少隐藏18个月是可以做到的；当然我们如果希望尽快获得专利授权拿证，那么就不采取该做法。
技术专利越多的发明人格局小？
蒋尚义和梁孟松都是顶级院校毕业的理工科技术男，但梁孟松更像研发角色，蒋尚义更像管理角色。体现在梁孟松和蒋尚义作为发明人的专利数量却相差较大，其中梁孟松是数百件专利的发明人，蒋尚义只是数十件专利的发明人。
梁孟松两次“负气”离职，第一次是2009年2月因未成为台积电的研发副总裁“负气”离职，第二次是2020年12月因蒋尚义入职中芯国际“负气”离职。
“负气”离职是格局小的体现吗？其与技术专利越多有关联吗？
蒋尚义，1946年出生，1968年于国立台湾大学获电子工程学学士学位，1970年于普林斯顿大学获电子工程学硕士学位，1974年于斯坦福大学获电子工程学博士学位，曾在德州仪器和惠普工作，1997年返回台湾担任台积电研发副总裁。
2006年第一次退休，2010年受复出的张忠谋邀请再出复出，2013年再次退休，2016年-2019年担任中芯国际独立非执行董事，其后加入光刻机被质押和工厂荒废的武汉弘芯，2020年12月15日入职中芯国际担任副董事长和执行董事。
梁孟松，1952年出生，本科和硕士毕业于台湾国立成功大学，博士毕业于美国加州大学伯克利分校，曾在AMD工作，1992年返回台湾加入台积电。
2009年2月从台积电离职，在韩国成均馆大学任教两年后加入三星，2017年10月劳动合同到期后加入中芯国际担任执行董事及联合首席执行官，2020年12月提出辞呈。
蒋尚义是梁孟松的上级或上上级而并非老师，梁孟松的老师是FinFet之父胡正明。
胡正明是梁孟松的博士导师，也曾经是台积电的员工，一个延长摩尔定律数十年和助力台积电成为全球第一的那个人，但其并未像蒋尚义和梁孟松一样继续在商场拼搏，其离职后选择在大学任教。
梁孟松是被台积电投入巨大精力起诉竞业限制和侵害商业秘密的人，另外一位是中芯国际创始人张汝京，而蒋尚义至今未受到台积电的任何法律关照。
蒋尚义（CHIANG SHANG-YI）作为发明人申请的专利有20余件，包括同族专利。
第一件专利申请于1978年（32岁），专利申请人是一家美国公司国际电话电报公司，该段工作经历未出现在蒋尚义简历。
在1989-1997年，蒋尚义在惠普公司（HEWLETT-PACKARD COMPANY）作为发明人申请了多件专利，由于蒋尚义是1997年加入台积电，则意味着蒋尚义是现在德州仪器工作再入职的惠普公司，不过其未在德州仪器有作为发明人申请专利。
蒋尚义在台积电仅有一个技术方案申请了专利，那是2006年，也正好是蒋尚义第一次退休的那年，该专利最早在美国递交申请，其后进入中国台湾和中国大陆（200710089515.3）。
蒋尚义在台积电自主研发摆脱和超越IBM的铜制程技术时期（2000-2003年）并未作为发明人申请专利，一定程度上表明蒋尚义并非是实质研发角色，其是一个管理角色，外界将蒋尚义列入台积电的“研发六君子”并不符合事实。
梁孟松（LIANG MONG-SONG）作为发明人申请的专利超过400件，包括同族专利。
第一件专利（US06/780482）申请于1985年（33岁），专利申请人为AMD公司，同时在1986年作为发明人申请了多件专利，也仅在1985年和1986年作为发明人申请了专利。
1991年12月17日，梁孟松作为发明人申请了专利（US07/809773），专利申请人为台灣茂矽電子股份有限公司，该公司同样成立于1987年，但创始人是从美国归来的陈正宇，1992年12月1日还申请了专利。
梁孟松在台积电作为发明人申请第一件专利的日期是1993年7月22日，专利申请号US08/094747，梁孟松在台积电贡献了400多件专利，其中1996年专利申请量最高达到85件，并且在1995-2009年期间，每年专利申请量均为两位数，其中2002-2004年分别为34、42和48件，其后年度均为超过30件。
梁孟松的专利申请量年度分布是与台积电的发展同步的。虽然说台积电还有林本坚、余振华、孙元成和杨光磊四位研发君子，余振华是台积电排名第一的发明人，林本坚是浸润性光刻技术之父（即ASML光刻技术之父），孙元成是赢过梁孟松的人，但梁孟松同样是一位研发奇才，并且在三星和中芯国际都得到体现。
梁孟松离开台积电虽不是因绩效考核淘汰5%，但也是被迫的。
在台积电2015年起诉梁孟松竞业限制和侵害商业秘密的庭审中，梁孟松诉说“我在超越办公室几个月，完全不受重视，也无事可干，大家都知道我被下放了，被冷落了，我也不敢再去员工餐厅，我怕见到以前的同事，以前的同事也怕见到我，我觉得非常丢人，没脸见人，我对台积电付出了那么多，他们最后就这么对我，把我安排去一个像冷宫一样的办公室。”
结合梁孟松帮助台积电摆脱和超越IBM、帮助三星在短短几年内超越台积电、帮助中芯国际在3年内实现十多年才能完成的技术任务，体现出梁孟松是一个研发奇才，但可能正如台积电高层所说“梁孟松是个奇才，但他的能力又深又窄，孙元成负责的是整个制程整合，能力虽然没梁孟松深，但是有更好的全局观。”
有人认为当初张忠谋让梁孟松去负责“超越摩尔计划“是针对性安排，希望锤炼梁孟松的技术气息和个性，以使梁孟松具备接班人的全面能力，而梁孟松因“格局”问题而选择了辞职。
中芯国际董事长应该是知悉梁孟松的个性的，但仍然采取让梁孟松的个性爆发的机会，可能是中芯国际董事长的有意为之。
无论如何都将是两败俱伤，最伤的还是中芯国际，当然是伤的是我国的芯片产业。
梁孟松，一个技术专利很多的发明人，具备极强的技术气息和个性，纵使公司和社会给了他这么多的磨练，但其仍然显得“格局”小，似乎与其技术专利多相关。
梁孟松会让我们想起苹果公司的沃兹尼亚克、晶体管之父肖克利，都是全球顶级技术男，但是沃兹尼亚克已经理解乔布斯而豁达，而肖克利至死未原谅“硅谷八叛徒”。
中芯国际引入管理角色却走了研发角色，这将是中芯国际的一次转型还是失败？
What
职务发明创造、商业秘密保护对策研究
一、相关法律及案例理解
1、关于职务发明创造的权利归属
《专利法》及其实施条例规定了“执行本单位的任务创造或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。”职务发明创造的相关权利（申请专利的权利、专利申请权、专利权或技术秘密所有权）为该单位享有。其中，“执行本单位的任务创造所完成的发明创造”包括三种情形（如图）。《合同法》及相关司法解释也有类似的规定，只是在这里，职务发明创造换成了“职务技术成果”。
需要注意的是：
1）关于“本职工作”，一般是指发明人的职务范围，即具体的工作责任、工作职责的范围，而不是单位的业务范围，也不是个人所学专业的业务范围。有学者还认为，这里的本职工作是指研究、设计、开发的工作，其他的工作不包括在内，理由是并非所有本职工作执行的结果都可能产生发明创造。不过，即便将“本职工作”作如此狭隘的理解，一般会利用本单位的物质技术条件，这也可以证明是属于职务发明创造。
2）第三种情形中的1年，应从办理退休、离职手续正式与原单位脱离关系之日开始算起；此种发明创造“作出”的日期应是发明创造实际完成日，而非专利申请日（比如在1年后申请专利的并不意味着作出发明创造一定是在1年后）；如果在1年内申请专利的，则可以推定该专利申请日为作出发明创造的日期；当然也可能没有申请专利，这时需要其他的证据证明作出发明创造的日期。
3）第三种情形中的“有关”，有学者认为应理解为，该发明创造“在原单位具体承担的本职工作或者在原单位分配的任务范围之内”，有学者表述为，该“发明创造就是发明人在原单位工作时的职务范围，而不仅仅是同发明人在原单位从事的专业工作或业务有某种联系，更不是指发明创造在单位的业务范围内或个人所学专业的范围内”，“应是原单位可以合理预见和期待的职务发明”。看来，不少人认为“有关”的解释应从紧而不从宽。
4）第三种情形所述的职务发明创造有1年的期限（过了1年后作出的发明创造就不属于原单位了），这不同于商业秘密（技术秘密或说未公开的技术成果）。技术秘密没有时间期限，技术秘密在原公司就已经存在了，从原单位盗走的技术秘密任何时候都是属于原公司的；而其实第三种情形所述的发明创造在原单位还未出现或者说还不存在（“没有搞出来”），只是员工离职后才作出来的。这二者需要严格区分和举证。而员工在职期间作出的职务发明创造（即除第三种情形外），就是公司的技术秘密，如果是将在职期间作出的职务发明创造离职时带走，则涉及侵犯商业秘密。
5）对于员工隐藏发明成果离职后获利（包括自营，或转让，或申请专利等）的情形，理论上属于违法，但是期望完全通过法律手段解决问题是不现实的，需要综合法律和各种管理手段进行。由于员工未向公司透露，未留下完整的书面材料，通过起诉商业秘密违法行为比较困难；最有可能的思路是，留下各种记录作为证据，证明其离职后的专利申请或据以获利的技术是属于职务发明创造（但这也限于有证据证明是在一年内作出的，如上所述，只要专利申请或其他技术交易是在一年内作出的，就可以证明职务发明创造是在一年内作出的——其实有可能在职时就作出了）。
6）法律对于职务发明创造的规定，在理论上和实践上存在着漏洞或矛盾。比如发明人转职两个以上单位的情况——某人从甲单位离职到乙单位工作，转职的一年内，作出了与甲、乙两单位的职务均有关的发明创造，其发明创造的权利归属于谁（或说是谁的职务发明创造）？按照第三种情形的规定，属于甲单位；但是这项发明创造又是在乙单位完成的，利用了乙单位的物质条件。举个例子，某人从院所（跟导师作磷酸铁锂制备研究的）出来入职微宏，半年内作出磷酸铁锂的一种合成方法的发明创造（发明A），随后离职去了新公司，接下来半年内在新公司的安排下，在原磷酸铁锂合成方法的基础上经过改进又得到一发明创造或专利申请（发明A’），那么，发明A和A’到底属于那个单位的？这就需要微宏公司在员工入职、工作期间、离职等各个环节加强制度建设和管理，在法律允许的框架下，尽量约定对我公司有利的条款。
案例1：
王某在×单位从事机动车防滑装置的研究设计工作多年，后王某调离该单位。半年后，在未利用原单位任何物质技术条件的情况下，王某完成了一项机动车防滑装置的发明。王某的原单位因该项专利权属问题诉至法院，认为该发明应属职务发明专利权应归该单位所有。王某辩称：我在调离该单位后，在未使用原单位任何物质技术条件的情况下独立完成该发明，应属非职务发明，专利权应归自己所有。
法院判定，本案王某虽然未使用原单位的任何物质技术条件，并且是在调离该单位后完成的发明，但是该发明是在王某调动工作一年以内作出的，而且王某原单位从事的研究设计属本职工作。王某的发明应属职务发明，该发明的权属应归王某的原单位所有，但原单位应给王某一定的补偿。
评点：从事机动车防滑装置的研究设计是王某在原单位的本职工作，离职1年内成的一项机动车防滑装置的发明被认定为职务发明创造；那么是不是可以类推说，如果本职工作确定为开发磷酸铁锂正极材料，就可以认定，如离职后1年内研发出磷酸铁锂材料工艺，不论你采用哪一种合成路线，都是属于职务发明创造？
案例2：
制糖公司A、B分别聘请甲、乙为公司锅炉工程师、质量技术员，从事公司锅炉及其附属设备的技术维修、技术改造工作。后甲、乙辞职合办节能环保公司，几个月后申请了“滚筒式蔗渣喂料器”实用新型专利，该专利涉及的技术领域为一种甘蔗糖厂蔗渣燃烧炉附属装置，可有效地控制锅炉的燃烧工况、稳定蒸汽参数、提高锅炉运行安全性等”。两级法院均认定该实用新型专利为职务发明创造，专利权属糖公司A、B共同所有。甲、乙曾辩称A、B的生产经营项目是制糖，而不是制糖设备生产企业，并且两人没有利用原单位的物质技术条件，对此，法院未予采纳。
评点：这里给我们的启示就是，非公司核心业务、非核心技术人员的发明创造也可以判定为职务发明创造。
案例3：
陈鸿奇在汕头市光华公司（塑料机械成套设备生产企业）从事了六年的销售工作，曾多次代表光华公司与其它厂家签订合同，销售了多台塑料挤出复膜机组、纸塑成筒粘合制袋机组、制袋机组中的立式印刷机、吹膜机等光华公司生产的机器设备。离职后不久，陈鸿奇申请了“一种自动印刷机的印刷和印刷输送装置”的实用新型专利，其说明书中作了这样的表述：“本申请人鉴于已有的自动印刷机上的印刷版辊装置的结构不完善，致使其使用上无法控制印刷物的输送长度，进而无法很好配合自动化生产的进行，造成人工的浪费及产量的减少，所以不断进行积极实验研究改革，终于在总结多项实验研究成果与多年的工作经验的基础上，创造出一种自动印刷机的印刷和印刷输送装置的改良构造……”
光华公司起诉，汕头中院作出一审判决，判定涉案专利属于职务发明创造，专利权人应变更为光华公司。
陈鸿奇上诉。广东省高院合议庭认为，依照有关法规，如果本案专利具备下列两个条件之一时，应当认定为职务发明创造，否则为非职务发明创造：（1）是在退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造；（2）是主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等本单位的物质技术条件完成的发明创造。
合议庭最终认为，在单位主张一项发明创造与发明人或设计人“在原单位承担的本职工作”或“原单位分配的任务”有关时，应当提供明确的证据表明曾经安排发明人或设计人从事技术开发工作，或者分配其从事本职工作之外的技术开发任务，而不能仅凭推理来加重发明人或设计人的法定义务。在本案中，光华公司提供的证据仅能证明陈鸿奇是从事产品销售工作，而没有证据表明曾安排陈鸿奇从事技术开发工作，如果仅依据“销售人员必须对产品的技术特征、结构非常了解，并反馈客户对产品的意见”来推断陈鸿奇在光华公司从事技术开发工作于法无据。光华公司也未举证证明陈鸿奇的发明创造主要利用了该公司的资金、设备、零部件、原材料等其它物质条件，因此陈鸿奇的发明创造不属于主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。此外，为了保护劳动者的生存权利，只要不违反法定或合同约定的义务，任何单位都无权限制劳动者离职后享有和利用其在受雇期间所掌握的技术、技能、经验和知识。陈鸿奇在离职后从事发明创造的过程中，自然会运用到其在光华公司工作期间所积累的技术、技能、经验和知识，但并不能因此推定陈鸿奇的发明创造就属于职务发明创造。
广东省高院最终判定陈鸿奇所申请专利不符合职务发明创造法定条件，做出了“撤销一审判决；驳回汕头市光华机械实业有限公司的诉讼请求”的终审判决。
评点：从事产品销售（未作过研发）的员工离职1年内作出的产品改进的发明创造，是否属于职务发明创造？广东高院给出了基本否定的答案。看来，我们是否有可能在劳动合同或保密协议中注明一条，扩大“本职工作”的范畴。另外，公司也应将员工掌握的公司的技术秘密与他在工作中掌握的通用的技能、知识、经验区分开来，对于前者，肯定是旗帜鲜明的采取各种措施（管理制度和法律手段等）保证其留在公司并且不被侵犯；而对于后者，需要有更多的更人性化的管理措施，尽量使老员工积累的宝贵经验留在公司，供其他员工（特别是新员工）分享，而不是人走知识就流失了，这个也称为“知识管理”，不完全等同于商业秘密管理。
案例4
被告王某原系某邮电研究所通信工程师，从1987年至2000年间，主持了上百种型号的通信传输设备的研究及改进工作。
2000年8月，王某从邮电研究所辞职，同年9月进入原告甲公司任总经理职务。他根据自己多年在邮电研究所的工作经验，提出了发明S型通信模块的构想，向甲公司的技术人员陈述了S型模块的具体设计思路和方案，提供了该模块中的两个关键的功能芯片及型号，口授了电路原理草图。2000年10月，甲公司正式立项开发S型模块产品，编制了《项目计划任务书》并组织人员按王某的设计方案进行试制，很快试制出S模块样品。此时，因甲公司股东变换，被告王某被新董事会免职。
王某于2001年4月离开了甲公司，随即以个人名义向国家知识产权局提出S型模块实用新型专利申请，并于2001年10月获公告授权。王某即投资新成立了乙公司，生产S型模块，由于该模块能够解决国内外通信设备间的兼容问题，产品销售很好。甲公司此时也正式生产S型模块，但由于乙公司已在王某的主持下对S型产品进行了改进，其改进型产品S1和S2型模块使甲公司产品销售受阻。
原告甲公司故于2002年5月以S型模块系职务发明为由将王某告上法院，请求法院判令专利权归甲公司所有。理由是此发明系王某完成公司工作任务，且主要利用了单位的物质技术条件，其主要证据为2000年甲公司的立项计划及产品设计图，王某在该计划任务书上的总经理栏上签字批准试制，其中的《总设计文件》描述了与授权专利相同的技术方案。被告王某辩称S型模块是自已独立的创新成果，构想源于其在邮电研究所的工作经验，发明的核心是S模块中两个关键功能芯片的组合运用，其发明构想在到甲公司工作前已经完成，不是职务发明。
对于该案的处理意见存在三种分歧观点：
1、王某的专利属于其在甲公司的职务发明。理由是：（1）王某自称的发明创意在到甲公司工作前没有形成书面记录，不能确定王某发明的具体内容；（2）甲公司对S型模块的开发研制进行了立项，并下达了专门的计划任务书，王某在计划书上签字，是履行甲公司的工作任务；（3）甲公司为S型模块的试制付出了大量人力物力，王某的发明利用了甲公司的物质技术条件。
2、王某的发明属于非职务发明。理由：（1）王某是对S型模块发明的实质性特点作出创造性贡献的发明人，其创意来源于邮电研究所的工作经验，虽然没有书面记录，但是甲公司技术人员证明甲公司立项时的产品设计方案来源于王某的传授；（2）甲公司立项是对发明构想的验证与实施，其《总体设计文件》中记载了与专利技术相同的方案，而王某发明创造构想提出时并未利用甲公司的物质技术条件。（3）王某的职务是总经理，负责行政管理工作，甲公司未向其下达研发S型模块的工作任务。（4）王某已对S型模块进行了改进，乙公司现在生产的S1、S2型模块是S型模块专利的改进技术，如果认定S型模块的专利权因系职务发明归甲公司所有，基于S型模块的改进技术及实施都将受阻，不符合促进技术创新的专利法立法宗旨。
3、王某的发明属于其在邮电研究所的职务发明。理由：王某的发明创造是其从邮电研究所调动工作后1年内作出的，王某原系该所通信工程师，承担的是通信传输设备的研究及改进工作任务，且王某的当庭陈述以及邮电研究所的存档工作记录，可以证明王某在邮电研究所工作期间，曾经利用邮电研究所的物质技术条件对S型模块中的两个关键芯片进行过专门研究，属于其在邮电研究所本职工作有关的发明创造。
最终法院采纳了第2种意见。
评点：公说公有理，婆说婆有理，这源自简陋的法律规定与复杂的现实生活之间的矛盾。作为企业一方，我们一定要注重契约的管理，尽量利用法律、减少法律造成的不确定性。
2、 关于职务发明人的奖励与报酬
《专利法》第六条规定，“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬”。
现阶段，关于职务发明人（包括退休、离职后的员工）提起奖酬诉讼的纠纷越来越多，很少有企业建立起了劳资双方的奖酬协商机制，导致双方都为此耗费了大量的精力和资源。其实在中国的很多外资企业，均建立起了完善的奖酬制度。
国家以法律规定了投资者（企业）可以取得发明创造的专利权，获得相应的利益回报，这是为了鼓励投资研发和创新，促进经济发展；国家也立法规定职务发明人享有署名权和获得一定奖励、报酬的权利，也是为了鼓励更多更好的发明创造，促进企业和经济发展。
现实中，企业管理者担心的员工会隐瞒自己的研究成果的问题，据调查，利益激励和分配机制的不完善是其中的重要原因。
修改后的新《专利法实施条例》修订草案第六章对职务发明的奖酬问题进行了细化，概括如下：
1）适用的范围由原来“国有企业事业单位”扩展为 “中国单位”；
2）奖酬问题约定优先，没有约定的适用法定（如下条款）；
3）奖金金额：3000元（发明授权）或1000元（实用新型或外观设计授权）；
4）报酬比例：自行实施税后利润的2％或0.2％，或者许可使用费、转让费的10％；
5）奖酬不限于货币，可以采用股票等（一般对于股份制企业）；
6）职务发明人离职后可以继续领取奖酬（有约定的除外）；
7）职务发明人死亡的，其应得的报酬可以继承（不得剥夺）。
其中有一些问题在理论上和实践中都有很多争议。比如报酬的计算基准的问题，都值得我们去探讨。一般认为，报酬的计算基准要考虑到产品（项目）中包含有多项专利技术和/或多项技术秘密以及现有技术的情形，即所述的职务发明（专利技术）在其中占有多大比例的贡献（拟定一个百分比，注意这里指的是在技术方面的贡献，而不考虑营销等商业方面的问题），产品销售/或项目技术转让的税后利润乘以这个百分比后，再乘以2％或0.2％或10％，即为职务发明人的报酬。注意，这里的职务发明人为多人的，多人共享这个报酬。
案例太多，在此从略。
- 关于竞业限制与商业秘密保护
按《劳动合同法》第23条2款规定，对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限（不超过2年）内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。
1）关于竞业限制协议未约定经济补偿，竞业限制协议效力的问题，出现了不同的观点。
有人认为，单位与劳动者约定了竞业限制条款，就一定要约定一定的经济补偿，如果没有经济补偿（没有约定或约定了而没有履行），劳动者就可以不遵守竞业限制协议；
有人认为，单位与劳动者约定了竞业限制条款，不一定要约定一定的经济补偿（或者说经济补偿为零），在当事人合同中没有约定经济补偿金的，也应当理解为双方愿意按照法律或法规的标准执行；
上海市规定，用人单位与劳动者在竞业限制协议中对经济补偿金的标准、形式没有约定的，劳动者可以要求用人单位支付经济补偿金。劳动者已经履行或部分履行竞业限制义务的，可以要求用人单位支付经济补偿金。双方当事人由此发生争议的，可按劳动争议处理程序解决。用人单位要求劳动者继续履行竞业限制协议的，应当按劳动争议处理机构确认的标准及双方约定的竞业限制期限一次性支付经济补偿金，劳动者应当继续履行竞业限制义务；用人单位放弃对剩余期限竞业限制要求的，应当按劳动争议处理机构确认的标准支付已经履行部分的经济补偿金。
在劳动争议仲裁和司法实践中，根据竞业限制协议的双务有偿性以及公平原则，仲裁和判决结果一般（有人说七八成）都认为未约定经济补偿的竞业限制协议对劳动者显失公平，会根据实际损失以及个人具体情况要求原用人单位作出适当经济赔偿。
2）违反竞业限制约定义务与违反保密约定或法定义务的表现形式和判定方式，要区别开来。竞业限制一般是要求不得到竞争同行工作，而保密是要求不得将商业秘密透露给第三人；违反竞业限制义务并不一定违反保密义务，违反保密义务并不一定违反竞业限制义务；保密义务理论上是永久的，竞业限制最多2年期限；两个方面需要分别签订相应的协议或条款，采取不同的应对措施。
即便没有与劳动者签订竞业限制条款或者劳动者不履行竞业限制条款，劳动者也不得将其掌握的属于公司的商业秘密透露给新单位或任何第三人，否则将造成侵犯商业秘密行为或侵犯商业秘密罪，需要赔偿损失和/或承担刑事责任。
二、相关对策建议
根据以上对相关法律和案例的理解，我对公司在职务发明创造管理、商业秘密保护方面，提出如下对策建议：
关于“本职工作”和“任务”
ü 对“本职工作”、“任务”进行尽可能全面、清晰的界定。在岗位职责/工作任务书中，进行较为笼统的、上位的规定；在立项申请等文件中，具体明确目标、任务和项目组成员；在研发过程中的各种会议上，做好会议记录（参加人、讨论的议题、工作进展、下一步任务等）。
ü 对与技术有关的非研发员工（比如安全质量工程师、设备工程师、专利工程师等）在其岗位职责或工作任务书中，最好也加上技术改造、改进或协助技术研发等类似的字眼；对于总经理、技术副总经理、生产副总经理等行政管理职位或半行政管理职位，也需要明确其对于技术研发、技术改造的职责；对于销售人员、采购人员等，也要注意控制并留下其参与技术相关会议、接触技术资料的证据（如会议记录等）。
关于研发记录等各种证据记录
ü 加强研发记录管理，尽可能按照法律诉讼所要求的形式进行记录和鉴证；记录好研发人员以及其他相关人员参加相关技术培训、行业/学术会议、出差与设备厂商/供应商接触等的情况，为证明“本职工作”或“任务”加强证据效力。
ü 对于在研发中的偶然发现或偶得发明成果但隐瞒不告知、不形成书面记录的情形，主要管理措施是，项目经理、研发主管（包括副总）加强对下属的关心和监督，随时随地了解研发人员的研发进展，讨论研发中遇到的困难、发现的异常现象，督促其做好详细的实验记录；同时，严格公司的采购、原材料领取登记，理化分析室的检测分析记录，实验物品使用盘点的相关制度措施。
入职、离职员工契约管理
ü 与从其他单位离职来我公司的新近员工（特别是经验丰富的核心研发人员）签订更进一步的知识产权承诺书，要求其承诺其未违反原单位的竞业限制约定，如出现纠纷，由他本人承担责任；承诺未将属于原单位的商业秘密带到我公司（或说在我公司的具体工作中，未利用原单位的商业秘密，而只利用了掌握的知识经验），发生商业秘密纠纷，我公司不承担责任；承诺其在我公司的本职工作任务与原单位的工作无关，在我公司作出的发明创造属于我公司的职务发明创造，与原公司无关，如出现权属纠纷，由该员工承担我公司的损失；如果确实在我公司的工作任务与原单位相同，考虑设置一定时间的“脱密期”，比如半年到一年，在脱密期过后继续从事我公司的本职工作。
ü 对即将离职的员工，签署竞业限制协议，并重申保密义务（或者合并为保密及竞业限制协议），分别强调两年内不得到竞争公司（列举或概括）工作；强调不得将其掌握的我公司商业秘密告知/带到新公司或者向任意第三人透露（原则上无限期）；强调一年内作出的与其在我公司本职公司或其他工作任务有关的发明创造（尽可能明确一些，比如磷酸铁锂的制备方法包括掺杂改性方法）属于我公司，即便其在一年之后才申请专利或公开或转卖他人。
ü 对签署竞业限制协议的员工，按月支付经济补偿（规定“经济补偿”包含在员工工资中的条款无效），经济补偿可以参考本地人力资源与社会保障部门的规章或政策。
发明创造激励制度
ü 为鼓励研发人员和不同岗位的员工多出发明创造，尤其是尽可能消除员工隐藏发明成果（特别是偶得发现）的问题，非常重要的是建立起完善的发明奖励和报酬综合体系。很多外资企业和台企的发明奖励制度非常完善甚至可以说非常复杂。我们公司可以先拟定基本的框架，制定几条基本规定。比如，对于专利申请授权后的奖励，定一个最好不低于法定标准的数字（即3000或1000元），但需要限定，同一项发明创造同时申请发明专利和实用新型专利的，只享受发明专利的奖励（3000元）；如果两项以上的发明/实用新型/外观设计专利是基于同一个发明构思（或说内容比较相似），则从第二项起只享受20%（或30%）的奖励；等等。对于发明创造实施/转让等之后的报酬，先根据具体情况，确定职务发明在其中占有多大比例的贡献（仅指技术方面的，不考虑营销等商业方面的），然后将相应产品销售收入/技术转让收入的税后利润乘以这个百分比，再乘以法定的2%、0.2%或10%。若职务发明人不止一人的，由所有的发明人共享这个奖励或报酬。这些发明人内部的分成比例，可以在专利申请时、专利授权时或专利实施、转让时协商确定（可以平分，也可以不平均）。另外，公司可以规定，员工在劳动关系解除或者终止后将不再享受奖励或报酬的权利。当然，还需要考虑职务发明奖励和报酬与公司的绩效考核、工资福利、奖励制度等有机结合起来。
ü 对于公司员工的发明创造、研发成果，尽可能的考虑以专利来进行保护，而不以技术秘密保护。理由：一是，专利工程师在撰写专利申请时，将与研发人员深入交流，一般会尽量挖掘研发人员的各种数据、发现，有的数据或发现，研发人员有意或无意隐藏的，经专利工程师的挖掘，会尽可能的呈现出来；二是，员工离职后将技术秘密申请专利或转卖或实施，我公司将面临较大损失，而且证明侵犯技术秘密比侵犯专利权的难度要大得多。
- “知识管理”的制度与文化
ü 相对于员工将偶得发现/研发成果带走的情形，更为普遍的是，员工在职期间积累的知识、技能、经验，离职后就永远从公司消失了。这两者的共同点是，公司为员工提供了工作平台，支付了工资报酬，员工在公司的创造和所得理论上都应属于公司所有，它们被带走是都是公司的重大损失。但是前者涉及到法律问题，即职务发明创造归属和商业秘密侵犯的问题，后者则不涉及法律问题（即公司无权在法律上要求员工必须留下他们的所有知识、技能、经验），而是公司的管理问题，这就是在企业界和学术界比较受关注的“知识管理”问题。公司需要从企业文化、管理措施、技术支持（IT系统和工具等）三个层面考虑，建立起一整套知识的记录、收集、整理、共享、学习、运用、再创新的体系，以最大可能的提高工作效率，促进知识传承，减少无谓内耗，维护公司持续健康发展。知识管理当然的会涉及到公司的商业秘密，一方面，要尽可能的将员工头脑中的东西（隐形知识）转化为书面的东西（显性知识）；另一方面，要建立起“知识”的分级和权限控制体系。知识管理的基础性问题，是公司能否营造出“共享”的文化，鼓励共享的激励措施（物质的和精神的）和管理措施有助于形成这样的文化。知识管理的关键问题，还包括IT技术的深入应用，企业信息化的实现，会极大有利于知识（包括商业秘密）的管理。
论民间发明人的自我救赎
一、专利的发明人分为职务发明人和民间发明人两大类
作为专利代理人会遇到形形色色的发明人，我把他们分成两大类。
第一大类是职务发明人，其职业是企业技术人员或者科研院所的研究人员，专利权归属于单位或者单位老板，所以，就算是专利赚钱了，最发财的也不是发明人，而是单位。
第二大类是民间发明人，自己搞发明创造，自己拥有专利权，期望把自己的专利权卖个好价钱来发家致富。
二、民间发明人又分为三大类
我在好多年前写过一篇《民间发明人碰不得》的文章，讲了一些民间发明人的搞笑或者神奇的故事，也给出了判断一个民间发明人是否靠谱的评价标准。作为一个严谨的专利代理人，应该对民间发明人做出更准确的定义和分类，否则会有歧视某个人群的嫌疑。
再把民间发明人分成三大类，分别是企业家类、发明家类和神经病类，具体的描述如表1所示。
三、企业家类的民间发明人
据传，谷歌的创始人拉里佩奇作为大学生的时候，就去找威尔逊律所代理申请搜索引擎算法的专利。威尔逊律所慧眼识英才，决定不收代理费，要求拉里佩奇创立公司的时候，给威尔逊律所一些期权。后来谷歌的事情大家也都知道了，预计威尔逊律所一百年的律师费收入都没有谷歌的期权赚得多吧。这个故事的真假我也没去验证过，我只是常常用这个故事来骗我的徒弟们努力做个高水平的专利代理人。
拉里佩奇在申请专利的时候，就是妥妥的屌丝以及企业家类的民间发明人。连个专利代理费都付不起的话，不是屌丝是什么？后来谷歌的成功，证明了拉里佩奇是个企业家类的民间发明人。
注意，高校教师的专利一般是职务发明人，专利权归学校，但学生的专利一般属于学生自己，不属于学校，前提是学生没有参加学校的科研项目组，也没有拿学校的科研经费。
其实，这个故事我真正要表达的观点是：最优秀的民间发明人，要做企业家，因为专利要赚大钱，最终还是靠自己去实施。
在中国，企业家类的民间发明人群体画像一般是这样的：
例如：本来是个成功的手艺人，帮人家维修家电的，然后逐渐掌握了产品质量的关键技能，就打算帮一些企业开发新产品，降低故障率。结果这些企业根本不屌他，一怒之下自己开工厂，结果就变成了成功的老板。
例如：本来是个成功的高校老师，搞科研搞出很多心得体会，也靠技术支持和专利许可收了不少钱，但总是被合作企业骗，而且合作过程中发现这些企业着实是不怎么样，就这个鸟样还很赚钱。严密思考之下，不如自己开公司吧，于是就变成了成功的老板。
企业家类的民间发明人的标志是未来能够成功的转型为企业家，不仅有技术，还有动手能力造出实物，但最重要的是能把实物卖出去，有销售产品的能力。
爱迪生、诺贝尔、索尔维，都是企业家类民间发明人的佼佼者。中国当然也有，朗科公司的邓国顺算得上是最有名的代表，很多技术型老板的公司均是如此。
四、发明家类的民间发明人
读者文摘这种充满了鸡汤的杂志最爱的文章，写过一个故事：某公司找一个技术专家判断一台机器哪里出了故障，专家看了几分钟就画了一条线，收了1000美元。这个公司嫌贵，这个专家给了个账单说，画一条线收1美元，知道在哪里划线收999美元。这个故事体现了专业知识的价值。
这个故事与专利无关，但我就是硬要与专利扯上关系。这个故事与专利的联结点就是技术的不可替代性。以这个故事而言，换个人就是修不好这台机器，这个人不可替代，才能收高价；以专利而言，这个专利不可替代，专利权人才能收到高价许可费。
其实，这个故事我真正要表达的观点是：中等优秀的民间发明人，应当做个优秀的专利流氓，前提是自己的专利技术真正具有不可替代性。
即便是中国的专利保护力度被大家狂骂的情况下，中国成功的专利流氓其实并不少。与美国的同行相比，区别仅在于赚钱赚的少而已，其实成功率差不多。流氓这个字眼，在我这里是褒义词，绝不是流里流气的那种。
以中国和美国的专利诉讼对比，如图2所示，中国的专利申请和维权的成本属于超级超级低，但维权获得的直接收益也超级超级低，所以导致发起专利诉讼本身难以成为一门利润率很高的生意。
从做生意的角度来说，让你选的话，你愿意选择一门高投入、高产出的生意，还是一门低投入、低产出的生意呢？真正的企业家一般都选择高投入高产出，所以对于企业家来说，专利诉讼并不是一门合算的生意，这导致了中国的企业不重视专利。
但，技术人员常常胆子很小，倾向于选择低投入、低产出的生意，在中国目前的这个专利赔偿力度下，民间发明人做个小小的专利流氓还是挺有市场的，投入的钱不多，赚的钱也不多，这个生意其实值得做。
目前中国正在酝酿专利法第四次修改，大幅度提高专利侵权的赔偿额，这本质上是把专利逐渐变成一门高投入高产出的生意，因此刺激企业更重视专利。
表2中的数字没有引用参考文献，我也不对准确性负责，凭感觉看就好了，需要在意的不是细节，而是趋势。
在中国，发明家类的民间发明人群体画像一般是这样的：
例如：一直从事某一个行业内的技术性质的工作，以工程师、手工艺人、曾经的高校教师、农民等为业，或者自己喜欢钻研，本质上属于企业家类的民间发明人的初级阶段，也曾经努力想成为优秀的企业家，但最终还是因为自己经营能力的欠缺而没有成功，或者兴趣专注在技术而没有尝试。
发明家类的民间发明人群体会分化为两大类，一类像是中央十台《我爱发明》栏目的一样，搞一些农用机械造福乡里，并没有太大的赚钱欲望。另一类则成功转型专利流氓，发起过一些专利侵权诉讼，胜率比较高，但也赚不到太多钱，每个赔偿几万块，总共能赚上几十万就算是中国顶级的专利流氓了。
发明家类的民间发明人的标志是造得出实物，自己动手能力比较强，发明创造并没有停留在脑海中和纸面上。将来能不能更进一步地成为企业家类的民间发明人就是不一定的事情了。
五、神经病类的民间发明人
预计专利代理人平常遇到的民间发明人以这一种为主，给民间发明人群体抹黑的也就是这种人了。我在《民间发明人碰不得》这篇文章里面也是主要写的这一类。
专利代理人如何分辨神经病类的民间发明人，以免沾染上病毒，影响自己的职业生涯，之前的文章中我已经写过了。作为民间发明人自己，如何自查自纠，避免陷入神经病类的境况，我有一些心得：
第一，以商业考虑申请专利。
也就是，申请专利只是一种商业投资行为，不要既想当婊子，还想立贞节牌坊。如果作为民间发明人只是享受发明创造的过程（想立牌坊），造福乡里，获取名誉，那就不要申请专利。
比如两获诺贝尔奖的居里夫人，发现了放射性元素镭，特意不申请专利，贡献给全世界的科研工作者，这相当于放弃了很大一笔钱，人家的目的本来就是立牌坊。
只要申请专利，就是想赚钱（想当婊子），你就必须考虑回报的问题，否则就别申请专利。
第二，专利其实一文不值，值钱的是产品。
作为民间发明人，应该知道，单单凭借一个想法，就想让老板给你投资，跟骗子没什么区别。自己没有能力实现自己产品，甚至连一个样品都造不出来，那就不要去搞发明创造了。
作为老板，也应该知道，专利证书，即便是发明专利的授权证书，依然是一文不值的，甚至是负资产，因为还要交年费呢。值钱的是另外两件事，（1）能造出来产品，（2）产品还能卖出去。
以我的经验而言，任何一个能收到专利许可费的专利，都是因为专利权人自己能造出来实物，而且该实物能够验证其产品的技术效果，这才能说服老板给你投资，或者给你许可费。
神经病类的民间发明人的标志是自己的发明创造只有一个想法，没有能力造出实物，不能进行实践，或者造出来的东西狗屎不如，自己却被迷得神魂颠倒。
六、总结
民间发明人的三个阶梯分别是：只有想法还很偏执就是神经病，造出实物产品就是发明家了，产品还能卖出去就是企业家了。发明家类的民间发明人最容易做的事情是当专利流氓赚钱，略有成本，但风险不大；专利价值最大化的操作是自己当老板去创业，不过做的不好也有血本无归的可能。
我觉得，专利制度归根结底是一个商业制度，不是发明创造制度。赚钱才是目的，专利和研究都是手段而已。如果民间发明人只是为了满足自己发明创造的欲望，不要浪费钱去申请专利。作为企业的话，申请一些虚头巴脑的专利给自己脸上贴金还情有可原，毕竟人家有钱。作为民间发明人，追求发明家的虚名是没有意义的，因为浪费钱。
How
一篇文章教你看懂职务发明——职务发明常见争议点梳理
职务发明创造，根据《专利法》和《专利法实施细则》的规定，是指员工执行所在单位的任务或者主要是利用所在单位的物质技术条件完成的发明创造（以下简称“职务发明”）。职务发明完成后，将该职务发明申请专利并获得授权的权利属于该发明人所在的单位，但同时单位应当按一定标准向发明人或设计人（以下统称“发明人”）支付奖励和报酬。
职务发明制度是我国专利制度的重要组成部分，也是《专利法》司法实践中最常被讨论的话题之一。一个完善的、明确的职务发明制度可以帮助企业妥善管理职务发明权属、减少与员工发明人的纠纷，同时还可以激励企业内部不断实现技术创新。特别是当企业准备进行融资或上市时，妥善的职务发明管理将会很大程度上减少知识产权尽职调查中潜在的风险，从而减少不必要的麻烦。对于员工发明人而言，可以切实维护其获得职务发明奖励报酬、共享技术创新成果的合法权益。
但在实践中，由于法条规定不甚明确、司法实践标准存在分歧等原因，职务发明界定以及奖励报酬支付常常会引发争议。此前《职务发明条例草案（送审稿）》对实践中出现的一些争议点进行了回应，但该草案自2015年国务院法制办公开征求意见之后，就再无进展。而职务发明制度切实涉及每一家技术型企业最为重要的两个方面——技术成果归属和费用（奖酬）支付，覆盖面广、对于企业的重要性高。制度或实践上的不明确之处将会给企业管理职务发明、应对职务发明纠纷带来挑战。
基于此，本文从司法实践的角度出发，选取相关典型案例，对职务发明界定、发明人奖酬支付方面的诸多争议点逐一介绍，以供企业在日常管理中参考。需要说明的是，我国并非判例法国家，本文所引述分析的案例在同类案件的审理和裁判中不一定完全适用。但在无法律法规、司法解释进一步明确规定的情形下，我们认为，这些案例在实践中仍具有重要的借鉴意义。
本文分为上下两篇，分别讨论职务发明界定和奖励报酬支付。此为上篇。
根据《专利法》和《专利法实施细则》的规定，符合以下条件之一的，构成职务发明：
员工在本职工作中作出的发明创造；
员工履行单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
员工从原单位离职（退休、调离原单位或者劳动、人事关系终止）后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造；
员工主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。
尽管有上述规定，实践中对于上述认定要件的解释仍然存在争议，如在什么情况下发明人可以被认定为公司的“员工”？“本职工作”该如何界定？“主要利用物质技术条件”该如何理解等。下文我们结合司法实践中的典型案例，就职务发明界定常见的争议点进行介绍和分析。
- 只有签了劳动合同才算是职务发明意义上的“员工”吗？
判断一项发明创造是否属于职务发明的重要一步就是判断该发明人是否受雇于某个单位。其中最为常见的形式就是单位与发明人之间签订过劳动合同，双方之间建立了劳动关系。但随着人员就业形式、企业用工方式和对外技术合作的类型不断丰富，单位和“员工”之间的关系也变得多种多样，这也使得判断发明人是否属于单位的“员工”，变得复杂起来。
1.1 实习生、退休返聘人员、股东、董事算“员工”吗？
实习生、退休返聘人员、股东、董事通常情况下不会与单位签订劳动合同，双方之间可能会签订劳务合同或者形成事实上的劳务/劳动关系。当上述人员执行单位的任务，或者主要利用单位的物质技术条件而作出发明创造时，单位若想主张该发明创造构成职务发明，首先应当证明上述人员与单位之间存在（事实上的）劳动/劳务关系。下面分别就上述人员身份情况进行讨论。
（a）实习生
在林某与Y公司专利权权属纠纷案[1]中，林某在毕业前在Y公司实习，后Y公司申请了某发明专利，林某为发明人之一。林某之后向法院起诉，要求确认该发明专利权归其所有。被告Y公司主张，林某以就业为目的进入Y公司实习，不管林某是临时工还是正式员工，其在职期间的发明均属于职务发明。
福建高院二审认为，涉案专利是否属于职务发明创造不能简单地以（实习生）林某是否就职于Y公司为判断标准，而应以我国《专利法》第六条第一款的规定为判断依据。就Y公司提交的证据而言，其尚不足以证明林某是为了执行Y公司的任务或者主要是利用Y公司的物质技术条件完成涉案的发明创造，故对Y公司关于涉案专利的发明创造是林某在职期间的职务发明创造的主张不予采纳。
评述：在该案中，法院指出判断是否构成职务发明应当根据《专利法》第六条第一款的规定为判断依据，即相关发明创造是否是员工“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的”。而作此判断的前提是，发明人是单位的雇员。因此，福建高院在该案中并未否认实习生可以构成《专利法》意义上的员工。
《专利法实施细则》第十二条第二款开头部分规定，“专利法第六条所称本单位包括临时工作单位”，但何为“临时工作单位”，相关法律法规或司法解释并未提供进一步解释。有学者指出，该规定主要是针对借调、兼职、实习等建立临时劳动关系的情况[2]，对此我们表示认同。
因此，实习生可以构成职务发明意义上的员工，但在判断实习生作出的发明创造是否构成单位的职务发明时，还是应当从法条所规定的“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的”标准进行确定。
（b）退休返聘人员
在S公司诉高某、王某专利申请权权属纠纷案[3]中，被告高某于2000年4月从S公司退休，之后被S公司返聘，在2000年4月至2007年8月期间继续担任技术负责人。2005年6月，高某申请了一项发明专利，系对原告S公司专利技术的后续改进。S公司主张该专利是高某在S公司从事本职工作的结果，应当被认定为职务发明。两被告辩称该专利是高某退休多年后申请的非职务发明。
上海高院二审中指出，系争专利的申请日为2005年6月30日，而在该时间，高某恰在原单位返聘期间。高某虽于2000年4月退休，但随即被原单位S公司返聘，仍然从事原来的工作，其工作岗位和职责未发生变化，其工作性质具有连续性。因此，该发明是高某执行本单位工作任务的发明创造。
评述：在该案中，被告高某辩称其返聘时填写的《返聘人员申请书、审批表》系劳务合同，是其申请非职务发明的重要依据。但法院在判决中并未对这种临时性的“劳务关系”是否可以适用于职务发明进行正面论述，而是指出“《返聘人员申请书、审批表》并不是认定高某工作情况的唯一证据，原审法院结合《项目任务单》、《工作业绩登记表》、《（2005）年度管理/生产人员考核表》、《项目安排联系表》等证据材料综合认定高某的工作职责……并无不当”。从该论述，我们理解上海高院的裁判思路应当是该退休返聘的高某在S公司的工作岗位和职责未发生变化，其工作性质具有连续性，因此在退休返聘期间， S公司与高某之间的关系是此前“劳动关系”的一种“延续”，所以高某仍应被视为S公司的员工。
笔者也注意到，在司法实践中有其他案例对该问题进行了说明。在J公司诉马某专利权权属纠纷案件[4]中，山东高院指出，“发明人与用工单位之间既可以是身份关系密切的劳动关系，还可以是临时性的为完成一定任务而产生的劳务关系……是否与用人单位签订劳动合同不是认定劳动关系的唯一标准……2013年10月30日，马某正式退休享受基本养老保险待遇，其与J公司的用工关系不再是劳动关系而属于劳务关系。但上述法律关系均符合《专利法》及其实施细则关于本单位人员的规定” 。
结合上述两案例可知，退休后被返聘继续从事退休前工作的员工，其与公司之间构成劳务关系，同时在某种程度上也是原劳动关系的一种延续，可以构成职务发明意义上的员工。
（c）股东、董事等
在北京J公司诉王某、徐某等专利权权属纠纷[5]案中，被告王某、徐某以破碎机专利技术入股形式在J公司内占有15%的股份，同时两人在J公司负责指导破碎机技术的系列产品的生产工作并按月领取固定工资及福利，但未与J公司签订劳务合同。在J公司工作期间，两人对J公司破碎机专利技术进行改进并申请专利，之后两人离开了J公司。数月后，该专利申请获得授权。原告J公司向法院起诉要求认定该专利为公司的职务发明。
北京高院二审认为，王某、徐某是以股东身份参与J公司的经营管理，同时因为王某、徐某不承认是以由公司支付工资、福利的形式取得其股东利益，所以，王某、徐某除股东身份外，与J公司还存在事实上的劳务关系，是J公司的职员…… 专利技术是王某、徐某二人在J公司工作期间研制完成的，也是在实施破碎机专利技术的过程和基础上完成的。因此，该专利是在本职工作中完成的发明创造，应当属于职务发明。
评述：临时性的劳务关系也符合《专利法》及其实施细则关于本单位人员的规定，因此即使是公司股东，如果其参与公司的经营管理，与公司之间存在事实上的劳务/劳动关系，就应当被认定为公司的员工。同样地，该标准也应适用于董事等与公司未签订劳动合同的高管人员——“公司依据章程规定及股东会决议聘任董事行使法定职权，董事同意任职并依法开展委托事项，公司与董事之间即形成委任关系，从双方法律行为的角度看实为委托合同关系。公司与董事之间的委任关系并不排斥劳动合同关系的存在，二者之间在符合特定条件时还可以同时构成劳动法上的劳动合同关系[6]”。
1.2 外部技术顾问在什么情况下会被认定为“员工”？
在一些情况下，外部技术人员与企业之间存在密切的、多重的工作关系，外部技术人员既享受企业的福利待遇（甚至超过普通员工标准），也利用企业已有的物质技术条件和技术经验，在平时工作中也被当作企业员工看待，那么该外部技术人员执行企业工作任务或者主要利用企业的物质技术条件所作的发明创造是否可以被认定为职务发明呢？
在D公司诉L公司、白某专利权权属纠纷案[7]中，发明人白某就职于L大学，其以个人名义与D公司签订有《咨询服务合同》，白某需要不定期为D公司员工培训与磁性材料有关的专业知识；协助D公司与高校及研究院所建立产学研合作，在企业内部建立博士、硕士实习基地；协助D公司申请国家及地方的科技局、发改委等项目；而D公司需要为白某提供开展上述工作所需的相关条件，向白某支付月薪及相约定的公司期权，并且承担白某由于履行合同产生的差旅费、交通费、食宿费等。2012年8月，白某作为申请人和发明人提交了一项专利申请，2014年8月该专利申请获得授权。D公司主张白某自2011年5月至2012年6月期间在其公司担任新产品开发总监，该专利应当是D公司的职务发明。白某则否认曾经在D公司任职，而主张其曾与D公司签订了一份《咨询服务合同》，为D公司提供培训、同高校及研究院所建立产学研合作、协助申请项目等相应服务，该合同期限为一年。
最高院在二审中认为，判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键，在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。如果单位与发明人之间的关系，仅仅是一般的合作关系，发明人并未让渡对自己的劳动支配权，则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果，归属于该单位。
在该案中，白某的工作内容和性质仅是向D公司提供技术培训服务、技术合作和项目申请的中介服务，并没有证据证明白某具有将其与D公司之间由《咨询服务合同》所确定的工作关系的性质，变更为职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系的意思表示。D公司为白某缴纳社保、将其列为新产品开发总监、产品经理，为其提供公司住房补助津贴以及白某与D 公司之间存在周报往来等，都系D公司单方行为或者与白某系L大学方的联系人的工作身份有关。因此，不足以认定白某与D公司之间存在职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系。
评述：单位是否取得对发明人创造性劳动的支配权是判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键。关于“支配权”的具体含义，最高院在该案中并未进一步明确。我们理解，此处“支配权”本质上还是体现了劳动关系本身的特质，即“劳动者与用人单位之间具有人格从属性，存在行政隶属关系，劳动者以用人单位内部成员的身份进行劳动，接受用人单位全面的管理[8]”。
因此，企业若想主张与外部技术顾问之间已经构成事实上的劳动或劳务关系，需要着重证明该技术顾问在主观意愿上接受作为企业内部员工、对内对外以员工身份自居，以及在客观上接受企业的各项管理。
需要注意的是，此处的“管理”要与单位对研发项目进行必要的管理相区分。在普通的合作中，平等民事主体之间基于合同约定也可能产生必要的管理，比如该案中发明人白某需要定期向D公司相关人员报送周报对正在研发内容的进度情况进行汇报。该等必要的管理源自双方对《咨询服务合同》义务的履行，而未体现出从属性。
2. 研发过程中只要使用了单位的资金、设备、技术资料就会构成“职务发明”吗？
根据《专利法》的规定，主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。在实践中，公司员工作出的发明创造或多或少都会利用了公司的设备、技术资料等，如何判断“主要利用”的情形对于企业来讲较难把握。
在C公司诉王某专利权权属纠纷案[9]中，王某是C公司员工，根据劳动合同约定，王某的工作岗位是钳工，负责产品装配工作。2011年3月9日，王某作为申请人及发明人申请了一项名为“中高压叶片式液压马达定子内腔表面加工工艺”的发明专利。后C公司诉称，该发明是在C公司引进的日本技术基础上产生的，该发明的专利申报材料中的说明书和附图也证明王某利用了C公司的设备、零部件、原材料和不对外公开的图纸、工艺等物质技术条件完成本案发明。因此，该发明属于C公司职务发明。王某辩称其仅是C公司的普通一线装配工，在进行该发明的研究过程中，C公司未提供物质技术条件。
湖北高院二审认为，我国现行立法仍将主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明认定为职务发明，但必须构成“主要利用”，对单位物质技术条件的一般性利用所完成的发明并不构成职务发明……“主要利用”应主要指以下两种情形：其一，职工在发明创造的研究开发过程中，全部或者大部分利用了单位的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该发明创造具有实质性的影响；其二，职工作出的发明创造其实质性内容是在单位尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的……单位主张发明人主要利用其物质技术条件完成发明创造的，应对“主要利用”的情形负举证责任。
评述：该案中，湖北高院对“主要利用”情形的论述源自《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定。根据该规定及最高院在最新公布的郑州X公司与宋某专利权权属纠纷案[10]中的论述，“主要利用”的情形分为两种：
物质条件：员工的研发过程全部或大部分利用了单位的物质条件，该物质条件一般包括资金、设备、零部件、原材料等，其用途应为直接或间接用于开展研发活动并在分析、验证、测试之后得到发明技术方案，包括在研发过程中对特定技术手段所产生的技术功能和效果或专利技术方案实用性等技术内容的分析、验证、测试，而且对于形成发明具有实质性的影响；
技术条件：员工的技术成果是基于单位技术条件完成的，该技术条件指未公开的技术信息和资料，包括尚未公开的技术成果、阶段性技术成果等，而且对于形成发明的实质性特点具有技术启示。
此外，在对发明创造所起的作用上，单位物质技术条件的存在应当是发明创造作出过程中不可缺少的必要条件——在没有该物质技术条件参与的情况下，该发明创造的成就无法实现。而且，相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言，单位物质技术条件在重要性上居于主要地位，足以胜过其他来源的物质技术条件。也正因为单位的物质技术条件对发明创造有着不可或缺的重要性，才使得单位得以对发明创造主张权利。
需要注意的是，员工对利用单位提供的物质技术条件，已约定返还资金或者交纳使用费的，以及仅是在发明创造完成后利用单位物质技术条件对技术方案进行验证、测试的，不属于前述的主要利用单位的物质技术条件的情形。
3. “本职工作”的界定——非研发岗位的员工作出的发明创造也属于职务发明吗？
尽管职务发明绝大部分源自单位的研发人员，实践中非研发岗位的员工也可能出于兴趣爱好等原因在非研发型本职工作之外完成发明创造。对于非研发岗位的员工，其本职工作通常不涉及研究开发，一般也不太可能被指派承担单位的研发任务。在此情形下作出的发明创造，单位是否可主张其为职务发明呢？
在前述C公司诉王某专利权权属纠纷案件中，C公司还主张，王某是该公司的一名钳工，在从事其本职工作中作出了“中高压叶片式液压马达定子内腔表面加工工艺”的发明创造，属于职务发明。王某辩称其仅是C公司的普通一线装配工，C公司并未安排其从事研发工作，其职责只是按照公司生产部门制定的生产工艺，从事装配工作，该发明是其利用休息时间在家钻研搞出的发明创造。
湖北高院二审认为，“本职工作”，是根据发明人的劳动合同或者岗位职责所从事的研究、设计和开发工作，即发明人的工作职责就是或者包含进行发明创造。如果发明人从事的工作岗位相关职责中并不包含进行发明创造，发明人只要完成了劳动合同中约定、单位依法规定的岗位职责，即已经完全履行了职务，至于其在完成工作职责过程中自主进行创造性智力劳动，作出了发明创造，即使与其本职工作有关，也不属于《专利法实施细则》第十二条所指的“在其本职工作中作出的发明创造”。
在该案中，根据王某与C公司签订的劳动合同和公司的规章制度，钳工岗位承担计划下达产品的分类组装、总装装配等任务，不包含科研或从事发明创造的相关职责。因此，王某所完成的发明虽与其本职工作相关，但不属于履行其在C公司本职工作中作出的发明。C公司也没有提交证据证明涉案发明是王某接受公司专门指派或主要利用单位物质技术条件所完成的发明创造，因此涉案发明创造不属于职务发明。
评述：根据该案例，对于未执行单位分派的任务所完成的发明创造，即使非研发岗位人员作出的发明创造与其本职工作存在一定相关性，比如同属一个技术领域，也不构成《专利法实施细则》所述的“在本职工作中作出的发明创造”。因为从事研究开发并非该岗位人员的“职责”，不能简单地以发明人的身份归属来认定发明创造的权利归属。最高院在前述郑州X公司与宋某专利权权属纠纷案中也重申了该观点，并进一步指出，应当在保护单位利益与发明人利益之间取得合乎立法本意的平衡，既不使单位失去其投入生产要素资源所期待获得的智力成果，也避免使发明人处于弱势而使单位仅仅基于劳动关系坐收“意外之喜”。
鉴于此，企业可考虑在劳动合同、公司规章制度中对非研发岗位的工作职责的描述进行相应调整，一定程度纳入部分研发职责，以便于对员工基于在单位工作经验、物质技术条件基础上作出的发明创造主张权利。除此之外，在实际发生纠纷时，单位也可考虑从“主要利用单位的物质技术条件”的角度入手，主张对发明创造的权利，具体可参考上述第2部分。
4. 如何证明发明创造与离职员工在原单位本职工作或者分配任务相关？
根据《专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项规定，员工退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于原单位的职务发明。企业依据该条规定主张职务发明时，其中重要的一步就是证明相关发明创造与离职员工在原单位的本职工作或者分配的任务之间存在“相关性”。在下方案例中，最高院对“相关性”进行了详细论述，统一了离职员工职务发明相关性认定的裁判标准。
在W公司与李某、Y公司专利权权属纠纷案[11]中，李某于2012年9月24日入职W公司，至2013年4月离职，期间担任生产制造总监。李某于2013年7月作为申请人和发明人向国家知识产权局提交了名为“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”的发明专利申请，并于2015年3月获得授权。李某于2016年1月22日申请将涉案专利转让给Y公司。Y公司成立于2011年7月11日，李某为该公司的法定代表人及股东（出资比例85%）。W公司认为李某不单在其处担任生产制造总监，还参与过具体研发工作，故其在离职一年内申请并获得授权的涉案发明专利属于职务发明。
最高院再审认为，在判断涉案发明创造是否属于《专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：
离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。
该案中，离职员工李某从事研发管理工作、审核研发部的图纸、参与研发工作讨论、能够接触与涉案专利技术密切相关的信息。因此，李某在W公司承担的本职工作或分配的任务与涉案专利技术密切相关。
涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。
该案中，涉案专利解决的技术问题在原单位之前的专利中多有涉及；涉案专利的多个相关部件的受控图纸，都有李某审核签字；李某参与了与涉案专利技术密切相关的研发讨论。因此，涉案专利与李某在W公司承担的本职工作或分配的任务密切相关。
原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。
W公司在相关技术领域的研发是持续进行的。在2010年2月至2016年7月期间先后申请了60余项涉及医疗设备、方法及系统的专利，其中44项专利是在李某入职W公司前申请的。
权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。
涉案专利技术方案复杂，研发难度大。李某作为唯一的发明人，在离职后不到3个月即以个人名义单独申请涉案专利，且不能对技术研发过程或者技术来源作出合理说明，不符合常理。而且，李某作为发明人，最早于2013年7月12日申请了涉案专利以及另一实用新型专利，而在此之前，无相关专利申请。
综合上述情况，最高院最终认定，涉案专利与李某在W公司承担的本职工作或者原单位分配的任务有关，构成W公司的职务发明。
评述：在该案之前，司法实践中对“相关性”的界定标准不一。比如在陈某与H公司专利申请权纠纷案[12]中，法院判断相关性主要是考虑涉案发明创造所涉及的技术领域与原单位从事或交付的工作任务是否属于相关联技术领域。鉴于员工跳槽最常见的方式就是跳槽至竞争对手处工作，从事的技术领域也多有重合，若仅因在新单位作出的发明创造与原单位本职工作或分配的技术任务属同一技术领域，就认定构成原单位的职务发明，不利于保护发明人和现任职单位的利益，也不符合市场规律。
通过该案，最高院进一步细化了“相关性”的判断标准，并确立了进行判断时的核心思想是维护原单位、离职员工以及离职员工现任职单位之间的利益平衡。因此，企业在进行相关性判断时，不能仅仅从技术领域“相关性”方面进行分析，同时还要结合原单位、现任职单位的实际研发活动、研发能力、发明人的工作内容等进行综合判断。
5. 员工故意将职务发明留到离职一年后申请专利该怎么办？
根据《专利法实施细则》第十二条的规定，对于发明人离开原单位一年后作出的发明创造即使与其在原单位的本职工作或者交付的任务有关，也不属于原单位的职务发明。该规定似乎留下了一些可规避的空间——员工完全可以将实际已经在一年内完成的发明创造留到一年后再“完成”（申请专利），以规避职务发明权属的限制。该规定在某种程度上确实为一些不诚信的员工留下了可乘之机，但这是否意味着只要是在离职一年后申请的专利，原单位就无法主张职务发明呢？
在J公司、某大学诉雷某、W公司专利申请权权属纠纷案[13]中，被告雷某2015年4月17日从原告J公司辞职，2015年4月30日被告W公司成立，法定代表人为雷某。2015年9月24日，W公司向国家知识产权局申请一发明专利（“在先撤回专利申请”），雷某为发明人。原告J公司和某大学提出异议，并向法院提起诉讼，在该案审理过程中双方达成调解协议，W公司承诺撤回专利申请。之后，W公司于2016年10月12日撤回该专利申请。但在2016年11月3日、2017年3月6日，W公司又申请了三件发明专利。两原告J公司和某大学认为三件专利申请与在先撤回专利申请相关，也与雷某在J公司的工作任务有关联性，请求判令被告雷某和W公司立刻撤回侵权的三项涉案专利申请。
湖北高院二审认为，W公司之后提交的三项发明专利申请，申请时间均不在雷某从J公司离职后的一年期以内，但雷某、W公司曾在雷某离职后一年期内申请过在先撤回专利，并于2016年10月12日撤回该专利申请，如果被诉三项发明专利技术系在先撤回专利申请技术的简单拆分或变形，仅以被诉三项发明专利系在雷某离职后的一年期间届满后申请而驳回原告的诉讼请求，则明显有悖于诚实信用原则，并对两原告不公。经审理，湖北高院认为三件专利申请中的一项专利申请系在先撤回专利申请技术的简单拆分，两者具有较高的相关性，并进而要求W公司撤回该专利申请。
评述：本案具有一定的特殊性，W公司第一次申请在先撤回专利申请时即表明相关技术方案已经在发明人离职后一年内作出，该证据可以说服法院认定W公司后续提交的专利申请为职务发明。尽管该情形不常见，我们认为该案审理思路可以用于应对离职员工或其后续入职单位存在明显恶意或不诚信的情形——即使离职员工将执行原单位本职工作或者分配的任务有关的发明创造故意留到离职一年期满后申请专利，只要原单位提供可信的证据证明该发明创造实际已在一年期内完成的（如本案情形中关联专利在一年内提交申请、离职员工或现任职单位将相关技术方案在一年内向期刊投稿、相关技术方案在一年内曾在小范围研讨会展示过、采用相关技术方案的产品样品在一年内已经完成等），该发明创造仍可能被认定为原单位的职务发明。
6. 如何刺破离职员工职务发明的“发明人面纱”？
一些离职员工为了规避职务发明的法律规定或者与原单位的协议要求，会采取一系列“假动作”掩盖自己的非法行为，比如申请专利时避免将自己列为发明人而是将不相关的第三人列为发明人；也可能出于新单位的规定，将新单位的其他员工或高管共同列为专利的发明人。由于《专利法》和《专利法实施细则》中的职务发明制度设计系针对离职员工独立作为发明人完成发明创造的情形，并未涉及离职员工偷换发明人或与他人共同完成发明创造的情况。在这种情况下，原单位该如何主张对离职员工发明创造的权利呢？
6.1 离职员工以第三人名义作为专利发明人的情况
在W公司诉M公司专利权权属纠纷案[14]中，原告W公司的离职员工史某等人以第三人杨某名义将其在W公司的职务发明申请了专利，并将第三人杨某列为唯一的发明人。
在案件审理过程中，该第三人杨某在法院要求其提交保存在电脑中的相关资料时，却以搬家过程中电脑丢失为由未予提交；在庭审中先称其可以熟练操作某设计软件，且是通过该软件进行涉案专利的绘制，但当法院要求其当庭演示使用该专业软件时，其体现的对该软件的操作技能无法达到绘制涉案专利附图的能力；对涉案专利所属领域的国内外厂家生产的与专利同类产品基本无法辨识区分；对涉案专利所涉及的导电硅胶的电阻大小、电极的检测方法、生物相容性要求和国家标准、专利产品的尺寸参数、市场同类产品的价格等问题均无法做出回答；没有涉案专利技术领域相关的学习、从业经历。
法院结合上述种种矛盾和不合常理之处，最终认定该第三人杨某并非涉案专利的发明人，并根据涉案专利转让过程、离职员工与受让人公司之间的关联、离职员工的工作经历和技术背景等，认定涉案专利的真正发明人为离职员工史某等人，并确认涉案专利为原告W 公司的职务发明。
评述：我国专利文件中关于发明人的记载具有证据效力，在没有相反证据足以推翻申请文书所记载的发明人事项时，应当推定专利申请文书上记载的发明人为涉案专利的实际发明人。当离职员工的职务发明记载的发明人为离职员工之外的其他人时，原单位需要提供可信的证据证明该名义发明人并非正真正的发明人。
原单位可以从该名义发明人的学历背景、工作经历、研发经验、技术常识、所参与研发的发明创造情况等角度证明该名义发明人并不具有该发明创造相关领域的研发能力。尤其是当离职员工现任职单位为新成立企业而相关技术方案的研发需要大量、长期的研发投入（需要大量研发人员、研发设备等）才可能取得该成果时，无相关研发经历或技术背景的名义发明人更是不可能在短期内取得该研发成果。
另外，原单位也可以请求法院组织当庭“考试”，要求该名义发明人就涉案专利的研发和申请的过程、设备的利用和操作、具体技术的参数和实现细节、本领域技术常识等问题进行回答或当庭演示。如果该名义发明人无法正确回答技术问题也无相关学历、工作、经验等技术背景，法院则会认定该名义发明人并非真正的发明人。
6.2 离职员工与其他人员共同作为专利发明人的情况
在W公司诉N公司、虞某、王某、秦谋专利权权属纠纷[15]案件中，王某、秦某曾系W公司员工，离职前分别担任研发人员和负责管理工作的临床总监，两人分别于2015年3月、2月从W公司处离职。N公司于2015年7月27日申请了一项发明专利，发明人为虞某、王某、秦某。该专利申请与W公司新研发的心脏瓣膜及输送装置有关，而王某、秦谋参与了该技术的研发过程。W公司认为，N公司申请的涉案专利属于王某、秦某的职务发明，另一发明人虞某不具有涉案专利所属领域的研发能力，不是该专利的发明人。
上海高院二审认为，W公司主张虞某不是涉案专利实际发明人，有责任提供证据加以证明。最终，法院根据虞某当庭对发明动机和所涉技术的陈述、在涉案专利技术领域的从业经历和研发经验、研发相关专利情况，认定虞某具有涉案专利所属领域的研发经验和研发能力，也为涉案专利的发明人。根据《专利法》第十五条的规定，涉案专利技术方案应认定为王某山与虞某的共同成果[16]，归属W公司与N公司共有。
评述：同6.1案例的情况，当离职员工职务发明记载的发明人包括离职员工之外的其他人时，原单位需要从该另外发明人的学历背景、工作经历、研发经验、技术常识、所参与研发的发明创造、庭审表现情况等角度证明该另外的发明人并不具有该发明创造相关领域的研发能力，并无可能对该发明创造作出实质性贡献。若原单位无法排除另外的发明人作为事实发明人的可能性，不会影响原单位对离职员工所参与研发的部分的权利，即离职员工作出实质性贡献的部分仍然构成原单位的职务发明。此时，该发明创造为两方单位所共有，在没有进一步约定的情况下，两单位均可单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利，但收取的使用费应当在两单位之间分配。
[1] 福建高院（2019）闽民终297号民事判决书
[2] 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年
[3] 上海高院（2009）沪高民三（知）终字第99号民事判决书
[4] 山东高院（2017）鲁民终1425号民事判决书
[5] 北京高院（2003）高民终字第61号民事判决书
[6] 最高院（2020）最高法民再50号民事判决书
[7] 最高院（2020）最高法知民终1258号民事判决书
[8] 最高院（2016）最高法民再148号民事判决书
[9] 湖北高院(2016)鄂民再12号民事判决书
[10] 最高院（2020）最高法知民终1848号民事判决书
[11] 最高院（2019）最高法民申6342号民事裁定书
[12] 江苏高院（2015）苏知民终字第00288号民事判决书
[13] 湖北高院 （2018）鄂民终714号民事判决书
[14] 江苏高院（2016）苏民终988号民事判决书
[15] 上海高院（2017）沪民终329号民事判决书
[16] 关于秦某，并无任何证据证明秦某在W公司处曾经从事过技术研发工作，或者其工作能够充分接触和熟悉W公司的经导管主动脉瓣膜及输送系统技术，故法院认为在案证据不能证明涉案专利技术与秦某在W公司处承担的本职工作或者单位分配的任务有关，因此涉案专利不构成秦谋的职务发明。
根据《专利法》第十六条和《专利法实施细则》第六章的规定，被授予专利权的单位可以通过与员工发明人约定或者在依法制定的单位规章制度中，规定应向发明人支付职务发明奖励报酬的方式和数额，如果无相关约定或规章制度，单位应当按照以下的法定标准向发明人进行支付：
奖励：应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人奖金，一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。
报酬：在专利权有效期限内，若单位自己实施职务发明，每年应当从实施该发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2％或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于2％作为发明人报酬；或者参照上述比例，给予发明人一次性报酬。单位许可他方实施职务发明的，应当从收取的使用费中提取不低于10％，作为发明人报酬。
随着近年来员工与所属单位之间就职务发明奖酬支付产生的纠纷越来越多，企业也变得更加重视对员工职务发明奖酬的管理。出于避免潜在的职务发明奖酬纠纷的目的，企业常常会选择在合同或者内部规章制度中对奖酬的数额和方式进行规定。由于对职务发明奖酬制度、相关司法实践不甚了解，一些企业所签订的合同或制定的内部规章制度，可能因奖酬标准、支付条件、支付方式、制定程序等不符合法律法规的要求，而在诉讼中不被法院所接受。
下文我们结合司法实践中的典型案例，就职务发明奖酬常见的争议点进行介绍和分析，以供企业在管理职务发明奖酬时参考。
- 如果职务发明的专利权人与员工所在单位不一致，职务发明的奖酬应当由谁来支付？
前述规定提及，向职务发明的发明人支付奖酬的主体是“被授予专利权的单位”。从字面意义上解读，应该是指职务发明被申请专利后，从国家知识产权局获得专利授权的单位。如果员工所任职的单位出于关联公司内部安排或商业考虑将职务发明申请专利的权利或专利申请权转让给他方，之后由该被转让方申请专利或最终取得专利授权，此时发明人所在单位并非“被授予专利权的单位”，是否还需要向发明人支付奖酬呢？我们以下面两个案例进行分析。
案例一：在王某诉H公司职务发明创造发明人奖励纠纷案[1]中，涉案专利的发明人王某曾是H公司的员工，涉案专利为其在H公司任职期间作出的职务发明。该职务发明完成后，H公司将该职务发明的专利申请权转让给第三方，后该第三方获得专利授权。H公司主张其不是涉案专利的专利权人，不承担发明人奖励的义务与责任。
最高院再审指出，“被授予专利权的单位”是指特定职务发明创造所归属的单位，一旦该职务发明创造被批准授予专利权，职务发明创造的所属单位就有义务对发明人予以奖励。专利申请权作为私权利，职务发明创造的所属单位有权对职务发明创造的专利申请权进行转让处分，因此即使职务发明创造获得专利授权时的所属单位与职务发明创造的原属单位不一致，也并不影响职务发明创造的原属单位对职务发明创造发明人的奖励义务。H公司是否为涉案专利的专利权人，都不能改变王某与H公司存在劳动关系，涉案发明创造是其在H公司工作期间参与完成的职务发明创造这一事实。因此，H公司关于其不是涉案专利的专利权人，不承担职务发明创造发明人奖励义务的再审申请理由不成立。
案例二：在张某诉M中国公司和M创新公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[2]中，职务发明人张某所任职的M中国公司采用中央集权式知识产权管理模式——M中国公司所获取的知识产权均向M创新公司转移（由M创新公司申请专利并获得授权），如需使用则应获得M创新公司的许可。张某在中国境内参与了涉案发明的研发工作，但M中国公司主张其不是专利权人，故不是职务发明奖酬的支付义务主体。
上海高院二审明确指出，M公司所采取的“中央集权”的知识产权管理模式，是基于其关联企业之间的协议产生，并不能否定发明人依据法律规定而享有的相关权利……《专利法》关于对发明人给予报酬的规定，其立法本意是给予发明人应得的劳动报酬，该获得报酬的合法权利不应由于跨国企业内部的协议安排而受到损害，因此，即使M中国公司并非涉案发明的专利权人，但其系张某的雇主，仍应当向张某支付职务发明报酬。
评述：职务发明奖酬的支付通常以单位和职务发明人之间存在雇用或劳动关系为基础。作为雇主，即使其出于关联公司安排或商业性技术转让等缘由，未就职务发明申请专利或获得专利授权，但其对外让渡职务发明相关权利本质上仍是出于业务运营、谋取利益的需要。也就是说，单位仍然会从员工的职务发明中获利。这与雇主自行申请专利、获得专利授权并无本质上的区别，若单位仅通过对职务发明权属进行一定安排即可规避原本应当支付的职务发明奖酬，这对于职务发明人显然有失公平，也违背了职务发明奖酬设置的初衷。也正因为奖酬的支付责任应当由发明人所在单位承担，发明创造的受让人等其他专利持有、实施主体因与发明人不具有这种雇用或者劳动关系，而不用承担此支付义务。
2. 员工离职后仍需向其支付职务发明奖酬吗？单位通过合同或规章制度规定发明人离职后不发放奖酬是否有效？
在员工离职后，企业根据内部规章制度或劳动合同终止向离职员工发放奖金是比较常见的做法。对于职务发明奖酬，同样作为劳动者在用人单位享受的奖励待遇，单位是不是也可以以离职为由停止支付呢？司法实践中得出的结论并非如此。
在前述王某诉H公司职务发明创造发明人奖励纠纷案中，涉案专利为王某在H公司任职期间作出的职务发明，之后王某从H公司离职。H公司在其实施的《专利奖惩管理细则》中规定，专利奖励与报酬每半年度集中发放一次，集中发放日之前已离职的，专利奖励与报酬不对该发明人发放。王某主张H公司《专利奖惩管理细则》中该条款明显与《专利法》、《劳动合同法》的规定相抵触，严重侵犯了其合法权益。
最高院再审指出，根据《专利法》第十六条及其实施细则第七十六条的规定，给予职务发明人以奖励系发明人所在的被授予专利权的单位的法定义务，这种义务具有强制性。虽然用人单位对于奖励的方式和数额拥有一定的灵活管理空间，但是《专利法》及其实施细则均不允许用人单位以任何理由免于履行或者变相免于履行该义务。H公司该规定实质上对《专利法》所规定的用人单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励的法定义务附加了条件。即，通过该细则，H公司对其应当履行的法定奖励义务附加了被奖励的职工在集中发放日前依然在职的条件。这一附加条件不合理地排除和限制了已经离职的发明人获得奖励的法定权利，免除了H公司对于离职发明人应当履行的强制性奖励义务。因此，该规定属于劳动合同法第二十六条第一款规定的应予无效的情形，应当认定无效。
评述：根据最高院在该案件中的论述，用人单位对职务发明的发明人给予奖酬的法定义务具有强制性，单位不得以员工离职为由拒绝履行，也不得通过合同、制定规章制度等方式免除其应承担的该项法定义务。就此，我们理解最高院的出发点在于平衡单位和员工之间的利益——员工发明人完成了职务发明，单位也已经取得了职务发明的相关权益且员工离职也不会对该权益造成影响，那么员工发明人理应就其已经作出的技术成果获得相应的奖励和报酬。
这也表明，即使单位可以通过约定、制定内部规章制度等方式规定向职务发明人支付职务发明奖酬的方式，该等约定和规章制度的内容也应当要符合《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定，即用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的劳动合同无效；直接涉及劳动者切身利益的规章制度不得违反法律、法规的规定。
3. 职务发明专利被无效后，单位可拒绝支付奖酬吗？
根据《专利法》第四十七条的规定，除已经作出并已执行的专利侵权判决、调解书、决定，以及已经履行的专利许可、转让合同之外，宣告无效的专利权视为自始即不存在。对用人单位而言，其应向员工发明人支付的奖励、自行实施职务发明而应向发明人支付的报酬并不涉及上述例外情况，是否就可以不用向发明人支付呢？如果单位将职务发明对外转让或许可，且已经实际履行，是否仍然应当就收取的转让、许可使用费向发明人支付报酬呢？下面以两个案例分别讨论。
案例一：在翁某诉Y公司、C公司职务发明设计人报酬纠纷案[3]中，翁某曾担任Y公司总工程师，工作期间作出两项职务发明创造 。C公司（Y公司股东）出于关联公司之间的约定代为出面办理了专利申请，并就涉案发明创造于2002年1月获得了两项专利权。后C公司无偿将涉案专利转让给Y公司。2003年11月，Y公司将涉案专利许可给D公司，并收取了相应的许可使用费。2005年7月，D公司就两项涉案专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，同年12月，涉案两项专利被宣告全部无效。
法院认为，《专利法》第四十七条第二款规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。两被告Y公司和C公司提供的《退款及关于的补充协议》及Y公司向D公司退款的贷记凭证，以证明Y公司与D公司已协商确定涉案专利在转让技术中所占的比重，并且在专利权被宣告无效后将此前收取的专利所涉之许可使用费已退还给D公司的相关材料，并不能否定在本案涉案专利权被宣告无效之前，被告Y公司与D公司已经发生的专利实施许可行为之事实，也不能免除被告Y公司根据相关法律规定应向职务发明创造之设计人支付报酬的义务。原告翁某是涉案专利的设计人，有权就该两项职务发明创造主张合理的报酬[4]。被告Y公司许可案外人D公司实施涉案专利收取了使用费，应从中提取一定比例作为报酬支付给原告。
案例二：在吴某诉RN公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[5]中，原告吴某曾在RS公司工作，期间作出一职务发明。后RS公司将该职务发明提交实用新型专利申请，并于2011年9月7日获得授权，吴某为发明人之一。2011年10月8日，专利权人由RS公司变更为RN公司[6]。2016年，该专利部分权利要求被专利复审委宣告无效。涉案专利授权后，RN公司实际实施了涉案专利被宣告无效的部分。吴某认为，RN公司曾在专利有效期限内实施了涉案专利，应将在涉案专利被部分无效之前实施产生的经济效益分配给吴某。
最高院再审认为，发明人报酬奖励制度旨在激励发明人作出发明创造，因此，发明人是否能够获得奖酬，除考虑专利的实施与收益，也应考虑专利的技术贡献程度……《专利法》第四十七条的规定，诉争专利被部分无效后，除该条二项规定的情形外，均有溯及力。本案中，并不存在《专利法》第四十七条规定的例外情形，涉案专利被宣告部分无效应视为自始无效，即使RN公司实施了该部分涉案专利，但吴某主张职务发明报酬时涉案专利已经无效了，二审法院认定因涉案专利自始无效，吴某已经丧失请求权基础并无不当。
评述：结合上述两个案例，可以看出是否存在《专利法》第四十七条第二款的例外情形是单位是否需要继续向发明人支付奖酬的决定性因素。《专利法》设置第四十七条第二款的例外情形，其本意是为稳定社会关系、保护信赖利益，对于专利有效期内已经通过生效裁判和执行确定的权利义务关系、已经有效订立和履行的交易关系的认可和保护，而且该等例外情况是完全性的列举式规定，排除了专利宣告无效后基于专利权的其他权利主张。对于单位而言，即使职务发明专利被宣告无效，单位基于该专利已经履行的许可或转让协议并不会因专利无效而需要向他方返还转让或许可使用费，因此单位本质上仍然是职务发明许可或转让的“受益方”，基于已经取得的转让、许可收益向发明人支付报酬也合情合理。若单位自行实施职务发明专利，由于不涉及前述例外情形，该职务发明自始即不存在，发明人也就丧失了要求获取报酬的基础。
4. 单位与员工能否通过约定或制定规章制度规定低于法定标准的奖酬？
根据《专利法实施细则》的规定，单位可以与员工约定或者依法制定规章制度规定职务发明奖酬的支付方式和数额，若没有约定或规章制度时，应当按照法定的标准进行支付。因此，在约定或确定职务发明奖酬方面，《专利法》给予了企业较大的灵活性，其可以根据自己的实际经营、研发、获利情况选择合适的方式对职务发明奖酬进行确定。但由于《专利法实施细则》对在无约定或规章制度的情况下，职务发明奖酬设置了最低的标准，这是否意味者即使企业采用约定或者制定规章制度的方式，也不得低于该法定的标准呢？
在梁某诉Z公司职务发明创造发明人、设计人奖励纠纷案[7]中，原告梁某在被告Z公司任职期间单独作为发明人共完成发明专利8项、实用新型专利50项、外观设计专利19项（该案涉及其中43件实用新型专利）。被告Z公司制定的《奖励办法》规定，每项发明专利奖励金额为1000元至20000元；每项实用新型专利奖励金额为500元至10000元；每项外观设计专利奖励金额为300元至8000元，具体奖励金额需要公司组织评审确定。纠纷发生前，被告Z公司对43项涉案专利进行了评审，每项专利奖励金额从500元至4000元不等，43件实用新型专利评审金额共计25000元。原告梁某认为，应当按照《专利法》的规定支付奖励，即一项发明专利应给付奖金3000元，一项实用新型专利或者外观设计专利应给付奖金1000元。
法院审后认为，被授予专利权的单位与发明人、设计人对职务发明创造奖励有约定或者在依法制定的规章制度中有规定的，应当优先适用约定或者规章制度中规定的奖励方式和数额……原告虽然对于上述评审确定的奖励数额有异议，但并没有提交相反证据证明上述评审确定的奖励数额具有不合理性，故本院对该43项实用新型专利的奖励数额共计25000元予以确认。
另外，北京三中院在王某诉J公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[8]中也明确认为，“单位根据其自身的特点和需要，可以与发明人协商或在规章制度中规定高于法定最低标准的奖励数额，但这属于单位的自主选择权利而非义务……单位与发明人之间约定的奖励数额可以高于或低于法定最低标准”。
评述：根据上述案例，对于企业来讲，可以根据其自身特点和需要，以高于或者低于法定标准的标准确定职务发明奖酬。但需要说明的是，这并不意味着企业可以在与员工约定或者规章制度中随意制定标准，如发生纠纷时，法院将会审查该等约定或规章制度的合法性与合理性。
在合法性方面，参考上海高院《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引（2013）》第五条、第六条的规定，单位与发明人之间协商约定时，应当按照《合同法》、《劳动合同法》的规定避免出现无效、可撤销、可变更的情形；在制定规章制度时，应当要确保制定程序的合法性。
对于规章制度制定程序的合法性，广东高院在钟某诉H公司职务发明创造发明人奖励纠纷案[9]中指出，劳动合同法第四条规定了用人单位在制定、修改或者决定有关直接涉及劳动者切身利益的规章制度的程序……规章制度规定的对发明人的奖励方式和数额应满足以下条件：一是必须通过民主程序制定，二是不得违反法律、行政法规和政策的规定，三是须向劳动者公示。
也就是说，企业在制定职务发明奖酬的规章制度时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定；在规章制度实施过程中，工会或者职工认为不适当的，可以向企业提出并通过协商予以修改完善；应当将该规章制度公示或者告知劳动者。若发生纠纷，企业还应当承担相应的举证责任，证明其制定的规章制度符合上述程序要求。
在合理性方面，结合上述上海高院《指引》，如果约定或规定的奖酬数额极低，显属于不合理的，法院应当依据案件的具体情况确定合理的奖励与报酬，具体的考虑因素在实践中包括涉案专利的类别、专利的实施情况、专利对于产品的利润贡献、发明人的数量等[10]。
5. 单位免费或以不合理低价转让、许可实施职务发明，报酬该如何计算？
根据《专利法实施细则》的规定，单位许可他方实施职务发明的，应当从收取的使用费中提取不低于10％作为发明人报酬。这意味着，在没有约定或规章制度的情况下，单位对外转让、许可职务发明收取的费用越高，其向发明人支付的报酬也就越高。在实践中，一些企业在向关联公司转让、许可职务发明时常常是免费或者象征性地收取少许费用，或者以免费或者低价形式对外转让、许可职务发明的同时设置附加条件以从其他渠道获取商业利益。在这种情况下，如果继续按照固定比例提取发明人报酬，就可以大幅减少支付报酬的数额，进而损害职务发明人的合法权益。
在刘某诉L公司职务技术成果完成人奖励、报酬纠纷案[11]中，L公司与案外人Z集团、F公司进行项目合作，指派其员工刘某研发用来固定密封电缆的模块的框架。研发完成后，该框架由F公司生产，同时，L公司生产密封电缆的模块销售给F公司，由F公司将密封电缆的模块与固定模块的框架搭配组装后销售给Z集团。2009年8月20日，L公司与F公司签署订单，约定L公司授权F公司生产上述固定模块的框架，F公司则购买L公司的23组产品。在此之前，刘某已经于2009年5月以个人名义将上述固定模块的框架申请专利，并于2010年5月获得授权。之后，L公司通过主张涉案专利为职务发明向法院起诉，并成功夺回涉案专利权。后刘某要求L公司向其支付职务发明奖酬。L公司辩称其未实施涉案专利，而且其许可案外人F公司使用涉案专利也未收取专利许可费，因此，其并未因涉案专利获得任何收益，不应向原告刘某支付任何报酬。
上海高院二审认为，虽然L公司自己并未实施涉案专利，也无证据表明L公司直接收取了专利实施许可费或专利转让费，但是L公司将涉案专利许可案外人F公司实施系以F公司必须购买其生产的密封电缆模块为条件，而且事实上L公司生产的密封模块与F公司生产的涉案专利框架产品组装后销售给了Z集团，因此L公司基于涉案专利的许可实施获得了相应的商业收益，L公司应当向发明人刘某支付相应的职务发明创造报酬……在此情况下，原审法院根据本案已查明的涉案专利框架产品生产、销售的数量、收益，参考现行法律关于职务发明报酬的提取比例等事实，酌情确定L公司支付给刘某报酬3000元，并无不妥。
评述：企业在向发明人支付职务发明报酬时，仍然应当考虑诚实信用原则，以企业凭借职务发明实际获取的收益为基础，计算应当向发明人支付的报酬数额。即使企业以免费或低价的方式向关联公司或其他方转让、许可职务发明，法院仍然会综合考虑该等转让、许可是否在转让费、许可费之外给单位带来收益，并最终考虑职务发明实施情况、单位实际收益等因素综合确定应当向发明人支付的数额。
另外，尤其当职务发明许可或转让是发生在关联公司之间时，该等转让或许可协议记载的费用金额将更难得到法院的认可（在没有同类专利许可、转让费作为参照的情况下），公司需要提供其他证据证明该等许可或转让费用的客观性，否则该许可、转让费金额可能会被法院拒绝采纳。比如在潘某诉J公司和S公司职务发明创造发明人奖励、报酬纠纷案[12]中， 广东高院拒绝采用发明人所在单位与其关联公司之间的专利许可使用费作为发明人报酬的计算依据——“许可人J公司是被许可人S公司的股东，两者之间存在直接投资关系，且代表许可人J公司和被许可人S公司签订专利实施许可合同的是同一个人。在没有同类专利许可使用费作为参照的情况下，仅以两个关联公司约定的专利许可使用费作为发明人报酬的计算依据并不客观”。最终法院根据涉案专利产品的销售情况酌情确定发明人报酬数额。
6. 职务发明有多个发明人，奖酬该怎么分配？
相关规定并未提及，在无约定或单位规章制度的情况下，一项职务发明有多个发明人时该如何分配奖励报酬。比如，一项发明专利的发明人奖励法定标准为不少于3000元，若该职务发明有三个发明人，该奖励是应当三人均分还是按照贡献大小区别分配呢？
在王某诉J公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[13]中，发明人王某在J公司担任船装工作室副主任，在职期间参与完成了13件职务发明并顺利获得授权。王某向法院起诉要求J公司支付2018年度获得授权的13件专利的奖励。J公司内部规章制度《H集团职务发明奖励制度（试行）》对职务发明奖励分配作出规定，规定一件职务发明创造的发明人或设计人为数人时，发明人或设计人根据其在该职务发明创造中的创造性贡献大小，按比例分享奖励。
宁波中院认为，被告J公司应依照《H集团职务发明奖励制度（试行）》规定的奖励标准向原告王某发放2018年度奖励金额，考虑到《H集团职务发明奖励制度（试行）》明确规定了发明专利和实用新型专利的申请奖励及授权奖励的金额、未明确规定一项专利有多个发明人的情况下每个发明人的奖励比例、2017年度实际发放情况中每项专利的多个发明人的奖励比例没有统一标准、原告未提交相关证据证明一项专利有多个发明人的情况下奖励金额的分配标准等因素，本院针对有多个发明人的专利，酌情以平均分配的计算标准进行计算。
评述：员工对职务发明的创造性作出实质性贡献是员工成为发明人的前提，也是获取职务发明奖酬的基础。因此当职务发明有多个发明人时，根据各发明人的实质性贡献大小对奖酬进行分配是最为理想的方式。但实践中想要确定贡献大小、甚至计算出特定的比例，是十分困难的。因此，类似于上述案件，即使公司通过约定或者规章制度方式规定将会按照贡献大小分配职务发明奖酬，在实际产生纠纷时该标准仍会显得过于笼统而无法实际执行。在这种情况下，若发明人或者单位无法提供有力证据证明各发明人贡献的大小，法院将会认定分配标准并未明确约定，而最终按照平均分配的方式计算奖酬数额。
另外，对于《专利法实施细则》中规定的奖酬数额还出现过一种理解上的分歧——比如，“一项发明专利的奖金最低不少于3000元”，是指就该一项发明专利，单位向多个发明人支付奖励总额最低不少于3000元，还是向每个发明人支付奖励最低不少于3000元？北京高院在史某诉J公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[14]中对该问题有所论述——“依照《专利法实施细则》的相关规定，一件发明专利奖励不少于3000元，一件实用新型专利奖励不少于1000元。尽管以上奖励标准并不高，但以上奖励应当是对所有的发明人整体而言，不是每一个发明人均按照以上标准逐个奖励”。
7. 将职务发明向国外申请专利也需要按照中国专利法支付奖酬吗？
随着越来越多的跨国企业将研发部门设置在中国，中国已经从原来的技术成果利用方逐渐转变为技术成果产出方。考虑到跨国公司的全球运营模式，在中国产生的技术成果不可避免地会涉及到向境外申请专利的情况。在此情形下，在中国完成职务发明的员工能否依据中国《专利法》就境外专利主张职务发明奖酬呢？该问题涉及到涉外民事关系法律的适用，对于在中国从事研发活动的劳动者权益具有重要的影响。广东高院在吴某诉X公司、B公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[15]中，对该问题进行了说明。
该案中，吴某在X公司任职期间完成了一项职务发明，吴某后应X公司要求，签署了专利申请权转让书，向X公司的关联公司B公司转让该发明创造在美国、美国领属地以及所有外国的与发明有关的一切权益，但B公司未与X公司签订过相关转让合同，也未向吴某或X公司支付过转让对价。之后B公司将该发明创造在美国申请发明专利并获得授权，发明人列明为吴某。之后，B公司委托X公司在中国境内制造使用涉案专利的产品，再由X公司全部出口至美国提供给B公司进行销售，不在中国境内销售。吴某向法院起诉要求X公司和B公司连带向吴某支付职务发明创造发明人报酬。X公司辩称，涉案职务发明创造申请并获得的是美国专利权，并非中国专利权，因此本案不能适用中国《专利法》而应适用美国专利法，X公司不需要向发明人支付报酬。
广东高院指出，中国境内不仅是吴某的工作地，也是涉案职务发明创造的产生地与完成地，这种在中国境内完成的发明创造活动，依法受到中国《专利法》的调整。尤其需要指出的是，职务发明创造的发明人报酬具有劳务属性，相关单位不能通过不公平不合理的手段规避支付相关劳务报酬的法定义务……X公司通过要求吴某签署转让书，将吴某在中国境内完成的涉案职务发明创造相关专利申请权无偿转让给其关联公司B公司并在美国申请专利后，利用美国专利法规定拒绝向吴某支付发明人报酬，其实质系利用不同的法律制度规避其依中国法律应当支付劳动对价的义务，明显损害吴某作为劳动者的权益，不符合我国职务发明创造制度的立法宗旨，违反我国法律相关规定。
评述：在该案中，广东高院从中国《专利法》适用范围和法律规避两个维度对该问题进行了论述。首先，在中国完成的发明创造，适用中国《专利法》调整。在中国完成职务发明的发明人可以依据中国《专利法》，对在中国或境外获得专利授权的职务发明主张职务发明奖酬。
其次，职务发明奖酬涉及劳动者权益，不得通过法律规避的方式逃避履行强制性义务。根据《专利法》、《涉外民事关系法律适用法》及其司法解释的规定，用人单位向发明人支付职务发明奖酬是强制性义务，当事人不能通过约定排除适用，而且职务发明奖酬涉及劳动者权益保护（协调作为劳动者的发明人与用人单位之间地位不平等问题，以实现职务发明成果利益公平合理分配），因此涉及职务发明奖酬的中国法律不得予以规避。
从企业的角度而言，该案例提供了在制定职务发明奖酬制度时一个重要的注意事项。企业（尤其是跨国企业）在境内外关联公司之间管理、转移在中国完成的职务发明时，应当注意结合中国法下对职务发明奖酬的法定要求，尽量保证企业内部职务发明奖酬支付规则符合中国法律要求和司法实践的标准。只有这样才能兼顾企业和员工发明人的利益，减少内部职务发明奖酬纠纷，从而进一步推动企业内部源源不断的创新。
另外，与上述案例密切相关的一个问题是——若在中国完成的职务发明已经在某国获得了专利权，那么单位继续就同一职务发明在其他多国申请专利是否需要根据专利数量继续支付奖酬呢？对该问题，暂无明确的法律规定或相关案例。我们认为，就同一职务发明内容在多国申请专利的，职务发明人所做出的创造性的劳动并未增加。同一职务发明在多国获得授权可以证明该职务发明具有较高质量，企业可适当就该职务发明提高奖酬标准，但这并不意味着应当按照多项职务发明的标准进行支付。若职务发明人就同一技术成果可享受多重奖酬，这对于在全球进行专利布局的企业来说，将是巨大的经济负担，反而无法充分激发企业的创新积极性。
[1] 最高院（2019）最高法民申171号民事判决书
[2] 上海高院(2014)沪高民三(知)终字第120号民事判决书
[3] 上海高院(2008)沪高民三(知)终字第23号民事判决书
[4] 法院认为，涉案两项专利权已于2005年12月23日被宣告无效，在无证据表明该两项专利仍处于有效法律状态的情况下，原告只能要求被告Y公司支付专利权被宣告无效前基于专利许可使用费的收取所应提取的相应报酬。
[5] 最高院（2020）最高法民申421号民事裁定书
[6] 法院查明，2011年6月，RS公司被案外人AG公司吸收合并； 2011年8月，AG公司被RN公司吸收合并，AG公司所有财产及权利义务，均由RN公司无条件承受。RS公司、AG公司法定代表人为同一人。
[7] 上海二中院 (2014)沪二中民五(知)初字第11号民事判决书
[8] 北京三中院(2014)三中民初字第06031号民事判决书
[9] 广东高院(2017)粤民终745-756号民事判决书
[10] 上海高院(2019)沪民终497号民事判决书
[11] 上海高院(2013)沪高民三(知)终字第131号民事判决书
[12] 广东高院(2011)粤高法民三终字第316号民事判决书
[13] 宁波中院（2019）浙02民初290号民事判决书
[14] 北京高院（2019）京民终352号民事判决书
[15] 广东高院(2018)粤民终1824号民事判决书
软件企业员工离职易引发纠纷类型及应对之策
计算机软件企业常因员工离职而引发权属、侵权纠纷，常见有计算机软件著作权侵权纠纷、商业秘密侵权纠纷，及专利（申请）权属纠纷。究其根本原因，均是员工未经许可擅自使用用人单位技术或客户名单所引发。如何应对此类纠纷是当下很多软件企业所困扰的问题。笔者通过研习多份司法判例，并结合自身执业经历撰此拙文，希望能给软件企业带来些许启发。
一、员工常见侵权行为方式
（一）在职期间设立同业公司。
员工在职期间设立同业公司是其实施侵权行为最为常见的手段，通常员工会以自己或其亲属、朋友的名义设立同业公司对外经营。经营过程中，员工擅自将用人单位所有的计算机软件源代码等技术信息，以及相关具有竞争优势的客户名单为已所用，与用人单位进行同业竞争。
对于软件企业来说，技术信息、客户名单至关重要，这些成果无不是通过投入大量人力物力所获取，能够给用人单位带来经济效益。而员工在外设立公司后，低成本甚至零成本加以利用，不仅会给用人单位带来巨大的经济损失，同时也会冲击有序的市场经营秩序。
（二）将相关技术信息进行计算机软件著作权登记或专利申请。
此类情况一般与职务作品或职务发明相关。员工在履行工作职责过程中开发出的技术成果，并不是所有用人单位都会进行相应的软著登记或专利申请。此时，员工极有可能以自身名义进行软著登记或申请专利，因此也极易导致权属纠纷。
二、常见侵权、权属纠纷类型及法院审理重点
计算机软件企业员工以上侵权行为类型，通常会引发如下几类侵权、权属纠纷，法院在审理此类纠纷中，相关问题也为法院所重点审查。
（一）计算机软件著作权侵权纠纷。
在审理计算机软件著作权侵权纠纷时，员工自己或设立的同业公司所使用的计算机软件是否与用人单位计算机软件相似为法院审理重点，对而此问题的审查常涉及到司法鉴定、推定等问题。
1、司法鉴定。
司法鉴定是计算机软件著作权侵权判定时最为常用手段，在适用“接触可能性+实质性相似”的判定方式时，由于计算机软件源程序或目标程序的抽象性，无法直观的对是否实质性相似作出判断，因此常依托于司法鉴定。
在启动司法鉴定前，法院通常会要求原被告双方各自提交源程序作为检材，但是被告有可能不配合。此时可将被告计算机软件的目标程序进行反编译得到其源程序，再将原、被告的源程序进行对比。如果鉴定意见认为原、被告源程序的相同比率达到一定程度，一般都会认为两计算机软件构成实质性相似。这是因为，在计算机软件设计中，相互独立的设计人员不可能创作完成具有同样设计思路和具体表达方式的计算机软件。一旦原被告计算机软件相似程度达到一定比例，尤其是计算机软件的核心部分，若仅仅从巧合来解释的话，显然是有违计算机软件独立创作普遍规律的。
2、源代码及运行界面的比对。
如果被告在举证期内就将其计算机软件源代码主动提交法院的，原告还可在鉴定程序启动前自行对比两源代码的异同。
在比对原被告源代码过程中，通常需要整体与细节相结合比对。从整体上，可以先看两源代码的框架是否相同，然后再将两源代码进行逐句对照，但实践中两源代码完全一致的可能性并不大。接下来就是对比一些不可忽视的细节，例如源代码的配置文件、变量名、后缀名及错别字等。每位计算机软件开发人员都有一些独特的编写习惯，尤其是配置文件、变量名等的设定有很多种选择，即使是公开的、常见的，不同的计算机软件开发者的选择也会有不同。若对比发现，可有多种表达方式的变量名、后缀名等都出现相同，甚至连错别字都相同的情况下，被告主张纯属巧合的反驳则无疑是苍白无力的。
如果在审理过程中，被告拒不提交源程序也不同意鉴定的，此时原告可用计算机软件运行界面的比对，来加强法官的自由心证。在计算机软件中，目标程序的直观体现即运行界面，法院可以从两计算机软件运行界面的整体风格、特点、感观等方面判断其是否相似，虽然相同的目标程序可由不同的源程序生成，但相同的软件界面特征很大程度上是由于配置文件的相同而体现的，因此运行界面的相同，大大增强了两计算机软件相似的高度盖然性，在某些案件中，法官可直接推定两者软件相似。
3、缺陷性特征比对。
在尚未进行司法鉴定，或者原告无法取得被告涉案计算机软件源代码，被告也不愿提交的情况下，原告还可以通过比对计算机软件缺陷性特征来对两计算机软件的实质性相似加以证明。根据计算机软件设计的一般性原理，在独立完成设计的情况下，不同计算机软件之间出现相同的缺陷机率极小，而如果计算机软件之间存在共同的缺陷，则计算机软件之间的源程序相同的概率较大。
据此，原告可以详细对比两者计算机软件存在的共同缺陷性特征和漏洞错误，使法院认为现有的证据已经能够形成高度盖然性优势，继而作出计算机软件构成实质性相似的推定。最高法发布在其公布的第十批指导性案例——石鸿林诉泰州华仁电子资讯有限公司侵害计算机软件著作权纠纷案——对此观点予以了肯定。
（二）商业秘密侵权。
不同于专利、商标的公示性特征，计算机软件企业当遇到商业秘密侵权纠纷时，用人单位得首先证明自己计算机软件符合商业秘密的构成要件，而构成要件中，非公知性及保密措施为法院审查重点。
1、秘密点的确定及非公知性的司法鉴定。
侵害商业秘密纠纷中，确定秘密点是需要解决的首要问题，也只有解决此问题，才能明确司法鉴定范围。对待一份完整的计算机软件源代码，其中必然存在开源代码成份，所以必须首先剔除该公知部分，存留的应为用人单位自主研发的最具独创性的内容，此部分即为秘密点。
在这里笔者想强调的是，委托司法鉴定的事项并非“原告的某一技术或信息属于商业秘密”，因为是否构成商业秘密是一个法律概念，而司法鉴定所能解决的仅仅是事实问题，所以原告请求鉴定的应当是“某一技术或信息不为公众所知悉”。
2、客户名单构成商业秘密的充分必要条件。
员工将用人单位客户名单带走所引发的商业秘密纠纷，也为计算机软件企业所常遇到。而客户名单构成商业秘密的充分必要条件为，其一此类客户名单应由客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成，且应区别于相关公知信息；其二是客户名单必须是与用人单位保持长期稳定交易关系。
3、保密措施的审查。
保密性审查也为法院审理重点，计算机软件企业必须对所主张的商业秘密采取相应的保密措施，保密措施方式应与商业秘密重要性具有相当性。根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，具有下列情形之一，在正常情况下足以防止涉密信息泄漏的，应当认定权利人采取了保密措施：
（1）限定涉密信息的知悉范围，只对必须知悉的相关人员告知其内容；
（2）对于涉密信息载体采取加锁等防范措施；
（3）在涉密信息的载体上标有保密标志；
（4）对于涉密信息采用密码或者代码等；
（5）签订保密协议；
（6）对于涉密的机器、厂房、车间等场所限制来访者或者提出保密要求；
（7）确保信息秘密的其他合理措施。
（三）权属纠纷。
因计算机软件兼具著作权及专利的属性，故用人单位与员工常会发生计算机软件著作权或专利（申请）权属纠纷，此时员工常主张其使用的计算机软件是自身研发，并非职务作品。
于此情况下，计算机软件企业一定要抓住涉案计算机软件开发过程中的诸多细节来举证，诸如结合常理判断，计算机软件开发需使用到哪些硬件；涉案计算机软件的开发环境，是否能够由员工自己独立完成，而不利用用人单位的物质技术条件；计算机软件开发过程中员工是否与用人单位有邮件往来等。
三、防范应对措施
对于计算机软件企业来说，只有做好防范工作才能有效避免纠纷的发生，减少损失。
（一）事前预防。
事前预防系指员工入职时，用人单位应作出的相应防范，具体如下：
1、员工入职时应对其学历背景进行审查，关注其有无相关学术论文发表，这对职务作品或职务发明的判断能起到很大作用；同时，员工入职申请表格中，应要求其填写直系亲属信息，如配偶、父母等，同时明确相关人员的职业。以便员工在外以他人名义开设公司时，用人单位能迅速的查询及举证。
2、用人单位对制定的保密管理制度进行公示，同时对公示的位置、持续时间等保留证据，最好将保密制度发送至每个员工的工作邮箱，要求其收到后给予回复。同时，用人单位员工手册和劳动合同中都应当对有关保密条款作出约定并告知。
3、员工在职期间研发的计算机软件等，要及时进行著作权登记或申请专利，即使用人单位认为没有著作权登记或专利申请必要的，也要对权利归属与员工做出明确约定。最具可操作性的方式即在劳动合同中明确，员工在职或离职几年内，一切与原工作相关的研发成果所有权归用人单位所有，员工自愿放弃主张任何权利，用人单位在每月工资部分已支付相应对价。
4、员工岗位调整时，应有相关资料予以体现，以证明员工技术开发成果与工作岗位的相关性。
5、用人单位对已离职且约定竞业限制的员工必须支付经济补偿，没有经济补偿的竞业限制是无效的。同时，竞业限制补偿金支付方式也应明确，当员工用于补偿金发放的账号发生变更时，员工应书面向用人单位书面提出申请，否则视为员工放弃竞业限制补偿，但竞业限制义务仍应继续履行。
（二）事中谨记。
1、员工在参与用人单位经营过程中，用人单位应保存其接触过商业秘密的证据，如签字材料等；
2、为防止员工离职时将计算机软件源代码或客户名单带走，用人单位应要求员工在离职时应办理交接手续，如工作所用电脑等，若未完成交接手续，视为其未经许可带离用人单位的计算机软件源代码或客户名单。
3、用人单位对属于商业秘密的内容范围应予以明确，并采取保密措施。将商业秘密的范围以邮件方式明确告知员工，并要求员工对其在工作过程中知悉的商业秘密应予保密。
（三）事后对策。
一旦用人单位发现员工可能存在侵权行为，一定要及时采取措施，既是为了保留证据，更是为了减少损失。
1、若用人单位发现商业秘密可能被侵犯，应第一时间向公安机关或工商部门报案。侵犯商业秘密罪是一项刑事罪名，一旦用人单位向公安机关报案后，若能够达到立案条件，则会给犯罪嫌疑人相当大的威慑力。即使未能达到立案标准，在相关部门调查过程中获取的证据对用人单位在民事途径的维权也十分有利。
2、若用人单位发现其计算机软件著作权可能被侵犯，也应向公安机关报案。侵犯著作权罪也是一项刑事罪名，与商业秘密一样，一般由公安局的经侦部门负责侦察。满足违法所得数额三万元以上、非法经营数额五万元以上的、或擅自复制发行软件数量合计五百份以上的，就符合立案标准的要求。
3、进入民事诉讼程序后，用人单位应善用证据保全措施。侵害计算机软件著作权或侵害商业秘密纠纷，在证据上都具有隐蔽性。原告在起诉时通常只有初步侵权的证据，但据此并不能认定侵权行为成立。此时用人单位应把握好时机向法院申请证据保全。只有通过法院有效证据保全，才能够获取被告的侵权事实。此外，证据保全的过程十分关键，其对参与人员的专业性和经验要求也较高，建议用人单位聘请专业人员进行协助操作。
4、巧用诉讼禁令，即行为保全。在知识产权案件中，无论是诉前或诉中禁令，其适用主要条件是，“如不及时制止将会使权利人或者利害关系人的合法权益受到难以弥补的损害”。损害是否难弥补，一般要从三个方面考量：其一是要考察侵权行为的规模，如不及时制止将严重扩大侵权范围和损害后果的；其二是要考察损害是否可以通过赔偿损失的途径予以救济；其三要考察被告的赔偿能力。
目前，法院对诉讼禁令的适用是持谨慎态度，但对于用人单位来说，最重要的就是及时制止侵权行为，防止损害结果的扩大。因此，若想达到此目的，用人单位应当对“不及时制止侵权行为将会产生难以弥补的损失”这一要件进行充分的说理和举证。
Experience
获得3000余万元的股权激励收益之后，发明人是否还可以主张1000多万元的专利实施报酬？| 知识产权Insight第066期
本案为2019年中国法院50件典型知识产权案例之4，涉及职务发明人奖励、报酬方式。
本案中，2004年至2006年，黄峙玮因为对氨氯吡啶酸的工业化生产技术作出了贡献，获得利尔公司1%的股权激励。在股权激励前，黄峙玮年收入约3万元左右，获得股权奖励后，2004年至2010年，黄峙玮获得股息红利共计236万余元。利尔公司上市后，黄峙玮通过二级市场减持该公司股权，累计获得约3112.8万元的收益。
2006年9月22日，利尔公司向国家知识产权局申请“一种新型除草剂（4-氨基-3,5,6-三氯吡啶-2-甲酸）的合成方法”的发明专利，该合成方法于2008年12月17日通过授权公告，专利号为ZL20061002××××.5，发明人为黄峙玮，专利权人为利尔公司。专利为合成方法的发明专利，4-氨基-3,5,6-三氯吡啶-2-甲酸为氨氯吡啶酸的化学名，毒莠定为氨氯吡啶酸的通用名。
黄峙玮向法院起诉，其应当获得上述专利实施报酬3271.5万元，在上诉时又改为应获得报酬1090.5万元。
一审法院认为，利尔公司已经在专利申请前按照《研发合同书》和VDMS细则约定向黄峙玮发放了奖励，专利授权后，基于同一技术成果，无需再支付报酬，二审法院也以利尔公司已经向黄峙玮支付了奖励和报酬为由，驳回黄峙玮的上诉。
四川高院再审后认为，利尔公司对技术团队实施股权奖励，给予黄峙玮1%的公司股权，发生在涉案专利获得授权之前，显然不属于利尔公司基于涉案专利对黄峙玮的奖励或者报酬。根据专利法的规定，专利奖励请求权和专利实施报酬请求权是职务发明创造的发明人或者设计人依法享有的两项权利。法律、法规允许当事人对奖励和报酬的方式和数额进行约定，其目的在于以更灵活的手段更充分地保障职务发明创造者的合法权益，这不意味着被授权单位能够通过制定规章等方式来排除职务发明创造者的上述法定权益。最终，再审法院酌情认定利尔公司向黄峙玮一次性支付涉案专利实施报酬150万元。
本案对于企业如何完善科技成果转化奖励和专利实施报酬制度非常具有启示。
案例：黄峙伟与利尔化学股份有限公司职务发明人奖励、报酬纠纷案
案号：四川省高级人民法院（2018）川民再615号
来源：2019年中国法院50件典型知识产权案例
裁判文书摘录：
本院再审认为，本案的争议焦点问题是：利尔公司是否应当向黄峙玮支付专利实施报酬1090.5万元。
根据《中华人民共和国专利法》第十六条的规定，被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。黄峙玮系涉案专利的发明人，故有权依据法律规定或双方的约定向利尔公司主张职务发明实施报酬。
第一，无论是利尔公司于2004年2月4日因黄峙玮在毒莠定项目开发中的突出贡献给予其2003年度1-12月绩效奖励10万元，还是利尔公司于2004年根据中国工程物理研究院的批复，对利尔公司经营及技术团队实施股权奖励，给予黄峙玮1%的公司股权，均发生在涉案专利获得授权之前，显然，不属于利尔公司基于涉案专利对黄峙玮的奖励或者报酬；第二，2001年5月28日签订的《技术开发合同》约定了“应当从使用和转让项目技术成果所得的收益中提取一定比例，作为对完成该职务技术合同的个人的奖励或者报酬”，该约定发生在专利申请前，是对技术成果收益的约定，并非对专利实施报酬的约定，且该《技术开发合同》没有明确奖励或者报酬的具体数额或者计算方式，也没有明确排除相关技术成果转化为专利后不再向发明人支付奖励或报酬；第三，2009年11月7日，利尔公司制定VDMS细则，对相关技术成果奖金计提方法进行了规定。尽管利尔公司主张是对技术成果转化报酬的专门规定。但是，从该规定的内容看，首先，VDMS细则中明确是“奖金”而非“专利实施报酬”；其次，VDMS细则并非专门针对专利所做的规定，其中既包括自有知识产权，也包含未申请知识产权的方法，并不能把“奖金”当然理解为专利实施报酬。根据上述法律规定，专利奖励请求权和专利实施报酬请求权是职务发明创造的发明人或者设计人依法享有的两项权利。法律、法规允许当事人对奖励和报酬的方式和数额进行约定，其目的在于以更灵活的手段更充分地保障职务发明创造者的合法权益，这不意味着被授权单位能够通过制定规章等方式来排除职务发明创造者的上述法定权益。《中华人民共和国专利法实施细则》第七十八条对专利实施报酬的法定计算标准和计算方式予以明确，如果将本案VDMS细则规定的“奖金”解释为专利实施报酬，明显与本案实际情况不符，也与鼓励发明人发明创造的立法精神相违背。所以黄峙玮在涉案专利实施并取得效益后，向利尔公司请求给付报酬并不适用利尔公司VDMS细则的规定。利尔公司关于已经在专利申请前按照《研发合同书》和VDMS细则约定向黄峙玮发放了奖励，专利授权后，基于同一技术成果，无需再支付报酬的抗辩理由不能成立。二审法院以利尔公司已经向黄峙玮支付了奖励和报酬，从而驳回黄峙玮关于利尔公司应向其支付专利实施报酬的请求属于适用法律错误，本院依法予以纠正。黄峙玮的相关主张有法律依据，本院予以支持。
关于利尔公司应当向黄峙玮支付专利实施报酬的数额问题。黄峙玮主张利尔公司应依据《中华人民共和国专利法实施细则》和《四川省专利保护条例》的规定，向其支付1090.5万元专利实施报酬。本院认为，《中华人民共和国专利法实施细则》第七十八条规定，被授予专利权的单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或实用新型专利的营业利润中提取不低于2%，作为报酬给予发明人。或者参照上述比例，给予发明人一次性报酬。《四川省专利保护条例》第十五条规定，被授予专利权的企业事业单位和其他组织，对职务发明创造的发明人或设计人的奖励及报酬，单位与其有约定的，从其约定，没有约定的，专利实施取得经济效益后，应当在专利权有效期内，每年从实施该发明专利或者实用新型专利的营业利润中提取不低于百分之五或者从实施该外观设计专利的营业利润中提取不低于千分之五的比例，作为报酬支付给发明人或者设计人。由于上述行政法规和地方法规对有关报酬提取比例规定不一致，根据《中华人民共和国立法法》第八十八条第二款规定“行政法规的效力高于地方性法规、规章。”《中华人民共和国专利法实施细则》系国务院制定颁布，属于行政法规，《四川省专利保护条例》系四川省地方性法规，上述规范性文件存在冲突时，根据效力位阶原则，《中华人民共和国专利法实施细则》的效力高于《四川省专利保护条例》，本案应适用《中华人民共和国专利法实施细则》。本案中，由于双方对专利实施报酬奖励没有约定，黄峙玮虽然主张利尔公司应向其支付1090.5万元专利实施报酬，但并未提交充分证据支持自己的主张，亦没有提交证据证明利尔公司因本案专利的实施而产生的具体税后利润。因此，本院在确定报酬时综合考虑以下因素：1.涉案专利技术系发明专利，具有较高的创造性价值；2.采用涉案专利技术所生产的毒莠定产品为利尔公司创造的营业利润每年约为3000余万元；3.黄峙玮对涉案专利所做的贡献；4.涉案专利是毒莠定产品生产过程中的其中一项技术；5.涉案专利目前使用状态以及专利有效期限等因素，本院酌情认定利尔公司向黄峙玮一次性支付涉案专利实施报酬150万元。
（审理法官：杨丽 刘小红 林涛）
案例简评：
本案对企业科技成果转化奖励和专利实施报酬制度的启示为：
- 企业应分别明确约定科技成果转化，以及发明奖励和专利实施报酬制度，两者无法相互替代；
- 双方可以约定按照每年营业利润的一定比例或一次性报酬作为专利实施报酬，否则应当按照专利法实施细则规定的“实施该项发明或实用新型专利的营业利润中提取不低于2%，作为报酬给予发明人。或者参照上述比例，给予发明人一次性报酬”。
- 法律、法规允许企业与发明人对发明奖励和专利实施报酬的方式和数额进行约定，其目的在于以更灵活的手段更充分地保障职务发明创造者的合法权益，这不意味着企业能够通过制定规章等方式来排除职务发明创造者的上述法定权益。
最牛民间发明人解文武，三星曾斥资百万购买其手机专利
深圳12月21日（记者孙晓芳） “用我的方法，就能实现手机天下无贼！”如此牛气的话语，竟出自非通信专业一民间发明人解文武之口。
《手机被盗，30分钟后你可能倾家荡产》应该是《IT时报》近期阅读量最多的一篇热文，并由此引发了国内外众多媒体的持续热议。由此可见：通信科技的飞速发展给人们带来便利的同时，其安全却越发让人们担忧。尽管通信运营商和网络金融机构在媒体报道后，采取了一些安防措施，但并不能从根本上解决问题。
“若要根除手机被盗或丢失后可能倾家荡产的隐患，则必须从手机自身安全上下功夫。”基于此，十多年前，曾将个人发明的手机防盗专利卖给三星公司的民间发明家解文武，在接受《IT时报》记者采访时，才说出了如此牛气的话语。
个人专利卖三星，至今唯有解文武
把个人专利卖给三星公司，或许至今在中国还只有解文武一人。如此稀罕的事情，自然会有一些故事。由于和三星公司签订的是保密合同，解文武对合同细节并不想多说。在当时，有记者要报道此事，也被解文武婉拒。
现如今，检索国家知识产权局的专利数据库，解文武2001年提交的“手机自动隐形拨号报失的实现方法”这一发明专利，其专利权人早在2008年就由解文武变成了三星公司。所以，十多年已经过去了的保密，也早就不再算是什么秘密。
2008年7月的一天，解文武失望的从深圳一知名手机公司来到三星集团北京公司洽谈专利事宜。让他没有想到的是，第二天三星电子韩国总部知识产权总监就飞抵北京同他进行了当面恰谈，且很快提出要收购解文武的发明专利。
这让解文武有些发懵，因之前从来没想过要把专利卖给外资公司。但考虑到家庭和孩子，他随即同意了三星电子韩国总部知识产权总监的提议，并当场签订了备忘录。在签字时，解文武的手有点颤抖。因为他那时想到了专利技术一旦归属外国大公司，将肯定会对国有品牌手机带来影响。但他无法顾及太多，把专利卖给三星已是他解文武最好的结果。
一纸专利合同，或掐了山寨手机的命门
2008年8月1日，三星公司同解文武正式签订了专利权转让合同。在合同附件里，双方共同罗列了先后使用了解文武发明专利的国产手机公司，算上山寨品牌竟达50多家。在签订正式合同的同时，三星公司还让解文武签订了一份向上述国产手机公司发送律师函的委托协议。
之所以会有50多家公司使用了解文武的专利，是因为解文武同国内大品牌公司专利战期间，台湾MTK将解文武的手机防盗技术方案直接应用于手机芯片。解文武的发明专利正式过户到三星公司之后，根据市场信息反馈，采用MTK芯片方案的众多国产品牌，尤其是山寨手机在2G向3G升级的过程中陆续阵亡。
由于解文武的手机防盗专利归属三星后，国产品牌手机就不敢再轻易使用，所以现如今人们难以感受到当时解文武的此项手机防盗专利究竟有多牛？据了解，在非智能手机时代，解文武发明的手机智能报失的防盗技术，帮助过很多丢失或被盗的手机机主找回过手机，也间接协助过公安破获了不少手机被盗案件。
三星获防盗专利，重技术创新勇攀高峰
如此牛气的手机防盗技术，对解文武来说并非是一时灵感所致，而是被迫使然。1999年，解文武的事业梦想完全寄托在自己私营公司的手机销售之上，却被一连串的店铺被盗所断送。接二连三的手机失窃，激发了解文武从如何获得破案线索的角度进行手机防盗的想法。
于是，本是学市场营销的解文武，四处寻找有关电子网络通讯和手机通信原理方面的资料，并结合电子防盗器的相关知识，潜心研究并发明了“手机自动隐形拨号报失的实现方法”。2000年底，解文武先是提交了一份国内专利在先申请，2001年12月他又以优先权提交了PCT国际专利申请，并于2003年12月3日获得国家发明专利授权。
解文武把个人专利卖给三星，不能不说是国产手机品牌的损失。但我们也应该看到：三星手机销量做到全球第一，三星集团的不断发展壮大，归根到底是与其重视知识、重视人才、重视创新所分不开。三星能够斥资百万购买个人专利，可充分体现其对科技创新和知识产权的重视。毕竟技术产权是制造业提升核心竞争力、迈向价值链高端的关键。
解文武再度出山，国产手机能否抓住？
英雄不问过往，未来任重而道远。最牛民间发明家解文武十多年前的手机防盗报失专利，没能被国产品牌手机公司所重视已是万分遗憾。而如今，解文武又申请了可超越卖给三星公司防盗技术方案更好的专利，而且是可分案申请20多项的发明专利，实施这些发明，解文武可确保手机再也不怕偷与丢。
“不怕偷与丢，确保实现手机世界的天下无贼！”如此美妙且令人激动的说法，对不清楚解文武技术思想的人们来说，确实是难以相信。但只要与解文武详细沟通，在了解其发明思路和细节之后，就不得不被解文武严谨且极富创造力的思维所信服。
带着自己最新系列专利技术思想，解文武高调重返手机圈，积极推广，让手机安全无懈可击！解文武的再次出山，能否给国产手机品牌带来更多创新的功能？他的一系列新技术方案能否得到实施与运用，能否推动中国手机智造走向价值链高端，实现中国梦的飞跃？让我们拭目以待！
精彩！十八起专利权/申请权权属诉讼系列案
我国的专利侵权法律意识已经处于快速渗透阶段，
专利权/申请权权属法律意识还处于初级启蒙阶段。
专利权/申请权权属纠纷涉及职务发明、合作发明、发明人入离职、认定发明人和公开发明人等事务。
我国现行和即将实施的《专利法》第六条均对职务发明进行了规定，以“执行本单位的任务”和“主要利用本单位的物质技术条件”作为职务发明认定的两个规则。
第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。
非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。
我国现行的《专利法实施细则》第十二条对《专利法》规定的职务发明认定的两个规则的适用具体情形进行了罗列。
“执行本单位的任务”包括三项适用情形，其中第（三）项的法律事实比文字表面要复杂；“本单位的物质技术条件”则是包括资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。
第十二条 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：
（一）在本职工作中作出的发明创造；
（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。
专利权/申请权权属纠纷必然因发明人连接点而发生，然而在这十八起专利权/申请权权属诉讼系列案中，发明人连接点却未在专利发明人名单中，正是系列案的精彩所在！
敦泰深圳是专利权/申请权权属纠纷系列十八案原告
一家2005年成立于美国硅谷却在台湾上市的敦泰电子股份有限公司（股票代码3545.TW），2006年在国内深圳成立子公司敦泰科技（深圳）有限公司（简称：敦泰深圳），敦泰官网介绍其员工总数逾800人，拥有700多项海内外技术专利，年出货量逾7亿颗触控芯片。
磨石科技、莫良华、贾一锋和夏涛是专利权/申请权权属纠纷系列八案被告
信炜科技、莫良华和刘雪春是专利权/申请权权属纠纷系列十案被告
深圳磨石科技有限公司成立于2015年2月9日，股东为莫良忠和莫良华。
深圳信炜科技有限公司成立于2015年6月25日，股东为莫良华、深圳市芯玮科技企业（有限合伙）、深圳联石科技企业（有限合伙）和深圳磨石科技有限公司，法定代表人为莫良华，贾一锋为总经理。
莫良华、贾一锋、夏涛和刘雪春是南京大学1996级本科的物理系同学，其中莫良华是微电子专业，刘雪春是核技术和核物理专业，贾一锋是电磁学专业。
莫良华是十八起系列案的连接点
其在2006年9月以研发工程师入职原告（敦泰深圳），至2015年3月6日离职的九年期间曾任原告的研发副总裁，在敦泰的地位仅次于创始人胡正大。
莫良华在敦泰的股票收益为1300多万，声称的离职原因是“想去从事投资”。
简述四个关键事实：
1、磨石科技成立日期早于莫良华从原告离职日期。
2、十八件涉案专利的发明人中没有莫良华，也不存在不公告发明人情形。
3、磨石科技的涉案8件专利申请日期为2015年12月3日，信炜科技的涉案10件专利申请日期未知但早于2016年，则形式上满足职务发明的1年规定。
4、贾一锋、夏涛和刘雪春在涉案专利之前均未作为发明人申请过专利。
原告与莫良华之间的诉讼案件包括商业秘密、竞业限制和专利权/申请权权属三类案由
一、商业秘密案
2015年11月，敦泰深圳向深圳市中级人民法院起诉莫良华侵害商业秘密，为民事案件而非刑事案件，2017年12月，深圳中院作出一审判决（（2015）深中法知民初1802号），认为敦泰深圳的诉讼请求证据不足、理由不充分，驳回全部诉讼请求。
其中，案件受理费246800元，推算出诉讼金额为4100万元。
原告不服一审判决向广东省高级人民法院上诉，根据专利权/申请权权属案件的庭审知悉敦泰深圳是败诉的。
二、竞业限制案
2016年，敦泰深圳向深圳市南山区人民法院起诉莫良华违反竞业限制协议，同案被告还包括深圳信炜科技有限公司、深圳磨石科技有限公司、深圳联石科技企业（有限合伙）和深圳市芯玮科技企业（有限合伙），一审判决（（2016）粤0305民初5137号）：莫良华向敦泰公司支付违约金305647.65元且同案四被告承担连带清偿责任。
原被告均提起上诉，深圳中院于2017年1月5日作出（2016）粤03民终15762号判决：驳回上诉，维持原判。
原告向广东省高级人民法院申请再审，广东高院于2017年11月13日作出（2017）粤民申7343号裁定：驳回敦泰科技（深圳）有限公司的再审申请。
同期，敦泰深圳提起的违反竞业限制诉讼还有十多起，涉及十多位前员工，上述前员工入职的是深圳市博耕科技有限公司、深圳市长朗三维科技有限公司和深圳市东方通立科技有限公司等，有十三份判决书在中国裁判文书网公开，敦泰深圳的胜败战绩为3:10。
三、专利权/申请权权属案
敦泰深圳与磨石科技、莫良华、贾一锋和夏涛的专利权/申请权权属八案
八个案件的专利申请日和专利名称均相同，发明人也均为贾一锋和夏涛，可见发明人中没有莫良华，但莫良华直接持有专利权人磨石科技99.9%的股权。
八个案件从起诉至今已近5年，经历了深圳中院一审、广东高院二审、深圳中院重审和最高法院二审，二审从广东高院变化至最高法院的原因是，在2019年1月1日，最高人民法院专门成立了知识产权庭审理技术类知识产权二审案件。
两次一审的结果都是原告胜诉，广东高院作出撤销一审判决和发回重审的裁定原因是“一审法院未通知贾一锋、夏涛作为第三人参与诉讼，就径行作出对其民事权利产生重大变更的判决，作为发明人之一的夏涛甚至从未接受过调查询问，明显不符合法律规定。”，即严重违反法定程序。
最高法院知识产权庭于2021年1月12日上午开庭审理的其中五个案件（（2020）最高法知民终1529-33号），审理时长超过4小时且中午未休息，观看人数超过10万。
视频链接为：http://tingshen.court.gov.cn/live/17008550
敦泰深圳与信炜科技、莫良华和刘雪春的专利权/申请权权属十案
十个案件的起诉时间早于上述的八个案件，依据是十个案件的第一次一审案件号为（2016）粤03民初1513-1522号，案号小于八个案件的第一次一审案件号（2016）粤03民初2179-2186号。
上述十个案件的公开信息不齐全，但其诉讼历程与八个案件一致，不过最高法院知识产权庭只开庭审理了其中的8个案件，根据庭审内容，上述10个案件的专利其实是涉及三项技术方案，其中有6个案件的专利为同一技术方案。
十个案件的最高法院二审案件号为（2020）最高法知民终1549-1553、1758和1795号，另外2件案件的案号未公开。
最高法院知识产权庭于2020年11月20日下午开庭审理的其中八个案件（（2020）最高法知民终1549-1553、1758和1795号）。
视频链接为：http://tingshen.court.gov.cn/live/15798962
十八起专利权属诉讼系列案的精彩之处
一、举证
1、原告如何举证专利著录项目中发明人贾一锋、夏涛和刘雪春相应专利不是实质的发明人，被告如何举证三人是实质发明人。
2、原告如何举证莫良华是十八件专利的实质发明人，被告无需太多举证。
3、当莫良华是实质发明人成立时，原告如何举证十八件专利应归属于自己。
二、专利
1、被告代理律师主张王传福、董明珠并不具有研发背景却也是专利发明人。
2、被告主张贾一锋和夏涛的八件专利是垃圾专利，邀请一位大学教授作为证人出庭，该证人不仅主张八件专利是垃圾专利而且说自己的那些专利也是垃圾专利。
3、被告在贾一锋和夏涛的八件专利的第一次二审中邀请了“专利代理人”出庭，来主张八件专利申请时，该专利代理人对接的是贾一锋和夏涛，且提供了技术支持，但其实该蒋姓专利代理人是接的私活而且未能举证6万元代理费的收入凭证。
4、原告第一次一审胜诉后，被告及关联方在其后的适当的时候放弃了100多项专利，原告的诉讼策略面临危机，于是申请对涉诉的多件专利采取保全措施，相关信息在中国及多国专利信息查询网查看。
三、技术
1、十八件专利的技术均为指纹芯片领域，指纹芯片的市场元年可以说是2015年，这一年，原告的多位指纹芯片研发团队员工离职，原告占了市场先机但持续竞争力下降。
2、原告的十八件专利权属案件一审均胜诉，离不开专利所涉技术为指纹芯片，如若不是需要专业深度的高科技技术领域，原告的举证难度将非常大。
十八起专利权/申请权权属诉讼系列案还未公开判决书，公开的仅有第一次二审的8份广东高院裁定书和两场最高法院庭审直播，故无法得知上述精彩之处的法院认定情况，非常值得期待！