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静观其变，美国最高法院判决让美国专利商标局局长可以审查 PTAB 的决定 | 每日IP英文第430期

本期介绍美国最高法院的最新案例：United States v. Arthrex, — S.Ct. — (2021)

判决书原文：https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-1434_ancf.pdf

也可以点击文末左下角“阅读原文”获取

本期编辑：高凡非

United States v.Arthrex Inc.

案件事实及背景
美国政府的行政机构由多部门组成，而每个部门又由“主要官员（principal officer）”和“下级官员（inferior officers）”组成。按照美国宪法规定，主要官员必须经由总统提名和参议院确认。
美国专利商标局（USPTO）成立于1836年，是隶属于商务部负责监督专利授予和撤销的分支机构。美国专利审查与上诉委员会（PTAB）隶属于美国专利商标局，由不同职级的专利行政法官任职，但其只具有行政审查权而不具有司法权。美国专利商标局由一名局长（Director）进行管理，其身份是“主要官员”，其他行政职员包括副局长、专利处负责人、商标处负责人以及PTAB的行政专利法官（APJ）。行政专利法官在局长的领导下展开工作，其工作内容是处理各种来自对美国专利商标局决定的上诉，主要是在审查中裁定上诉涉及专利的可专利性。在商务部与专利商标局局长商讨确认后，行政专利法官由商务部直接任命。
Arthrex一案始于2015年，一家英国跨国医疗设备公司Smith& Nephew通过专利多方复审（Inter Partes Review, IPR）挑战一家德国医疗公司Arthrex所拥有的专利，美国专利审查与上诉委员会裁定Arthrex的专利（专利号9,179,907）中部分权利要求无效。Arthrex向美国联邦巡回法院提起上诉，理由是专利审查与上诉委员会的行政专利法官因经由商务部的直接任命而违反了美国宪法的任命条款（Appointments Clause）。美国联邦巡回法院裁定，在当前的法律体系下行政专利法官应作为“主要官员”，法院还指出应修改行政专利法官的撤换制度，以回避违反有关宪法任命条款的问题。案件当事双方向最高法院提出上诉，申请调卷令。
法院判决
美国最高法院撤销了联邦巡回法院的判决，将案件发回重审。美国最高法院认为，专利行政法官作为被商务部任命的“下级官员”，其权力必须被由总统提名和参议院确认的主要官员所指导和监督。因此，美国最高法院裁定美国专利商标局局长可以对专利行政法官作出的专利多方复审决定进行审查，以解决违宪问题。“需要明确的是，局长无需审查 PTAB 的每项决定。重要的是，局长有权审查 APJ 做出的决定。通过这种方式，总统仍然对行使行政权力负责——而且通过他，行政权力的行使仍然对人民负责。”（To be clear, the Director need not review every decision of the PTAB. What matters is that the Director have the discretion to review decisions rendered by APJs. In this way, the President remains responsible for the exercise of executive power—and through him, the exercise of executive power remains accountable to the people.）
判决论据
该案的争议焦点主要有两个：（1）行政专利法官是必须经由总统和参议院任命的“主要官员”，还是可以由部门负责人任命的“下级官员”？；（2）若为主要官员，是否可以通过撤销专利法中有关对其进行撤换的限制来使这些行政专利法官成为“下级官员”？
美国宪法的任命条款（U.S.Const. Art. II, § 2, Cl. 2）规定，“美国官员（officerof the United States）”由总统提名，其任命需经由参议院的建议和同意，其中必须经此流程任命的官员称为“主要官员”。宪法进一步规定国会可以酌情为“下级官员”创建替代性的简易任命流程，这些“下级官员”可以由总统、法院或各部门机构负责人单独任命。总而言之，美国主要官员的任命需经过总统和参议院，而下级官员的任命不需要经此完整的流程，通常由部门负责人直接任命。
该案中，法院认为行政法官行使的权力与美国宪法任命条款相冲突，其论点主要有3个：（1）任何的上级官员都不能审查行政法官作出的最终裁决；（2）行政法官拥有任期保护，可保护他们免受商务部解雇；（3）历史实践表明，行政法官并不能作为“下级官员”行使不需受审查（unreviewable）的行政权力。
当下级官员行使行政权力时，其必须在某种程度上接受由总统提名并经参议院同意的主要官员的指导与监督。国会赋予了行政法官重要的权力来代表国家裁定普通民众个人的公共权利，同时让这种权力免于受任何上级或其它行政部门的审查。因此，行政法官免于审查的权力无法让其成为“下级官员”。此外，让行政法官在没有总统的有效监督下行使堪比主要官员的行政权力，这也将破坏政治问责原则。例如，让行政法官代替政府来作出一些糟糕或荒唐的决定，但因总统从未提名过此行政法官，所以总统可以不对此承担任何责任。
对于补救措施，美国政府主张取消行政法官的任期保护来回避违宪，但美国最高法院并未采纳此方式，同时也未对此发表任何意见。最高法院认为，应取消美国专利商标局主任对行政法官所作裁决进行审查的限制，让专利商标局主要官员有权审查专利审查与上诉委员会所作出的所有裁定。但是，也有法官主张应将此问题交予国会来决定。
案件影响
该案对美国专利复审机构的官员任命是否违宪提供了意见——专利审查与上诉委员会的权力行使虽然违宪，但仍将此机构及复审制度保留，只是增加了一定程度的监管。对此，预计美国专利商标局将就如何实施最高法院的决定发布一些指导意见。例如，在专利审查与上诉委员会的当事人是否可以寻求专利商标局主任审查不利裁决，或主任是否会采取某些主动行动；审查是否由主任全权负责，是否还会考虑任何客观因素；鉴于目前委员会规定的上诉时限，委员会是否会就何时可以寻求审查设置时限或普通上诉的时限是否会有所修改。
该案的判决对实践的影响还有待观察，但就目前情况来看，近10年专利审查与上诉委员会所作的裁决应不会受影响。根据该案法院的判决，案件当事人将有机会向专利商标局主任提交专利复审审查申请，在此审查后当事人仍然有权向联邦巡回法院提出上诉。因此，最初被认为的快速且廉价的专利无效方式现在可能会变得更加耗时且更昂贵。

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美国最高法院审理PTAB专利法官任命是否违宪，可能会影响美国专利诉讼的未来 | 每日IP英文第420期

当事人诉讼前删除电子邮件，美国法院作出制裁

人们都说中国知识产权侵权诉讼取证难，而美国似乎就没有这一问题。

这是因为两国诉讼制度的巨大差异导致的。按照美国法律规定，案件当事人都要提供与案件相关的证据，包括电子证据，如果因为当事人未采取适当的措施而不能提供电子证据，就会受到不利推定的制裁。

在本案中，法院发现被告在原告起诉几年前，就在为这一诉讼做准备，被告有意出台了删除邮件的政策，使得与诉讼有关的邮件都被删除了。按照美国的法律，作为对被告这种行为的惩罚，法院指示陪审团，让陪审团认为删除的邮件都是对被告不利的邮件，特别是被告是否是故意侵权，而且，作为制裁，被告也不能使用庭前调查的任何内容进行不侵权抗辩或无效专利。

本案给美国企业重要的警醒，同时，对于进入美国市场的中国企业也非常具有警示作用。进入美国市场，就要遵守美国的游戏规则，注意管理和保留公司的各类文件和数据，这被认为是一个合法企业最基本的规范。

Sanctions for Deleting Pre-Lawsuit Emails
November 3, 2020 | Patently-O - Dennis Crouch
The court issued an important short-opinion, In re Ivantis, Inc. (Fed. Cir. 2020), that should be read and considered as a case-study by in-house counsel. The case involves pre-lawsuit destruction of evidence.
The basic setup is that Ivantis has a corporate email-destruction-policy* of deleting emails that are 12-months old. Glaukos sued Ivantis for infringement in April 2018 and served the defendant with the Summons and Complaint on April 16, 2018. On April 19, 2018 the company instituted an internal “litigation hold” that suspended the deletion-policy for emails potentially related to the lawsuit. It turns out that Ivantis has been preparing for this litigation and considering work-arounds for Glaukos patents since at least 2013, and all those emails were deleted.
The district court found that Ivantis actually anticipated the litigation and that the email deletion constituted improper spoliation under FRCP 37(e) . As a penalty, the court found that the jury should be given an adverse inference instruction, focusing on willfulness:
Ivantis intentionally deleted and failed to preserve relevant evidence for this litigation. Ivantis anticipated patent infringement litigation from Glaukos, but nonetheless adopted and maintained a policy that deleted all company email after 12 months, resulting in the destruction of virtually all emails at Ivantis that pre-date April 2017, including emails specifically relating to the Glaukos Asserted Patents. You may presume from that destruction that the destroyed evidence was favorable to Glaukos and unfavorable to Ivantis, including on the issue of whether Ivantis willfully infringed the Asserted Patents.
Glaukos adverse inference order. The district court also awarded “a sanction prohibiting Ivantis from referring to any pre-suit investigation of the Asserted Patents as a basis for believing that it did not infringe or that the patents were invalid.”
On mandamus, the Federal Circuit has refused to take the case – finding that the decision was not “so patently unreasonable as to warrant mandamus.” Ivantis argued that immediate appeal was important because “a massive damages judgment and an injunction against sales of Ivantis’s only product will cast a dark shadow over the company, threatening its ability to grow at this critical juncture in its development—even if Ivantis were to obtain a stay and ultimately prevails on appeal.” The Federal Circuit noted that argument, but found it unconvincing: “we are not prepared to depart from the usual practice of waiting until after final judgment to review such orders based on such speculation.”
= = = =
I should note here that this case has more red-flags than the typical email-retention issue.
Both companies are competing in the narrow field of FDA-approved stent-treatments for glaucoma.
As early as 2009, Ivantis was told that it infringed Glaukos patents.
In 2013, Ivantis hired “patent litigation counsel” to conduct diligence
related to Glaukos’s patents. Shortly thereafter, Ivantis instituted its email-deletion policy that resulted in deleting all the emails relating to the patents at issue here. The same attorneys represent Ivantis in this litigation.
In 2017, Ivantis CEO distributed a report from an industry analyst wo indicated Glaukos would sue Ivantis for infringement in 2018.
In 2018 (about a month before the lawsuit), Ivantis began preparing a petition for IPR.
In its decision, the appellate panel found these events sufficient to sustain the lower court’s determination that Ivantis “acted with the intent to deprive another party of the information’s use in the litigation.”
= = = =

• Ivantis uses the politically correct ‘retention policy’ rather than ‘destruction policy.’
  = = = =
  FRCP R. 37(e) Failure to Preserve Electronically Stored Information.
  If electronically stored information that should have been preserved in the anticipation or conduct of litigation is lost because a party failed to take reasonable steps to preserve it, and it cannot be restored or replaced through additional discovery, the court:
  (1) upon finding prejudice to another party from loss of the information, may order measures no greater than necessary to cure the prejudice; or
  (2) only upon finding that the party acted with the intent to deprive another party of the information’s use in the litigation may:
  (A) presume that the lost information was unfavorable to the party;
  (B) instruct the jury that it may or must presume the information was unfavorable to the party; or
  (C) dismiss the action or enter a default judgment.

What

多国专利申请及诉讼实务课

声明与现有技术的区别可以构成对保护范围的放弃 | 每日IP英文第428期

每日IP英文第428期：

本案主要涉及在对权利要求进行解释时，专利权人曾经对其权利要求进行的修改以及作出的与现有技术的区别声明等，都可以作为专利权人对权利的放弃声明(Prosecution Disclaimer)——这意味着权利要求的保护范围将不能涵盖到专利权人已经声明放弃的范围。
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本期编辑：刘敏
Classic Prosecution Disclaimer
June 4, 2021 | Patentlyo-Dennis Crouch
SpeedTrack v. Amazon (Fed. Cir. 2021)
This claim construction decision focuses on prosecution disclaimer. During prosecution, the patentee amended its claims and made statements distinguishing their claimed invention from the prior art. Those actions created a disclaimer — meaning that the claim limitation cannot be interpreted to cover what was found in that distinguished reference.
SpeedTrack’s U.S. Patent No. 5,544,360 covers a three-step method of searching-by-category.
Creating a table of category descriptions without any “predefined hierarchical relationship”;
Creating a directory of files that includes a set of category descriptions for each file.
Creating a search filter, that allows a user to pick a set of categories, but only allows selection when there is at least one file that matches the selection.
The patent document explains the benefits of this system: It avoids the problem of typos in searches; and avoids the time-waste of searching for data that cannot be matched. OK – it is surprising to me that there is not clear prior art, even though the application has a 1985 priority filing date.
The infringement lawsuit was filed back in 2009 in N.D.Cal. In 2010, Judge White stayed the lawsuit pending outcome a parallel lawsuit against Wal-Mart and an ex parte reexamination of the patent at issue. The reexamination concluded in 2011 — confirming the patentability of the above claim (as well as others); the Wal-Mart action ended with non-infringement finding. And, another parallel action against Home Depot also ended with a finding that the “Kessler doctrine precludes SpeedTrack’s infringement claims.” At that point, Judge White picked up this case again and started working through the remaining issues.
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Claim Construction: The focal point of claim construction was the negative claim limitation prohibiting a preexisting hierarchical relationship between the various categories: “the category descriptions having no predefined hierarchical relationship.” Claim 1. The accused systems all include some genus-species or field-value relationships within their categories. Here, a field-and-value is something like “Language-and-French.” The district court held that these genus-species relationships were prohibited under the no-preexisting hierarchy limitation because of prosecution disclaimer.
Interpretive Construction versus Disclaimer: The entire prosecution history is relevant to determining the meaning of the various claim limitations. As the Supreme Court wrote in Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966), “an invention is construed not only in light of the laims, but also with reference to the file wrapper or prosecution history in the Patent Office.” See also Crawford v. Heysinger, 123 U.S. 589, 602 (1887) (“file-wrapper and contents in the matter of the reissue are part of the evidence in the case, and throw light upon what should be the proper construction of claims 1 and 2.”). In extreme cases, the prosecution history serves as a disclaimer effectively showing abandonment of claim scope. Disclaimer only applies when the patentee acts to disavow claim scope in a way that is “both clear and unmistakable to one of ordinary skill in the art.” Elbex Video, Ltd. v. Sensormatic Elecs. Corp., 508 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2007); Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc., 581 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009).
Often Implicit: Sometimes patent applicants expressly state that they are disclaiming scope. But most of the time the disclaimer is impliedly understood by the patentee’s statements and actions. We typically look toward statements in the prosecution history and amendments made to the claims, either of which can create disclaimer.
In SpeedTrack, the hierarchical limitation had been added during prosecution to distinguish the invention from a prior art patent that included a field-and-value hierarchy. (Snippet below).

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On appeal, SpeedTrack argued that the prior art’s use of field-and-value was not a hierarchy and so not captured by the claim limitation. The problem though is that (1) the patentee had, during patent prosecution, added the limitation specifically to avoid the prior art reference and (2) had particularly distinguished the prior art reference as requiring a “2-part hierarchical relationship between fields or attributes, and associated values for such fields or attributes.”
In the end we have classic disclaimer: amendment to avoid prior art + statements explaining aspect of the prior art being avoided by the amendment. SpeedTrack admitted that there would be no infringement on this construction. As such, the prior judgment of non-infringement was affirmed.
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As discussed above, the doctrine of prosecution disclaimer is a rule of claim construction that then applies to limit the literal claim scope. The courts have separately ruled on the prosecution history estoppel that similarly limits patentees ability to expand the literal scope to cover equivalents. I would argue that the doctrine of equivalents could not be used to recover scope disavowed by disclaimer (even absent a narrowing amendment).
In addition, although I termed the doctrine “classic disclaimer” it was only in 2003 that the Federal Circuit first used the phrase “doctrine of prosecution disclaimer” — writing that the doctrine “is well established in Supreme Court precedent, precluding patentees from recapturing through claim interpretation specific meanings disclaimed during prosecution.” Omega Engr., Inc, v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2003). It was in Omega that the court also made clear that any disavowal be “clear and unmistakable.” Truthfully, at this point the Supreme Court precedent was not (and is not) entirely clear and unmistakable.
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Some older cases on point:
Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis, 102 U.S. 222 (1880) (express disclaimer added to the specification during prosecution confirmed a narrow construction);
Sutter v. Robinson, 119 U.S. 530 (1886) (The patentee “is not at liberty now to insist upon a construction of his patent which will include what he was expressly required to abandon and disavow as a condition of the grant.”)
Schriber–Schroth Co. v. Cleveland Trust Co., 311 U.S. 211 (1940) (“It is a rule of patent construction consistently observed that a claim in a patent as allowed must be read and interpreted with reference to claims that have been cancelled or rejected, and the claims allowed cannot by construction be read to cover what was thus eliminated from the patent.”);
Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 33, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545 (1966) (“claims that have been narrowed in order to obtain the issuance of a patent by distinguishing the prior art cannot be sustained to cover that which was previously by limitation eliminated from the patent”).
每日IP英文词汇：

1. parallel lawsuit：平行诉讼

e.g. In cases of the parallel lawsuit of divorce, the judicial explanation of our country stipulates that the court of our country has always the right to administer.

2. claim construction 权利要求解释

e.g. Parties file updated joint claim construction chart.

3. disclaimer 放弃

e.g. Amending its claims and making statements dinguishing their claimed invention from prior art can create a disclaimer.

4. a person of ordinary skill in the art 本领域技术人员

e.g. This should be decided by the person of ordinary skill in the art.

5. prior art 现有技术

e.g. The patentee thinks its invention is different from the prior art.

Source: https://patentlyo.com/patent/2021/06/classic-prosecution-disclaimer.html
Each article is copyrighted to their original authors. The news is for informational purposes only and does not provide legal advice.

无尽前沿——《2021美国创新与竞争法案》带来的风险与挑战

6月8日，美国国会参议院以68票赞成、32票反对的结果，通过了《2021美国创新与竞争法案》(United States Innovation and Competition Act of 2021，以下简称“USICA”)。虽然从程序上而言，该法案还须经众议院批准，并经总统签署后才能成为正式法律，但从总统和众议院各方的表态来看，USICA最终通过的可能性相当高。

如USICA最终通过，根据其相关条款，将授权美国政府在未来5年内投入千亿级规模的美元资金从总体上增强美国科技，包括用于支持国家科学基金会、商务部、能源部、航天局研发能源相关供应链关键技术和美国宇航局的载人着陆系统计划，以及紧急划拨520亿美元用于落实美国2021财年国防授权法案中的芯片法案以及有关芯片生产、军事以及其他关键行业的相关项目，这可能对新形势的国际贸易和供应链格局带来深远的影响。

该法案的前身是参议院多数党领袖Chuck Schumer和共和党参议员Todd Young去年共同提出的《无尽前沿法案》(Endless Frontier Act)。法案要求美国科学基金会（National Science Foundation，以下简称“NSF”）在未来关注人工智能与机器学习、高性能计算、半导体、量子信息科学与技术等十大关键技术领域。

“无尽前沿”一词的来源可以回溯到1954年，时任美国总统罗斯福的科学顾问Vannevar Bush博士发表了《科学：无尽前沿》报告。该报告催生了NSF，构建了美国战后科技创新体系总框架。正是基于该报告建议，美国政府长期持续对科研投入，奠定了美国长年以来在全球的科技领先优势。

今年5月18日，Chuck Schumer推出了USICA用以取代《无尽前沿法案》。USICA在《无尽前沿法案》的基础上进一步整合此前的多个法律提案，包括芯片和ORAN 5G紧急拨款、《2021年战略竞争法案》和《2021年迎接中国挑战法案》等。

USICA背后所涉资金规模庞大实属罕见，但该法案并不仅仅是一个投资法案。USICA一方面旨在加大联邦政府对美国科技创新的投资力度以确保在与中国的竞争中保持领先，另一方面也多处涉及知识产权、出口管制等方面的政策措施以封堵研究成果、资金、人才等向中国或其他相关国家外流。该法案一旦获得通过，中国企业尤其是高科技公司的涉美法律风险很有可能进一步加剧。以下将从知识产权、出口管制、境外投资三个方面做出风险提示：
一、知识产权

1. 海外人才引进与技术交流风险持续走高

《无尽前沿法案》第2303节规定，禁止美国联邦科学机构的任何人员，包括独立承包人(independent contractors)、造访科学工程师、教育工作者等，参加任何外国政府的人才引进计划。同时，如果相关项目的首席研究员、联合首席研究员、奖金申请人参与了包括中国在内的外国政府人才引进计划，则不得向该些项目发放奖金。

这一规定可以看作是对近年来美国抑制中国海外人才引进活动的进一步补充。需要特别注意的是，这种抑制不仅表现在民事或行政层面，而是可能上升到刑事层面的追究。近年案例中已出现了中国籍、华裔乃至是白人科学家遭受“虚假、虚构、欺诈性陈述”(False, Fictitious or Fraudulent 18 U.S.Code § 287)、“非法额外获取除美国政府外的工资性收入”(Salary of Government officials and employees payable only by United States 18 U.S. Code § 209)、经济间谍罪”(Economic Espionage 18 U.S. Code § 1831)或“窃取商业秘密罪(Economic Espionage 18 U.S. Code § 1832)等罪名的指控。

尤其是，本次USICA法案中还引入了“知识产权侵犯者名单(Intellectual Property Violators List)”（见《2021年战略竞争法案》第3402节）和“窃取知识产权制裁”（《2021年迎接中国挑战法案》第5204节）机制，这两项机制均与所谓的“知识产权窃取”、“商业秘密窃取”、“强制技术转移”等相关行为挂钩，为后续的行政处罚、刑事追责等执法活动做足了铺垫。

与此同时，近期公开渠道上也正在流传一份美国《移民与国籍法案》的修正案，该修正案将从事经济间谍活动、违反出口管制等行为列为拒绝发放签证的事由。可以看出，美国正在通过全方位的立法、执法活动打击所谓“知识产权窃取”、“商业秘密窃取”的行为。

因此，如USICA正式生效，中国企业开展海外人才引进、技术交流活动的法律风险和审慎义务将达到前所未有的高度。如若处理不当，则不仅是无法达成引进人才的目的，更是有可能导致牢狱之灾或是触发一系列的处罚后果。
2. 部分知识产权交易将受限制

根据《无尽前沿法案》第2115节，由NSF或是经由《无尽前沿法案》授权取得资金的项目所研发产生的所有知识产权都不得向某些特定外国主体转移。该些特定外国主体包括：

被列入SDN清单的主体；
由中国、俄罗斯、朝鲜或伊朗政府拥有、控制或服从其管辖或指示的主体；
从事《1996经济间谍法案》规定的与侵犯商业秘密相关经济间谍行为的主体；
违反《出口管制改革法案》(ECRA)或《国际紧急经济权力法》(IEEPA)的主体等。

该些特定外国主体还包括上述主体在美国的子公司、分公司，或是包含上述主体的任何盈利或非盈利合伙企业。

这样的主体限定范围较为宽泛。值得关注的是，上述对主体限定范围的描述非常明确地将知识产权与出口管制、经济制裁的立法或相关机制进行了关联，凸显了知识产权与出口管制在美国对华科技竞争中的组合拳地位。
二、出口管制

1. 加强针对交换项目(Exchange Program)的出口管制

《国土安全和政府事务委员会相关条款》第4495节加强了针对外国研究者和科学家交换项目的出口管制要求，包括：

要求项目主办者(the sponsor)向国务院证明，

其向交换学者提供技术或数据时不需要取得出口许可证的，或
虽然需要取得许可证，但是项目主办者可以确保在取得许可证之前不会让交换学者获得相关技术或数据的访问权限；

如项目发起人会持续保管受管制的技术或数据，则要求项目主办者提交其防止相关技术或数据未经许可而被出口或转移的方案。
2. 加强基于犯罪控制(crime control)事由的出口管制

根据《2021年迎接中国挑战法案》第5211节，美国将重新评估应当基于犯罪控制(crime control)而受控的物项范围，包括用于面部识别、声音识别、生物识别、DNA测序等用途的物项。而目前根据美国《出口管理条例》(Export Administration Regulation, “EAR”)第738节及相关附录的要求，纳入犯罪控制1类(column 1)和3类(column 3)的物项出口至中国均需要取得出口许可证。

若后续EAR基于USICA而修改因犯罪控制而受控的物项范围，特别是将生物识别、面部识别等和AI及个人数据采集和保护相关的设备、技术和软件列入管控清单，对于目前诸多在美国设有相关研发机构、雇佣相关研发人员的中国AI和TMT企业而言，今后相关技术的跨境传输和分享将会成为严峻的挑战。
三、境外投资

1. 针对中国企业在美机构的透明度要求预期提升

《2021年迎接中国挑战法案》在开篇部分即强调了《2020年反洗钱法》和《2020年企业透明法》的立法目的，并敦促其有效实施包括打击滥用匿名空壳公司在内的相关条款。

尽管《2021年迎接中国挑战法案》中没有对此做进一步展开，但可以预见的是，美国未来对中国企业在美国设立机构的透明度要求将不断提高，企业合规成本将继续上升。与此同时，结合上文中提到的知识产权、出口管制相关立法，未来中国企业通过其在美机构与美国公司开展交易时，双方开展尽职调查和核实陈述保证的难度、复杂度也很可能大幅提升。
2. 禁止特定外国主体收购美国新兴技术企业

根据《国土安全和政府事务委员会相关条款》第4495节，禁止不可接受的(inadmissible)的外国主体收购新兴技术企业。评估某外国主体是否为不可接受的考量因素之一是该主体是否与下列主体具有雇佣或合作关系：

外国军事和安全相关的组织；
参与“窃取”美国研究成果的外国机构；
参与违反出口管制或“窃取”知识产权的主体等；

值得注意的是，这一法条并没有明确定义何为敏感或新兴技术，而整部USICA也并未对所谓“知识产权窃取(IP Theft)”等措辞做出准确定义。

根据在公开渠道流传的另一则消息，多名共和党参议员已联名致信美国商务部，要求其根据ECRA的规定，加快确定“新兴和基础技术”名单，完善有关对华新科技出口清单。可以合理预测，“新兴和基础技术”名单有一定可能在短期内发布更新，而更新后的名单应当可以为“敏感或新兴技术”划出更为清晰的界限。
三、小结

作为长达1400余页、包含数百个小节、牵动千亿级美元授权的“一揽子”法案，USICA在美国历史上也属罕见。通篇来看，USICA体现出了对中国极强的针对性，反复提及所谓“知识产权窃取”、“市场扭曲”、“网络攻击”、“军事用途”等“老生常谈”的问题，从结果来看更多地还是为了便于在两党间达成合意，通过知识产权、出口管制、经济制裁、反洗钱、反腐败等一系列法律手段遏制中国的发展速度，以确保美国在科技竞争中保持领先优势。

通过USICA可以窥见，美国未来很可能会进一步强化知识产权与出口管制这对组合拳以封堵中国借助外部资源发展科技的空间，也即通过知识产权限制科技以无形资产形式的传递，通过出口管制限制科技以有形载体形式的转移，并且在必要时将责任追加到自然人。知识产权、出口管制与经济制裁等的立法及配套机制的内在关联或将持续加深，而新设立机制与既有机制之间的交叉引用、互相触发也将使得中国企业在海外经营活动中所面临的风险逐步趋近于网状，牵一发而动全身。在此特殊时期，我们建议中国企业在预防法律风险时需要注重加强国际视野，避免因为一时疏忽而触发连锁反应。

智慧芽学习

美国专利法视频教程

00 Introduction to Patents

01 The History and Theory of Patents

02 Macroeconomics and Policy

03 Patent Document 1

美国专利申请中的分案、续案和部分续案简介

根据美国的专利制度，我们在递交一件美国申请之后，可以以此作为母案，递交后续申请（Continuing application）。常见的后续申请主要分为三种类型：分案申请（divisional application）、续案申请（continuation application）、部分续案申请（continuation-in-part application）[1]。在美国专利申请的体系中，这三种后续申请是有明确区别的，但往往由于其过于复杂，使得申请人有时会感到迷惑。这三类申请究竟有什么区别，分别适用于什么情况，我们在这里来一一介绍一下。
递交时的差异和共同点
如果暂不考虑实质性的区别，仅从流程的角度，某个后续申请是如何被认定为分案、续案、或部分续案呢？这其实只是简单的填表选项而已。
在递交后续申请时，“申请数据表”（Application Data Sheet, ADS）中有专门的位置，需要申请人选择此申请是“分案”、“续案”、还是“部分续案”。一般来说，申请人的选择就会自动成为美国专利商标局（USPTO）的官方记录。但是，如果申请人的选择和实质的分类标准不符（例如实际应该是续案却选了分案），那审查员就可能会在审查过程中提出质疑，要求申请人做出改动。更有甚者，即使审查员没有提出来，而该申请授权之后涉及了诉讼，则打官司的另一方也是有可能会提出的。从下面的介绍可以看出，这三种申请类型对应很多不同的规则，如果开始时选了一种类型，到诉讼时却被法院认定为另一种类型，那就有可能会导致很严重的被动。因此，申请人应该在后续申请递交之前，就根据实际情况对后续申请的类型做出正确的划分，以避免以后的麻烦。
就递交而言，后续申请最大的共同点是时限，而美国在这一方面是非常宽松的。不论是分案、续案，还是部分续案，提出申请的时间必须是在在先申请（即母案）提出之后，以及在先申请被授权/被放弃之前。申请人可以基于最早的原始申请（即第一份美国申请）提出后续申请，也可以针对原始申请的后续申请提出进一步的后续申请。在基于同一份原始申请派生出的所有申请中只要有一份尚处于未决期间，申请人都可以继续向USPTO递交后续申请。
分案申请
分案申请最重要的特征：此后续申请的权要所涉及的发明和母案权要涉及的发明是不同的。简单说来，就是分案和母案分别针对不同的发明。但是，什么才是“不同的发明”呢？这就很有点见仁见智的意味了。
从申请人的角度来说，为了避免不确定性，往往是在母案中出现了“限制性要求”（Restriction Requirement，RR）时，才会把在母案中因为RR而撤下的权要在分案中递交，这样就基本保证了后续申请的“分案”性质不会遭到质疑。这样的操作也可以称为“被动分案”。
具体而言，如果母案中出现了RR，那就意味着审查员认为母案权要有单一性问题。举例来说，母案中的RR指出权1-10属于发明一，权11-20属于发明二，且这两个发明明显不同，有单一性的缺陷，要求申请人从中选择一个发明内容作为实质审查的对象；在答复RR时，申请人选择了发明一，即让权1-10继续接受审查，但撤回（Withdraw）了权11-20；在母案的后续的审查中，权11-20也未能加回（Rejoin）最后只好被放弃（Cancel）；为了能让权11-20针对的发明也得到保护，申请人可以在母案被授权或被放弃之前，以分案申请的形式向USPTO提出针对原权11-20的新申请。这样的后续申请，其作为“分案”的性质基本是不会受到质疑的，这是因为在母案中，权11-20和权1-10分属不同的发明已经得到过官方（母案审查员）的确认了，因此这样的“被动分案”也是比较常见的。
与“被动分案”相对应的，即使审查员没有在母案中发出RR，申请人理论上来说也可以基于在先申请提出分案申请，这就是主动分案。递交主动分案，虽然从流程上来说只是在ADS中的一个选项处选择“分案”，但也意味着申请人认为（或承认）分案所针对发明和母案是不同的。但是，也因为这只是申请人自己的界定，后续申请的审查员是可以质疑申请人的选择的；这样的质疑（多数是要求把“分案”改为“续案”）会在审查意见（Office Action）中提出，申请人可以抗辩，也可以顺应审查员的要求，改变后续申请的“分案”选择。因为这种不确定性，实务中“被动分案”比较常见，而“主动分案”相对少一些。
从审查的角度来说，分案可以避免基于其母案的Double Patenting Rejection (重复授权驳回)，特别是创造性类型重复授权（Obviousness-type double patenting，简称ODP）驳回。这是因为ODP驳回的基本思路是，在先申请权要所指向的发明和在后申请权要指向的发明高度相似，所以在后申请的权要不具有创造性。但是在分案中，特别是被动分案中，在后申请的发明早已被确定为与母案发明不同了，这样的情况下再出现ODP驳回岂不是自相矛盾吗？因此，分案可以避免这种情况，这也是分案的好处之一。关于重复授权驳回，可以参考我司文章美国专利申请的期末放弃（Terminal Disclaimer）。
另外，对于分案申请，说明书部分不可超出原申请（母案）的公开范围，因此分案与母案的申请日及优先权日一致。这一点和续案相同，但和部分续案不同。
续案申请
在美国的专利体系中，续案申请通常是指基于已经递交了非临时申请（即母案）递交的延续性申请，但续案权要所指向的发明和母案中的发明的关系并不是像分案与母案那样泾渭分明。一定程度上来说，递交续案就意味着申请人不强调续案权要对应的发明与母案权要对应的发明不同，这是续案与分案在本质上的最大区别。续案申请能够要求在先申请的优先权，但不能在申请中加入任何在先申请中没有披露的内容。
通常续案申请会延续使用在先申请中的说明书和附图，但是其权要和母案是不同的。申请人可以根据披露的发明内容提出不同的权利要求保护范围。在实务中，申请人可以设计比母案更宽泛的权要，以寻求获得更大的范围，也可以估计设计窄一些的权要，以加强专利的稳定性；最常见的情况是续案权要与母案权要有交集，但又包括新特征，这样可以使续案与母案的保护范围有交叉，形成更扎实的保护。
在审查中，续案是无法像分案那样避免重复授权驳回的。但对于ODP驳回来说，可以用期末放弃（Terminal Disclaimer）的方式来解决。
部分续案申请
在某些方面，部分续案申请与续案申请类似，例如两者都不强调其针对的发明与母案的发明不同。与续案申请相区别的是，部分续案申请允许在其中加入在先申请没有披露的新内容（new matter）。因此，部分续案的好处是可以保护母案未充分保护的技术点，加入新元素构建新权要。
但是，需要注意的是，部分续案中加入的新内容是不能要求在先申请的优先权的。因此包含新内容的权利要求的可专利性评价需要以部分续案申请的申请日作为可专利性的评判标准，而不能追溯在先申请的申请日。
在实践中，递交续案申请（包括续案和部分续案）是很多申请人喜欢使用的申请策略，但也应注意到这种申请本身包含了巨大的不确定性。申请人往往可以根据技术发展的不同阶段，提交续案申请，这就使得部分续案申请的保护范围有更大的可操作空间，对竞争对手来说无疑是一种巨大的威慑。同时，由于部分续案可以加入新内容，因此有可能获得比母案更宽的保护范围。但要注意的是，部分续案如果是母案或同族的其他申请（如PCT申请）公开一年之后才递交，那这些在先申请就会成为部分续案的现有技术文献，可被用来否定部分续案中权要的创造性。
综述
关于美国申请的续案制度，我们之前有写过相关文章，可以进一步参考：美国专利制度中的续案申请。
总之，分案、续案和部分续案都是专利申请处于未决期间，也即处于未放弃或未授权的状态，申请人可以提出的后续申请。通过递交后续申请，申请人可以利用原始申请的披露内容寻求不同的权利要求保护范围。为方便读者更方便对比三种申请类型的特点，我们再在下表中做个总结：

分案
续案
部分续案
适用情况
专利申请中包含超过一项发明，需要拆分出分案
根据披露的发明内容提出不同的权利要求保护范围
与母案有关联，同时专利申请中需加入在先申请没有披露的新内容
递交时机
母案授权前及放弃申请前
母案授权前及放弃申请前
母案授权前及放弃申请前
说明书
不超出母案公开的范围
不超出母案公开的范围
可补充新内容
优先权
享受母案优先权
享受母案优先权
新增部分不享受母案优先权
审查
可以避免重复授权驳回
有可能遭遇重复授权驳回
可能遭遇重复授权驳回；甚至母案或其他同族可能成为现有技术文献
以上就是我们对美国申请中分案、续案和部分续案的简单介绍。在实务中，基于母案申请应递交何种延续申请、在何时递交，建议申请人结合技术研发情况、布局需要，寻求专业律师的建议，以充分保护自己的知识产权。

[1]https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s201.html#ch200_d1ff70_1e3be_230

2020年美国最高法院知识产权案件回顾

每日IP英文第387期：
后附Google翻译，仅供参考。
2020 Supreme Court Intellectual Property Case Review
October 8, 2020 | Brooks Kushman PC - Christopher C. Smith and Reza Roghani Esfahani
2020 has been, and likely will continue to be, a year of great significance, and the outcome of intellectual property cases before the United States Supreme Court this year is no exception. Here is a rundown of the Court’s 2020 IP decisions, and a preview of what’s to come.
Trademark Cases
Lucky Brand Dungarees, Inc. v. Marcel Fashions Grp., Inc., 140 S. Ct. 1589 (2020).
On May 14, 2020, the U.S. Supreme Court addressed whether res judicata absolutely bars a party from asserting a defense that it could have raised in a prior suit. In a unanimous ruling, the Court held that a party is not precluded from raising defenses submitted in earlier litigation between the parties when a subsequent lawsuit lacks a common nucleus of operative facts because it challenges different conduct and raises different claims from earlier litigation between the same parties.
Specifically, the trademark infringement disputes between Marcel and Lucky spanned many years and involved different operative facts. In their most recent case, Lucky argued that Marcel had released its claims by an earlier settlement in a prior lawsuit. The district court agreed with Lucky but the Second Circuit disagreed reasoning that the doctrine of “defense preclusion” prohibited Lucky from raising the release defense because it could have, but failed to, raise it in a previous lawsuit between the parties. The Supreme Court reversed the appeals court holding that Lucky was not precluded from raising a new defense because the most recent lawsuit challenged different conduct and raised different claims.
United States PTO v. Booking.com B.V., 140 S. Ct. 2298 (2020).
On June 30, 2020, the U.S. Supreme Court addressed whether there is a per se rule against trademark protection for a “generic.com” term. Ultimately, the Court declined to adopt such a rigid rule.
Initially, the Patent and Trademark Office found “booking.com” generic and therefore unregistrable, which led Booking.com to seek review in the district court for the Eastern District of Virginia. The district court found that “booking.com”—unlike “booking”—is not generic and the appellate court affirmed. The Supreme Court agreed and declined to make a rule “that ‘generic.com’ terms are capable of signifying only an entire class of online goods or services and, hence are categorically incapable of identifying a source.” In so holding, the Court clarified that it also does not “embrace a rule automatically classifying such terms as nongeneric.” Rather, whether any given “generic.com” term is generic, depends on whether consumers in fact perceive that term as the name of a class or, instead, as term capable of distinguishing among members of the class.”
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil Grp., Inc., 140 S. Ct. 1492 (2020).
On April 23, 2020, the U.S. Supreme Court resolved a circuit split on whether a plaintiff must prove that a defendant acted willfully in order to recover the profits made by a trademark infringer in a Lanham Act suit. In a unanimous ruling, the Court held that willful infringement is not a prerequisite, stating that “[a] plaintiff in a trademark infringement suit is not required to show that a defendant willfully infringed the plaintiff’s trademark as a precondition to a profits award.”
Previously, the jury found in favor of Romag regarding its trademark infringement claim. But despite finding that Fossil had acted with “callous disregard” for Romag’s trademark rights, the jury declined to find Fossil’s infringement willful. Accordingly, the district court found that Romag was not entitled to an award of Fossil’s profits because willfulness is a necessary requirement for an award of profits. The Federal Circuit affirmed the district court’s decision. In reaching its decision, the Court reasoned that courts should avoid reading words into the statute. If Congress intended to add a willfulness prerequisite it could have done so expressly as it had done for trademark dilution.
Patent Cases
Thryv, Inc. v. Click-To-Call Techs., LP, 140 S. Ct. 1367 (2020).
On April 20, 2020, the U.S. Supreme Court decided whether a party can appeal a Patent Trial and Appeal Board’s (“PTAB”) decision to institute an inter partes review upon finding that the request to institute an inter partes review was not time barred. The Court held that Section 314(d), prohibiting appeals of a PTAB decision to institute an inter partes review proceeding, precludes judicial review of PTAB’s application of Section 315(b)—time prescription.
Observing precedent, the Court reiterated that “§314(d) bars review at least of matters ‘closely tied to the application and interpretation of statutes related to’ the institution decision.” The Court also found the PTAB’s application of Section 315(b)’s time limit to be “closely related to its decision whether to institute inter partes review[.]” Based on this relationship, the Court found §314(d) rendered PTAB’s application of 315(b) unappealable.
Copyright Cases
Allen v. Cooper, 140 S. Ct. 994 (2020).
On March 23, 2020, the U.S. Supreme Court decided that Congress did not have the authority to abrogate states’ sovereign immunity from copyright infringement suits in the Copyright Remedy Clarification Act (“CRCA”).
In this case, North Carolina was sued for using copyrighted footage of a shipwreck. The state argued that the CRCA did not effectively abrogate state sovereign immunity and that individuals were still precluded from suing states for copyright infringement. The Court agreed concluding that the CRCA is akin to the “Patent Remedy Act, which, like the CRCA, attempted to put ‘States on the same footing as private parties’ in patent infringement suits[.]” Since, the Court had already found Congress was precluded from using its Article I Prowers “to circumvent” the limits sovereign immunity “place[s] upon federal jurisdiction[,]” the Court held that “Article I cannot support the CRCA.”
Georgia v. Public.Resource.Org, Inc., 140 S. Ct. 1498 (2020).
On April 27, 2020, the U.S. Supreme Court addressed whether the Copyright Act’s decades-long monopoly protection for original works of authorship “extends to the annotations contained in Georgia’s official annotated code.” In a 5-4 decision, the Court held that the “government edicts doctrine”—a doctrine that precludes copyright protection of judicial opinions and statutes—applies to the annotations prepared and adopted by the legislature.
The Court observed that for purposes of the Copyright Act, judges cannot be “authors.” As with judges, the legislators have the authority to make law, and thus “they, too, cannot be authors.” Because judges cannot assert copyright in “whatever work they perform in their capacity as judges[,]” legislators, too, cannot assert copyright in “whatever work legislators perform in their capacity…including explanatory and procedural materials they create in the discharge of their legislative duties.” Legislators are the author of annotation and create them in the discharge of their legislative duties. Therefore, Georgia could not claim a copyright in the annotated code.
What’s Coming Next
One of the most significant decisions that we will see shortly is in the case of Google LLC v. Oracle America Inc., which involves issues related to the copyrightability of computer code and the copyright fair use doctrine. Arguments for the case began on Wednesday, October 7, 2020. We will continue to keep you updated on this case, and other cases of significance, moving forward.

Google翻译：
2020年最高法院知识产权案件回顾
October 8, 2020 | Brooks Kushman PC - Christopher C. Smith and Reza Roghani Esfahani
2020年已经并将继续保持重要的一年，今年美国最高法院审理的知识产权案件也不例外。以下是法院2020年知识产权判决的摘要，以及即将发生的情况的预览。
商标案
Lucky Brand Dungarees, Inc. v. Marcel Fashions Grp., Inc., 140 S. Ct. 1589 (2020).
2020年5月14日，美国最高法院裁定res judicata是否绝对禁止当事方主张其可能在先前的诉讼中提出的抗辩。在一项一致裁定中，法院裁定，当随后的诉讼缺乏执行事实的共同核心时，当事方可在当事方之间的较早诉讼中提出抗辩，因为该诉讼对不同的行为提出了挑战，并从同一方之间的较早诉讼中提出了不同的主张。派对。
具体来说，Marcel和Lucky之间的商标侵权纠纷跨越了多年，涉及不同的实际事实。在他们最近的案件中，Lucky辩称，Marcel在先前的诉讼中通过较早的解决方案释放了其主张。地方法院同意Lucky的观点，但第二巡回法院不同意这一推理，即“防御排除”学说禁止Lucky提出释放辩护，因为在当事方之间的先前诉讼中，它可以但没有提出提高辩护的理由。最高法院推翻了上诉法院的裁定，认为不排除Lucky提出新的抗辩理由，因为最近的诉讼挑战了不同的行为并提出了不同的主张。
United States PTO v. Booking.com B.V., 140 S. Ct. 2298 (2020).
2020年6月30日，美国最高法院审理了是否存在针对“ generic.com”期限的商标保护本身的规则。最终，法院拒绝采用这种严格的规则。
最初，专利商标局发现“ booking.com”是通用的，因此无法注册，这导致Booking.com在弗吉尼亚东部地区的地方法院寻求复审。地区法院认为，“ booking.com”与“ booking”不同，它不是通用的，上诉法院对此予以确认。最高法院同意并拒绝制定一条规则，即“ generic.com”一词仅能表示整个类别的在线商品或服务，因此绝对无法识别来源。在这种情况下，法院澄清说，它也没有“采用自动将此类术语归类为非通用的规则”。相反，任何给定的“ generic.com”术语是否通用，取决于消费者实际上是否将该术语视为类的名称，或者取而代之，
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil Grp., Inc., 140 S. Ct. 1492 (2020).
2020年4月23日，美国最高法院解决了关于原告是否必须证明被告人为收回商标侵权人在《兰纳姆法》诉讼中所获利润而做出的故意行为的分歧。法院在一项一致裁定中裁定，故意侵权不是先决条件，并指出“ [商标侵权诉讼中的原告无须表明被告人故意侵权原告商标，这是获利裁决的前提。”
此前，陪审团对Romag的商标侵权主张表示支持。但是，尽管发现化石公司对Romag的商标权采取了“无视的行动”，但陪审团仍然拒绝认定化石公司的侵权是故意的。因此，地方法院裁定Romag无权获得Fossil的利润，因为故意是授予利润的必要条件。联邦巡回法院确认了地方法院的裁决。法院在作出裁决时，认为法院应避免在法规中读入文字。如果国会打算增加一个故意的前提，它可以像商标稀释那样明确地这样做。
专利案
Thryv, Inc. v. Click-To-Call Techs., LP, 140 S. Ct. 1367 (2020).
2020年4月20日，美国最高法院决定一方当事人是否能够对专利审理和上诉委员会（“PTAB”）提起当事方之间审查的决定提起上诉，在发现该请求提起当事人之间审查没有已失时效。法院裁定，第314（d）条禁止对PTAB提起当事人之间审查程序的决定提出上诉，排除对PTAB适用第315（b）条（时间规定）进行司法审查。
法院遵循先例，重申“第314（d）条禁止至少“与与机构决定有关的法规的适用和解释密切相关的事项”进行审查。” 法院还发现PTAB对第315（b）条的时限的适用“与它是否决定进行当事人之间审查密切相关”。基于这种关系，法院认为第314（d）条赋予了PTAB对315（b）的适用不可以上诉。
版权案
Allen v. Cooper, 140 S. Ct. 994 (2020).
2020年3月23日，美国最高法院裁定，国会无权废除《版权补救法》（“ CRCA”）中各州对版权侵权诉讼的主权豁免。
在这种情况下，北卡罗来纳州因使用沉船的受版权保护的录像带而被起诉。该州辩称，CRCA并未有效废除国家主权豁免权，个人仍被禁止起诉各州侵犯版权。法院得出结论认为，CRCA与“专利补救法”类似，该法与CRCA一样，试图使专利侵权诉讼中的“国家与私人当事方处于同一地位”。法院被国会禁止使用其第一条规定“规避”主权豁免权“对联邦管辖权的限制”，法院认为“第一条不能支持CRCA。”
Georgia v. Public.Resource.Org, Inc., 140 S. Ct. 1498 (2020).
2020年4月27日，美国最高法院审理了《版权法》对原始著作权的长达数十年的垄断保护，是否“扩展到了佐治亚州官方注释法典中的注释。” 法院在第5-4号裁决中裁定，“政府法令学说”（一种排除司法观点和法规的版权保护的学说）适用于立法机关准备和采用的注释。
法院指出，就《版权法》而言，法官不能是“作者”。与法官一样，立法者有权制定法律，因此“他们也不能成为作者”。因为法官也不能以“他们以法官的身份进行的任何工作主张版权，立法者也不能以“立法者以其身份进行的任何工作……包括其在执行立法过程中创建的解释性和程序性材料”主张版权。” 立法者是注释的作者，并在履行其立法职责时创建注释。因此，佐治亚州无法在带注释的法典中主张版权。
接下来会发生什么
我们即将看到的最重要的判决之一是Google LLC诉Oracle America Inc.案，该案涉及与计算机代码的版权和合理使用版权原则有关的问题。该案的争论始于2020年10月7日，星期三。我们将继续为您提供有关此案以及其他重要案件的最新信息。

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Source:https://www.brookskushman.com/discussion-board/trending-ip-news/2020-supreme-court-intellectual-property-case-review/
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现行美国专利制度的由来

现在的专利危机是我们当前的社会系统留给我们的半个多世纪以来的政策选择的产物。这些立法、管理和法律选择从根本上说是美国今天面对的挑战。这些选择开始于1952年的专利法案，只是作为专利方面的法律汇编。然而，根据它的主要起草者来说，它主要是专利局、工业、个人和一些政府部门里的专利律师写的。在该法案下，申请人只要申请即可，审查员负责审核该专利为何不应该授权。

三十年之后的80年代，国会根据专利从业者的要求将专利法修改为统一的形式，建立了上诉法院审理全部专利上诉。一开始时联邦巡回法院的上诉法庭充满了专利律师，专利变得更有力，很容易授权但很难被无效。简而言之，法庭成了专利的支持者。

1990年，国会限制美国专利商标局的经费只能是他们自己赚的。于是维持费成为专利生命周期中审查和处理的主要支持，美国专利商标局倾向于授权专利而不是驳回。为了表示对申请人的友好，他们启动了一个叫做“帮助顾客授权专利”的任务（1996-2002），申请人获得专利授权更便宜，也更容易，于是导致了专利申请的积压和大量低质量专利。

1998年，在声名狼藉的道富银行一案中，联邦巡回法院废除了长期存在、广泛接受的商业方法不能授权专利的原则。这时的审判活动，也倾向于废除对软件专利的束缚，扩展到了这些从未要求国会扩展专利系统的领域。于是通过在法律方面的大跃进，产生了很多对这些意见的支持者。在2002年，经过联邦贸易委员会和司法部的30天听证会后，解决专利质量问题和高科技行业日益增长的需求变得非常迫切。很明显的是，制药公司对于专利制度的现状是很满意的，但是高科技产业，尤其是软件和网络服务商，非常不满意。

美国贸易委员会（2003年）和国家发展委员会（2004年）相继提出报告，最高法院在专利法方面也有了新的兴趣，受理了很多上诉，通常会推翻联邦巡回法院的决定。在eBay与MercExchange案（2006年）中，法院停止了自动禁制令的执行，使专利流氓针对生产型公司有了强大的工具。在KSR vs Teleflex（2007年）一案中，最高法院废除了联邦巡回法院关于在专利有效性问题上要求提供证明专利显而易见的具体文件的规定。

同时，国会的专利法律改革停滞不前，尽管高科技产业和金融服务行业具有很强的推动改革的愿望，但是也有各方面的利益阻止变化，包括：1）专利反对者，在专利申请、专利声明和专利谈判增长下也很繁荣；2）制药和生物科技行业，专利运行得很好，与大投资者密切相关；3）成熟工业，尤其是要保持相关市场的地位，排斥新入行者；4）关注于专利货币化的科技公司。

国会立法前进了一步，推出了2011年美国发明法案（AIA）。然而，AIA在解决科技行业的相关问题上只做了一点点尝试，它给专利流氓增加了一点点战术障碍，要求限制能加入的被告的数量，增加了一个特定的临时程序复审商业方法专利。领证后复审的这个被大肆宣扬的程序将会很少被高科技公司使用，因为海量的专利授权公然对抗监视，同时大部分专利会证明为无关和无用的。同时，AIA消减了被高科技公司使用的两个行政复议形式，因为在专利授权后它们也没有限制在小规模使用。AIA主要的成就是改成了先申请制，以便与世界其他国家相协调，这里专利机构要求了几十年的改变。关于专利流氓危机的结构和制度上的问题，以及在智能手机上的全球战争仍然没有解决。

美国专利制度中的续案申请

如果要比较中美两国的专利制度，那么续案制度是两者最显著的差别之一。

顾名思义，“续案”是指延续前案的申请。在美国专利制度中，只要一件专利申请没有完结，申请人就可以基于此项申请的说明书提交续案申请，且该续案申请可以包含新的权利要求，并享有其前案的优先权。在中国专利制度中，并没有严格意义上的续案制度，与之“形似”的分案制度在操作上也与美国的续案制度不同，此不再赘述。

续案制度

在美国，续案申请一直是诸多科技企业对其技术进行有效专利保护的武器。大家所熟知的多点触屏控制（Multi-Touch，下称多点触控）是苹果公司很多产品的特色功能之一，也是苹果公司充分利用续案制度构建专利保护的一个典型。

最初，美国特拉华大学的两名技术人员Wayne Westerman和John G. Elias发明了多点触控技术，并在1998年提交了专利申请。其后不久，他们注册成立了一家小公司开始创业，这家公司名为FingerWorks。在2005年，苹果公司完成对FingerWorks公司的收购，并开始不断为这一技术在美国提交续案申请，至今共衍生出近50件美国续案。其中一部分续案专利先后被苹果公司用来起诉摩托罗拉、三星、HTC等公司，为苹果公司带来了巨大的价值。

有意思的是，最早由Wayne Westerman和John G. Elias申请的母案专利，反倒没有被用于任何诉讼。这其实是比较常见的现象。据统计，是否拥有（较多的）续案专利是涉诉专利和非诉专利的主要区别特征之一。而相比于母案专利，续案专利更有可能会被用于美国的专利诉讼。

那么，为什么会出现这种情况呢？回顾以上案例，我们或许可以得到一些答案。在上世纪90年代末，触屏产品主要是液晶类的单点触控技术，而Wayne Westerman和John G. Elias的发明主要考虑的是如何解决多点触控技术在电路层面的实现问题。所以，该母案专利对权利要求的构建更多是围绕具体的电路结构。在母案专利的申请过程中，Wayne Westerman和John G. Elias聘请了非常专业的代理人为他们撰写并提交了高质量的专利申请。这件专利申请除了披露多点触控技术的电路结构，还花了大量篇幅来“设想”多点触控技术在未来的应用场景。苹果公司在收购了FingerWorks公司之后，在2007年发布了第一代iPhone手机，而多点触控作为关键技术之一，也开始为大众所熟知。那些曾经作为“设想”而存在于母案专利申请中的内容，也随着市场的发展，被苹果公司一步步构建成续案专利保护起来。相比于母案专利，这些随市场应运而生的续案专利，更容易作为打击竞争对手、维护苹果公司自身权益的武器。

优势显著

可以说，续案制度是美国专利制度中一个很大的亮点，可以为要在美国市场寻求专利保护的企业提供诸多好处。

首先，一件授权专利只允许保护一项发明。如果一件专利申请的权利要求包含不止一项发明，美国专利商标局会要求申请人选择保留其中的一项发明。申请人可以再通过提交续案申请的方式对其他发明进行保护。

其次，续案可能获得比母案更宽的保护范围。一般,美国审查员会尽可能去授权保护范围较窄的专利。例如，审查员只会对专利申请中与一些实施例有关的部分权利要求进行授权。在这种情况下，提交续案申请是一种有效地获得更大保护范围的策略。申请人可以在续案申请中对授权的母案专利的权利要求进行更上位的提炼和概括，也可以重新构建能够涵盖其他实施例的权利要求，这些做法可以很大程度上提高竞争对手进行规避设计的难度。同样，当母案专利的权利稳定性受到现有技术（prior art）的影响时，申请人也可以在续案申请中构建新的权利要求保护范围，以绕开这些影响。

再次，续案有助于构建成具有明确目标的攻击性专利。申请人可以根据竞争对手的产品，为其“量身订做”续案申请，只要保证续案申请的技术点在母案申请的说明书中具有相应的支持，而竞争对手的产品发布时间又在母案申请的优先权日以后即可。

另外，申请人可以根据技术发展的不同阶段，提交续案申请。这种续案申请的保护范围会具有很大的不确定性，对竞争对手来说无疑是一种巨大的威慑。值得一提的是，鉴于续案申请的这种不确定性，美国专利商标局曾试图修改法规来限制申请人提交续案申请的权利，但却遭到专利律师、制造业公司、生物技术公司、独立发明人等的联合反对。他们还曾多次将美国专利商标局告上法庭。最终，法院以违反美国专利法为由，宣判美国专利商标局的这一行为无效。

最后，续案可以提升专利族的转让或许可的价值。据统计，如果一件授权专利在美国专利商标局中还有续案申请，其价格会比单独的授权专利高出10%至25%。

中美专利制度有很大差异，美国专利相对灵活宽松的制度，造成美国专利申请从撰写到申请的过程和策略与中国专利申请有根本不同。因为美国申请的续案可以继承最初母案的优先权，而在续案申请过程中，申请人可以提出与之前申请完全不同的权利要求，只要这个权利要求在说明书中有支撑即可。而在美国专利申请过程中，由于制度和实际操作的限制，说明书对权利要求的支撑要求相对比较低。这就要求申请人需充分利用美国的续案制度，在一件专利申请获得专利授权之前，及时提交续案，以保证继续利用说明书申请更多专利的权利。

根据美国法律，一份专利申请如果已经获得授权，就无法再以此为基础提交续案了。所以，很多时候，哪怕这份申请未来的价值还不清晰，除非极其特殊的情况，例如，发明所涉及的技术领域已明显过时，或者说明书写得过于简单，毫无利用价值，否则，哪怕只是为了保留未来利用说明书获取新专利的权利，也应该提交续案，保证申请过程的延续性。

要充分利用美国续案制度，对说明书本身也有要求。说明书内容应该尽量充实，更重要的是，不要局限于现有的发明，而应该充分利用现有发明设想这个发明在未来二十年可能的发展方向和应用场景，并在说明书中加以描述。

美国专利法中的“不正当行为”（Inequitable Conduct）

1、何为“不正当行为”

“不正当行为（Inequitable Conduct）”这一概念源自“不洁之手（unclean hands）”原则，是对美国专利侵权诉讼的强有力抗辩。被告可主张专利权人在申请专利时违反了对美国专利商标局（USPTO）坦率、公开和诚实的义务，故意对USPTO误导或隐瞒重要信息，以获取专利。

美国专利法实施细则37 CFR 1.56明确规定，每一个参与专利申请的人都负有诚实善意的义务，包括向USPTO披露所知悉的、与可专利性实质相关的全部信息。对USPTO有或企图有欺骗行为、或故意违反信息披露义务将导致不授予专利。

如果证明专利权人在专利申请过程中实施了不正当行为，则会使整个专利无效且不可执行（unenforceable），并且可能会影响该专利的延续和分案，还可能专利权人遭遇反垄断和不正当竞争起诉（加黑），不仅诉讼成本增加，甚至可能被判处承担惩罚性赔偿。正如联邦巡回上诉法院指出的那样，不正当行为抗辩具有“原子弹”的效果，可能影响公司专利布局。

2、如何证明“不正当行为”

Therasense v. Becton, Dickinson & Co (Fed. Cir. 2011)案中，联邦巡回法院认为，被告必须通过明确且令人信服的证据分别证明：（i）专利权人通过故意隐瞒现有技术参考文献而有欺骗专利局的特定意图；（ii）该文献具有“but-for（若无）”重要性。

关于欺骗意图，需要证明“申请人知道该参考文献，知道该参考文献是重要的，并做出了故意隐瞒该参考文献的决定。欺骗意图必须是能够从证据中得出的最合理的推论。但是，如果有证据表明专利权人故意策划和精心执行计划以欺骗USPTO，则无需证明所涉及的信息具有“but-for”重要性。

根据“but-for”重要性，如果USPTO知道隐瞒或伪造的信息就不会颁发专利，那么该信息是重要的。例如，如果隐瞒的参考文献使专利不具备新颖性，那么该参考文献具有“but-for”重要性。

3、Therasense后典型案例

(1) American Calcar, Inc. v. American Honda Co. (Fed. Cir. 2014)

该案中，Honda针对Calcar的专利侵权指控提出了不正当行为抗辩。地方法院确定Calcar的专利是通过不正当行为获得的，并裁定该专利不可执行。联邦巡回法院予以确认。

Calcar在1996年为Acura RL制作“Quick Tips”手册时，试驾了带导航系统的Acura RL。早期的导航系统仅用于提供目的地、方向之类的导航信息，Calcar研究Acura车辆的导航系统后提出了汽车多媒体系统访问车辆信息并在基本导航信息之上控制车辆功能的发明。在申请专利时，Calcar向USPTO披露了96RL导航系统的存在，但没有公开导航系统的操作细节，尽管Calcar已经拥有这些信息。

联邦巡回法院认为，该发明和现有技术以相同的方式、即通过交互式显示屏，执行相同的功能、即信息传递，以达到相同的结果，即提供信息给车辆用户，如果Calcar披露了96RL导航系统的操作细节，那么专利局将不会批准该专利，因此，该信息具有“but-for”重要性。联邦巡回法院还确认，根据已有证据，唯一最合理的推断是Calcar故意向USPTO隐瞒该信息，具有欺骗意图。

(2) Worldwide Home Products, Inc. v. Time Inc. (S.D.N.Y. 2013)

该案涉及以特定嵌套图案堆叠在一起的衣架组的专利。申请过程中，审查员根据描述了具有相似设计的衣架组的参考文献驳回了专利。为了获得授权，申请人的代理人对权利要求进行了修改，增加了其他结构上的限制，以与该参考文献区分。

侵权诉讼中，被告提出不正当行为抗辩。法院经审理认为，审查员引用的参考文献并未提供现有技术衣架的清晰照片或图纸，因此相对于该参考文献就修改的权利要求授权。然而，有证据表明，申请人的代理人在进行权利要求修改并与审查员讨论该申请时，拥有该现有技术衣架的物理样本，此外在专利颁布之前，第三方已向代理人发送了该现有技术衣架的高分辨率照片。根据这些样品和照片，修改后的权利要求并未将所要求保护的衣架与现有技术的衣架区分开。但是，代理人没有向USPTO提供有关样品或照片的任何信息。

毫无疑问，有关衣架的未披露信息对专利申请具有“but-for”重要性，而且结合其他间接证据可以推断出申请人故意未披露该信息。

4、“不正当行为”的应对方式

由于发现不正当行为的后果非常严重，因此在美国申请专利时，建议向USPTO披露可能对发明可专利性至关重要的任何已知引证文件，与USPTO共享任何可能重要的信息。

对于中国专利申请人而言，这些信息包括中国母案申请的审查意见通知书中所引用的任何引证文件，也包括与中国同族专利（例如分案）以及国外同族专利（例如EPO专利申请）相关的任何引证文件。

履行披露义务后，至少能够防止被告在诉讼期间提出不正当行为抗辩，专利权将更加稳固。

中美未来10年知识产权竞争展望及思考

今天我们聊一下，拜登与新专利法，美国的大选落地，拜登将成为下一届美国总统。在此我们知产界也开始在关注，也就是说在讨论拜登和我们的新专利法上台之后，对于知产环境的一个变化或者影响，我们从知识产权的角度来说的话，这也算一个视角。基于此，吴政在企业专利观察中发了一篇文章，叫拜登与新专利法，中美未来10年的知识产权竞争展望。

我们首先先回顾一篇看看这篇文章主要写的什么。首先讲的是拜登上台之后到底是比特朗普在知产上是更厉害还是更不厉害，或者说对中国来说是有利还是没利？这篇文章的观点是什么呢？可以理解为：

拜登政府可能会联合其他世界主要经济体，也就是说以蓝队为代表的一个欧美发达国家在知识产权上会联合围剿我国，危害性可能会远远大于特朗普的单打独斗。

同时他进一步的说了国内的一些情况的变化，也就是说回到国内近期知识产权改革上动作频频，首先是8月份开始，最高法先后就严格版权侵犯商业秘密，专利授权确权，侵犯知识产权刑事案件等多种问题开始出台司法解释；专利法第4次修改终于获得了通行，在2021年6月1日开始实施。

总的来说，在保护格局上，未来10年的知识产权的整个的一个结构已经出来，但是我们一直在说到知识产权的春天到底有没有因为这次改革或者说因为或者会不会因为摆动的常态会带来新的发展空间？因为我们在上一波的春天的思考过程中，我们虽然发现专利数量猛增，但是价格猛降，侵权成本依然不高，低质量专利泛滥，而且催生了一个看起来很牛，但实际上谁也说不清楚的一个热词，叫做高价值专利。同时还有一个高价值专利运营，还有贯标，但是总的来说我们所希望的这种春天般的温暖一直没有出来。

在这个过程中各界人士就开始吐槽，专利审查员苦，代理人苦，ipr苦，果汁局也认为他们也很苦，这件事情应该是怎么去看？尤其是回到我们今天的议题，再结合拜登和新专利法应该怎么去看呢？在这个过程中，这个文章提出了一篇就是另外一篇的自媒体报道，《要做全面学习中国专利策略，中国的政策在对美的游击战中掌握头脚》，这是一个美国的专利商标局的局长在今年的11月7日，关于一次5G和专利标准的会上的谈话，谈话内容主要有两点：

第一点就是中国专利的高速增长给美国带来的压力，也就是说我们虽然说专利多数都是垃圾，但是从外边人来看，觉得给美国的申请带来了压力了。

第二点是中国质量问题已经被数量或覆盖面所掩盖，也就是说虽然说质量不高，但是我们仍然提交了大量的aI、智能汽车、新材料、生物变异，这些也是美国所希望能够快速去生产的，但是我们的一个大数量已经给美国带来了一定的恐慌或者恐惧，或者说有一定的想采取策略。第一个就是大力加强产品申请的鼓励和支持，意思他们也会在行动上希望能够支持专利申请数量。第二个就是搞有条件的市场经济，尤其是在5g这样的一个国家安全上，政府应该介入，这也是说美国的局长在充分思考中国的发展之后，想有所借鉴。

实际上没有任何一个事情是完全错误完全对的，都是两面看，我们的数量模式有好的地方，有坏的地方，对我们来说的话可能就是看看哪些不足的可以去改进的，美国依然如此，美国可能也看我们的一些优点怎么去改进我们改进他们这也是一个逻辑。

进一步它会提出了这次修法的一些逻辑，说他认为这次修法实际上是为了贸易战的一些需求，另外有内部的一些需求，但是总的来说你觉得这次修改还不够，可能对于未来的中美是竞争环境的预判应对是不足的，更多的是将精力放在解决上一次春天之后的低质量专利的问题，而没有解决掉未来中美竞争创新发展的问题，这是一个大概的思路。后面基于整个的修改，会认为中国中美企业在专利竞争上，可能我们因为能力不足，历史因素不足，可能会导致在竞争过程中仍会面临一些困难或者说风险或者压力。

这个上述文章的大概内容，该文章只是在可能会进一步阐述修法内容。对于具体的一些影响内容，它把分成了一个内部外部因素，内外结合的因素和内部因素几个观点对于所有法条进行处理。下一次他发文之后，我再和大家进行学习或者分享。

那么来说说我的解读，

第一部分是再次评价一下第三次修改之后的国内市场的环境变化。

第一个维度对于我们知产人来说是要考虑的，就是要站在大背景下思考专利，这是我们专利人应该具有的能力或者思维的维度，只有如此才能够真正的理解行业，才能够理解自己所从事行业的一个价值，进而他能够指导自己该怎么做，找到自己从业的机会。如果说我们把时间点切换到第三次专利法修改，或者说切换到2008年之前的国家职能战略上，实际上我们发现当时实际上已经有人感觉到未来的环境，或者说变化对自身的一些影响，他可能感觉到了。尤其是08年的一个知产政策之后，有些人可能感觉到全国各地可能要知产爆发，数量的春天可能到来。

我一直在想集佳，其实集佳一直是一个很好的例子，他每次踩点都比较准，比如说在08年之前，集佳就在全国各地开设办事处分公司，当时开设的时候虽然业务量不是很大，但是很快就迎合了这样的一个数量发展，使得集佳一下成为了第一梯队。同时为了解决掉专利申请量的问题，它在保定设立的风险基地，这都是大环境大思维大维度下所关注的一些点。虽然说现在对集佳的褒贬不一，但是它仍然是国内的一个重要的专利力量。同时在后面做的咨询集会之家的咨询公司，实际上也是在做咨询业专利分析界一个第一个国内吃螃蟹的人。

也就是说他看得准，看得准之后做的就准，做的准之后收获必然也会比其他人要多，这是第一个维度。

第二个维度我们来看一看国内知产到底怎么样。实际上在08年之前，我们营构了国内知产环境，是一个要人没人，要意识没意识的维度。也就是说没有人写案子，代理人，或者说知产人很少，企业没有意识，国家第一阶段要解决掉没有人的问题；要解决掉没有意识的问题。解决没有人没有意识怎么办？那就是从数量上去做文章，肯定是没有问题的。

比如说审判员扩招、代理人考试放开、各类政策出台，这种要求或者说只促进企业去申请专利，先试试做第一个，第二个做完之后就慢慢的理解它，认识它，实际上这绝对都是一个要有人干活，要企业有意识的一个问题。所以说这个策略是没问题的，但是这个策略一直执行下去之后，这个时间有点长，对于要人没人要意识没意识，可能3年5年、5年8年的问题解决掉了，而不是应该一直拖到2020年，直到2020年之后就发现可能现在的整个的储备不能够解决到现在的问题。

同时你会发现在前面的整个的工作过程中，都是为未来的目标所准备的。要人要意识它只是阶段性的一个产物，而不是最终的产物。阶段性的产物是为未来的目标而服务的，未来的目标是什么？就是现在我们提出的要为创新驱动发展而助力的。

现在的整个问题不仅仅是说要人没有人、要意识没有意识的问题，现在什么问题是什么？现在问题是：有人了，但是人并不是真正的能够为未来的总体目标去干活的人；有意识了，这个意识也不是未来的这种创新发展驱动的这么一个意识。现在的意识是什么意识？是证书意识是高企意识等等。

所以说在这个过程中，可能知产环境并没有按照一个比较良性的发展环境去发展，同时还有一点更不足的是说现在的行业环境比较恶劣。比如说我们2020的代理费还不如2008年的高，高手、有理想的、愿意终身从事这个行业的人，占比会越来越小，我不是说总人数越来越少，是占比越来越小。有很多慢慢的离开这个行业去看其他的事情去了，这就是对行业的一个环境的不认可，或者说丧失了信心。

第二个部分是我们来看一看拜登和外部知产对我们的影响。

从整个的这公众号的文章来看，把拜登作为一个新的题目，实际上是算一个热点。其实拜登虽然很传奇，比如说什么律师，什么最年轻的什么议员，，我们不管他，但是他跟知产的关系现在也并不是很明显。唯一来说的，拜登是一个蓝队国际资本的代言人，他跟它会打破特朗普的这种这种美国本土优先，大家注意是—美国本土优先的这么一个策略，又重新去加群，重新去跟西方去结合，它更多的是在去统一行动去围堵我们。

但是从我们的知产角度来说的话，实际上我们可以把资产分成两个阶段。

在2015年之前，应该是以外部压力为主的，不论是在中美贸易上，还是我们的修法上，其实上都是为了满足国际竞争的需要，都是满足美国或者说西方国家对于我们的一些要求，以应付外面的压力为主的。但是现阶段实际上我们订立了整个两个100年，或者说国家的创新驱动发展格局之后，实际上内部的需求成为主流，也就是说我们已经从外部压力已经切换到内部需求了，这种保护和创新的结合都是我们自己想做的，和拜登特朗普实际上关系不大。既然我们是这样的逻辑，我们就可能说外部的影响我们就慢慢的把它忽略掉了，我们更多的去关注，创新驱动下，我们的行当，我们的行业，我们的发展到底是什么样子？我们要看实质，而不是看表面，这是对于拜登和外部知产对我们影响的分析。

第三个部分是中美之战碰撞的问题。

实际上在知产碰撞上，因为我们很年轻对吧？我们从85年才有专利法，08年才开始进入到数量阶段。08年之后到15年或者是1或者到2020年仍然在数量阶段去增长。

这个过程中我们实际上吃了很多亏的，比如说DVD事件，比如说是2级3级4级等事件，但是这些东西都是发展过程中应该交的学费。同时我们发现，中美贸易中美知产碰撞肯定是一个持续的、必然的一个过程。我们应该更多的关注的是：这种碰撞我们应该如何去解决它？

从我们知产人角度上来说就是两个事情：第一个事情就是我们要坚持从创新促发展角度上来思考和实践知产。现阶段我们做工作有两个工作，第一工作在高科技领域，我们如何通过知产和创新的结合去减少差距，这里面就是让知产人有大有可为。第二个就是在制造领域，因为我们是世界制造工厂，我们如何去减少侵权风险？如何去有效利用专利资产？专利的信息？来提升这方面。我们资产人也是有大有所为。

这两个维度我觉得是在中美资产碰撞过程中，知产人能够为国家为企业去做的事情，这是我们需要去干的事情，当然这个是我们每个知产人的思考，当然更多的是从国家主管机构都应该去思考的一个地方，而不是一个简单的把它交给市场，让市场解决的问题，这是不行的。我们政府的强大的这种引导力，这种设计能力都应该在知产方面有一个充分的体现。

第四个部分是保护格局形成。

专利法的第4次修改的落地，实际上就是把我们的专利保护的格局的最后一个环节打通。未来知产格局已经形成。下一步通过保护去唤醒企业家的创新意识和投入，通过投入之后获得收益，收益之后持续创新，创新之后能够通过司法保护进行持续的这么一个闭环式的增长。这样的话创新驱动的逻辑就出来了，创新国家的东西就出来了，创新推动发展，内涵式发展就出来了，这个是我们这次所有的关于知产设计的一些要义。

下一个阶段可能在专利诉讼上就会成为一个5年内的知产风口，就如同2008年专利数量的风口出来一样。下一阶段应该是诉讼为主的，通过诉讼来实现创新的这样的一个闭环逻辑是一个内容，这个风头过了之后，才是真正的我们所期望的专利质量的这样一个风口或者时代。

以上我对于拜登和专利法修改之后，中美未来10年知识产权竞争展望的解读。

“Means plus Function”、功能限定与专利撰写

有同仁提出需要”Mean plus function”方面的案例，笔者就己所知，于此聊作绍介，以飨诸位。
“Mean plus funtion”可译为“手段＋功能”或“方法＋功能”（台湾地区也译作“技术功能手段”，对于有译作“装置＋功能”的，笔者表示保留）。它概括自美国专利法第112条第6项（35 U.S.C. §112, 6）
“An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof”。
（有译为：多数元件组成之申请案其权利要求项可以不必复述其结构、材料或动作，而以实现特定功能的方法或步骤来表达。此时该权利要求应解释为覆盖了说明书中所记载的相应结构、材料或动作以及其等同物。）
即是说，比如,在美国专利申请中可以不写“螺钉”（bolt）而用“扣紧的方法”（means for fastening）代替，这一所述的“方法＋功能”权项涵盖了说明书中所有能实现“扣紧”功能的结构及其等同物。而注意，在中国专利实践中将权利要求中的功能性特征理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，而不是如同美国专利法所规定的“采用这种方式撰写的权利要求应当被解释为覆盖了说明书中所记载的相应结构、材料或动作以及其等同物”这种限制性解释，因此，中国审查实践中对功能性限定采取了限制使用的做法（参见审查指南第二部分第二章3.2.1）。
“Mean plus funtion”其实主要涉及到计算机软件的专利性问题，美国国会（专利法）、专利商标局、法院在围绕这一问题上的规定、解释、操作和判决在不断博弈，形成了如今在软件专利判定标准宽松、申请量大增的现状。
美国法院在1946年的Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1 (1946) 判决中（从新颖性的角度）排除了”functional language“(功能性语言)，拒绝了所谓的“functional claims“，而国会在1952年修法时仍然保留了与1870专利法实质相同的规定，即对功能性限定的权利要求持肯定态度。
美国专利商标局（USPTO）在专利审查中的实际操作中，以审查员难以判断对于某些技术特征何为其等同物（”equivalent” ）为由，将”means plus function” claims 广义的解释为包含了能达到所述功能的任何可能方法（cover all possible means for achieving the stated function）。而在处理相关的侵权问题中，法院对于如何解释该类权利要求，按照法定的限制已经给出了适当的尺度。1994年，美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在In re Donaldson Company, Inc.（16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir.1994)）案中对USPTO的做法予以明确反对，它指出，35 USC 112, 6对专利商标局的专利审查与法院的侵权判定中并没有分别，专利审查员对于“方法＋功能”语法的最大的合理的解释就是按照法律规定，PTO在作出可专利性判断中，不可以忽视了记载在说明书中相对于该语法的“结构”（structure）。之后，PTO 在修改的审查指南中规定，审查员在解释权项中的“方法＋功能”语法时，应限制为说明书中记载的相应的结构、材料和动作及其等同物，而依照审查指南，现有技术之因素不能被认定为“等同物”，除非其能实现特定的功能。
同年美国联邦巡回上诉法院在In re Trovato（42 F3d 1376, 33 U.SP.Q 2d 1194 (Fed. Cir. 1994) ）案中也涉及到了35 U.S.C. §112, 6的适用问题，法院认定，071617,303号申请尽管在有关权项的前叙部分使用了“装置”(apparatus)一词，在范围限制里使用了“means plus function”语法，但是将该权项与说明书合并审视后，判认使用或夹杂这些赋有特殊含义的字句于申请专利范围之中并不能改变其不符合专利法第101条从而不能获得专利保护的本质，亦即Trovato的申请案从其整体来看并未描述出任何的「机器」（machine）或「装置」，从而得成为专利的保护对象，Trovato的说明书中也没有载明任何的实体结构从而符合专利法第112条第6项的要求；反过来看，其所主张的技术功能只不过是一系列的软件指令与数学算法而已。
联邦巡回上诉法院在AT&T Corp. v. Excel Communication Inc.(50 U.S.P.Q.2d 1447, Fed.Cir. 1999)案中，针对美国电话与电报公司5,333,184号专利“Call Message Recording for Telephone System”指出，在使用means-plus-function语法来做申请专利范围时，只有属于“机器”或“装置”类的申请专利范围需要同时提出相应的书面结构说明(structural description)以符合其在“技术手段”部分所做的主张；而“工序（方法）”类的申请专利范围则无需提出结构说明，法院也无须对之进行探究。因此被告以原告的“工序”申请专利范围未能提出其在物理结构上的限制便主张其发明不具备专利性云云乃是对于法律的误解。
根据35 U.S.C. §112, 6，在分析“方法＋装置”权项的申请案时，第一步是确定其声称的功能（function），第二步是确定记载在说明书中的实现其声称功能的结构（structure），而在最近（2003年）的Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation v. Elekta AB, Elekta Instrument AB, Elekta Instruments, Inc., and Elekta On cology Systems, Inc.（344 F.3d 1205, 68 USPQ2d 1263 (Fed. Cir. 2003)）案判决中，联邦巡回上诉法院指出，对于第二步，仅仅描述说明书中的结构是不够的，说明书必须把结构与权利要求书中的功能紧密的联系起来（clearly link）。
另据了解，台湾地区修改后的《专利法实施细则》（于2004年7月1日与新《专利法》同时施行），针对针对多项技术特征组合的发明，其结构或性质往往难以界定的情况，增加了可以通过“手段功能语言” (means plus-function language)界定专利申请权利要求，其特点是不需要详细叙述组件的结构或材料，只需以实现某一特定功能的手段或步骤的方式来表现，可省略相关复杂说明，大幅简化权利要求范围的撰写。而上述说明书的撰写简化后，申请范围的限定必须更为清楚，包括说明书中的具体实施例及其等同范围，以免日后解释权利要求范围时产生争端。
“Means plus funtion”相关的美国判例不在少数，现就笔者所知，罗列一些如下，包括文中提及的判例，皆可去Findlaw等资源网站查询得到：
§Laitram Corp. v. Rexnord Inc ., 19 U.S.P.Q.2d 1367 (Fed. Cir. 1991)
§Davies v. United States, 31 Fed.Cl. 769, 776 (Fed.Cl.1994).
§Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91F.3d 1580, 1583 (Fed.Cir.1996)
§Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 28 (1997).
§Personalized Media Commc’ns, LLC v. Int’l Trade Com’n, 161 F.3d 696 (Fed. Cir. 1998)
§Personalized Media Comm. LLC v. Intl. Trade Com’n, 161 F.3d 696, 704-5 (Fed.Cir.1998)
§Mas-Hamilton Group v. La Gard, Inc., 156 F.3d 1206, 1214 (Fed.Cir.1998).
§In Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc ., 46 U.S.P.Q.2d 1752 (Fed. Cir. 1998)
§Al-Site Corp. v. VSI International Inc ., 50 U.S.P.Q.2d 1161 (Fed. Cir. 1999)
§Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Construction, 172 F.3d 836, 839, 50 U.S.P.Q.2d 1225 (Fed.Cir.1999)
§CCS Fitness, Inc. v. Bruswick Corp., 62 U.S.P.Q.2d 1658, 1664 (Fed. Cir. 2000)
§Linear Tech. Corp. v. Impala Linear Corp., 379 F.3d 1311, 1320 (Fed. Cir. 2004)
（注：本文为原创，请尊重作者智财权，并请同仁批评指正。）

接续讨论：
zth409：
请问楼主，是否能够这样理解？
如果说明书中包含了实施例A、B、C，在权利要求书中进行了上位－采用了功能性限定D，
那么按照美国专利法的解释，该特征D只能包括A、B、C及其等同物，而在中国进行上位后其权利要求的保护范围还可能扩大到上述3中方式以外的其他方式，所以中国专利法限制功能性特征的使用。
此外，“Means Plus Function”仅仅表示的是一种撰写方式，还是对功能性限定这种撰写方式的概括？如果涉及到软件方面不便解释，请就机械结构方面进行讲解。谢谢！！
回答：
最近出差在外，没想到大家对这个问题有如此兴趣，其实我亦涉略未深，仅做了抛砖之举。
对Zth409，第一个问题，你的理解正是我所想表达的内容。
第二个问题，其实“Means Plus Function”可以把它看作一种撰写方式，也可以看作是对中“功能限定”方式的概括。
前者，专利局电学部朱世菡将美国对于涉及计算机程序的权利要求分为以下几种撰写方式：（1）方法权利要求（method claims）（2）机器/装置（手段＋功能）权利要求（Machine/Apparatus（means plus function）claims）（3）机器/装置（一般硬件＋特别的规则）权利要求（Machine/Apparatus（generic hardware plus specific instructions）claims）（4）机器/装置（功能性结构）权利要求（Machine/Apparatus（functional structures）claims）（5）产品（Beauregard）权利要求（Product（Beauregard）claims）（6）内部结构产品权利要求（例如：数据结构等）(Internal Structure Product（e.g., data structures, etc）claims)其中“手段＋功能”的撰写方式就是为了寻求通过产品权利要求的形式对计算机程序予以保护以克服方法权利要求的不力。
后者，中国专利审查指南（2006）第二部分第二章3.2.1其实也涵盖了美国专利法中所说的“手段加功能”限定权利要求的规定，只是其没有明确将功能性限定的权利要求命名为“手段加功能”限定的权利要求而已。尽管如此，中美在此仍存在着相当不同（主题贴已有所涉及）：之一，根据中国审查指南，“应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明”，可使用功能或者效果特征的场合，仅限于“某一技术特征无法用结构特征来限定，或者，用技术特征结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为清楚，而且，该功能或者效果特征能通过说明书中规定的实验或者操作直结和肯定地验证的情况”，而美国专利法§112第6款允许采用“手段加功能”的记载方法对权利要求请求保护范围进行限定；之二，根据中国审查指南，“不允许出现纯功能性的权利要求”，而根据美国专利法§112第6款，允许采用纯功能性的权利要求的记载方法；之三，根据中国审查指南，“对于权利要求中的功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，而根据美国专利法§112第6款“手段加功能（means plus function）”的记载方法，“这种权利要求应被解释为包含说明书中所记载的相应的结构、材料或动作及其等同物”。
试举例说明功能限定的撰写方式及其审查、代理。
上专的刘立平老师曾代理的“电梯的控制装置”中国专利申请案。所述的发明其目的在于，提供一种电梯控制装置，在即使控制设备着火时，也可防止火势通过升降空间向上方楼层蔓延燃烧。权利要求1特征部分在于，“所述电梯控制装置包括：设在与轿厢升降的升降空间连通的设置空间内，且设有通气口的不燃材料制的盒体；收纳在所述盒体内的控制设备，设在所述控制设备与所述升降空间内，在所述控制设备着火时，可用于防止火焰到达所述升降空间内的风洞部。”　　
审查员在一通中指出，在特征部分中，“防止火焰到达所述升降空间内”仅为所述风洞部欲达到的功能，该风洞部并未用结构上的技术特征进行限定，而是用功能性限定进行限定，由此造成权利要求书请求保护范围不清楚。　　
申请人承认，“在所述控制设备着火时，可用于防止火焰到达所述升降空间内的风洞部”确系对上述风洞部的纯功能性限定。另外，所述“风洞部”对本领域技术人员来说，并不是已知构件，其名称用词本身非一显示明确结构的用词。因此，所述风洞部是如何，且用何种手段，在所述控制设备着火时，用于防止火焰到达所述升降空间内是不明确的。权1确有修改的必要。
　　另一方面，在从属权利要求2及说明书的一个实施例中，记载有这样的风洞部：“形成有所述设置空间的设置室，所述设置室具有与所述盒体的外周面相对的壁部，所述通气口与所述壁部相对设置，所述风洞部由所述盒体与所述壁部之间的间隙构成。”　　
而在从属权利要求6及说明书的另一个实施例中，又记载有这样的风洞部：“所述风洞部由筒状构件构成，该筒状构件设在所述盒体内且一端部与所述通气口连接。”　　
即，根据本申请的一个实施例，所述风洞部由所述盒体与所述壁部之间的间隙构成。而根据另一个实施例， 所述风洞部由设在所述盒体内且一端部与所述通气口连接的筒状构件构成。
　　这两个实施例中的风洞部结构有较大不同，如果将两个实施例中的风洞部结构中之任一个写入权利要求1，以构成取代功能限定的具体限定，则都将不当地缩小权利要求1的保护范围，对申请人不利。同时，在二具体的风洞部结构之间产生单一性问题。
代理人经与申请人研究，将权利要求1的特征部分修改如下：　　
“所述电梯控制装置包括：设在与轿厢升降的升降空间连通的设置空间内，且设有通气口的不燃材料制的盒体；收纳在所述盒体内的控制设备，通过上述通气口设在所述控制设备与所述升降空间内、其一端连通于于上述升降空间内，以一定的长度形成于上述控制设备和上述升降空间之间的风洞部。”　　
而上述二从属权利要求的特征部分分别修改为：　　
“形成有所述设置空间的设置室，所述设置室具有与所述盒体的外周面相对的壁部，所述通气口与所述壁部相对设置，所述风洞部由所述盒体与所述壁部之间的间隙构成。”
　　“所述风洞部由筒状构件构成，该筒状构件设在所述盒体内且一端部与所述通气口连接。”　　即，将“所述风洞部由所述盒体与所述壁部之间的间隙构成”形成一个具体方案，而将“所述风洞部由设在所述盒体内且一端部与所述通气口连接的筒状构件构成”形成另一个具体方案。　　
将二具体的风洞部结构归纳为一个总的技术方案或技术构思的描述，即，“收纳在所述盒体内的控制设备，通过上述通气口设在所述控制设备与所述升降空间内、其一端连通于于上述升降空间内，以一定的长度形成于上述控制设备和上述升降空间之间的风洞部”。
如此，既避免了因不符合审查指南对功能性限定撰写方式的限制而被驳回（“如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定”），又保证了较大的权利要求范围，维护了申请人的利益。

山杏：
我个人认为最困难的莫过于等同物的认定，如何认定呢？请指教！
回答：
“等同物”在汉语中通俗解释就是等效技术特征的意思,比如，两个部件以实质上相同的方式，进行相同的工作，而且具有实质上相同的效果，尽管可能两者的名称、结构不同，同样被认为是相同部件，即视为等同物。可以认为，美国专利法中的等同物(Equivalents)大概相当于是中国审查指南（2006）第二部分第二章3.2.1第8段所说的“权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成”中的“其他替代方式”。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条第2款规定，“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联系到的特征。”所述的等同特征也就是“等同物”。判断“等同物”，除了在专利审查中外，更多的出现在专利侵权判定中，其所反映的就是众所周知“等同原则”。
美国法院早在1854年的Winans v．Denmead案中就诞生了等同原则，而在1878年的Machine Co. v. Murphy案中确立了著名的“三要素准则”（tripartite test）或称“功能—方式—效果”三一致判定标准（function－way－resultidentity test），并在后来的Halliburton Oil Well 案（1946）、Graver Tank案（1950)、 Hilton Davis Chemical Co.案（1997）中得到发展。中国的专利法实践（见上述司法解释）基本上因循了该判定原则，尽管法律未有明确规定。我们在上述对“等同物”、“等同特征”的界定中其实已经体现了“三要素准则”。
举一简单例子。先问诸位，您认为“铆钉”和“螺钉”是否属于等同物？其实，这个不能断然回答的。铆钉和螺钉均可用作两个部件的机械连接件，如果解决该专利发明任务（发明目的）要求该两个部件是可拆卸的连接，则铆钉相对于要解决的发明目的来说不能看作是螺钉的等效手段；相反，如果为解决专利发明目的只要求两个部件连接，就完成任务本质来说是否可拆卸无关紧要，只要一种手段相对于另一种手段可能带来更进一步的优点，那么在这种情况下，铆钉就可看作是螺钉的等效手段。
曾有关于“安全滑接输电装置”中国实用新型专利侵权纠纷案，所述原告的发明其安装槽中有一个凸台，被告生产的产品其他特征都与专利相符，唯一区别在于安装槽中有三个凸台。本案争议焦点就是这种差别是属于等同技术特征还是不同的技术特征，一个凸台和多个凸台之间究竟是什么关系。在被告提起的无效宣告中，复审委认为，从安装槽中没有凸台到增加凸台具有创造性，但是在一个凸台的基础上分割成两个或三个凸台，对于所属领域普通技术人员，在研究了专利技术方案后产生联想是完全做的到的，而且该技术特征的变化并不影响整个技术方案的目的和效果，所以，应认为这种变化只是专利技术特征的等效替换。　　
而在美国有一个与此相似的案例，结果与中国却正相反。 该案所涉产品是一种医疗废物处理容器。被告与原告的产品淮一不同点在于：被告产品的“长条形槽”的元件没有设置在容器的顶部，而原告的权利要求则表述为“在容器的顶部”。CAFC判决被告不构成等同侵权，其理由是：专利权人未能得到对可预见的权利要求结构变更的保护，其代价应该由专利权入而非社会公众来承担，否则会造成限制竞争的风险（后果）。另外一个美国案例，该案涉及到三个专利，都与一种用于邮寄的商业表格有关，CAFC判决侵权全部不成立，其认为，原告（申请人）使用‘多数’这个字眼是没有权获得‘少数’这个字眼所覆盖的等同物范围的。
可以看出，美国法院在解释权利要求时非常严格，导致在适用“三要素准则”进行等同判断时也非常严格，而我国的案例要相对宽松。
其实，等同物与等同原则的问题是非常复杂的，足够写成一篇几万字的硕士或博士论文，目前相关的研究分析文章也不少，我在此也仅就最基本的理解予以阐述，希望与大家一同学习探讨。

了解美国专利无效争诉情况有的放矢专利申请和诉讼

没有经历过专利无效和诉讼，就不知道怎么撰写一个真正好的专利，经得起无效考验的专利才是好专利。基于此，如果我们能从大量的案例中，了解专利有效性（专利无效）争诉的统计情况，比如无效得以成立的最常见理由（法条）包括哪些，不同技术领域的无效/有效概览有多大，不同技术领域的无效理由各有哪些不同，等等，那么将有助于我们在进行Prosecution（专利撰写、答辩）中有针对性的予以注意，也有助于我们在Litigation诉讼前后有的放矢的研判和推动诉争进程。

来自某国外律所的一份PPT中，研究了大量的美国专利有效性（专利无效）争诉的案例，在此基础上得出很多有益的结论。

本研究的范本来自1989至1996年间在Federal District Courts和CAFC的所有涉及专利无效的案件（ Allison & Lemley Study (AIPLA) ）。

这些案件中，机械领域占58%，化学领域占23%（其中生物技术3.0%、药物技术3.7%），电学领域19%（其中电脑相关8.7%，软件1.0%。

在这些案件中，只有 53-55%的专利或权利要求被判定有效，并且不同技术领域的数据相差很大；
无效主张的理由主要包括：1）现有技术文献问题，2）已经使用，3）已经销售，4）112条不能实现、最佳实施例问题，5）不正确的发明人，等；
在诉前程序（pretrial decisions）中，最多的无效理由是专利法102条，包括：1）未被专利引用的现有技术文献；2）产品已公开出售一年以上；3）发明人或申请人的在先出版公开（一年以上）；
在Trial 或Appeal程序中，无效的理由从多到少依次为：1）非显而易见性Obviousness (42%)，2）现有技术102 Prior Art (26.8%)，3）不能实现112 Enablement (15.2%)，4）最佳实施例112 Best Mode (11.6%)，5）定义不清112 Indefiniteness (5.8%)；

不同技术领域，专利权利要求被判定无效的，理由各有不同：
机械领域，78.5%的理由是第102/103条；
化学领域，56.2%的理由是第102/103条，其中，药物领域，33.3%的理由是112条non-enablement，33.3%的理由是112 条best mode，生物领域100%是由于112条non-enablement；
电学领域，77.8%的理由是第102/103条，其中，软件领域，50%的理由是第103条；

无效性法律意见中，68.8%会首先从prior art入手，15.2%的从说明书、权利要求书以及附图的enablement入手，5.8%的从权利要求语言的定义情况入手，还有就是从申请历史中可能的前后矛盾等入手。

How

如何审核专利申请文件？ | 每日IP英文第426期

每日IP英文第426期：
这篇文章简明地介绍了如何审核美国专利申请文件，中国专利申请也是相通的，可以借鉴。
如果本文对您有帮助，欢迎转发。
Instructions for Reviewing Your Patent Applications
May 19 2021 | Fenwick & West LLP
This memorandum explains the steps you should take in reviewing a draft of your patent application, as well as your duties in regards to providing information that is material to the examination of your patent application by the United States Patent & Trademark Office. Please read these instructions carefully before you begin your review.

What’s in the Patent Application

The draft application contains the following sections: Inventors, Cross-Reference to Related Applications (if any) Background of the Invention, Summary of the Invention, Brief Description of the Drawings, Detailed Description, Claims, Abstract, and Drawings. These sections are briefly described below.

The INVENTORS lists the inventors that have been identified to us. It is essential that all and only those who contributed to the claimed invention be named as inventors. Knowingly leaving out an inventor, or including someone who is not an inventor can result in the patent being invalid. Accordingly, please review the list of inventors and ensure that all those who contributed to the conception of the invention are listed. Those who only implemented (e.g., coded, constructed, or others made) the invention using the conception and design information of others are not inventors. Similarly, supervisors, managers and others who only supervised the inventors are themselves not inventors.

The Cross Reference to Related Applications should list a) any other earlier patent application of which the present application should claim the filing date; b) any other patent application that contains subject matter necessary for practicing the invention described in this patent application. If you are aware of any such patent applications, please list them here with whatever identification you have you, preferably title, serial number, and filing date.

The Background of the Invention identifies and describes some of the problems solved by the invention. This section may also describe conventional solutions to the problems and the shortcomings of such solutions. It is not necessary for this section to provide an extensive overview and analysis of technical literature.

The Summary of the Invention briefly describes the general concept of the invention in terms of its functions and structure. The Summary identifies the key features that are part of the invention. It does not list every feature or embodiment of the invention.

The Detailed Description describes in detail the structure and operation of one or more embodiments of the invention. From a legal perspective, it is essential that this section adequately describes the invention so as to enable a person skilled in the relevant art to make and use the claimed invention, and describes the best mode for carrying out the claimed invention.

The Claims identify the exact scope of protection provided by the patent. The claims of a patent are analogous to the legal description in a deed to real property and precisely set out the scope of the invention.

The Abstract of the Disclosure presents a one paragraph summary of the subject matter described in this application.

The Drawings illustrate the structure and operation of the invention.

How To Review The Patent Application

The patent application must contain sufficient information to: (1) enable one skilled in the art to practice the invention based on the description; and (2) describe the best known mode of practicing the claimed invention.

The requirements for the disclosure of a patent application are set forth at 35 U.S.C. §112 and 37 C.F.R. §1.71.

You must review entire application carefully for technical accuracy and completeness of description of the invention. The application must accurately describe how your invention operates. The application must completely describe all of the features of your invention, so that others of skill in the art can fully understand and practice your invention based on the description and the level of ordinary experience and education of workers in the field.

The best mode of practicing the invention is that mode which you, the inventors, presently believe to be ‘best’, given your intended or actual implementation, operational requirements, resources, and the like. It does not mean the objectively “best” implementation. This typically means, but is not limited to, the features of the current commercial implementation.

In order to minimize further preparation of this application, you should make any changes, additions, or corrections where necessary on or in the document itself, as well as to the drawings. If there are any questions included in the patent application, be sure to answer them as completely as possible.

Your input is important because once the patent application is filed in the U.S. Patent and Trademark Office (“USPTO”), we cannot make substantive changes to the application (except for the claims) without losing the benefit of the application’s filing date.

Other Requirements

The patent application must be filed within one year of:

the first public disclosure of the invention (e.g., a presentation or publication);

the first public use of the invention (e.g., a product release, software release, demonstration);

the first offer for sale or the first sale of a product or service incorporating the invention.

Source: https://www.fenwick.com/insights/publications/instructions-for-reviewing-your-patent-applications
Each article is copyrighted to their original authors. The news is for informational purposes only and does not provide legal advice.

深度好文！从亚马逊1 Best Seller咖啡机—讲一讲美国专利如何进行布局保护

亚马逊产品专利查询分析；欧美外观专利申请确权！
杜绝专利侵权风险，为您产品保驾护航！

就像中国人喜欢喝茶一样，欧美人尤其喜欢喝咖啡，在当前形式下，适合家居用的咖啡机，迎来了新的风口，根据亚马逊美国站咖啡机畅销榜前十来看，最低的都有4K以上留评，其中畅销榜第一，更是留评高达2.1W。

如何在风口把握机会，稳固产品销售，获得产品独占权呢？专利就是一个非常有效的武器，众所周知欧美人都善于利用专利来获得最大利益，那我们今天就拿排名第一的咖啡机，扒一扒它是如何进行专利保护的！

这款产品是自美国绿山咖啡公司旗下全资子公司Keurig Green Mountain ,它是亚马逊同品类#1 Best Seller，留评高达2.1W，售价59.99美金！

在讲这件专利之前，我先普及一个干货，美国外观专利是以线条图来表达产品的轮毂和设计特点的，其中实线是要求保护的地方，虚线是不要求保护的（通过虚线的使用，可以扩大专利的保护范围，例如核心部件设计以实线展示，可替换或可修改设计用虚线表示！）
那这件产品如何进行专利保护的呢，我们就根据产品做了定向查询，下找到了它在美国的专利，它就完美的利用了虚线和实线的结合，以系列专利来保护自己！

专利一：针对产品整体的保护，以实线条图来表达产品整体的轮廓，从而实现对该产品设计整体的保护！
专利二：以实线绘制了顶部盖板和圆形控制按钮，产品的其他部分是以虚线来代替，这样就实现了对该部件的保护！
专利三：是通过实线绘制了顶部盖板和咖啡出口，其他部分是以虚线来代替！
专利四：通过实线保护产品中间部分的设计，其他地方是以虚线代替！

所以这件产品，通过四件外观专利的组合申请，从而实现了产品整体及核心部件的完美保护！不管怎么更改产品的设计，只要使用了其中的一个设计点，那就是属于专利侵权！！ 这也就不奇怪Keurig Green Mountain为什么能够霸榜获得热销榜第一，且在亚马逊畅销榜前十，独占五位的原因。

另外我们也查询旗下另外几款产品也是有专利保护的!

合理利用专利规则，进行全面的专利保护，再加上优秀的产品设计，那一定可以获得产品独占权，在亚马逊日趋激烈的竞争中中无往不利！

跨境电商防侵权专利查询检索，欧美外观专利申请（获得独占权，打击跟卖）请联系知企星知识产权（微信号：18826836589）

「美国延续申请」的种类及提交策略

美国专利法规定申请人在符合法定条件时可提出延续申请（Continuing Application），

延续申请（Continuing Application）包括：
继续申请（Continuation Application）、
部分继续申请（Continuation-in-part Application）和分案申请（Divisional Application）。

一个原始专利申请（一般称为母案）不依赖另一个在先的申请，设立了一个自己的有效申请日；延续申请（Continuing Application）是在该原始专利申请的基础上，对其申请文件进行整理、补充或选择而形成的新申请，并依赖于该原始专利申请的有效申请日。

下面笔者对继续申请（Continuation Application）、部分继续申请（Continuation-in-part Application）和分案申请（Divisional Application）的区别及提交策略进行简单介绍和探讨。

延续申请（Continuing Application）包括：继续申请（Continuation Application）、部分继续申请（Continuation-in-part Application）和分案申请（Divisional Application）。

这三种延续申请的提出都必须满足下列条件：

1、提出申请时，母案必须为悬而未决的状态（pending）；
2、继续申请与母案申请的发明人至少有一个是相同的；
3、继续申请的说明书正文应当依据母案的申请文本而成；
4、母案申请应当是正式申请；
5、继续申请也应当缴纳申请费。

这里，母案为悬而未决的状态，并不意味着该原始申请必须为悬而未决的状态，仅要求该母案或者该母案的任一个继续申请为悬而未决的状态即可。

继续申请（Continuation）与母案具有相同的公开内容，并且要求该母案的优先权，除了以上均需要满足的条件以外，继续申请的提交还需要满足该条件：其权项必须完全被母案的公开内容支持。

部分继续申请（Continuation-in-part Application）在母案的公开内容的基础上增加了新的内容，权项涉及新的主题。部分继续申请可以用来加入在原始申请的申请日之后做出的改进，或克服在先申请公开不充分的问题。通常提出部分继续申请的目的是为了加入原始申请中没有揭露的特征以及申请不同于原始申请的权利要求保护范围。部分继续申请的权项中由母案公开内容所支持的主题可以获得母案的有效申请日，但是权项中由新增内容所支持的主题不能获得该母案的有效申请日，其有效申请日为该部分继续申请的提交日。因此部分继续申请有两个有效申请日，一个是原始申请的申请日，另一个是新增加内容的申请日，原始公开的内容和新增加部分的申请日分别计算，但专利权期限从原始公开内容的申请日起算20年。

这里需要提醒国内申请人的是，按照中国专利法规定，申请人将在中国完成的发明向外国申请专利的，应当事先报经专利局进行保密审查。而未经保密审查的发明直接向外所申请专利的，很有可能导致该发明在中国境内丧失权利。因此国内申请人在提交部分继续申请时，必须考虑好后续是否要在国内保护这些新增的主题，若仍有保护需求，则一定要先进行保密审查，以避免后续在中国境内丧失权利的风险。

分案申请（Divisional Application）与母案具有相同的公开内容，但是权项涉及的保护主题与母案不同。当美国专利局发现一个申请具有的权项涉及两个以上发明，且不满足可允许的一些特例时，美国专利局会发出RR（Restriction Requirement）要求申请人选择一个发明以继续审查程序，并要求撤回涉及未选择发明的权项。针对这些撤回的权项，申请人可以选择在母案为悬而未决状态期间的任意时期提交分案申请。

针对以上三种延续申请，申请人在选择时应该重点考虑哪些因素呢，在选择时必须考虑通过提交延续申请获得在先有效申请日的优势和劣势分别有哪些。

首先，申请人必须牢记，专利的保护期为自最早提交的母案的申请日起20年。相比于提交原始申请，提交延续申请有导致保护期缩短的风险。然而提交延续申请可能考虑的是获得母案申请的有效申请日，以克服一些在先的现有技术或者一些法律禁止。

另一个提交延续申请的非常重要的考虑是为了使母案一直维持在悬而未决的状态，以观察市场和竞争者的反应，并应对其他竞争者针对母案进行规避设计。当母案获得授权成为一项授权专利时，其他竞争者可能会生产产品以规避母案的授权权项的范围（design around the patent），该母案的申请人可以在延续申请中寻求对应的权项范围，以使得该竞争产品落入侵权范围；或者，申请人可以在母案的基础上增加一些改进，以获得不同的保护范围。当然，可以选择这种方式的申请人必须付出较多的资金和人力投入。

还有一个需要考虑的是商业利益。母案申请一般都会把权项范围写的尽可能的宽，以获取尽可能大的保护范围。而专利局通常都会通过新颖性和创造性驳回理由来拒绝较宽范围的权项，以要求申请人尽可能地缩小权项的范围。而当申请人已经有一款特定的产品具有即时的商业潜能，对于申请人来说比较明智的做法是在审查过程中先将权项范围缩小获得专利以覆盖该特定的产品，然后提交一个延续申请以继续寻求更宽的保护范围或者不同的保护范围。

下面笔者结合实际处理的案例探讨提交上述延续申请的策略。

在第一个案例中，申请人的母案申请保护一种支架，审查员检索到的现有文件与申请人希望保护的支架有较大的区别，但是由于母案申请的说明书和附图均未明确公开该实质的区别点，因此基于这种情况，继续与审查员争辩的意义不大，申请人选择了提交部分继续申请，对母案申请的说明书和附图进行修改，描述形成实质区别的特征，且权项中体现了该区别特征。该部分继续申请提交后即获得授权。该案提交部分继续申请的原因实际上是因为原始公开不充分或者说母案申请时并未考虑到如何撰写说明书以与现有技术区别开。因此申请人在撰写原始申请文本时，需要尽可能地把方案写的详细，并进行现有技术的检索，以有针对性地撰写说明书和设计权项范围，以避免公开不充分的风险。当然，有些情况下，申请人会因某些特殊的原因对部分特征进行保密，选择不公开这些特征，申请人在选择保密的同时必须考虑到后续可能出现的公开不充分及不能与现有技术形成区别的风险。

在第二个案例中，申请人希望以PCT国际申请进入美国国家阶段，但是由于申请文本中有较多的形式错误和描述不清楚的问题，如果继续采取原始翻译加主动修改的方式进行，一方面操作起来很不方便，另一方面修改幅度受到比较大的限制。因此申请人选择以bypass方式进入美国，提交继续申请，直接对原始说明书和权项进行改写，以克服原始说明书中的形式错误和描述不清楚的问题。当然，在改写中，需要严格把握修改的幅度，避免导致修改超范围。

在第三个案例中，母案申请是基于国内两个优先权合案申请的，申请人可能是综合考虑费用和案件关联性等原因选择了合案申请进入美国。审查员发出了RR通知，指出该申请涉及多个发明，要求申请人选择一个发明继续审查。针对RR，申请人选择了一个发明继续申请，并将涉及其他发明的权项撤回。而最终获得授权的专利的独立权项与撤回的权项之间是并列的技术方案，撤回的权项不能恢复，因此申请人选择提交分案申请的方式来继续寻求保护这些撤回的权项。

以上，笔者对美国延续申请的种类及提交策略进行了探讨，希望对国内申请人在提交美国申请时有所帮助。

Bypass还是371？基于PCT递交美国专利申请该用什么途径

依据《专利合作条约》(PCT)，以PCT申请为基础，目前有两种方式可申请美国专利：

国家化程序途径

通过PCT方式进入某指定国国家阶段需要通过国家化（Nationalization）程序；如果进入国家为美国，其法律依据是美国35 U.S.C. § 371，所以这个途径可以简称为“371 route”；

旁路申请途径

通过提出继续申请（Continuation）的旁路途径（Bypass），将PCT申请以续案的方式转化为美国本土申请，其法律依据是美国35 U.S.C. § 111，这个途径可以简称为“Bypass Continuation Route”。

一般情况下，申请人会选择国家化程序途径（371 Route）下递交美国申请，在通过国家化程序时，会给予进入国家阶段的PCT申请一个美国专利申请号，PCT申请与国家化程序后的申请在法律上将被视为同一件申请。

而通过Bypass方式进入美国的申请有何不同呢？

1.申请文件修改方面

371 Route下递交美国申请，递交的说明书和附图必须忠实于原PCT申请，即递交美国申请的文件必须limited to literal translation（MPEP § 1893.01(d) and 35U.S.C. § 375(b)）。针对美国申请对于权利要求数量的限制和对独权及多重从属权利要求的限制，371 Route 进入美国时，我们通常会递交preliminary amendment以修改权利要求。

以Bypass Continuation Route方式递交申请可以对原文的表述进行改动，只要没有增加new matter。而即便申请中需要加入new matter，也可以通过递交部分续案申请（Continuation in Part，简称CIP）的方式递交该申请(MPEP §§1895 and 1896)。

此外，371 Route下，如果递交申请时对权利要求做了一些改动，那么在公开时，美国专利局不能保证所做的修改包含在公开文件里。但如果是Bypass Continuation Route，递交申请时做的修改，会在公开时显示出来。

2.费用方面

对于一般的申请（权利要求总数不超过20项、独立权利要求不超过3项、没有多重从属权利要求），Bypass Continuation的费用为1720美金；371 Route如果在递交时有PCT的检索报告，费用为1580美金，可以节约140美金[1]。

3.审理速度

根据七星天的经验，371 Route下申请的审理速度比较慢，通常要6个月才拿得到Filing Receipt。而Bypass Continuation Route在10天左右就可以拿到Filing Receipt。另外，Bypass Continuation Route作为标准的美国申请，递交时是否递交Declaration都不影响申请日，但对于371 Route，如果在递交申请的同时没有交Declaration，则无法获取申请日，只有同时递交Declaration才能获取申请日。

此外，七星天也遇到过客户希望递交Track One Prioritized Examination来加速美国申请，这种情况下只能用Bypass Continuation Route方式，不能使用371 Route。

4.递交程序

PCT为申请人提供了程序的便利，使申请人无需在国家阶段重复提交国际阶段的对比文件和优先权副本，但前提是在进入国家阶段时将国际阶段的这些文本从国际局传送给美国专利局。

Bypass作为一件美国新申请，虽然不能享有此项程序便利，但是，由于很多国家的专利局已经和美国专利局之间建立了电子交换程序，利用电子交换程序递交优先权副本等已不再是一件繁琐的工作。

5.关于分案

371 Route需要满足专利合作条约（PCT）第13条的“发明的单一性”（Unity of Invention）原则，即一件国际申请应只涉及一项发明或者由一个总的发明构思联系在一起的一组发明。在同一件国际申请中要求保护一组发明的，只有在这些发明之间存在着技术关联，含有一个或者多个相同或者相应的特定技术特征时，才应被认为满足发明单一性的要求。

而Bypass是基于美国的分案原则（U.S. Restriction Practice）进行审查，即如果权利要求中包含了两个或以上的明显不同的发明，则会要求分案（37 C.F.R. 1.141）。这种审查机制可以更好的预防在分案中出现double patenting的问题。

从实际审查过程来说，美国的分案原则比PCT的发明单一性原则要严格的多。也就是说，有些PCT申请，如果用371 Route，在美国就无需分案，但如果用Bypass Route，在美国必须分案。即371 Route可以更好的防止分案，这样一个申请就相当于是Bypass的两个申请（母案和分案）。

总而言之，七星天认为两种方式各有利弊，具体选用哪一种需要根据案子情况和客户需求来定。但是Bypass途径进入美国国家阶段不仅可以享受PCT申请的30个月考量期的优惠，还可以在进入美国国家阶段后摆脱PCT框架的约束，以单纯美国申请的身份进入美国。在美国专利审查制度下，专利申请文本的修改可以更加方便灵活，审查进度可以得到加快，程序便利方面也并不一定劣于PCT国家化程序途径。

如何申请美国专利：美国专利申请程序详解

向海外申请前的保密审查程序

在中国境内完成的发明和实用新型都需要先在中国专利局提交保密审查请求。
专利审查指南第一部分第一章第7.3节规定了根据专利法第二十条第一款的审查：任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

注意：
a. 无论申请人是中国人还是外国人，均需遵守；
b. 适用于发明及实用新型，不涉及外观；
c. 申请PCT国际申请，视为同时提出保密审查请求；
d. 违反保密规定向外国申请专利的，在专利方面的法律后果：在中国申请专利的，不授予专利权；泄露国家秘密的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

美国申请类型
a. 临时申请 Provisional application

b. 非临时申请 Non-Provisional application
•实用/发明申请 Utility patent application

• PCT途径进入美国国家阶段(35 U.S.C. §371)
• 巴黎公约途径、Bypass途径 (35 U.S.C. §111(a))
  •外观申请 Design application
  •植物申请 Plant application

临时申请 Provisional application
• 用较低费用完成在美国的首次申请
• 必须在一年内转换为正式申请
• 无需提交正式权利要求
• 必须指定发明人
• 无需提交宣誓书或声明
• 不适用于外观申请
• 不得要求优先权
• 提交后不得修改
• 无需提交IDS
• 无审查

发明申请
• PCT途径进入美国国家阶段(35 U.S.C. §371)
• 巴黎公约途径、Bypass途径 (35 U.S.C.§111(a))
• 直接提交

• Bypass (35 U.S.C. §111(a))
  • 基于一件PCT国际申请，可以在优先权期限（30个月）内以该PCT国际申请作为母案在美国提出延续申请或部分延续申请，这就是所谓的PCT申请进入美国国家阶段的旁路途径（Bypass），其法律依据是美国35USC111（a）条款。
  • PCT申请的美国旁路延续申请在法律上被视为一件不同于该PCT申请的美国新申请，其仅享有该PCT申请的优先权日，因此美国旁路延续申请不在PCT条约的制约框架内

实用/发明申请提交所需文件
• 申请信息页（Application Data Sheet）
• 申请文件（英语）
• 修改文件（如有）
• 签署文件：委托书、发明人声明、转让证明（发明人与申请人不一致时）
• 优先权证明文件（如有）：可请求传送或递交纸件，可补交
• 信息公开声明（Information disclosure statement, IDS）
• 缴纳官费

受理及审查步骤

官费标准及减免标准

• 大 实 体：无减免
• 小 实 体：减免50%，提交时声明即可，诚信原则
• 微小实体：减免75%，需签署声明

小实体定义
• 当申请人或受让人符合下列条件之一时，即可定义为小企业，同时享有申请过程中官费减半的优惠政策：
• 1）个人
• 2）非盈利机构，如大学
• 3）其总公司、子公司、分公司及各种办公室内所有雇员总数不超过500人，包括临时工作者

• 而且应该满足以下的条件：
• a）没有将该发明的有关权利转让或许可给予非小企业的企业；
• b）可以全部或部分附属于非小企业性质的企业，或者与该企业有联系，但是不可以将与该发明的有关权利转让或许可给予该企业；
• c）上述的大学没有就该发明得到政府提供的基金资助，政府在该发明上不享有权利

微小实体定义：独立发明人、受让了权利的员工、少于500人的企业或非营利性单位

第一，有小实体的资格；
• 个人可以是小实体，但是如果个人在合同中将专利权转让给了员工多于500人的企业，或者营利性单位，那么个人就不能成为小实体。

第二，之前不得以发明人身份提交超过4个美国非临时专利申请；
– 如果一个人离职，那么在原来雇主单位申请的专利是不计算在内的。

第三，在提交专利申请前一年的总收入不得超过中等家庭年收入的3倍；
– 美国中等家庭年收入大约为5万美元，因此企业很难满足这个条件。

第四，不得将专利申请转让给在提交专利申请前一年的、总收入超过中等家庭年收入3倍的实体。
– 企业员工须按照规定将权利转让给企业，但很少有企业能满足这个条件。即使没有就某个具体的专利申请签署转让协议，只要在入职合同里有相关规定，员工就有义务按照合同要求把权利转让给企业。

• 重点扶持独立发明人，而非企业。因为很少有企业能全部满足这4个条件

正式申请 (Non-Provisional, 即实用/发明申请Utility Patent Application）

费用：递交阶段–US$1600/1480(常规案件，大实体，小实体减半)

专利申请程序中的注意事项

1、权利要求超项：
• 权利要求超20项
• 独立权利要求超3项
• 多项引多项权利要求 – 避免

2、签署文件签署：
• 案件全程均可提交，尽早提供
• 负责人签字
• 中文签字
• 无官费

3、签署文件签署时限及规则：
• 发明人离职时如何处理
• – 替代声明

4、对海外申请质量的把控
• 几十年内外案件经验积累
• 有多名美国律师及美国代理人
• 代理人和流程人员去美国轮流培训学习
• 与审查员沟通中了解程序并吸取经验

期限及恢复可能性

1、优先权
• 临时申请转非临时申请：自临时申请日12个月
• PCT进入国家阶段 ：自最早优先权30个月
• 巴黎公约：自最早优先权12个月
• 直接申请：越早越好

2、优先权过期的恢复可能性
• 提交恢复请求书
• 说明理由
• 不可避免的 Unavoidable
• 非故意的 Unintentional *
• 恢复官费：USD1700/USD850/USD850
• 请注意：审查员需对恢复请求进行审查，如认为恢复理由可以接受，会发出批准恢复的决定通知书

3、新申请文件的后补可能性及期限

4、审查意见通知书答复的期限及延期可能性

*需注意延期会影响专利期限调整（Patent Term Adjustment, PTA）的计算

5、延期官费

怎样查询美国专利数据库

1、美国专利局主页
https://www.uspto.gov/ …. 摘自：乐知网 www.lzpat.com/zlmg/872.html

海外专利申请：美国专利申请授权程序及年费

美国专利申请分类

Utility Patent 实用专利，美国专利法中规定，凡是发明或发现新颖且具有实用的方法、机器、产品、物质组合物，或者对已知物质的新用途，或者是对现有技术的进一步改进，都属于美国专利法所要保护的客体，其保护年限为申请日起二十年。相当于我们中国的发明专利申请。

Design Patent 外观设计专利，保护针对产品的新的、原创的和装饰性的外观设计。其保护年限为注册日起十四年。

Plant Patent 植物专利，植物专利保护为以无性或有性繁殖方式复制出的新且独特的植物新品种。其保护年限为申请日起二十年。

经常听到 临时申请和非临时申请的概念。这两种申请只适用于在实用申请和植物申请。

临时申请仅是一种快捷且经济的方式帮助发明人在美国获得其发明申请日，需在申请日起12个月内递交非临时申请，临时申请不进行审查。

非临时申请会进行专利性的审查，符合授权条件的可授予专利权。

大实体、小实体及微小实体的概念

大实体：除了小实体，微小实体以外的大多数企业

小实体：满足下述条件之一时，即可定义为小实体，同时享受官费减半的政策。

1、个人；

2、非营利机构：如大学；

3、其总公司、子公司、分公司及各种办公室内所有雇员总数在500人或以下的企业（包括临时工）同时满足：

（1）没有将该发明的有关权利转让或许可给予非小企业的企业;

（2）可以全部或部分附属于非小企业性质的企业，或者与该企业有联系，但是不可以将与该发明的有关权利转让或许可给予该企业；

（3）上述的大学没有就该发明得到政府提供的基金资助，政府在该发明上不享有权利。

微小实体（以下四点全部符合即可以享受大部分官费减免75%的优惠）

1、符合小实体要求；

2、发明人（申请人）在美国非临时申请不超过4件；

3、每个发明人（申请人）上一年总收入不超过年度中等家庭收入水平的3倍；（美国中等家庭年收入大约在5万美金）

4、不得将专利转让给在提交专利申请前一年的、总收入超过中等家庭年收入3倍的实体。

美国专利授权

当我们收到了“Notice of Allowance and Fee(s) Due”，意味着美国专利商标局已有意授权该专利申请。这时申请人需要做什么？

1、在发文日起3个月内缴纳授权费。官费标准也会在官文上显示

2、如果申请人如需要提出分案申请，则需在授权费缴纳前提出。

3、逾期缴费：官方只接受：不可避免/非故意理由。否则则视为放弃。

年费的维持

1、美国仅发明专利需缴纳维持费， 而外观设计一旦授权则在专利有效期内无需缴纳任何费用来保持专利的有效性。

2、美国的专利维持费分3次缴纳，第一次是在授权后第3.5年缴：第二次在授权后第7.5年缴；第三次在授权后第11.5年缴。 当然，上述缴费绝限的前半年就可以开始缴费。所以我们说的3.5年，7.5年和11.5年都是绝限日哦，过了这个时间点，就属于滞纳期了（grace period）），缴费需要加入滞纳金(Surcharge fee)…. 摘自：乐知网 www.lzpat.com/zlmg/568.html

美国专利申请加快审查程序

根据美国专利商标局(USPTO)的统计结果（图1），一件美国专利申请的平均审查周期为23.7个月[1]。而对于希望尽快获得专利授权的申请人来说，2年左右的等候时间还是相当长的。

图1：美国专利申请的平均审查周期（月）

对于一些希望尽快拿到专利授权的申请人而言，美国专利商标局提供了一系列加快审查的程序，即当申请人满足相关规定时可以向美国专利商标局提交加快审查速度的请求，请求被批准后，专利申请可以进入加速审查通道，审查流程会大大缩短。(本文由七星天整理,转载请注明出处)

略有遗憾的是，美国专利商标局对各种加快审查的分类并不是很明确[2]。大致来说，美国申请的加快审查有以下几种程序：

1、基于年龄/健康的特殊审查（Make Special Based on Age/Health）
2、加速审查（Accelerated Examination）
3、专利申请高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH）
4、优先审查（Prioritized Examination，又称Track One）。

作为本文上篇，我们就先来聊聊基于年龄/健康的特殊审查（Make Special Basedon Age/Health）和加速审查（Accelerated Examination）[3]：

基于年龄/健康的特殊审查（Make Special Based on Age/Health）

美国专利商标局自1959年12月起实施规定，对于年长者或有健康问题的申请人可以提出特殊审查（make special）请求，使涉案专利进入加快审查通道[4]。

特殊审查申请的条件包括：

1.   申请人年龄大于等于65岁，或；

2.   申请人的健康状况比较糟糕，可能无法撑过正常的专利审查周期。这种情况需要医生提供相应的诊断证明。

在上述任一情况下申请特殊审查，都无需递交申请费用。且特殊审查申请成功的话，美国专利商标局将对整个审查过程予以加快。

加速审查（Accelerated Examination）

对于美国申请加速审查（Accelerated Examination）这一程序，因申请条件较多且严格，尤其是要在递交请求之前做针对发明的检索，申请人需提前做好充分准备，否则很容易被拒绝。具体申请条件如下：

1.  申请人需要递交加速审查的请求并缴纳相应的费用（和环保、节能、反恐相关的发明不需缴费）；

2.  加速审查的主体是基于法条35 U.S.C. 111(a)递交的专利申请（这就意味着用PCT申请国家阶段落地美国的申请是无法使用加速审查的，但续案或分案申请是可以的）；

3.  专利申请以及相关的文件必须通过电子申请系统递交；

4.  申请人递交的申请文件必须完整；

5.  申请文件中独立权利要求的数目不超过3项，权利要求的总数目不超过20项；

6.  申请人需要确保递交的申请的权利要求只包含一项发明的内容。

7.  申请人同意在审查过程中与审查员就申请相关的重要事项进行会谈，在加速审查的过程中如果申请人不能满足审查员的会谈请求，该专利申请的加速审查将被终止；

8.  申请人需要针对申请内容自行进行预先检索；

9.  申请人需要向美国专利商标局提供相关的支持文件（Accelerated Examination SupportDocument, AESD）。审查员在审查过程中将会充分考虑AESD文件中所提供的信息和披露。

简单来说，加速审查（AcceleratedExamination）是申请人为了其专利尽快进入审查程序，提前完成现有技术检索、向USPTO提交请求文件等工作，以缩短整个审查流程。一般情况下，申请人需要承担加速审查（Accelerated Examination）的140美元费用，但是以下几种类型的申请可以免除加速审查的费用：1. 有助于保护环境的申请；2.与节能相关的申请；3.与反恐相关的申请。

如果加速审查请求得到标准，其申请基本上会在批准之后3个月内收到第一次审查意见，而且预计自申请日起12个月内收到最终审查决定。但如同前面所说，因其条件较多且严格，选择加速审查（Accelerated Examination）一定要慎重，并最好请美国专利律师代为准备。

统计数据

美国专利商标局(USPTO)对所有 Make Special 的申请（包括以上所说的基于年龄/健康的特殊审查和加速申请）统计的最新数据中（表1）可看出，选择此途径的申请数量较一般，且通过率也不是特别高，但是通过之后处理速度（表2）还是比较好的。

表1 关于特殊审查途径的授权、驳回数据表[5]
表2 关于特殊审查途径的请愿书时间表[6]

以上我们共介绍了两种加速审查程序，但相对来说，这是较不常用的加速方法，关于更为常用的专利申请高速公路（PPH）和优先审查（Track One）两种加速审查程序,七星天将在本文下篇中整理好干货与大家分享，申请人可以根据其具体的申请条件和实际情况来决定。

对于申请人而言，美国可以算是重要的海外市场之一，还需选择合适的加速审查方式才行，适当情况下可选择合适的代理机构协助申请人完成此程序。(本文由七星天整理,转载请注明出处) 如有任何疑问，也欢迎与七星天进一步讨论。

专利申请高速公路（PPH）
专利申请高速公路是适用于不同国家的知识产权局之间的加速审查通道，其根据是美国参与的双边和多边协议。根据专利申请高速公路的规定，一旦在一个参与PPH的国家的知识产权局获得了至少一项权利要求的授权或得到授权通知，申请人就可以在另一个参与PPH的国家的知识产权局针对同样的专利申请中的实质一样的权利要求申请快速审查通道。
截至到目前，与USPTO签订了PPH协议的国家和地区共23个，分别是澳大利亚、奥地利、加拿大、中国、丹麦、爱沙尼亚、欧洲、芬兰、德国、匈牙利、冰岛、以色列、日本、韩国、北欧、挪威、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、西班牙、瑞典、英国及巴西。另外，因为美国也是专利合作条约（Patent Cooperation Treaty）的签约方，PPH也可以基于PCT申请中有利的检索报告。
Tips:五局专利审查高速路（IP5 PPH）试点项目：中国国家知识产权局和美国专利商标局于2011年12月1日启动中美专利审查高速路试点，试点为期1年。2012年12月1日，两局共同决定延长试点期，试点于2013年11月30日中止。之后，中美两局共同决定，从2013年12月1日起，中美PPH试点将无限期延长，在两局提交PPH请求的有关要求和流程不变。另外，欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅、中国国家知识产权局和美国专利商标局于2014年1月6日启动五局（IP5）PPH试点，为期3年，至2017年1月5日中止。之后五局共同决定，IP5 PPH试点将自2017年1月6日起延长3年。根据 IP5 PPH的规定，要求优先权的国别扩大到了“任意局”，其适用范围广、手续更方便。这里我们就不细说了。
在USPTO提交PPH请求，可以基于其他国家的同族申请，也可以基于同族的PCT申请。前者依据在先审查的国家局做出的可授权意见，如国家局做出的授权通知书或明确指出具有可专利性的审查意见等；后者是依据PCT申请国际阶段的最新工作结果，指出PCT申请中至少一项权利要求具有可专利性/可授权的意见，如国际检索单位的书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位的书面意见（WO/IPEA）或国际初审报告（IPER）。但是需要注意的是，在USPTO提交PPH请求仅限于发明专利申请。另外，PPH请求所涉及的美国申请权要必须与在先审查的申请权要有实质性的对应。
当然，另一个问题是该在何时提交PPH请求。对于美国申请而言，提出PPH请求的时间要求是，该美国专利申请尚未开始进行实质审查。由于美国专利商标局在审查过程中不会像中国国家知识产权局那样发出进入实质审查阶段通知书，所以申请人应尽早提出PPH请求。根据美国专利商标局关于PPH的常见问题解答，美国专利审查过程中常见的关于单一性的限制/选择要求（Restriction Requirement）不被认为是实质审查通知书。换言之，即使美国专利申请已经收到了单一性的限制/选择要求，申请人仍然可以提出PPH请求。另外，与在中国国家知识产权局提出PPH请求的要求不同，申请人在美国提出PPH请求的前提条件不要求“专利申请已经公开”。所以，一旦在先申请获得可授权的通知，申请人即可考虑迅速提交美国专利申请的PPH请求。
专利高速公路不需要官费，但是此加快审查程序的提出需要在相应美国申请开始审查之前。另外，由于PPH请求所涉及的美国申请权要必须与在先审查的申请权要有实质性的对应（例如比在先申请权要更窄），多数时候申请人在递交PPH请求的时候还需要递交初步修改（Preliminary Amendment），以使得权要达到PPH的要求。
优先审查（Track One）
由于普通加快审查（AcceleratedExamination）要求的条件较为严格，无法满足申请人的需求，USPTO于2011年9月又提出了优先审查程序，具体申请条件如下：

1. 专利申请的申请日不早于2011年9月26日，且必须是基于法条35 U.S.C. 111(a) 递交的原始发明专利申请或植物专利申请。

2. 如果申请主体是发明专利申请，则申请必须通过美国专利商标局的电子递交系统EFS-Web完成递交。如果申请主体是植物专利，可以采用纸质文件的方式完成递交。

3. 申请文件中独立权利要求的数量不得超过四项，权利要求的总数不得超过三十项，并且不得包含多重权利要求。

4. 申请人需要在递交专利申请的同时递交优先审查的请求，并需要同时缴纳优先审查审查费，以及专利申请的公开费。

5. 优先审查的资格尚有剩余。美国专利与商标局目前给优先审查的数量设置了每年10,000件的上限。
   那么此程序的申请条件是否优化了呢？我们可以看到：与普通加快审查相比，优先审查无需提交USPTO认可的检索报告，也无需满足会晤等要求，权利要求数量限制也有所放宽，申请人只需填表、缴费即可享受优先审查，因此，该方式也受到申请人的普遍欢迎。
   同时，根据美国专利与商标局的统计，每个月美国专利与商标局收到的优先审查请求大约为700-1000份。优先审查的请求平均经过57天后可以收到回复，请求的通过率为94%。获得优先审查的专利申请，自请求批准之日起2.1个月后，申请人将会收到来自审查员的第一封官方回复（Office Action, OA）。申请人收到授权通知书的周期平均为自请求批准之日起5.2个月。
   由此可见，优先审查这一途径从各方面、特别是从时间上来看是非常具有优势的，其缺点主要是每年美国专利商标局接受的案件数目是有上限的，同时申请人需额外支付一定的官费[1]（大实体$4000，小实体$2000）。
   为了方便申请人更为直观的对比加速审查程序，七星天整理好了以下表格：

相比而言，四种方式各有优缺点，在选择的时候也应该根据个案的不同采取不同方式。总体比较来说，优先审查和专利高速公路是更常用也是性价比更高的方式，也是中国申请人比较常用的程序。鉴于工作量和投入，采取加速审查方式时需要慎重考虑，咨询专业人士。
对于申请人如何选择美国专利加快审查的路径，七星天将另行整理并分享。如有任何疑问，也欢迎与七星天进一步讨论。

[1]参考来源: https://www.uspto.gov/patents-application-process/petitions/25-prioritized-examination-track-one
[2]本表中费用以普通实体的收费标准为例，如果符合小型实体或微型实体的企业或个人，费用在此基础上有一定折扣。

[1]Traditional Total Pendency (months), https://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml,访问时间：2019年02月14日
[2]具体参见 37 CFR 1.102 （https://www.bitlaw.com/source/37cfr/1_102.html）以及 MPEP 708.02（https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s708.html）
[3]此处需要说明的是，这样的分类不是非常精准，其主要原因是USPTO把两种概念（Accelerated Examination 和 Make Special）颇有混淆；详情可见 MPEP 708.02及 37 CFR 1.102。严格说来，此处所说的Accelerated Examination 中使用的具体程序也叫 Petition to Make Special，但基于年龄/健康的 Make Special 又和 Accelerated Examination 中的各项要求非常不同，所以此处把基于年龄/健康的 Make Special 单列出来
[4]信息参考来源:MPEP 708.02
[5]数据来源：https://www.uspto.gov/patent/initiatives/accelerated-examination#heading-1
[6]数据来源：https://www.uspto.gov/patent/initiatives/accelerated-examination#heading-1

美国申请收到“最终驳回”，还有其他补救办法吗？

我们都知道，申请人如果希望自己的发明受到美国专利制度的保护，必须向美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）递交专利申请。而美国专利商标局会要求申请人递交相关的材料并缴纳相应的费用，其后审查员会根据提交的申请材料以及申请人要求的保护范围对申请做可专利性审查。只有当审查员认为申请人递交的申请内容满足专利授权条件时，才会向申请人发出授权通知书。

如果审查员认为申请有专利性方面的缺陷，则会发出驳回（Rejection）。今天，我们具体来聊一聊当美国申请遭遇“最终驳回”（Final Rejection）时，是否还有其他补救办法？答案是：肯定有的。

（一）什么时候会收到最终驳回？

一份美国专利申请从递交到授权中间大约需要经过2-3年的时间周期，在此期间申请人将会收到来自审查员不同类型的官方回复（OfficeAction）并需要做出恰当的回应。在美国申请的实质性审查中，如果审查员认为申请具有可专利性方面的缺陷，会针对这些缺陷向申请人发出驳回（Rejection，Office Action的一种）。一般来说，第一封驳回会是“非最终驳回”（Non-Final Rejection，又称 Non-Final OfficeAction）。针对审查员指出的缺陷，申请人必须做出答辩或修正，通过反驳审查员的意见或修改权利要求的方式来克服缺陷。如果该缺陷得以克服，并且申请人的回复中没有引入新的缺陷，审查员将会向申请人发出授权通知书（Notice of Allowance）。

但是，如果审查员认为申请人的回复没有成功克服先前的缺陷，则会向申请人发出第二封审查意见，在大多数情况下[1]，这封审查意见会是“最终驳回意见书”（Final Rejection，也是Office Action的一种）。在此情况下，从程序角度来说实质审查已经基本结束，权要的内容已基本“锁定”，申请人的回复手段受到了一些限制。但是，“最终驳回”绝不是真的最终，美国极其灵活的专利申请制度在这里体现的淋漓尽致，申请人其实可以在收到最终驳回之后采取一系列的应对手段。

（二）收到最终驳回时的应对方法

最幸运的情况：如果在最终驳回时申请文件中已经有部分权利要求通过审查，或者审查员明确指出通过怎样的修改就可以克服可专利性方面的缺陷，申请人可以选择删除没有通过审查的部分权利要求或按照审查员的意见修改申请文件，这样审查员将会将申请人的回复录入系统并发出授权通知书。但是，如果不存在上述情况，申请人一般很难在这一阶段直接获得专利授权。

永远的试行途径-AFCP：2012年3月，美国专利商标局推出了一项最终驳回后再考虑试行计划（After FinalConsideration Pilot, AFCP）。这一计划旨在改进先前的最终驳回后程序，允许申请人在收到最终驳回意见后修改权利要求，促进专利授权。2013年5月19日，美国专利商标局启动了AFCP 2.0版本，这一项目在启动时预计到2019年9月30日结束。尽管已经有7年历史，AFCP还是一个试行的途径，但在可以预见的将来还会一直存在。按照美国专利商标局的一般规定，申请人在收到最终驳回意见书之后所递交的修改意见是可以不被审查员所采纳的。在审查员拒绝接收申请人的修改文档的情况下，申请人只有通过递交上诉通知书或递交RCE申请的方式才能避免专利申请被视为放弃，如果申请人要求参与AFCP 2.0，则可以在满足一定条件的情况下获得在最终驳回后修改权利要求并和审查员会晤（Interview）的权利。

AFCP为申请人提供了最终驳回后额外的一次修改机会，手续十分简单，并且不要求额外的费用。但需要注意的是，审查员还将根据权利要求的修改程度对检索和考虑要花费的时间进行估计，如果审查员认为修改比较复杂，以至于3小时时间不足以完成检索和考虑，审查员将拒绝AFCP 2.0申请，并发出指导意见（Advisory Action）。可见，想要利用AFCP 2.0提供的机会修改权利要求不能太过复杂。之后申请人可以再进一步修改权利要求并提交继续审查请求（RCE）。

最常见的手段-RCE：如果申请人在收到最终驳回意见后没能成功说服审查员发出专利授权通知书，但是申请人又希望能够获得更多的审查答复机会时，申请人可以基于美国专利法37 C.F.R 1.114条的规定，向美国专利商标局提出继续审查请求（Requestfor Continued Examination, RCE）并缴纳相应的费用。这是在面对最终驳回时最常见的应对手段。申请人在递交RCE请求时可以同时递交对于权利要求的修改，就像回复非最终驳回时一样。此时申请人递交的修改是应当被录入系统并被纳入审查员的考虑范围的。

申请人的RCE请求被批准后，审查流程会重新启动，申请人一般可以重新获得两次答复审查意见的机会，但是也要注意这并非绝对。RCE被批准后，审查员发出的第一封官方回复也有可能又是最终驳回意见。如果申请人递交的修改没有克服审查员先前最后一次最终驳回所指出的缺陷，审查员可能会直接针对这一问题发出最终驳回意见。因此, 申请人在递交RCE前的修改时需要非常慎重，如果修改不当导致审查员直接做出了最终驳回的决定，申请人将直接回到RCE之前的为难处境。一般情况下, 如果申请人还希望能获得更多的向审查员进行答辩的机会，将不得不重新递交RCE的申请并缴纳相应的费用。这将大大增加申请成本。(本文由七星天整理,转载请注明出处)

由于美国专利商标局对申请人递交RCE的次数没有限制，只要申请人认为专利申请存在授权的可能性，就可以不断提出RCE。目前，递交第一次RCE的官费为大实体$1300（小实体$650），递交第二次及之后次数的RCE的官费为大实体$1900（小实体$950）。同时，递交RCE这也会导致专利申请的审查周期延长。根据美国专利商标局的统计，提出过至少一次RCE的专利申请其审查周期平均长达50.4个月[2]。

对于申请人而言，如果最终审查被驳回，向美国专利商标局提出继续审查请求（RCE）这一方法，是最常用的方法，毕竟这样可以获得更多的向审查员进行答辩的机会，以增加专利的授权可能性。但是，使用此方法也要考虑审查的周期及专利的投入成本。

最极端的手段 - Appeal：如果一项权利要求在审查过程中收到了两次驳回意见书，申请人可以针对审查员的驳回意见向专利审判与上诉委员会提出上诉请求。这里的第二次驳回不要求一定是最终驳回（Final Rejection），但绝大多数的上诉请求都是在最终驳回之后提出的。

首先，申请人需要向上诉委员会递交上诉通知书（Notice of Appeal）并缴纳相应的费用，并在之后的一定时间内[3]递交上诉状（Appeal Brief）。如果针对上诉人的上诉状审查员会做出答复，上诉人在收到审查员的答复后可以选择是否需要继续上诉。如果上诉人决定继续上诉，则需要缴纳继续上诉的费用。上诉人可以选择针对审查员的答复递交一份回复状，以及提出口头审理的要求并缴纳口头审理的相关费用。针对上诉人提出的继续上诉申请，上诉委员会将做出审查决定，如果上诉人不服可以提出再次听审的请求，否则上诉流程结束。在上诉过程中，上诉人可以随时撤回上诉。但是如果上诉人在没有任何一个权利要求被授权的情况下撤回上诉，则专利申请会被视为放弃。

上诉流程

如果上诉人对上诉委员会在上诉过程中的决定不服，可以选择向法院提起诉讼。申请人可以选择弗吉尼亚东区法院（District Court for the Eastern District of Virginia）或联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）递交诉状。

在美国专利申请中，上诉是一个相对比较极端的选项，费用很高，周期比较长。但实务中，很多时候上诉请求被用作拖延时间的一种手段。申请人可以先启动上诉过程，然后根据新的商务形式和对申请进一步评估随时用递交RCE的方式中止上诉，这时申请又会回到审查员手中，如前所述开始新的一轮博弈。

（三）结论

虽然其名称中带有“最终”，其实美国专利申请中的“最终驳回”还是有很多应对手段的。本文总结了其中比较常用的一些办法，但是其实还有诸如上诉前请求（Pre-Appeal Request）、审查后试行途径（Post ProsecutionPolit，P3）等其他应对手段，只是限于篇幅无法详述了。由此也可以看出，最终驳回后的应对是非常复杂微妙的，只有依赖有经验的美国专利代理或律师才能找出最合适的解决办法。

七星天建议申请人结合专利本身的实际情况慎重选择，如申请人有任何疑问，欢迎与七星天进一步讨论。

备注：
[1]在少数情况下，第二份驳回也可以是非最终驳回。具体可见美国专利审查手册MPEP706.07(a); https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/E8r8#/E8r8/d0e69118.html
[2] Pendency ofApplications Which Include at Least One Request for Continued Examination(RCE), http://www.uspto.gov/corda/dashboards/patents/main.dashxml?CTNAVID=1004,访问时间：2019年03月08日
[3] 2个月，但可另外延期5个月。

在“美国申请收到“最终驳回(Final Rejection)”，还有其他补救办法吗？”[dream1] 一文中，七星天主要介绍了美国申请收到“最终驳回”时，申请人可以采取的驳回后重审(AFCP)、继续审查请求(RCE)和上诉（Appeal）等补救办法，这次我们来详细说一下Appeal。

Appeal的基本流程

上图为Appeal的基本流程，申请人最迟需在收到Final Rejection的6个月内递交上诉通知书（Notice of Appeal）并缴纳相应的官费（申请人为大实体时为800美元）。然后申请人在2个月之内需递交正式的Appeal Brief，递交Appeal Brief最多可延期5个月（需缴纳延期费），这也就是说，递交Appeal可以使答复Final Rejection的期限最多延长至13个月。递交AppealBrief后，根据审查员的回复，再进入后续的流程，这里就不详细展开。

那么，在Appeal过程中，申请人是否可以修改权利要求（Claim）呢？答案是肯定的，但应注意：在不同阶段递交修改，对修改的内容是有不同限制的。根据MPEP1206[1]的相关规定，如果在递交Notice of Appeal后且在递交Appeal Brief前，申请人只能删除权利要求或者按照之前审查员的要求进行修改；而如果在递交Appeal Brief后，则只能删除权利要求（并且删除的权要不会影响到当前的权利范围），或者将非独立权利要求改写为独立权利要求。

前面提到了在递交Notice of Appeal之后的2个月内需递交正式的Appeal Brief，Appeal Brief需要包含的内容有哪些呢？根据37 CFR 41.37(c)[2]的规定，一份完整的Appeal Brief需要包含以下5方面的内容：

(i) Real party in interest.
(ii) Related appeals, interferences, and trials.
(iii) Summary of claimed subject matter.
(iv) Argument.
(v) Claims appendix.

在正式上诉之前，申请人也可以考虑使用上诉前的简要审查请求程序（Pre-AppealBrief Review Request），该程序是美国专利商标局（USPTO）提出的一个持续性试行项目，于2015年7月12日起实行，一直延续至今。在上诉体系中插入Pre-Appeal程序，可以缩短审查周期以降低上诉成本。专利申请人在提交Notice of Appeal的同时提交Pre-Appeal请求书（PTO/SB/33表格）及一份不能超过5页的意见陈述书，该意见陈述书应当把论述的重心放在阐述申请人认为的审查员的审查错误上。

通常而言，提出Pre-Appeal的前提条件必须是：（1）驳回理由有明显不当或无依据；（2）驳回理由有明显的事实错误或法律错误。如果申请人认为审查员至少在部分意见上存在明显错误，并且是有事实基础，申请人可以就该部分意见提Pre-Appeal。

当Pre-Appeal程序启动后，美国专利商标局会成立一个三人审查员合议小组来合议审理申请人的争辩理由：一位是原审查员、另一位是新引入的审查员、剩下的一位通常是原审查员的上级领导。USPTO必须在接到Pre-appeal brief conference的请求后的45天内做出决定，其可能做出的决定有下列四种：

1.合议组不同意该Pre-Appeal的争辩理由，建议进入Appeal程序；

2.认为申请人的争辩有道理，重新返回到审查员手中启动审查程序；

3.直接核准申请，即直接授权；

4.Pre-Appeal的请求有违反规定的地方，故该请求不予考虑。

该程序的优点：能让其他审查员来审理此专利申请案件，与正式提起上诉相比费用较低，所花时间较少。

其主要缺点在于原处理此案审查员仍留在合议组中，如果此审查员非常顽固难以沟通说服，则推翻原来决定的可能性不是很高。

针对Final Rejection，曾经还有审查后试行项目（P3）来应对，该项目是美国专利商标局（USPTO）提出的试行项目，于2016年7月11日起实行，但该项目只持续了6个月，即2017年1月12日就停止了。P3项目遵循了Pre-Appeal Brief Review Request和AFCP的规定，被认为是对两者的改进。该项目的建立是为了继续加强USPTO对在“最终驳回”后至提出上诉前这一段期间的审查质量，同时也为了减少RCE和Appeal的使用频率。由于其已经被中止，在此就不详细介绍了。

小结：
由以上内容我们也可以看出，最终驳回后的应对手段非常多元化，而如何行之有效的应对“最终驳回”，我们建议申请人咨询有经验的美国专利代理或律师以找出最合适的解决办法。
申请人可以与代理机构合作探讨，对症下药以寻求较好的保护范围并尽快获得专利授权，如申请人有任何疑问，欢迎与七星天进一步讨论。

[1] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1206.html
[2] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1205.html

Experience

美国最高法院：专利申请前的秘密销售会导致专利无效

2019年1月22日，美国最高法院发布了今年第一件专利案件的判决，认为在专利申请前，即使相关产品是秘密销售，公众无法获取产品的技术细节，也可以成为专利无效的证据。

案件背景：
原告赫尔辛医疗公司（Helsinn Healthcare）是瑞士一家医药开发企业，发明了药物Aloxi（学名为Palonosetron，中文为帕洛诺司琼），这种药用于治疗癌症病人化疗引起的恶心和呕吐。1998年，赫尔辛医疗公司获得了药物Aloxi中的活性成分，2000年初，向美国FDA申请了临床三期的试验，建议研究的剂量是0.25mg和0.75mg剂量的帕洛诺司琼。2000年9月份，赫尔辛公司一边开始三期临床试验时，一边寻求产品的合作伙伴。

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帕洛诺司琼

赫尔辛公司找到了美国制药公司MGI作为市场合作伙伴，赫尔辛公司与MGI公司签订了两份协议，分别是知识产权许可和产品采购协议。知识产权许可协议授予MGI公司在美国销售0.25mg和0.75mg剂量帕洛诺司琼的权利。作为对价，MGI向赫尔辛公司支付知识产权许可费。在采购协议中，MGI承诺专门向赫尔辛购买FDA许可的帕洛诺司琼产品。双方达成的协议要求MGI必须对产品的剂量信息保密。

随后，赫尔辛公司和MGI公司召开新闻发布会宣布双方达成合作协议，作为上市公司的MGI也向美国证券交易委员会汇报了相关情况。但无论是双方的媒体发布会还是MGI向证券交易委员会的汇报都未公开协议中的具体剂量配方信息。

2003年1月30日，也就是赫尔辛公司与MGI双方达成协议之后将近两年，赫尔辛公司在美国提交了0.25mg和0.75mg剂量帕洛诺司琼的专利临时申请。此后，赫尔辛公司连续提交四件专利申请，都是以这件临时申请作为优先权。在2013年，其中的一件专利在美国获得授权，专利号为US8598219。这件专利在包括中国的全球几十个国家和地区进行了申请，但在中国未获得授权。

该专利的权利要求为：

1. A pharmaceutical single-use, unit-dose formulation for intravenousadministration to a human to reduce the likelihood of cancerchemotherapy-induced nausea and vomiting, comprising a 5 mL sterile aqueousisotonic solution, said solution comprising:

palonosetron hydrochloride in an amount of 0.25 mg based onthe weight of its free base;
from 0.005 mg/mL to 1.0 mg/mL EDTA; and
from 10 mg/mL to 80 mg/mL mannitol,
wherein said formulation is stable at 24 months when storedat room temperature.

成分的化学式为：
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这件专利在中国的公开号为CN1758911A，发明名称为帕洛诺司琼液体药物配方，权利要求为：

一种用于预防或减轻呕吐的药学上稳定的溶液，包含：a)约0.01mg/mL至约5mg/mL帕洛诺司琼或在其药学上可接受的盐；和b)药学上可接受的载体。

但这个申请在中国未获得授权专利，被国家知识产权局驳回。

2011年，以色列仿制药巨头梯瓦制药公司（Teva）从FDA寻求审批销售0.25mg剂量的帕洛诺司琼产品。赫尔辛公司发现后起诉梯瓦公司侵犯其美国专利US8598219。梯瓦公司抗辩称US8598219专利是无效的，因为0.25mg剂量的帕洛诺司琼产品在申请专利之前的两年已经销售了。

根据美国的发明法案（AIA），在专利申请日前超过一年的时间，相关发明已经在本国销售，专利将无法获得授权，也就是所谓的销售阻却（on-sale bar）条款。

地区法院判决认为销售阻却条款在这个案件中不适用，除非这种销售使得发明的内容让公众可以获知才可以，但是赫尔辛公司和MGI公司双方都未公开过相关发明的技术方案。

梯瓦公司不服地区法院的判决，上诉到联邦巡回法院。联邦巡回法院推翻了地区法院的判决，认为这个案件可以适用销售阻却条款，也就是尽管赫尔辛公司和MGI公司未公开技术内容，但只要销售是存在的，就适用美国发明法案的销售阻却条款。

赫尔辛公司不满联邦巡回法院的判决，上诉到美国最高法院。1月22日，最高法院判决支持联邦巡回法院的决定，认为发明在申请专利之前出售给第三方，即使第三方保密未公开发明的内容，依然可以作为无效专利的现有技术。

根据美国专利法案的规定，在申请专利之前发明的销售、使用公开可以作为专利无效的现有技术。2011年美国国会在修订专利法案时，增加一条兜底条款“公众可获得的其他方式”，具体条文如下：

A person shall be entitled to a patent unless—
the claimed inventionwas patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention;

发明在有效申请日之前，在印刷出版物中描述、或公开使用、销售、或公众可获得的其他方式都可以到导致无效。

兜底条款“公众可获得的其他方式”的意思是以其他方式公开了发明内容，这显然需要公开发明的技术细节，比如产品在申请专利之前，相关企业为宣传拍摄了一段电视广告，只有广告中详细公开了发明专利的技术细节，这个视频才可以作为无效专利的现有技术。

美国国会增加了这一条兜底条款之后，法律界对于“on sale”的理解产生了分歧，这里的“on sale”是只要销售了就可以作为无效专利的证据，还是必须像兜底条款一样，销售要公开技术细节才可以？

地区法院认为，销售必须公开技术细节才能无效专利，但是联邦巡回法院认为“销售”在这里是独立的，与“公众可获得的其他方式”的含义不同，只要在专利申请日之前超过一年向第三方进行了销售，即使这个发明的内容依然是保密状态，公众也不可以获得发明的细节，依然可以使用销售阻却条款，作为专利无效的理由。最高法院认同了联邦巡回法院的判决。

案件的意义：
最高法院的判决实际上确认了法条中“销售”的扩大解释，如果专利申请人在申请专利之前，即使是秘密向第三方出售了发明，公众不能获得发明的具体内容，相关的销售依然可以作为专利无效的证据。换一句话说，专利无效的证据范围变得更加广泛了，专利也就更容易无效了。这个判决显然更加倾向于侵权人，不利于专利权人。

对中国企业的影响：
必须说明的是，中国专利法和美国的区别较大，在中国要无效相关专利，必须提供专利申请日（优先权日）前公开的技术细节，无论是使用公开、销售、或者其他方式公开都是如此，然后进行技术特征对比，看现有技术公开的方案是否足以破坏专利的新颖性或创造性。其他国家的规定基本都是这种情况，美国相对比较特殊。

如果中国企业在美国申请专利都必须注意这个判决，确保在向第三方销售产品之前申请专利，否则即使产品的方案公众无法获取，也有可能因为销售导致后来的专利被无效。

美最高法院判决专利侵权赔偿延及海外利润损失，严惩向中国出售核心技术的企业

6月22日，美国最高法院公布关于WESTERNGECO 与IONGEOPHYSICAL的专利纠纷审判决定。判决被告ION向海外出口关键零部件让其他公司在海外组装成竞品的行为，侵犯WesternGeco的4件专利。被告ION公司在赔偿WesternGeco公司1230万美元的合理许可费之外，还要补偿因为侵权导致的海外利润损失9340万美元。

WesternGeco是美国一家提供海洋石油和天然气勘探服务的公司，后来被法国油田服务巨头斯伦贝谢并购。这家公司核心技术是能够探测海底绘制精确的3D地图，帮助石油公司找到合适的钻进位置。这项任务需要地震勘探船来完成，这里的地震勘探船并不是用来预测地震的，而是在船体安装震源，通过海底反射的声波探测海底的地形，相当于给海底做B超进行体检的设备。
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地震勘探船
一般的技术方案是在勘探船后安装多条绵延几公里长的拖缆，在拖缆上安装有声波传感器，根据气枪冲击产生来自海底的回声绘制海底的3D图像，进而判断最佳的钻进位置。装有多条拖缆的勘探船如同长满触须的水母一样在海上航行，不同的拖缆之间遇到特殊地形时会相互干扰，严重影响绘制的海底地形图的质量。
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装有拖缆的地震勘探船

WesternGeco公司发明了一种侧向导引技术，依靠拖缆定位装置能够精确实时控制这些拖缆的位置。在操作时可以监测拖缆的位置，这样勘探船就像八爪鱼一样能够控制自己的触角，根据海底的地形实时调整，最后绘制高精度的海底图像。WesternGeco对相关的技术申请了一系列的专利，并进入多个国家，但未在中国获得授权。
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拖缆定位装置
WesternGeco的侧向导引技术很快获得市场的青睐，WesternGeco公司选择不对外出售拖缆定位装置，而是独占这项技术，不进行技术许可和转让，只提供海洋石油和天然气勘探服务。在很长的一段时间内，WesternGeco成为全球提供此项服务的唯一供应商，形成了行业垄断，利润极其丰厚，一般一次勘探的合同金额高达上千万美元。

2007年，美国资源勘探设备制造商ION公司根据市场需求，生产出了地震勘探船侧向导引技术的关键零部件-拖缆定位装置，并出售给多家中国公司。中国公司利用这些关键零部件研发出了与WesternGeco类似的多缆探物系统，能够提供与WesternGeco一样的海洋石油和天然气勘探服务。WESTERNGECO公司发现在海外正在进行10项海洋资源勘探业务已经被其他公司抢走，认为如果ION不出售关键的侵权零部件给这些公司，这10项在海外的资源勘探的合同肯定属于自己，因为其世界上具有相关技术的唯一供应商。
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在2009年，WesternGeco公司决定起诉ION专利侵权，要求补偿合理许可费1230万美元，并且赔偿在海外的利润损失9340万美元。理由是如果ION不出售侵权的关键零部件，那些在海外的服务合同肯定归自己所有，是ION的侵权间接导致海外市场产生了竞争对手，因此ION需要赔偿这些潜在的利润损失。

WesternGeco公司在侧向导引技术上具有四件专利，专利号分别是US7293520，US7162967，US7080607，US6691038。但该案件非常特殊的地方在于，这四件专利的权利要求主要是关于系统和方法的，连范围最宽的权利要求的必要技术特征也是包括拖缆的。根据判断专利侵权的全面覆盖原则，ION只在美国生产拖缆定位装置是不侵权的，而只有将拖缆定位装置与勘探船的其他设备组合在一起才可能侵权。ION只出售这种拖缆定位装置，由资源勘探公司在其他国家或公海上进行组装，尤其这件专利在中国并未获得授权，购买这些设备的企业并无专利侵权的风险。

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WesternGeco的专利的主要权利要求

但是美国地区法院根据美国专利法第271(f)(1)(2)条条关于专利间接侵权的规定和第284条关于专利侵权赔偿的规定，判决ION侵权成立，陪审团支持WESTERNGECO获得海外利润损失的请求。

美国专利法271(f)(1)：
任何未授权的主体在美国境内或从美国供应或帮助供应具有专利的发明的部件的所有或实质性部分，其中这些部件整体或部分未组装，以这样的方式主动诱导在美国之外组装这些部件，如果这种组装发生在美国境内将会侵权该专利，应当承担侵权者责任。

美国专利法271(f)(2)：
任何未授权的主体在美国境内或从美国供应或帮助供应特别制造用于或特别适用于具有专利的发明的任何部件，并且不是适用于基本上非侵权使用的商品或物品，其中这些部件整体或部分未组装，知晓这些部件制造用于或适用于该发明，并且意图使这些部件在美国境外组装，如果这样的组合发生在美国境内是侵权的，应当承担侵权者责任。

美国专利法第284条：
法院应裁定给予索赔人的损害赔偿应该足以补偿侵权，在任何情况下，不少于法院确定的侵权人用于制造发明的许可费，利润和成本。
如果陪审团未确定损害赔偿，法院应对其进行评估。在一些情况下，法院都可能将损害赔偿额提高至发现或评估数额的三倍。
法院可以接受专家证词用于确定在这种情况下的怎样的许可费是合理的。

也就是说，ION故意制造勘探船拖缆定位装置，出口海外，由其他公司将该装置安装到勘探船的拖缆上，组装成与WesternGeco公司的产品竞争的地震勘探船。WesternGeco公司提供证据证明失去至少10项类似的海底勘探合同。陪审团最后决定ION需要赔偿1250万美元的合理许可和9340万美元的海外利润损失。

ION随后申请审后动议，认为第271(f)条不能应用于境外，美国专利法不能在境外生效，但地区法院拒绝了该动议。

ION公司上诉到联邦巡回法院，巡回法院根据Power Integrations v. FairchildSemiconductor 案例，认为美国专利法第271(f)条只能在美国境内适用，无治外法权，不能延及海外利润损失，推翻了关于海外利润补偿的裁定。赔偿砍掉了9340万美元海外潜在利润损失，只剩下1250万美元的合理许可费。

在2015年，中国公司宣布攻克了多缆探物的关键技术。此时ION不出售涉嫌侵权的拖缆点位装置，中国公司也能依靠自己的技术提供类似海洋资源勘探服务，WESTERNGECO的市场岌岌可危。
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WesternGeco不服巡回法院的判决，坚持将此案上诉到美国最高法院。这件事也捅到了美国总检察长那里。最高法院征求了代表美国政府的总检察长的意见，总检察长认为专利侵权不能获得海外利润损失将会使美国专利的赔偿不足。总检察长助理更是不乏幽默地说“法国游客在美国受伤，依然要赔偿该游客在法国的薪资损失，尽管赔偿的薪资是按照法国法律规定的”（注：WesternGeco虽然是美国公司，但已经并购到法国油田技术服务巨头斯伦贝谢的旗下）。

美国政府的这个表态与从前截然不同，美国政府一直担忧专利赔偿过度，导致非专利实体（NPE）的兴起，对创新带来负面作用，政府之前都充当打压过度专利赔偿的角色，而此次却一反常态。

2018年初，美国最高法院决定重审该案。最高法院重点要解决的是关于治外法权问题，巡回法院就是基于271(f)条款不能在美国之外适用，判决WESTERNGECO不能主张海外预期损失的。

法院假定联邦的法律只在美国的境内有效，这种基本的原则通常称为“推定无治外法权”。法院已经在确定治外法权问题上建立了两个步骤框架。第一步，确定“推定无治外法权”是否被推翻。这在人身伤害案件中容易理解，比如一个美国人在朝鲜受到人身伤害，关于赔偿的问题“推定无治外法权”就会被推翻，否则赔偿就会按照朝鲜的法律赔偿，这肯定是美国人不能答应的。如果“推定无治外法权”未被推翻，框架的第二步骤就是问“该案件是否涉及法律的国内适用”。在决定“推定无治外法权”的步骤问题上，最理想的状态先第一步，然后第二步，但法院有自由裁量权，在本案中，最高法院跳过第一步，直接走到第二步，因为法院认为这样对结果并无实质影响。

最高法院最后根据271(f)(2)条款判定侵权行为发生在美国国内，根据美国专利法284条进行赔偿。

最高法院解释，法院应该裁定给专利权人完全的补偿，也就是专利权人损失多少，侵权人就应该赔偿多少。最高法院认为是ION供应零部件的国内行为侵犯了WesternGeco的专利，对WesternGeco损失利润的赔偿也是根据美国专利法284条在国内的适用。

最高法院以7:2的表决结果决定推翻巡回法院的判决，裁定ION需要支付WESTERNGECO的海外利润损失。这个判决实际上已经绕开了“推定无治外法权”原则，某种程度上海外利润损失只是国内赔偿的一种的计算方式。

最高法院也有两位大法官提出反对意见，反对方也同意这个案子赔偿不涉及“治外法权”的问题。但是认为对于侵权赔偿延及海外利润损失的做法可能对美国不利，其他国家的法院可能会效仿。如果在其他国家只做出手机芯片的原型，然后出口到美国并在美国大量生产，最后若该芯片原型在该国被判专利侵权，会要求赔偿在美国大量生产获得的利润。在WesternGeco生产损失的海外利润中，很大一部分不是侵权行为造成的，因为在海外并不存在专利侵权的问题，而却计算到赔偿部分，这是不合适的。

总体上，该案件赔偿海外利润损失有很多特殊性，首先在技术上，WesternGeco公司是侧向导引技术全球唯一的技术提供商，损失容易计算。其次，补偿海外利润损失主要适用美国专利法271(f)(2)条规定，属于专利间接侵权中的帮助侵权，也就是出售核心零部件到国外组装竞品的行为。美最高法院的判决精准打击向国外出售核心技术的行为，尤其防止外国公司采购美国核心零部件，然后进行自主研发，抢占美国公司市场的行为。这也是美国政府一反常态在这起案件支持加大专利赔偿的重要原因。

美国最高法院允许专利赔偿延及海外利润损失，实际上具有明确的应用范围。首先对于专利侵权的赔偿不存在治外法权的问题，只要美国企业在中国未获得相关的授权专利，在中国生产、制造、销售相关行为都不存在专利侵权问题，美国的法律也管不到。其次，赔偿延及海外利润损失只在271(f)(2)条款下适用，属于专利间接侵权。

美国公司出售核心零部件或技术到国外，一旦这些零部件或技术发生侵权，赔偿可能延及在国外采用该侵权零件或技术导致的所有损失。甚至只在美国完成研发生产出模型，拿到中国进行生产，最后都能够索赔在中国市场导致的所有损失，尽管在中国没有相关专利，这个赔偿力度还是非常大的。中国企业今后在购买美国技术和核心零部件的时候，如果采购协议和技术转让协议中规定知识产权风险由买方承担的话，风险将会大增。最高法院的判决对美国核心技术和零部件的出口影响深远，相当于对美国公司出口核心技术和零部件的行为增加了一层障碍。

美国专利申请费用：申请美国专利需要多少钱？费用节约攻略

美国专利包括发明、外观设计和植物新品种三种类型，没有实用新型专利。

下面给出各类型专利的官费内容，因代理费各个代理机构存在差异，无法给出较为准确的价格，所以此处不列出。

1 官费列表

2 费用节约攻略

官方费用节约技巧

（1）利用政策

美国专利法实施细则规定（ 37 CFR § 1.27(a)）以及（37 CFR § 1.29(a) or (d) ）申请人属于 “小实体”（Small Entity）和“微实体”（Micro Entity）可享受包括申请费、检索费、审查费等大部分官费的减免。

（2）撰写技巧

美国权利要求是按照技术方案的数量来计算的，如非必要，建议尽量避免撰写多项从属权利要求 …. 摘自： 乐知网 www.Lzpat.com

当事人诉讼前删除电子邮件，美国法院作出制裁

每日IP英文第390期：

人们都说中国知识产权侵权诉讼取证难，而美国似乎就没有这一问题。

这是因为两国诉讼制度的巨大差异导致的。按照美国法律规定，案件当事人都要提供与案件相关的证据，包括电子证据，如果因为当事人未采取适当的措施而不能提供电子证据，就会受到不利推定的制裁。

在本案中，法院发现被告在原告起诉几年前，就在为这一诉讼做准备，被告有意出台了删除邮件的政策，使得与诉讼有关的邮件都被删除了。按照美国的法律，作为对被告这种行为的惩罚，法院指示陪审团，让陪审团认为删除的邮件都是对被告不利的邮件，特别是被告是否是故意侵权，而且，作为制裁，被告也不能使用庭前调查的任何内容进行不侵权抗辩或无效专利。

本案给美国企业重要的警醒，同时，对于进入美国市场的中国企业也非常具有警示作用。进入美国市场，就要遵守美国的游戏规则，注意管理和保留公司的各类文件和数据，这被认为是一个合法企业最基本的规范。

Sanctions for Deleting Pre-Lawsuit Emails
November 3, 2020 | Patently-O - Dennis Crouch
The court issued an important short-opinion, In re Ivantis, Inc. (Fed. Cir. 2020), that should be read and considered as a case-study by in-house counsel. The case involves pre-lawsuit destruction of evidence.
The basic setup is that Ivantis has a corporate email-destruction-policy* of deleting emails that are 12-months old. Glaukos sued Ivantis for infringement in April 2018 and served the defendant with the Summons and Complaint on April 16, 2018. On April 19, 2018 the company instituted an internal “litigation hold” that suspended the deletion-policy for emails potentially related to the lawsuit. It turns out that Ivantis has been preparing for this litigation and considering work-arounds for Glaukos patents since at least 2013, and all those emails were deleted.
The district court found that Ivantis actually anticipated the litigation and that the email deletion constituted improper spoliation under FRCP 37(e) . As a penalty, the court found that the jury should be given an adverse inference instruction, focusing on willfulness:
Ivantis intentionally deleted and failed to preserve relevant evidence for this litigation. Ivantis anticipated patent infringement litigation from Glaukos, but nonetheless adopted and maintained a policy that deleted all company email after 12 months, resulting in the destruction of virtually all emails at Ivantis that pre-date April 2017, including emails specifically relating to the Glaukos Asserted Patents. You may presume from that destruction that the destroyed evidence was favorable to Glaukos and unfavorable to Ivantis, including on the issue of whether Ivantis willfully infringed the Asserted Patents.
Glaukos adverse inference order. The district court also awarded “a sanction prohibiting Ivantis from referring to any pre-suit investigation of the Asserted Patents as a basis for believing that it did not infringe or that the patents were invalid.”
On mandamus, the Federal Circuit has refused to take the case – finding that the decision was not “so patently unreasonable as to warrant mandamus.” Ivantis argued that immediate appeal was important because “a massive damages judgment and an injunction against sales of Ivantis’s only product will cast a dark shadow over the company, threatening its ability to grow at this critical juncture in its development—even if Ivantis were to obtain a stay and ultimately prevails on appeal.” The Federal Circuit noted that argument, but found it unconvincing: “we are not prepared to depart from the usual practice of waiting until after final judgment to review such orders based on such speculation.”
= = = =
I should note here that this case has more red-flags than the typical email-retention issue.
Both companies are competing in the narrow field of FDA-approved stent-treatments for glaucoma.
As early as 2009, Ivantis was told that it infringed Glaukos patents.
In 2013, Ivantis hired “patent litigation counsel” to conduct diligence
related to Glaukos’s patents. Shortly thereafter, Ivantis instituted its email-deletion policy that resulted in deleting all the emails relating to the patents at issue here. The same attorneys represent Ivantis in this litigation.
In 2017, Ivantis CEO distributed a report from an industry analyst wo indicated Glaukos would sue Ivantis for infringement in 2018.
In 2018 (about a month before the lawsuit), Ivantis began preparing a petition for IPR.
In its decision, the appellate panel found these events sufficient to sustain the lower court’s determination that Ivantis “acted with the intent to deprive another party of the information’s use in the litigation.”
= = = =

• Ivantis uses the politically correct ‘retention policy’ rather than ‘destruction policy.’
  = = = =
  FRCP R. 37(e) Failure to Preserve Electronically Stored Information.
  If electronically stored information that should have been preserved in the anticipation or conduct of litigation is lost because a party failed to take reasonable steps to preserve it, and it cannot be restored or replaced through additional discovery, the court:
  (1) upon finding prejudice to another party from loss of the information, may order measures no greater than necessary to cure the prejudice; or
  (2) only upon finding that the party acted with the intent to deprive another party of the information’s use in the litigation may:
  (A) presume that the lost information was unfavorable to the party;
  (B) instruct the jury that it may or must presume the information was unfavorable to the party; or
  (C) dismiss the action or enter a default judgment.

-End-
Source:https://patentlyo.com/patent/2020/11/sanctions-deleting-lawsuit.html
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Bypass还是371？基于PCT递交美国专利申请该用什么途径

依据《专利合作条约》(PCT)，以PCT申请为基础，目前有两种方式可申请美国专利：
国家化程序途径
通过PCT方式进入某指定国国家阶段需要通过国家化（Nationalization）程序；如果进入国家为美国，其法律依据是美国35 U.S.C. § 371，所以这个途径可以简称为“371 route”；
旁路申请途径
通过提出继续申请（Continuation）的旁路途径（Bypass），将PCT申请以续案的方式转化为美国本土申请，其法律依据是美国35 U.S.C. § 111，这个途径可以简称为“Bypass Continuation Route”。
一般情况下，申请人会选择国家化程序途径（371 Route）下递交美国申请，在通过国家化程序时，会给予进入国家阶段的PCT申请一个美国专利申请号，PCT申请与国家化程序后的申请在法律上将被视为同一件申请。
而通过Bypass方式进入美国的申请有何不同呢？(本文由七星天整理,转载请注明出处)

1.申请文件修改方面
371 Route下递交美国申请，递交的说明书和附图必须忠实于原PCT申请，即递交美国申请的文件必须limited to literal translation（MPEP § 1893.01(d) and 35U.S.C. § 375(b)）。针对美国申请对于权利要求数量的限制和对独权及多重从属权利要求的限制，371 Route 进入美国时，我们通常会递交preliminary amendment以修改权利要求。
以Bypass Continuation Route方式递交申请可以对原文的表述进行改动，只要没有增加new matter。而即便申请中需要加入new matter，也可以通过递交部分续案申请（Continuation in Part，简称CIP）的方式递交该申请(MPEP §§1895 and 1896)。
此外，371 Route下，如果递交申请时对权利要求做了一些改动，那么在公开时，美国专利局不能保证所做的修改包含在公开文件里。但如果是Bypass Continuation Route，递交申请时做的修改，会在公开时显示出来。
2.费用方面
对于一般的申请（权利要求总数不超过20项、独立权利要求不超过3项、没有多重从属权利要求），Bypass Continuation的费用为1720美金；371 Route如果在递交时有PCT的检索报告，费用为1580美金，可以节约140美金[1]。
3.审理速度
根据七星天的经验，371 Route下申请的审理速度比较慢，通常要6个月才拿得到Filing Receipt。而Bypass Continuation Route在10天左右就可以拿到Filing Receipt。另外，Bypass Continuation Route作为标准的美国申请，递交时是否递交Declaration都不影响申请日，但对于371 Route，如果在递交申请的同时没有交Declaration，则无法获取申请日，只有同时递交Declaration才能获取申请日。
此外，七星天也遇到过客户希望递交Track One Prioritized Examination来加速美国申请，这种情况下只能用Bypass Continuation Route方式，不能使用371 Route。
4.递交程序
PCT为申请人提供了程序的便利，使申请人无需在国家阶段重复提交国际阶段的对比文件和优先权副本，但前提是在进入国家阶段时将国际阶段的这些文本从国际局传送给美国专利局。
Bypass作为一件美国新申请，虽然不能享有此项程序便利，但是，由于很多国家的专利局已经和美国专利局之间建立了电子交换程序，利用电子交换程序递交优先权副本等已不再是一件繁琐的工作。
5.关于分案
371 Route需要满足专利合作条约（PCT）第13条的“发明的单一性”（Unity of Invention）原则，即一件国际申请应只涉及一项发明或者由一个总的发明构思联系在一起的一组发明。在同一件国际申请中要求保护一组发明的，只有在这些发明之间存在着技术关联，含有一个或者多个相同或者相应的特定技术特征时，才应被认为满足发明单一性的要求。
而Bypass是基于美国的分案原则（U.S. Restriction Practice）进行审查，即如果权利要求中包含了两个或以上的明显不同的发明，则会要求分案（37 C.F.R. 1.141）。这种审查机制可以更好的预防在分案中出现double patenting的问题。
从实际审查过程来说，美国的分案原则比PCT的发明单一性原则要严格的多。也就是说，有些PCT申请，如果用371 Route，在美国就无需分案，但如果用Bypass Route，在美国必须分案。即371 Route可以更好的防止分案，这样一个申请就相当于是Bypass的两个申请（母案和分案）。

总而言之，七星天认为两种方式各有利弊，具体选用哪一种需要根据案子情况和客户需求来定。但是Bypass途径进入美国国家阶段不仅可以享受PCT申请的30个月考量期的优惠，还可以在进入美国国家阶段后摆脱PCT框架的约束，以单纯美国申请的身份进入美国。在美国专利审查制度下，专利申请文本的修改可以更加方便灵活，审查进度可以得到加快，程序便利方面也并不一定劣于PCT国家化程序途径。(本文由七星天整理,转载请注明出处)

[1] 以上费用是针对申请人为大实体（Large Entity）的情况，如果申请人为小实体（Small Entity），则费用相应减半。

Reference

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10. 2019美國專利訴訟調查報告
11. 全球化手册｜市场入门·拉美篇
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14. 【干货】美国专利申请加快审查程序（上）
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